Tenor

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Wort-/Bildmarke 30 2020 231 443 

(hier: Nichtigkeitsverfahren 0325/23 Lösch )

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Juni 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. September 2023 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 11. August 2020 angemeldeten und am 28. September 2020 für die Waren der Klasse 25 "Herrenoberbekleidung; Damenoberbekleidung; Kaschmirschals; Bekleidung aus Kaschmir" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 30 2020 231 443

Gegen diese Marke hat die hiesige Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 9. Mai 2023 die Nichtigerklärung wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat die Markeninhaberin mit Schreiben vom 19. Juni 2023 gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG unter Angabe des Aktenzeichens 30 2020 231 443 - 0325/23 Lösch aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung mitzuteilen, ob dem Nichtigkeitsantrag widersprochen werde. Dieses Schreiben ist der Markeninhaberin am 21. Juni 2023 gegen Empfangsbekenntnis zugestellt worden.

Mit Beschluss vom 21. September 2023 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Eintragung der angegriffenen Marke mangels Widerspruchserklärung im Verfahren 0325/23 Lösch für nichtig erklärt und gelöscht.

In ihrem Beschluss hat die Markenabteilung im Sachverhalt ausgeführt, dass die Antragstellerin im Schriftsatz vom 9. Mai 2023 auch einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte nach § 51 MarkenG gestellt habe. Dieser Antrag sei der Markeninhaberin unter Angabe des neuen Aktenzeichens 0393/23 Lösch mit Anschreiben vom 21. Juni 2023 gegen Empfangsbekenntnis zugestellt worden. Diesem Antrag habe die Markeninhaberin am 17. Juli 2023 ohne Begründung oder inhaltliche Einlassung unter Angabe des Aktenzeichens für das Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte widersprochen. Mit Schriftsatz vom 11. September 2023 habe die Markeninhaberin den Widerspruch gegen beide Anträge begründet.

Die Markenabteilung 3.4 ist der Auffassung, ein ausdrücklich auf das vorliegende Nichtigkeitsverfahren 0325/23 Lösch bezogener Widerspruch sei beim DPMA innerhalb der Zweimonatsfrist nicht eingegangen. Die Begründung des Widerspruchs vom 11. September 2023, in der die Markeninhaberin erstmals zum Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse Stellung genommen habe, könne zwar als Widerspruch gegen den Nichtigkeitsantrag angesehen werden, dieser sei aber verfristet. Die Eintragung der Marke sei daher ohne weitere Sacherörterung für nichtig zu erklären und zu löschen.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt.

Sie trägt vor, dass ihr zwar der Antrag vom 9. Mai 2023 auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung, der sowohl auf ältere Rechte als auch auf Bösgläubigkeit gestützt worden sei, mit Anschreiben vom 19. Juni 2023 zum Aktenzeichen 0325/23 Lösch zugestellt worden sei. Entgegen der Ausführungen im angefochtenen Beschluss sei der Antrag zum weiteren Aktenzeichen 0393/23 Lösch indes nicht erst mit Anschreiben vom 21. Juni 2023 zugestellt worden, sondern zunächst ebenfalls bereits mit Anschreiben vom 19. Juni 2023. Die Sachbearbeiterin ihrer Verfahrensbevollmächtigten, Frau X 

…, habe am 21. Juni 2023 telefonisch beim Sachbearbeiter der Markenabteilung 3.4 des DPMA Herrn Y … angefragt, ob es seine Richtigkeit habe, dass der Antrag vom 9. Mai 2023 gleich zweimal unter verschiedenen Aktenzeichen des DPMA übermittelt worden sei, obwohl es nur einen Antrag gebe. Herr Y … habe nach Prüfung erklärt, dass es nur einen Antrag und auch nur ein Verfahren gebe und die Markeninhaberin die bisherigen Zustellungen "ignorieren" solle, das "richtige" Verfahren werde er sogleich noch einmal übermitteln. Entsprechendes habe er dann mit dem Anschreiben vom 21. Juni 2023 unter dem Aktenzeichen 30 2020 231 443 - 0393/23 Lösch getan. Wegen dieser Mitteilung des DPMA, dass der einheitliche Antrag vom 9. Mai 2023 nur in einem Verfahren zum Aktenzeichen 0393/23 Lösch geführt werde, habe die Markeninhaberin ihren Widerspruch eben auch zu diesem Aktenzeichen erklärt. Unabhängig hiervon sei der Widerspruch bei verständiger Würdigung als Widerspruch sowohl gegen den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse als auch wegen bestehender älterer Rechte aufzufassen. Ein Widerspruch "nur" gegen einen der Anträge wäre schließlich absolut sinnlos.

Der Senat hat zur Klärung des Sachverhalts auch die DPMA-Akte zum Nichtigkeitsverfahren 30 2020 231 443 - 0393/23 Lösch beigezogen. Aus den elektronischen Akten des DPMA zu beiden Verfahren ergibt sich folgender Sachverhalt:

Gegen die Marke 30 2020 231 443 hat die hiesige Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 9. Mai 2023 die Nichtigerklärung wegen absoluter Gründe, nämlich wegen bösgläubiger Markenanmeldung, gemäß § 50 MarkenG beantragt. Dieses - hier streitgegenständliche - Nichtigkeitsverfahren ist beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter dem Aktenzeichen "30 2020 231 443 - 0325/23 Lösch" geführt worden. An demselben Tag hat die Beschwerdegegnerin gegen dieselbe Marke im gleichen Schriftsatz auch einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen relativer Schutzhindernisse gemäß § 51 MarkenG gestellt. Dieses - hier nicht streitgegenständliche - Nichtigkeitsverfahren hat beim DPMA das Aktenzeichen "30 2020 231 443 - 0393/23 Lösch" erhalten. Da die Antragstellerin zunächst nur eine Nichtigkeitsantragsgebühr angewiesen hatte, ist sie vom DPMA mit Schreiben vom 10. Mai 2023 darauf hingewiesen worden, dass für jeden Nichtigkeitsantrag eine gesonderte Gebühr zu zahlen ist. Daraufhin hat die Antragstellerin eine weitere Gebühr entrichtet.

In beiden Verfahren hat das DPMA mit getrennten Schreiben vom 19. Juni 2023 - unter identischer Nennung des Empfängergeschäftszeichens M179/20 DE - die Markeninhaberin gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung mitzuteilen, ob dem Nichtigkeitsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse bzw. wegen relativer Schutzhindernisse widersprochen werde. In beiden Schreiben sind das jeweilige DPMA-Aktenzeichen und die jeweilige Art des Antrags angegeben worden. Am Ende der Anschreiben sind die beigefügten Anlagen aufgelistet, wobei im Verfahren 0393/23 u. a. nur die Anlagen "ASt 2 bis ASt 8 - Kopie" genannt waren, während im Verfahren 0325/23 Lösch die Anlagen "§ 50 und § 51 Nichtigkeitsverfahren Antrag" und "ASt 1 bis ASt 8" angegeben waren.

Der elektronischen Übermittlung der Löschungsunterrichtung war zudem jeweils ein Empfangsbekenntnis zur Rücksendung beigefügt.

Diese sahen wie folgt aus:

Der Schriftsatz der Antragstellerin vom 9. Mai 2023 (wie auch die Anlage ASt 1) war nur dem Amtsschreiben mit dem Aktenzeichen 30 2020 231 443 - 0325/23 Lösch (in dem dortigen Empfangsbekenntnis als "§ 50 und § 51 Nichtigkeitsverfahren Antrag" bezeichnet) beigefügt.

Nach einem zwischen dem DPMA-Sachbearbeiter und der Sachbearbeiterin der Verfahrensbevollmächtigten am 21. Juni 2023 geführten Gespräch hat das DPMA mit erneutem Anschreiben vom 21. Juni 2023 im Nichtigkeitsverfahren 30 2020 231 443 - 0393/23 Lösch nunmehr unter Beifügung auch des Schriftsatzes vom 9. Mai 2023 der Antragstellerin sowie der Anlage ASt 1, jeweils in Kopie, die Zustellung der Löschungsunterrichtung wiederholt; die Zustellung erfolgte gegen Empfangsbekenntnis am 23. Juni 2023. Dieses neue Empfangsbekenntnis zum Verfahren 30 2020 231 443 - 0393/23 Lösch enthält nicht wie im ersten Empfangsbekenntnis bei "Inhalt": "Zustellung Antrag Nichtigkeit ältere Rechte an Inhaber", sondern wie im Verfahren 30 2020 231 443 - 0325/23 Lösch den Inhalt "Zustellung Antrag Nichtigkeit an Inhaber"; es sieht mithin wie folgt aus:

Die Markeninhaberin hat mit am gleichen Tag beim DPMA eingegangenem Schriftsatz vom 17. Juli 2023 unter Angabe des amtlichen Aktenzeichens 30 2020 231 443-0393/23 Lösch und der Wiedergabe ihres eigenen Geschäftszeichens M 179/20 DE folgendes erklärt:

"...widersprechen wir im Namen und im Auftrag der Markeninhaberin dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung.".

Mit Schriftsatz vom 11. September 2023 hat die Markeninhaberin sodann unter dem amtlichen Aktenzeichen 0393/23 Lösch sowie unter Angabe ihres eigenen Geschäftszeichens M 179/20 DE den Widerspruch begründet und u. a. Folgendes ausgeführt:

"Die Antragstellerin stützt ihren Nichtigkeitsantrag in diesem Verfahren zum einen auf die DE-Marke...."

und

"Der Antrag ist unbegründet gemäß ..., weil die Antragstellerin der Anmeldung und Eintragung der nunmehr angefochtenen Marke ausdrücklich zugestimmt hat, was zugleich die behauptete Bösgläubigkeit entfallen lässt.".

Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 22. April 2024 die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass er zur Klärung des Sachverhalts auch die elektronische Akte des DPMA zum Nichtigkeitsverfahren 0393/23 Lösch beigezogen hat und nach der sich danach ergebenden Sach- und Rechtslage von einem fristgerechten Widerspruch auszugehen sein dürfte.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. September 2023 aufzuheben.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch einen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beschwerdeführerin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 22. April 2024 und den übrigen Akteninhalt wie auch zusätzlich auf die beigezogene elektronische Akte des DPMA zu dem Verfahren 0393/23 Lösch Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist gemäß § 66 MarkenG zulässig und in der Sache auch begründet.

Die Markeninhaberin hat dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse fristgerecht widersprochen, so dass die Voraussetzungen für die Nichtigerklärung und Löschung der Streitmarke nach § 53 Abs. 5 Satz 1 MarkenG entgegen der Auffassung der Markenabteilung 3.4 nicht vorliegen.

1. Die Eintragung einer Marke wird nach § 53 Abs. 5 Satz 1 MarkenG ohne weitere Sacherörterung gelöscht, wenn die Markeninhaberin nach Zustellung des Bescheides, in dem sie über den Löschungsantrag unterrichtet wird (§ 53 Abs. 4 MarkenG), der beantragten Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten widerspricht. Gegen eine solche Löschungsentscheidung der Markenabteilung ist zwar das Rechtsmittel der Beschwerde nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthaft, allerdings nur mit der Begründung, die Löschung habe aus formellen Gründen zu unterbleiben.

Der - neben dem Antrag auf Aufhebung des Beschlusses der Markenabteilung 3.4 - ursprünglich bei Beschwerdeeinlegung gestellte Antrag, den Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen, geht daher ins Leere. Der Senat ist vielmehr auf die Prüfung beschränkt, ob die Voraussetzungen einer Löschung mangels fristgerechter Widerspruchserklärung nach § 53 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 1 MarkenG vorlagen.

a. Die Zustellung der Löschungsunterrichtung in hiesigem Löschungsverfahren erfolgte an die im Register erfassten anwaltlichen Vertreter der Markeninhaberin gegen Empfangsbekenntnis am 21. Juni 2023 gemäß § 5 Abs. 4-7 VwZG; diese wirksame Zustellung an den Vertreter muss sich die vertretene Markeninhaberin zurechnen lassen. Dem Nichtigkeitsantrag musste daher bis spätestens 21. August 2023 widersprochen werden.

b. Anders als die Markenabteilung 3.4 meint, fehlt es an einer solchen fristgerechten Widerspruchserklärung vorliegend nicht.

Dabei kann dahingestellt bleiben, was in dem Telefongespräch am 21. Juni 2023 zwischen dem Sachbearbeiter des DPMA und der Sachbearbeiterin der Bevollmächtigten der Markeninhaberin tatsächlich besprochen wurde; jedenfalls hat dieses offensichtlich zu Missverständnissen hinsichtlich der Frage, ob ein Nichtigkeitsverfahren mit zwei geltend gemachten Löschungsgründen oder zwei gesonderte Nichtigkeitsverfahren vorliegen, geführt. Der Umstand, dass die Antragstellerin und hiesige Beschwerdegegnerin die Nichtigerklärung der Streitmarke wegen beider Löschungsgründe in einem Schriftsatz beantragt hat und zudem zunächst auch nur eine Löschungsantragsgebühr entrichtet hatte, lässt im Übrigen durchaus darauf schließen, dass auch sie ursprünglich fälschlicherweise von einem Nichtigkeitsverfahren ausgegangen war.

Aus Sicht des Senats hat die Markeninhaberin in ihrem Schriftsatz vom 17. Juli 2023 - trotz des Umstands, dass dort in der Betreffzeile nur das Aktenzeichen 30 2020 231 443-0393/23 Lösch genannt ist - jedenfalls ausreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie gegen den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung insgesamt vorgehen will (vgl. hierzu auch Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 53 Rn. 49 und 50). Dies aus nachfolgenden Gründen:

Das Geschäftszeichen der Markeninhaberin lautet für das bzw. die Nichtigkeitsverfahren einheitlich; dieses ist in dem Widerspruchsschreiben der Markeninhaberin auch angegeben. Zudem ist die Widerspruchserklärung "...widersprechen wir im Namen und im Auftrag der Markeninhaberin dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung" nicht auf den Löschungsgrund konkretisiert, also "...wegen älterer Recht" oder "

…wegen absoluter Schutzhindernisse". Ferner vermittelt auch die wiederholte Zustellung der Löschungsunterrichtung zu dem Aktenzeichen 0393/23 Lösch den Eindruck, dass es sich um ein einheitliches Verfahren mit zwei Löschungsgründen handelt. Zwar ist in dem Anschreiben selbst neben dem Geschäftszeichen des Empfängers deutlich der Hinweis auf den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen relativer Schutzhindernisse enthalten; demgegenüber findet sich am Ende des Anschreibens u. a. die Bezeichnung der beigefügten Anlage "- § 50 und § 51 Nichtigkeitsverfahren Antrag - Kopie". Das dazugehörige Empfangsbekenntnis zu diesem Anschreiben gleicht (bis auf den zusätzlichen Hinweis auf Kopien) eher demjenigen zum Verfahren 0325/23 als dem "ersten" Empfangsbekenntnis zum Verfahren 0393/23. So gibt es als Aktenzeichen die Nummer der angegriffenen Marke an und im Inhalt sind - wie oben dargelegt - nicht wie zuvor "Zustellung Antrag Nichtigkeit wegen älterer Rechte an Inhaber", sondern die Angaben "§ 50 und § 51 Nichtigkeit Antrag - Kopie" und "Zustellung Antrag Nichtigkeit an Inhaber", aufgeführt, was ohne weiteres in oben genannten Sinne missverstanden werden kann.

Mit Schriftsatz vom 11. September 2023 hat die Markeninhaberin zudem - wiederum "nur" unter dem amtlichen Aktenzeichen 0393/23 Lösch sowie unter Angabe ihres eigenen Geschäftszeichens M 179/20 DE - den Widerspruch gegen beide Anträge begründet; auch dies stützt die Annahme, die Markeninhaberin habe mit ihrem Schreiben vom 17. Juli 2023 dem Nichtigkeitsantrag wegen beider Löschungsgründe widersprochen bzw. widersprechen wollen.

Nicht zuletzt weist die Beschwerdeführerin zu Recht darauf hin, dass eine Widerspruchserklärung nur in einem der Nichtigkeitsverfahren sinnfrei wäre. Dieser Umstand allein mag grundsätzlich der Annahme eines fehlenden Widerspruchs nicht entgegenstehen. Im Gesamtkontext spricht aber auch dies dafür, dass sich der Widerspruch aus Sicht der Markeninhaberin auf beide "Löschungs- bzw. Nichtigkeitsgründe" bezogen hat bzw. dahingehend auszulegen ist.

Aus welchem Grund die Markenabteilung 3.4 in der Sachverhaltsdarstellung des angegriffenen Beschlusses - etwas verwirrend - ausgeführt hat, der (weitere) Antrag sei der Markeninhaberin unter Angabe eines "neuen" Aktenzeichens - nämlich 0393/23 Lösch - zugestellt worden, dabei aber die "erste" Zustellung der Löschungsunterrichtung unter dem gleichen Aktenzeichen unerwähnt gelassen hat, vermag der Senat nicht nachzuvollziehen. Denn diese Umstände hätten bei der Beurteilung, ob eine Widerspruchserklärung vorliegt bzw. wie die Widerspruchserklärung vom 17. Juli 2023 auszulegen ist, Berücksichtigung finden müssen.

Entgegen der Auffassung des DPMA ist von einem fristgerechten Widerspruch auszugehen, so dass der angegriffene Beschluss aufzuheben war.

Das Nichtigkeitsverfahren 30 2020 231 443 - 0325/23 Lösch ist vor dem DPMA in der Sache durchzuführen.

2. Billigkeitsgründe, die eine Kostenauferlegung nach § 71 MarkenG auf eine der Verfahrensbeteiligten rechtfertigen würden, sind weder vorgetragen worden noch erkennbar.