Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 566/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache …

ECLI:DE:BPatG:2026:300426B26Wpat566.22.0 betreffend die Marke 30 2019 026 285

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. April 2026 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Nielsen, des Richters Staats, LL.M.Eur., und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke PROSEXXO

ist am 20. November 2019 unter der Nummer 30 2019 026 285 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet und am 28. Februar 2020 eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 21: Behälter für Haushalt und Küche; Geräte für Haushalt und Küche; Glaswaren; Kochgeschirr; Tafelgeschirr;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten; Klasse 30: andere Arten von Speiseeis; Aromastoffe für Getränke; Eiscreme; Schokolade; Sorbets; Süßwaren [u. a. Bonbons]; die Prosecco enthalten, die der geltenden Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung Prosecco entsprechen;

Klasse 32: alkoholfreie Getränke [u. a. Energy-Drinks]; Biere; Bier- Cocktails; Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Fruchtgetränke; Fruchtsäfte; kohlensäurehaltige Wässer; Limonaden; Mineralwässer; Präparate für die Zubereitung von Getränken; Sirupe; die Prosecco enthalten, die der geltenden Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung Prosecco entsprechen;

Klasse 33: alkoholische Extrakte; alkoholische Getränke, ausgenommen Bier; alkoholische Mischgetränke, ausgenommen Biermischgetränke; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken; Cocktails; alkoholhaltige Fruchtextrakte; die Prosecco enthalten, die der geltenden Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung Prosecco entsprechen.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdegegnerin am 3. Juli 2020 Widerspruch erhoben aus der geschützte Ursprungsbezeichnung (Wortzeichen) PDO-IT-A0516

Prosecco die am 1. August 2009 nach Artikel 107 der EU Verordnung 1308/2013 registriert wurde für die Erzeugnisse:

"italienische Schaumweine ("Spumante"), Perlweine ("Frizzante") und Stillweine aus den fünf Provinzen des Veneto (Treviso, Venedig, Vicenza, Padua, Belluno) und den vier Provinzen in Friaul- Julisch Venetien (Görz, Pordenone, Triest und Udine)".

Der Widerspruch hat sich gegen alle Waren gerichtet.

Mit Beschluss vom 2. August 2022 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 33 des DPMA eine "Verwechslungsgefahr" für die Waren der Klassen 30, 32 und 33 bejaht und den Widerspruch gegen die Waren der Klassen 21 und 25 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffenen Waren der Klasse 33 wiesen zu den für die geschützte Ursprungsbezeichnung eingetragenen Waren große Ähnlichkeit bis hin zur Identität auf. Auch die Produkte der Warenklasse 32 der angegriffenen Marke wiesen zu den für die geschützte Ursprungsbezeichnung eingetragenen Waren eine große Ähnlichkeit auf, nicht zuletzt wegen des Zusatzes im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke "…die Prosecco enthalten, die der geltenden Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung Prosecco entsprechen". Zudem könnten sich die Vergleichswaren bei der Herstellung von Mixgetränken oder Cocktails begegnen. Prosecco könne weiterhin für die Herstellung von Sorbets und Eiscreme oder als Füllung für Bonbons und Schokolade genutzt werden. Damit bestehe auch mit den in der Klasse 30 beanspruchten Waren der angegriffenen Marke Ähnlichkeit. Zwischen den Waren der Klassen 21 und 25 der angegriffenen Marke und den Waren der geschützten Ursprungsbezeichnung liege hingegen keine Ähnlichkeit vor. Der "Widerspruchsmarke" komme "aufgrund ihres großen Bekanntheitsgrades eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft" zu. Im schriftbildlichen Vergleich der Zeichen überwögen die Übereinstimmungen gegenüber der einzigen Abweichung, die im Austausch des doppelten Konsonanten "c" gegen den doppelten Konsonanten "x" liege. Auch der klangliche Unterschied beider Zeichen sei gering. Beide Zeichen seien grundsätzlich durch die in ihnen enthaltenen Vokale geprägt und zeigen die gleiche Vokalabfolge "o-e-o". Die Silbenfolge laute "Pro-sex-xo" gegenüber "Pro-sec-co" und die einzige klangliche Abweichung erfolge durch den Austausch des Konsonanten "c" durch den Konsonanten "x". Die geringfügigen klanglichen Unterschiede könnten dahingegen, unter Betrachtung einer geräuschvollen Kulisse im gastronomischen Bereich, leicht überhört werden, wodurch mit einer Vielzahl von Verwechslungen zu rechnen sei. Begrifflich stehe die geschützte Ursprungsangabe "Prosecco" für ein weinhaltiges Getränk mit geschützter Herkunftsbezeichnung aus Italien, nämlich für italienische Schaumweine ("Spumante"), Perlweine ("Frizzante") und Stillweine aus den fünf Provinzen des Veneto (Treviso, Venedig, Vicenza, Padua, Belluno) und den vier Provinzen in Friaul-Julisch Venetien (Görz, Pordenone, Triest und Udine). Die angegriffene Marke stelle dahingegen einen Phantasiebegriff dar, der zu der geschützten Ursprungsangabe "Prosecco" eine erkennbare Anlehnung aufweise. Der Verkehr werde auf Grund der klanglichen und schriftbildlichen Nähe unbestritten das Zeichen der angegriffenen Marke mit der geschützten Ursprungsangabe in Verbindung bringen. Schließlich spiele die angegriffene Marke durch ihre optische und klangliche Nähe zu der geschützten Ursprungsbezeichnung und durch die eingetragenen Waren bewusst auf die Ursprungsbezeichnung an.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie eine vollständige Zurückweisung des Widerspruchs begehrt. Im Wesentlichen führt die Markeninhaberin aus, dass zwischen den Zeichen "PROSEXXO" und "Prosecco" keine Verwechslungsgefahr bestehe, da in den Klassen 30, 32, 33 ausdrücklich nur Waren geschützt sein sollten, die "Prosecco" enthielten. Wenn die Inhaberin der angegriffenen Marke aus den genannten Regionen stammende Schaum-, Perl oder Stillwein anbiete, sei damit die geschützte Ursprungsangabe nicht verletzt und es läge eine Art Erschöpfung vor. Weiterhin stehe der Wortbestandteil "SEX" bzw. "SEXXO" bei "PROSEXXO" im Vordergrund, der das Schriftbild der angegriffenen Marke präge. Dieser Unterschied führe dazu, dass die Abweichungen überwögen und eine Verwechslung ausgeschlossen sei. Auch in klanglicher Hinsicht sei die angegriffene Marke nicht durch die enthaltenen Vokale, sondern durch den mittigen Doppelkonsonanten "XX" geprägt, die einen im Vordergrund stehenden harten Klang erzeugen würden. Die Buchstaben "cc" in "Prosecco" würden dahingegen zu einer weichen Aussprache führen. Der klangliche Unterschied sei erheblich und würde insbesondere eine Verwechslung bei Getränkebestellungen im gastronomischen Bereich vollständig ausschließen. Zudem lägen begrifflich deutliche Unterschiede vor, da der Begriff "PROSEXXO" vom Verkehr unmittelbar mit dem Begriff "Sex" im Sinne von Sexualität oder Geschlechtsverkehr in Verbindung gebracht werde.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des DPMA vom 2. August 2022 aufzuheben, soweit die Löschung der Marke 30 2019 026 285 angeordnet worden ist und den Widerspruch vollständig zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung des DPMA. Laut der Widersprechenden stelle die angegriffene Marke eine Verletzung der Schutzvorschriften im Sinne von Art. 102, 103 VO (EU) Nr. 1308/2013 dar. Die Benutzung könne demnach nach § 135 Abs. 1 MarkenG analog i. V. m. Art. 102, 103 VO (EU) Nr. 1308/2013 untersagt werden. Nach der Auffassung der Widersprechenden könne dem Zeichen "PROSEXXO" kein klar erkennbarer Bedeutungsgehalt entnommen werden. Der Begriff "Sex" sei weder als eigenständige Silbe noch als in sonstiger Weise abtrennbarer oder heraustrennbarer Wortbestandteil erkennbar. Daneben nutze die angegriffene Marke das Aussehen der geschützten Ursprungsbezeichnung "Prosecco" aus. Durch die erheblichen klanglichen und bildlichen Ähnlichkeiten zwischen den Zeichen "PROSEXXO" und "Prosecco" würden die angesprochenen Verbraucher unmittelbar eine gedankliche Verbindung zwischen den Zeichen herstellen, wodurch ein Verstoß gegen Artikel 103 Abs. 2 lit. b) VO (EU) Nr. 1308/2013 vorläge. Die Widersprechende macht darüber hinaus geltend, dass die angegriffene Marke auch gegen die Irreführungsverbote des Art. 103 Abs. 2 lit. c) und d) VO (EU) Nr. 1308/2013 verstoße. Nach ihrer Auffassung führe die Bezeichnung "PROSEXXO" in mehrfacher Hinsicht zu Fehlvorstellungen bei den angesprochenen Verbrauchern. Es bestehe insbesondere die Gefahr, dass der Verkehr annehme, es handele sich bei den so gekennzeichneten Produkten tatsächlich um "Prosecco", bzw. um alkoholfreien "Prosecco", obwohl ein solcher nicht existiere. Ebenfalls könne der irreführende Eindruck vermittelt werden, dass es sich um Waren handele, die den strengen Anforderungen und Qualitätsstandards der geschützten Ursprungsbezeichnung "Prosecco" entsprächen oder im entsprechenden Anbaugebiet hergestellt würden. Das Irreführungsverbot umfasse sämtliche Aspekte der Produktaufmachung, Bezeichnung, Aufmachung oder Etikettierung. Es genüge bereits eine einzelne irreführende Angabe, um einen Verstoß zu begründen.

Soweit die Markeninhaberin eingewendet habe, dass durch die im Warenverzeichnis der Klassen 30, 32 und 33 aufgenommenen Disclaimer ("die Prosecco enthalten, die der geltenden Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung Prosecco entsprechen") eine Verletzung der geschützten Ursprungsbezeichnung ausgeschlossen sei, sei zu entgegnen, dass nach Art. 94 Abs. 2 lit. a) VO (EU) Nr. 1308/2013 und den Produktspezifikationen der geschützten Ursprungsbezeichnung "Prosecco" ausschließlich deren korrekte Bezeichnung verwendet werden dürfe. Abwandlungen oder verfälschte Schreibweisen wie "PROSEXXO" seien damit auch dann unzulässig, wenn die betreffenden Waren den Spezifikationen der geschützten Ursprungsbezeichnung entsprächen. Die Verwendung eines zu "Prosecco" ähnlichen, aber nicht identischen Begriffs führe zwangsläufig zu Fehlvorstellungen über die korrekte Bezeichnung des Produkts und täusche die Verbraucher. Weiterhin sei die Aufnahme des Disclaimers auch für Waren der Klasse 32 bereits deshalb widersprüchlich, weil die Hinzufügung von "Prosecco" die dort genannten nichtalkoholischen Getränke zu alkoholischen Getränken machen würde, die dann nicht mehr der Klasse 32 zuzuordnen wären.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Eintragung der angegriffenen Marke ist gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 5, 13 MarkenG in Verbindung mit § 29 AgrarGeoSchDG, Art. 103 VO 1308/2013 in der Fassung von Art. 84 Nr. 6 VO 2024/1143, Art 26 Abs. 2 lit. b) VO 2024/1143 im beschwerdegegenständlichen Umfang zu löschen.

A) Der Widerspruch ist zulässig. Die Bezeichnung "Prosecco" ist seit am 1. August 2009 unter dem Aktenzeichen PDO-IT-A0516 als Ursprungsbezeichnung für die Erzeugnisse

"italienische Schaumweine ("Spumante"), Perlweine ("Frizzante") und Stillweine aus den fünf Provinzen des Veneto (Treviso, Venedig, Vicenza, Padua, Belluno) und den vier Provinzen in Friaul- Julisch Venetien (Görz, Pordenone, Triest und Udine)"

gemäß der Produktbestimmung "DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "PROSECCO"" vom 17. Juli 2009 geschützt (vgl. https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/ geographical-indications-register/details/EUGI00000002936, abgerufen am 28. Januar 2026). Gemäß Registereintrag ist der Consorzio di Tutela della Denominazione, di Origine controllata Prosecco die offizielle und staatlich anerkannte Institution zum Schutz und zur Verwaltung der kontrollierten Ursprungsbezeichnung "Prosecco". Er ist daher zur Erhebung des Widerspruchs berechtigt.

B) Der Widerspruch ist im beschwerdegegenständlichen Umfang auch begründet, da ein bundesweiter Unterlassungsanspruch im Sinne von § 13 Abs. 1 MarkenG besteht.

I) § 13 MarkenG koppelt den Löschungsanspruch an die Voraussetzungen des Untersagungsanspruchs aus dem älteren sonstigen Recht, beschränkt sich also insoweit auf eine Rechtsfolgenergänzung. Damit müssen alle tatbestandlichen Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs gegeben sein.

II) Im vorliegenden Fall liegt ein Verstoß gegen Art. 26 VO (EU) 2024/1143 in Verbindung mit § 29 AgrarGeoSchDG vor, da die angegriffene Marke PROSEXXO widerrechtlich auf die geschützte Ursprungsbezeichnung Prosecco anspielt. Kraft der Verweisung in Art. 103 VO 1308/2013 ist nach wie vor Art. 26 VO 2024/1143 maßgeblich.

1) Seit dem 16. Januar ist durch Art. 5 Nr. 25 GeoSchReformG in § 135 MarkenG Art. 26 VO 2024/1143 als Verweisungsnorm durch Art. 40 der Verordnung (EU) 2023/2411 ersetzt worden. Wegen dieser Verweisung auf Art. 40 VO 2023/2411 kann § 135 Abs. 1 MarkenG nicht mehr herangezogen werden, weil in Art. 3 Abs. 1 und insbesondere Abs. 2 VO 2023/2411 Weine vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen sind.

Die Übergangsvorschrift § 45 Abs. 1 Nr. 2 AgrarGeoSchDG greift nicht ein, weil die Übergangsvorschrift Art. 90 Verordnung (EU) 2023/2411 sich vor allem mit Übergangsvorschriften für anhängige Anträge befasst.

Damit ist § 29 Abs. 1 AgrarGeoSchDG heranzuziehen, der in Nr. 2 direkt auf Art. 103 VO 1308/2013 verweist. Dieser verweist seinerseits auf Art. 26 bis 31 VO 2024/1143.

2) Es liegt ein Handeln im geschäftlichen Verkehr im Sinne von § 29 AgrarGeoSchDG vor. Denn § 13 MarkenG macht den Löschungsanspruch davon abhängig, dass der Inhaber des älteren sachlichen Rechts einen bundesweit durchsetzbaren Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der jüngeren Registermarke hat. Daher muss im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, wo es auf den Vergleich mit einem Registerstand und nicht auf eine Verletzungshandlung ankommt, von einer fiktiven Benutzung der angegriffenen Marke ausgegangen werden (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage 2024, § 13 MarkenG, Rn. 2).

3) Die angegriffene Marke "PROSEXXO" spielt auf die geschützte Ursprungsbezeichnung "Prosecco" an, vergleiche Art. 26 Abs. 1 lit. b) VO 2024/1143 in Verbindung mit Art. 103 VO 1308/2013.

a) Für die Beurteilung, ob eine Anspielung vorliegt, kommt es auf die Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers an, wobei dieser Begriff dahin zu verstehen ist, dass er auf einen europäischen Verbraucher und nicht nur auf einen Verbraucher des Mitgliedstaats abstellt, in dem das Erzeugnis hergestellt wird, das zu der Anspielung auf die geschützte geografische Angabe führt (EuGH GRUR 2016, 388 Rn. 25 u. 28 - Verlados; GRUR 2018, 843 Rn. 47 - Glen Buchenbach).

b) Das Tatbestandsmerkmal der Anspielung ist erfüllt, wenn der Verbraucher bei Betrachtung des Erzeugnisses einen gedanklichen Bezug zu dem Erzeugnis herstellt, das die geografische Bezeichnung führen darf (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 135 Rn. 26ff.; Kur/v. Bomhard/Albrecht BeckOK Markenrecht, 44. Edition, Stand: 01.01.2026 § 135 Rn. 9 ff.; BGH GRUR 2020, 94 Rn. 29 Culatello di Parma). Der Sache nach erinnert das Kriterium "Herstellung eines gedanklichen Bezugs" an das "In Erinnerung rufen" im Rahmen des Bekanntheitsschutzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 135 MarkenG, Rn. 27), so dass ähnliche Maßstäbe angelegt werden können. Neben der Ähnlichkeit der Bezeichnungen an sich kann es auch darauf ankommen, ob eine Verwendung für vergleichbare Erzeugnisse vorliegt und ob die Wahl der Verletzerbezeichnung - hier natürlich der angegriffenen Marke - und ihre Nähe zu der geschützten Bezeichnung nicht auf Zufall zu beruhen scheint. Maßgeblich ist eine Gesamtbetrachtung (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage 2024, § 135 MarkenG, Rn. 28). Demnach liegt hier eine Anspielung vor.

aa) In klanglicher Hinsicht weisen die Vergleichszeichen "PROSEXXO" und "Prosecco" eine erhebliche Nähe auf. Es gilt der Grundsatz, dass es für den klanglichen Gesamteindruck einer Marke weniger auf einzelne Laute als vielmehr auf die Silbengliederung und Vokalfolge ankommt (BGH GRUR 2015, 1004, 1007, Nr. 43 - IPS/ISP; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 291). Beide Zeichen bestehen aus drei Silben (Pro - sex - xo gegenüber Pro - sec - co) und sind in ihrer Lautstruktur nahezu identisch aufgebaut. Die Betonung liegt jeweils auf der zweiten Silbe ("-SE-"), und die Vokalfolge "O-E-O" ist in beiden Zeichen gleich. Die Anfangslaute "PRO-" und die folgende Silbe "-SE-" werden in beiden Zeichen identisch ausgesprochen, sodass bereits der überwiegende Teil des Zeichens klanglich übereinstimmt. Die Abweichung ergibt sich erst im letzten Teil der Zeichen, nämlich durch den Austausch des doppelten Konsonanten "cc" in "Prosecco" gegen "xx" in "PROSEXXO". Während das "cc" im Deutschen als [k] ausgesprochen wird, wird das "xx" in "PROSEXXO" in der Regel als [ks] ausgesprochen. Diese Abweichung ist zwar noch wahrnehmbar, tritt jedoch im Gesamtklang der Zeichen deutlich zurück, da sie sich auf den Endbereich beschränkt und die übrigen Lautbestandteile "Pro" und "Se" identisch sind.

bb) Auch schriftbildlich stimmt die jüngere Marke überwiegend mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Prosecco" überein. Zwar ist beim schriftbildlichen Vergleich auch bei einer Wortmarke grundsätzlich die registrierte Form maßgeblich. Dabei kann vorliegend offenbleiben, ob bei Wortmarken alle verkehrsüblichen Wiedergabeformen, insbesondere die Groß- und Kleinschreibung, vom Schutzumfang des Zeichens umfasst sind (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 244, 238). Bei einer geschützten Ursprungsbezeichnung kann dem Zeichenvergleich deren Wiedergabe auch in Versalien zugrunde gelegt werden, da das Register für geografische Angaben Prosecco nicht in einer bestimmten Schreibweise, sondern als Begriff schützt. Damit ist der Schutzgegenstand auf jede verkehrsübliche Wiedergabe dieses Begriffes zu erstrecken. Beide Zeichen bestehen aus acht Buchstaben und stimmen in sechs Buchstaben an identischer Position überein. Die Zeichen beginnen jeweils mit der Buchstabenfolge "PROSE", die im allgemeinen stärker beachtet werden als die übrigen Markenteile. Zudem wird die angegriffene Marke ebenso wie das Widerspruchskennzeichen auf der jeweils identischen zweiten Silbe betont (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 292). Hinzu kommt, dass die Zeichen jeweils mit dem Vokal "O" enden, was die schriftbildliche Nähe zusätzlich verstärkt. Die Abweichung ergibt sich allein durch den Austausch des doppelten Konsonanten "cc" in "Prosecco" gegen den doppelten Konsonanten "xx" in "PROSEXXO". Diese Abweichung ist für sich genommen wegen des auffälligen Doppelkonsonantens "XX" zwar nicht unerheblich. Sie befindet jedoch sich in der Wortmitte bzw. im letzten Drittel der Zeichen und tritt im Gesamtbild angesichts der weitgehenden Übereinstimmung der Zeichen in Länge, Anfangs- und Endstruktur und Buchstabenfolge in den Hintergrund.

cc) Im Hinblick auf die begriffliche Ähnlichkeit ist zunächst festzustellen, dass die geschützte Ursprungsbezeichnung "Prosecco" für den angesprochenen Verkehr einen klaren und fest umrissenen Begriffsinhalt aufweist. "Prosecco" steht im allgemeinen Sprachgebrauch für einen italienischen Schaumwein, Perlwein oder Stillwein mit geschützter Herkunftsbezeichnung aus den festgelegten Regionen Italiens. Der Begriff ist als Herkunftsangabe etabliert und wird von den Verkehrskreisen unmittelbar mit einem bestimmten Wein Typ und einer bestimmten geografischen Herkunft assoziiert. Die Widersprechende hat im Verfahren umfangreiche Nachweise zur Bekanntheit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Prosecco" eingeführt. So wurden unter anderem Broschüren mit Statistiken vorgelegt, denen zufolge weltweit jährlich mehrere Hundert Millionen Flaschen Wein mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Prosecco" verkauft werden. Nach weiteren Statistiken werden etwa zwei Drittel der Produktion dieses Weins aus Italien exportiert. So sind 2019 beispielweise 33,1 Mio. Liter Prosecco nach Deutschland exportiert worden. Weiter wurden Veröffentlichungen in verschiedenen Medien vorgelegt, aus denen das Ausmaß der Werbung und des Verkaufs von Wein mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Prosecco" hervorgeht.

Demgegenüber handelt es sich bei "PROSEXXO" um einen Phantasiebegriff, der für sich genommen keinen unmittelbar erkennbaren Bedeutungsgehalt aufweist. Die Markeninhaberin argumentiert, der Bestandteil "SEX" bzw. "SEXXO" präge das Zeichen und werde vom Verkehr mit Sexualität oder Geschlechtsverkehr assoziiert. Zwar könnte bei analysierender Betrachtungsweise der Bestandteil "PRO" als "für" "je" oder "jeweils" oder auch im Sinne von "zugunsten von" angesehen werden, wodurch sich mit dem Bestandteil "SEX" oder "SEXXO" ein Begriff wie "für Sex", was dem Sinngehalt von "sex positiv" oder "positiver Einstellung zum Sex" oder auch "Sex fördernd" entspräche, ergeben würde. Allerdings wäre dafür gerade kein doppeltes "XX" erforderlich gewesen. Daher entsteht für den Verkehr eher der Eindruck, dass die Konsonantenverdopplung bewusst gewählt worden ist, um die Doppelkonsonanten in der geschützten Ursprungsbezeichnung Prosecco gezielt nachzuahmen und das Wort "Prosecco" in einer für den Verkehr erkennbaren Weise zu entfremden.

Zudem ist die Annahme fernliegend, dass der Verkehr im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken, insbesondere solchen, die Prosecco enthalten oder darauf Bezug nehmen, vorrangig an eine sexuelle Bedeutung denkt. Vielmehr wird der Verkehr aufgrund der nahezu identischen Struktur, der gleichen Silbenzahl und der auffälligen Übereinstimmung im Schriftbild und Klang die angegriffene Marke "PROSEXXO" als Anlehnung oder bewusste Variation der bekannten Herkunftsbezeichnung "Prosecco" auffassen. Im Übrigen werden die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen "PROSEXXO" als Parodie oder humorvolle Anspielung auf den Begriff "Prosecco" auffassen. Es handelt sich also lediglich um eine Verballhornung des Wortes "Prosecco" (zum Begriff https://de.wikipedia.org /wiki/Verballhornung).

dd) Wenn somit schon die klangliche und schriftbildliche Annäherung der beiden Kennzeichen dafür spricht, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei den mit "PROSEXXO" gekennzeichneten Waren einen gedanklichen Bezug zu den durch die Ursprungsbezeichnung Prosecco geschützten Erzeugnissen herstellen werden, kommt im vorliegenden Fall hinzu, dass die angegriffene Marke "Prosexxo" im beschwerdegegenständlichen Umfang für ähnliche Erzeugnisse, für die die geschützte Ursprungsbezeichnung "Prosecco" Schutz beansprucht, registriert worden ist. Soweit die beschwerdegegenständlichen Waren keine Getränke sind, wird der gedankliche Bezug hergestellt, weil die Waren Wein, Schaumwein oder andere alkoholische Getränke enthalten können. Auch diese inhaltliche Nähe führt vorliegend dazu, dass der Verbraucher die für eine Anspielung erforderliche gedankliche Verbindung herstellen wird (EuGH GRUR 2018, 843, 847 Rn. 49 ff. - Scotch Whiskey Association (Glen Buchenbach)).

4) Im vorliegenden Fall kann daher offenbleiben, ob tatbestandlich (auch) eine "Nachahmung" oder nur eine "Anspielung" vorliegt, da beide Begriffe starke Überschneidungen aufweisen.

5) Diese Anspielung ist auch widerrechtlich. Die Widerrechtlichkeit wird bereits durch die Anspielung als solche indiziert.

6) Man wird im Ergebnis auch davon auszugehen haben, dass sich die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht auf den Ausnahmetatbestand des Art. 27 VO (EU) 2024/114 berufen kann. Zwar ergibt die Auslegung des einschränkenden Zusatzes im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke "die Prosecco enthalten, die der geltenden Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung Prosecco entsprechen" dass Prosecco in den Waren als Zutat enthalten sein soll.

Insoweit hat der EuGH klargestellt, dass die Verwendung einer geschützten Ursprungsangabe als Teil der Bezeichnung eines Lebensmittels, das zwar nicht in Gänze der Produktspezifikation der geschützten Ursprungsangabe entspricht, jedoch eine Zutat enthält, die die Produktspezifikation erfüllt, noch keine widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung ist. Denn, so der EuGH, mit der Aufnahme der durch die geschützte Ursprungsbezeichnung bezeichneten Zutat in die Bezeichnung des Lebensmittels werde die geschützte Ursprungsbezeichnung direkt verwendet, um offen eine mit ihr zusammenhängende geschmackliche Eigenschaft anzudeuten, was aber keine Aneignung darstelle (so für geografische Angaben im Weinsektor im Hinblick auf eine Aneignung gemäß Art. 103 Abs. 2 lit. b VO (EU) 1308/2013 EuGH GRUR 2018, 327 Champagner Sorbet).

Der vorliegende unterscheidet sich von dem vom EuGH entschiedenen Fall schon dadurch, dass die geschützte Ursprungsbezeichnung nicht unverändert, sondern verfremdet übernommen worden ist. Weiterhin wird die geschützte Ursprungsbezeichnung nicht in der Kennzeichnung des Verarbeitungserzeugnisses verwendet, sondern bildet in Gänze diese Kennzeichnung. Es ist schon zweifelhaft, ob Art. 27 VO (EU) 2024/114 nicht die direkte Verwendung der geschützten Ursprungsbezeichnung als Teil einer Kennzeichnung eines Verarbeitungserzeugnisses, die die geschützte Ursprungsbezeichnung als Zutat erkennen lässt, voraussetzt. Doch selbst wenn der verfremdete Gebrauch einer geschützten Ursprungsbezeichnung nicht nur in, sondern als Kennzeichnung eines Verarbeitungserzeugnisses erfasst wäre, liegen die weiteren Voraussetzungen von Art. 27 VO (EU) 2024/114 nicht vor.

Angesichts des registerrechtlichen Charakters des Widerspruchsverfahrens sind für die Beurteilung dieser Frage ausschließlich die Waren des Registerstandes der angegriffenen Marke maßgeblich, nicht hingegen, wie die Inhaberin die mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Erzeugnisse tatsächlich in Verkehr bringt oder dies ihrem Vortrag zufolge beabsichtigt.

Für die Zwecke des damit anzustellenden Registervergleichs ist zunächst davon auszugehen, dass, wie sich aus dem Regelungszusammenhang mit Art. 27 Abs. 1 lit. b) Verordnung (EU) 2024/114 ergibt, hinsichtlich des Zusatzes "die Prosecco enthalten (…)" nicht nachgewiesen werden kann, dass die mit Prosecco bezeichnete Zutat der beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 30 und 33 zumindest in ausreichenden Mengen vorliegen wird, so dass sie dem betreffenden Verarbeitungserzeugnis eine wesentliche Eigenschaft verleiht. Etwas Ähnliches hat auch der EuGH vorausgesetzt, wenn er feststellt, dass die Zutat durch den Erwerber der Waren sinnlich wahrnehmbar sein muss. Die registrierten Waren der Klasse 33 enthalten ferner entgegen Art. 27 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) 2024/114 weitere mit Prosecco vergleichbare Produkte. Für diese Waren und die registrierten Waren der Klasse 30 gilt weiterhin, dass durch das Wort "enthalten" des einschränkenden Zusatzes weiterhin entgegen Art. 27 Abs.1 lit. c) Verordnung (EU) 2024/114 keine quantifizierbare Angabe verbunden ist.

Die Erfordernisse gemäß Art. 27 Abs. 1 lit. a), b) und c) Verordnung (EU) 2024/114 müssen kumulativ erfüllt sein, woran es hier fehlt.

Für die Waren der Klasse 32 gilt klarstellenderweise, dass insoweit ein Ausschluss der Widerrechtlichkeit der Aneignung wegen der Berücksichtigung von Prosecco als Zutat neben den oben genannten Gründen auch deswegen nicht in Betracht kommt, da der einschränkende Vermerk im Warenverzeichnis außer Betracht bleibt, weil er in Bezug auf die registrierten nicht-alkoholischen Getränke offensichtlich nicht anwendbar ist.

Im Ergebnis hindert die Qualifizierung der beschwerdegegenständlichen Waren als Verarbeitungserzeugnisse, die Prosecco als Zutat enthalten, daher nicht die Feststellung einer widerrechtlichen Anspielung. Damit ist auch das Argument der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen, durch die Weiterverarbeitung des durch die Ursprungsbezeichnung Prosecco geschützten Erzeugnisses als Zutat der beschwerdegegenständlichen Waren sei "eine Art Erschöpfung" eingetreten.

7) Eine Begrenzung des Schutzes im Hinblick auf Gattungsbezeichnungen ist nicht vorzunehmen. Bei "Prosecco" handelt es sich nicht um eine Gattungsbezeichnung, vergleiche Art 26 Abs. 6 VO (EU) 2024/1143.

8) Ein Weiterbenutzungsrecht nach Art 31 Abs. 3 VO (EU) 2024/1143 kommt nicht in Betracht, weil die Marke nicht prioritätsälter ist.

9) Der Normverstoß gegen Art. 26 VO (EU) 2024/1143 begründet eine tatsächliche Vermutung für das Bestehen der ebenfalls tatbestandlich erforderlichen Wiederholungsgefahr.

10) Die Widersprechende kann daher von der Inhaberin der angegriffenen Marke die Unterlassung des Verstoßes verlangen, wobei dieser Anspruch seiner Natur nach auch bundesweit gegeben ist.

Damit ist die Beschwerde vollumfänglich zurückzuweisen.

C) Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

III.

Rechtsmittel

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren, 3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war, 4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Nielsen Kätker Staats