Tenor

BUNDESPATENTGERICHT IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

4 Ni 13/23 (EP) verbunden mit 4 Ni 16/23 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

…

ECLI:DE:BPatG:2025:120625U4Ni13.23EP.0 2

betreffend das europäische Patent 2 068 582

(DE 60 2007 044 579)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. März 2025 durch die Richterin Werner M. A. als Vorsitzende und die Richter Dipl.-Ing. Altvater, Dipl.-Ing. Matter und Dr. von Hartz sowie die Richterin Dipl.-Ing. Hackl

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 2 068 582 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 3

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in englischer Sprache auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 068 582 (Streitpatent), das am 20. September 2007 unter Inanspruchnahme der Priorität der CN 200610152450 vom 29. September 2006 angemeldet worden ist. Die Anmeldung wurde in chinesischer Sprache am 17. April 2008 als WO 2008/043258 A1 (= Anlage MN2 bzw. TW-NK3a) sowie am 10. Juni 2009 in englischer Sprache als EP 2 068 582 A1 (= Anlage MN2a bzw. TW-NK3c) veröffentlicht. Die Erteilung des Patents ist am 13. Januar 2016 veröffentlicht worden. Das Streitpatent ist in Kraft.

Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 60 2007 044 579 geführt. Es trägt in der englischen Verfahrenssprache die Bezeichnung "A HANDOFF ACCESS METHOD AND DEVICE BASED ON RANDOM ACCESS CHANNEL"

und in der deutschen Übersetzung "Handoff-Zugangsverfahren und Einrichtung auf der Basis eines Direktzugriffskanals".

Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung acht Patentansprüche, die die Klägerin zu 1 mit ihrer Nichtigkeitsklage vom 21. März 2023 teilweise und zwar im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 und 6 und die Klägerin zu 2 mit ihrer Nichtigkeitsklage vom 17. April 2023 in vollem Umfang angreifen.

Der auf ein Übergabe-Zugriffsverfahren gerichtete unabhängige Verfahrensanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache laut Streitpatentschrift:

1. A handoff access method based on random access channel, for handoff access of a mobile terminal of 4

a cellular mobile communication system, characterized by comprising the steps of:

Step a, sending a handoff request message to a target BS by a source BS, the handoff request message is used to request switching a mobile terminal that the source BS serves to the target BS; Step b, sending a handoff response message to the source BS by the target BS, then forwarding a handoff command with the content of the handoff response message to the mobile terminal by the source BS, wherein a sequence number of a reserved character code allocated by the target BS to the mobile terminal and a random access sub-channel that the reserved character code is located in are contained in the handoff command message, and the reserved character code is a part of random access character codes reserved for the handoff access mobile terminal in advance; Step c, after receiving the handoff command message by the mobile terminal, determining the handoff command message includes the sequence number of the reserved character code and then selecting the reserved character code with the received sequence number and the random access sub-channel that the reserved character code is located in, by the mobile terminal; and Step d, initiating a handoff access procedure on the selected random access sub-channel by the target BS and the mobile terminal, 5

wherein the selected reserved character with the received sequence number is compiled into a random access message.

In deutscher Übersetzung lautet Patentanspruch 1 nach der Streitpatentschrift wie folgt:

1. Übergabe-Zugriffsverfahren basierend auf einem Direktzugriffs-Kanal zum Übergabe-Zugriff eines mobilen Endgeräts eines zellulären mobilen Kommunikationssystems, dadurch gekennzeichnet, dass es die Schritte aufweist:

Schritt a, Senden einer Übergabeanfrage-Meldung zu einem Ziel-BS durch ein Quellen-BS, wobei die Übergabeanfrage-Meldung dazu verwendet wird, das Schalten eines mobilen Endgeräts anzufordern, dass das Quellen-BS das Ziel-BS bedient; Schritt b, Senden einer Übergabeantwort-Meldung zu dem Quellen-BS durch das Ziel-BS, dann Weiterleiten eines Übergabebefehls mit dem Inhalt der Übergabeantwort-Meldung zu dem mobilen Endgerät durch das Quellen-BS, wobei eine Sequenzzahl eines reservierten Zeichencodes, der vom Ziel-BS dem mobilen Endgerät zugewiesen ist, und ein Direktzugriffs- Subkanal, in dem der reservierte Zeichencode lokalisiert ist, in der Übergabebefehls-Meldung enthalten sind, und der reservierte Zeichencode ein Teil von Direktzugriffs-Zeichencodes ist, die vorab für das Übergabezugriffs-Mobilendgerätreserviert sind; 6

Schritt c, nach Empfang der Übergabebefehls- Meldung durch das mobile Endgerät, Bestimmen der Übergabebefehls-Meldung, die die Sequenzzahl des reservierten Zeichencodes enthält, und dann Auswählen des reservierten Zeichencodes mit der empfangenen Sequenzzahl und des Direktzugriffs-Subkanals, in dem der reservierte Zeichencode lokalisiert ist, durch das mobile Endgerät; und Schritt d, Initiieren einer Übergabezugriffs-Prozedur an dem ausgewählten Direktzugriffs-Subkanal durch das Ziel-BS und das mobile Endgerät, wobei das ausgewählte reservierte Zeichen mit der empfangenen Sequenzzahl in eine Direktzugriff-Meldung kompiliert wird.

Der auf eine Übergabe-Zugriffsvorrichtung gerichtete unabhängige Vorrichtungsanspruch 7 lautet in der Verfahrenssprache nach der Streitpatentschrift:

7. A handoff access device based on a random access channel, for the handoff access of a mobile terminal in a cellular mobile communication system, comprising:

a handoff request module (802), used to make a source BS send a handoff request message to a target BS to request switching a mobile terminal that the source BS serves to the target BS; a handoff response module (804), used to make the target BS send a handoff response message to the source BS, and the source BS transmit the content of the handoff response message contained in a handoff command to the mobile 7

terminal, wherein a sequence number of a reserved character code allocated by the target BS to the mobile terminal and a random access sub-channel that the reserved character code is located in are contained in the handoff command message, and the reserved character code is a part of random access character codes reserved for the handoff access mobile terminal in advance; a sub-channel selection module (806), used to make the mobile terminal determine that the handoff command message includes the sequence number of the reserved character code and then select the reserved character code with the received sequence number and the random access sub-channel that the reserved character code is located in after the handoff command message is received; and a handoff access module (808), used to make the target BS and the mobile terminal initiate a handoff access procedure on the selected random access sub-channel, wherein the selected reserved character with the received sequence number is compiled into a random access message.

In deutscher Übersetzung lautet Patentanspruch 7 entsprechend der Streitpatentschrift wie folgt:

7. Übergabe-Zugriffsvorrichtung basierend auf einem Direktzugriffs-Kanal für den Übergabe-Zugriff eines mobilen Endgeräts in einem zellulären mobilen Kommunikationssystem, welche aufweist: 8

ein Übergabeanfragemodul (802), das dazu verwendet wird, ein Quellen-BS zu veranlassen, eine Übergabeantwort-Meldung zu einem Ziel-BS zu senden, um das Schalten eines mobilen Endgeräts anzufordern, dass das Quellen-BS das Ziel-BS bedient; ein Übergabeantwortmodul (804), das verwendet wird, um das Ziel-BS zu veranlassen, eine Übergabeantwort-Meldung zu dem Quellen-BS zu senden, und das Quellen-BS zu veranlassen, den Inhalt der in einem Übergabebefehl zu dem mobilen Endgerät enthaltenen Übergabeantwort-Meldung zu senden, wobei eine Sequenzzahl eines reservierten Zeichencodes, der vom Ziel-BS dem mobilen Endgerät zugewiesen ist, und ein Direktzugriffs-Subkanal, in dem der reservierte Zeichencode lokalisiert ist, in der Übergabebefehls-Meldung enthalten sind, und der reservierte ein Zeichencode ein Teil von Direktzugriffs-Zeichencodes ist, die vorab für das Übergabezugriffs-Mobilendgerät reserviert sind; ein Subkanal-Wählmodul (806), das verwendet wird, um das mobile Endgerät zu veranlassen, zu bestimmen, dass die Übergabebefehls-Meldung die Sequenzzahl des reservierten Zeichencodes enthält, und dann den reservierten Zeichencode mit der empfangenen Sequenzzahl und den Direktzugriffs-Subkanal, in dem der reservierte Zeichencode lokalisiert ist, auszuwählen, nachdem die Übergabebefehls-Meldung empfangen ist; und 9

ein Übergabe-Zugriffsmodul (808), das dazu verwendet wird, das Ziel-BS und das mobile Endgerät zu veranlassen, eine Übergabe-Zugriffsprozedur an dem ausgewählten Direktzugriffs-Subkanal zu initiieren, wobei das ausgewählte reservierte Zeichen mit der empfangenen Sequenzzahl in eine Direktzugriff-Meldung kompiliert wird.

Die Klägerinnen machen übereinstimmend die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der fehlenden Patentfähigkeit geltend, wobei sich die Klägerin zu 2 vollumfänglich das Vorbringen der Klägerin zu 1 zu eigen macht. Die Klägerin zu 2 ist darüber hinaus der Ansicht, der Gegenstand des Streitpatents sei wegen mangelnder Ausführbarkeit für nichtig zu erklären.

Die Klägerinnen stützen ihr Vorbringen u. a. auf folgende Dokumente:

Kurzzeichen Klägerin Klägerin zu 1 zu 2 MN2 TW-NK3a WO 2008/043258 A1 MN2a TW-NK3c EP 2 068 582 A1 MN3 TW-NK5a Prioritätsanmeldung CN 2006 10 152450; 29. September 2006 MN3a TW-NK5b Prioritätsanmeldung (engl. Übersetzung) R2-062109: Reducing Handover Latencies in UL synchronization and initial UL allocation in LTE, Texas Instruments Inc 3GPP D1 TW-NK18 TSG RAN WG2 Meeting #54, Tallinn, Estland, 28. August bis 1. September 2006, sieben Seiten R2-061848: Non-contention based handover execution, Nokia, D1a 3GPP TSG-RAN WG2 Ad-hoc on LTE, Cannes, Frankreich, 27. bis 30. Juni 2006, vier Seiten 3GPP TR 25.813 V7.0.0 (2006-06): Radio interface protocol as- D1b pects (Release 7), Seiten 1 bis 39 R2-062107: Content of initial Unsynchronized RACH access D1c and contention resolution, Texas Instruments Inc, 3GPP TSG 10

RAN WG2 #54, Tallinn, Estland, 28. August bis 1 September 2006, sechs Seiten R1-061749: Non synchronized Random Access structure and performance for E-UTRA, Texas Instruments Inc, 3GPP TSG D1d RAN WG1 LTE Ad Hoc, Cannes, Frankreich, 27. bis 30. Juni 2006, Seiten 1 bis 14 R1-06078: Random Access Channel Structure for E-UTRA Up- D1e link, NTT DoCoMo, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #44bis, Athen, Griechenland, 27. bis 31. März 2006, Seiten 1 bis 8 R2-062191: Feasibility of handover reference, ZTE, TSG-RAN D8 Working Group 2 meeting #54, Tallinn, Estland, 28. August bis 1. September 2006, vier Seiten R2-060915: Mobility in LTE ACTIVE, Siemens, 3GPP TSG RAN D9 WG 2 #52, Athen, Griechenland, 27. März bis 31. März 2006, vier Seiten R2-062456: Email discussion "Information of preamble for unsynchronized random access", LG Electronics, TSG-RAN WG 2 D10 Meeting #54, Tallinn, Estland, 28. August bis 1. September 2006, vier Seiten

Die Klägerinnen sind der Ansicht, dass insbesondere Patentanspruch 1 über den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in ihrer bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung hinausginge. Zudem seien die Gegenstände des Streitpatents nicht patentfähig. Das Streitpatent nehme die Priorität nicht wirksam in Anspruch. Der Gegenstand von Anspruch 1 sei insbesondere nicht neu gegenüber u. a. jedem der Dokumente D1, D2, D3, D4, D5, D6 und D7. Zudem basiere der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von dem Dokument D8 oder D9. Schließlich könnten auch die zusätzlichen Merkmale der Unteransprüche keine Patentfähigkeit begründen.

Die Klägerin zu 1 stellt den Antrag aus der Klageschrift vom 21. März 2023

das Europäische Patent 2 068 582 im Umfang der Patentansprüche 1, 2, 3, 4 und 6 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. 11

Die Klägerin zu 2 stellt den Antrag aus der Klageschrift vom 17. April 2023,

das Europäische Patent 2 068 582 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, die Klage abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach den mit Schriftsatz vom 20. September 2023 (im Verfahren zum Az.: 4 Ni 16/23 (EP)) eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 4, dem mit Schriftsatz vom 31. Juli 2024 eingereichten Hilfsantrag 5, dem mit Schriftsatz vom 26. September 2024 eingereichten Hilfsantrag 6 und dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 7 richtet

mit der Maßgabe, dass die Hilfsanträge in der numerischen Reihenfolge geprüft werden sollen und

alle Anträge jeweils als geschlossener Anspruchssatz gestellt werden.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerinnen entgegen und hält den Gegenstand des Streitpatents für bestandskräftig. Insbesondere Patentanspruch 1 sei in der zu beurteilenden Fassung ursprungsoffenbart, ausführbar, gegenüber dem Stand der Technik neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Darüber hinaus sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 wenigstens in einer der verteidigten Fassungen nach den eingereichten Hilfsanträgen 1 bis 7 schutzfähig.

Patentanspruch 1 in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 7 hat die Beklagte gegenüber der erteilten Fassung wie folgt geändert (Änderungen sind durch Unterstreichen bzw. Durchstreichen kenntlich gemacht): 12

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass am Ende von "Step c" das "and" gestrichen ist und am Ende des Anspruchs Folgendes aufgenommen ist:

"; and wherein the random access sub-channel is formed by random access time slots with fixed intervals."

Patentanspruch1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass die Beklagte am Ende von "Step c" das "and" gestrichen und am Ende des Anspruchs Folgendes aufgenommen hat:

"; and wherein there are at least two random access subchannels in a cell of the target BS, and the reserved character codes are reserved for handoff on the at least two random access sub-channels."

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 unterscheidet sich von dem des Hilfsantrags 2 dadurch, dass die Beklagte an dessen Ende noch Folgendes angefügt hat:

", and wherein each of the at least two random access sub-channels is formed by random access time slots with fixed intervals."

Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 hat die Beklagte gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unter Streichen eines "and" zwischen den vorhergehenden Absätzen noch Folgendes angefügt:

", and wherein the sequence number contained in the handoff command message is a single sequence number of a single reserved character code."

Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 hat die Beklagte gegenüber Patentanspruch 1 gemäß der erteilten Fassung Folgendes angefügt: 13

"; wherein the random access character codes of which the reserved character code is a part of are exclusively reserved for handoff."

Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 hat die Beklagte gegenüber Patentanspruch 1 der erteilten Fassung Folgendes angefügt:

"; wherein on the selected random access sub-channel, there are 64 character codes, and wherein the reserved character code is one of the 64 character codes on the selected random access sub-channel."

Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 hat die Beklagte gegenüber dem Patentanspruch 1 erteilte Fassung am Ende von "Step c" ein "and" gestrichen und Folgendes am Ende ergänzt:

"; wherein there are at least two random access subchannels in a cell of the target BS, and there are 64 character codes on each of the random access sub-channels including the character codes reserved for the handoff access mobile terminal in advance the reserved-character codes are reserved for handoff on the at least two random access sub-channels; and wherein each of the at least two random access sub-channels is formed by random access time slots with fixed intervals, and wherein the reserved character code is, among the 64 character codes, identified by the received sequence number."

Die jeweiligen Änderungen bzw. Ergänzungen hat die Beklagte entsprechend in Patentanspruch 7 der jeweiligen Hilfsanträge aufgenommen.

Wegen des gesamten Wortlauts der jeweiligen Patentansprüche der Hilfsanträge wird auf der Akte verwiesen.

Die Klägerinnen wenden sich auch gegen die Hilfsanträge. Sie sehen die Gegenstände in der Fassung der jeweiligen Hilfsanträge als unzulässig erweitert, nicht klar, nicht ausführbar offenbart und nicht patentfähig. 14

Mit Beschluss vom 28. Februar 2024 hat der Senat die Verfahren mit den Aktenzeichen 4 Ni 13/23 (EP) und 4 Ni 16/23 (EP) zum Zwecke der gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung miteinander verbunden. Das Verfahren mit dem Aktenzeichen 4 Ni 13/23 (EP) führt.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 20. März 2024 zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12. März 2025 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen. 15

Gründe

A.

Auf die zulässigen Klagen ist das Streitpatent für nichtig zu erklären. Die Gegenstände des Streitpatents erweisen sich als nicht rechtsbeständig, da jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int- PatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V m. Art. 52, 56 EPÜ gegeben ist. Auch in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 7 kann die Beklagte das Streitpatent nicht erfolgreich verteidigen.

I. Gegenstand des Streitpatents, Aufgabe, Fachperson, Merkmalsgliederung und Auslegung

1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft das Gebiet der Telekommunikation, insbesondere ein Handoff-Zugriffsverfahren (handoff access method), basierend auf einem Direktzugriffskanal (random access channel / RACH), und eine entsprechende Vorrichtung (Streitpatentschrift, Titel und Abs. 0001).

Die Streitpatentschrift beschreibt ab Absatz 0002 den technischen Hintergrund der Erfindung. Um über eine Basisstation (BS / base station) Zugriff auf ein Mobilfunknetzwerk zu erhalten, müsse ein Endgerät zuerst eine als Direktzugriffsnachricht bezeichnete Nachricht (im Englischen: random access message) an diejenige Basisstation senden, welche die Funkzelle bereitstellt (Abs. 0003, 0005). Zur Übermittlung dieser Direktzugriffsnachricht werde von der Basisstation ein gemeinsamer Kanal (common channel), ein sogenannter Direktzugriffskanal (random access channel) zur Verfügung gestellt, bzw. ein Subkanal davon, der periodisch wiederkehrenden Zeitschlitzen des Direktzugriffskanals entspricht (Abs. 0003, 0004). Eine solche Direktzugriffsnachricht erfolge z. B. bei der Neuanmeldung im Netzwerk oder dann, wenn die Übergabe eines mobilen Endgeräts von einer Funkzelle an eine neue Funkzelle erfolge (Abs. 0007), wobei dieser Vorgang neben den im Streitpatent verwendeten Begriffen "Handoff" oder "Übergabe" in der Literatur häufig als "Handover" 16

bezeichnet wird.

Das Streitpatent geht davon aus, dass beim Direktzugriffsverfahren Zeichencodes mit großer Autokorrelation verwendet werden, anhand derer das Netzwerk zwischen den Zugriffsnachrichten der einzelnen Endgeräte unterscheiden kann. Dabei könne es zu Kollisionen kommen, wenn in den Direktzugriffsnachrichten von zwei Endgeräten im gleichen Zeitintervall der gleiche Zeichencode verwendet werde. Dies habe zur Folge, dass das Mobilfunknetzwerk nicht zwischen den einzelnen Endgeräten unterscheiden könne, was dazu führen könne, dass allenfalls eines der beiden Geräte Zugriff zum Netzwerk erhalte (Abs. 0006). Solche Kollisionen könnten zur Verzögerung bei der Anmeldung an der Basisstation führen, was insbesondere beim Handoff im aktiven Zustand des Endgeräts ein Problem darstelle, selbst wenn ein weiterer Zugriffsversuch erfolgreich sei, da dieser zu einer weiteren Verzögerung führe. Eine solche weitere Verzögerung könne sogar zu Gesprächsabbrüchen und Gesprächsunterbrechungen führen (Abs. 0010).

2. Dem Streitpatent liege daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, das die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen beim Zugriff eines Endgeräts auf einen Direktzugriffskanal (random access channel) im Rahmen des Handoff auf Null verringert (Abs. 0010: to eliminate the collision probability during the handoff access procedure; Abs. 0048: collision will not occur, that is, the collision probability is 0 %).

3. Die maßgebliche Fachperson verfügt über einen universitären Abschluss (Diplom oder Master) der Fachrichtungen Nachrichten- oder Informationstechnik sowie über mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Mobilfunksystemen. Sie ist mit den fachspezifischen Begriffen und der Wirkungsweise des Handoff/Handover in Mobilfunknetzen und den Normen und Standards auf diesem Gebiet vertraut und verfolgt die laufenden Standardisierungsbemühungen. 17

4. Patentanspruch 1 lautet auf der Grundlage der vorgeschlagenen Merkmalsgliederung in der maßgeblichen Verfahrenssprache Englisch:

1 A handoff access method based on [sic!] random access channel, for handoff access of a mobile terminal of a cellular mobile communication system, characterized by comprising the steps of: 2 Step a, sending a handoff request message to a target BS by a source BS, the handoff request message is used to request switching a mobile terminal that the source BS serves to the target BS; 3 Step b, sending a handoff response message to the source BS by the target BS, then 4 forwarding a handoff command with the content of the handoff response message to the mobile terminal by the source BS, wherein 4.1 a sequence number of a reserved character code allocated by the target BS to the mobile terminal and 4.2 a random access sub-channel that the reserved character code is located in are contained in the handoff command message, and 4.1.1 the reserved character code is a part of random access character codes reserved for the handoff access mobile terminal in advance; 5. Step c, after receiving the handoff command message by the mobile terminal, 5.1 determining the handoff command message includes the sequence number of the reserved character code and then 5.2 selecting the reserved character code with the received sequence number and the random access sub-channel that the reserved character code is located in, by the mobile terminal; and 6. Step d, initiating a handoff access procedure on the selected random access sub-channel by the target BS and the mobile terminal, 6.1 wherein the selected reserved character with the received sequence number is compiled into a random access message.

Patentanspruch 7 lautet auf der Grundlage der vorgeschlagenen Merkmalsgliederung in der maßgeblichen Verfahrenssprache Englisch:

1 A handoff access device based on a random access channel, for the 18

handoff access of a mobile terminal in a cellular mobile communication system, comprising: 2 a handoff request module (802), used to make a source BS send a handoff request message to a target BS to request switching a mobile terminal that the source BS serves to the target BS; 3 a handoff response module (804), used to make the target BS send a handoff response message to the source BS, and [to make the] the source BS transmit the content of the handoff response message contained in a handoff command to the mobile terminal, 3.1.1 wherein a sequence number of a reserved character code allocated by the target BS to the mobile terminal and a random access subchannel that the reserved character code is located in are contained in the handoff command message, and 3.1.2 the reserved character code is a part of random access character codes reserved for the handoff access mobile terminal in advance; 4.1 a sub-channel selection module (806), used to make the mobile terminal determine that the handoff command message includes the sequence number of the reserved character code and 4.2 then select the reserved character code with the received sequence number and the random access sub-channel that the reserved character code is located in after the handoff command message is received; and 5.1 a handoff access module (808), used to make the target BS and the mobile terminal initiate a handoff access procedure on the selected random access sub-channel, 5.1.1 wherein the selected reserved character with the received sequence number is compiled into a random access message.

5. Die Fachperson versteht die Lehre des Streitpatents und die Merkmale der sich im Wesentlichen entsprechenden nebengeordneten Ansprüche - Verfahrensanspruch 1 und Vorrichtungsanspruch 7 - wie folgt:

Patentanspruch 1 ist auf ein Handoff-Zugriffsverfahren (handoff access method) gerichtet, das auf einem Direktzugriffskanal (random access channel) basiert und dem Handoff-Zugriff eines mobilen Endgeräts eines zellulären mobilen Kommunikationssystems dient (Merkmal 1). Das Streitpatent ist damit auf Verfahren zum Handoff eines Endgeräts in solchen Mobilfunksystemen beschränkt, die einen Direktzugriffskanal (random access channel) vorsehen, wie bspw. GSM-, UMTS- und LTE-Systeme. In der deutschsprachigen Literatur ist teilweise auch von einem "Zufallszugriff" 19

bzw. "wahlfreiem Zugriff" an Stelle des "Direktzugriffs" für den "Random Access" die Rede.

Die Begriffe Kanal (channel) und Subkanal (sub-channel) sind im Absatz 0004 des Streitpatents in Verbindung mit Figur 2 definiert: Ein Kanal (channel) kann demnach durch Kombination jeweils eines Frequenzträgers und eines Kanalcodes definiert werden.

Ein Subkanal (sub-channel) ist dabei durch eine Untermenge der "Rahmen" eines Kanals (channel) definiert, die sich regelmäßig bzw. periodisch wiederholen, wobei im Streitpatent ein Rahmen (frame) als die kleinste Zeiteinheit definiert ist. Rahmen für den Direktzugriff bezeichnet das Streitpatent als Direktzugriff-Zeitschlitz (random access time slot) (vgl. Abs. 0004: …the minimum unit in time domain of each channel is a frame. The frame or frame combination for random access is a random access time slot, and the random access time slots of the same channel compose a random access sub-channel in a certain way.). Im Beispiel der Figur 2 bildet jeder sechste Rahmen einen "random access time slot", welche wiederum gemeinsam einen "random access sub-channel" bilden (vgl. Abs. 0004: In Fig. 2, 3 frequency carriers (FCs) and 3 channel codes (CCs) compose 9 channels, for example, the FC 2 and the CC 2 compose a channel, and one of every 6 frames on this channel is utilized as a random access time slot which form a random access sub-channel on this channel, …).

Dies deckt sich im Wesentlichen mit der Beschreibung zu Figur 5 des Streitpatents, die als Beispiel vier Frequenzbänder eines LTE-Systems zeigt, die vier Kanäle bilden. Der Rahmen (frame) für einen Direktzugriff (random access) auf einem Kanal 20

wird als Direktzugriff-Zeitschlitz (random access time slot) bezeichnet und stellt einen definierten zeitlichen Abschnitt dieses Kanals dar. Die vorbestimmten, periodisch wiederholten Direktzugriff-Zeitschlitze eines Kanals bilden einen Subkanal für den Direktzugriff (vgl. Abs. 0044: …as shown in Fig. 5, 4 frequency bands forms [sic!] 4 channels. The frame for random access on a channel is referred to as random access time slot, and on a channel, the random access time slots with fixed intervals form random access sub-channel).

Streitpatent, Figur 5

Dies bedeutet - im Einklang mit dem fachüblichen Verständnis -, dass nicht bereits ein einzelner Zeitschlitz in einem bestimmten Kanal einen Subkanal darstellt, sondern dieser Subkanal durch die Gesamtheit von periodisch wiederholten Zeitschlitzen innerhalb eines Kanals - also als Untermenge aller Zeitschlitze dieses Kanals - gebildet wird. In diesem Zusammenhang geht der Senat davon aus, dass eine Angabe von Slot/Zeitschlitz (und Frequenz) bereits zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents - insbesondere im Hinblick auf die laufende Standardisierung von LTE-Systemen - für die Fachperson die Angabe eines "Subkanals" im Sinne des Streitpatents darstellte, d. h., dass diese implizit eine den Uplink-Ressourcen in LTE inhärente Periodizität vorausgesetzt hat. Hierfür spricht insbesondere, dass für die Angabe nur eines einzelnen "Slot" bzw. eines einzelnen "Zeitschlitzes" die Bezugsgröße (bspw. absolute Zeitangabe, Zeit ab einem bestimmten Zeitpunkt, Zeitpunkt in Bezug auf einen bestimmten Zeitschlitz bzw. Rahmen, usw.) fehlt, d. h., dass die Angabe des "nächsten" Zeitschlitzes unbestimmt wäre. Gegen die Verwendung der Angabe einer "absoluten" (System-)Zeit zur Bestimmung eines einzelnen Zeitschlitzes bzw. Rahmens spricht der damit verbundene Synchronisierungs- und Signalisierungsaufwand, was zum Prioritätszeitpunkt im Rahmen der LTE-Standardisie- 21

rung weder angedacht war noch ein solches Verständnis von den Parteien geltend gemacht wurde.

Das Verfahren nach Anspruch 1 besteht aus vier Schritten (Step a bis Step d):

Nach Merkmal 2 erfolgt in Schritt a (Step a) das Senden einer Handoff-Anfragenachricht (handoff request message) durch eine Quellen-Basisstation (source BS) an eine Ziel-Basisstation (target BS). Hierbei dient die Handoff-Anfragenachricht dazu, die Übergabe eines mobilen Endgeräts, d. h. den Handoff des Endgeräts, das von der Quellen-Basisstation bedient wird, an die Ziel-Basisstation anzufordern. Ein Beispiel des in Figur 3 zunächst allgemein beschriebenen Ablaufs ist in der Figur 6 beispielgebend dargestellt (Schritt 604, zugehörige Beschreibung in Abs. 0050; vgl. auch Fig. 3, Schritt 304, Abs. 0042). Die dem Verfahrensschritt 604, d. h. der Handoff-Anfrage (handoff request) vorausgehende Entscheidung der Quellen-Basisstation über die Durchführung des Handoff (Handoff decision), basierend auf einem Messbericht (measurement report) des Endgeräts (Fig. 6, Verfahrensschritt 602), ist nicht Gegenstand des beanspruchten Verfahrens (vgl. auch Fig. 3, Schritt 302).

Streitpatent, Figur 6 (farbliche Hervorhebung durch den Senat) 22

Gemäß den Merkmalen 3 und 4 ist in Schritt b (Step b) vorgesehen, dass eine Handoff-Antwortnachricht (handoff response message) durch die Ziel-Basisstation an die Quellen-Basisstation gesendet wird und daraufhin durch die Quellen-Basisstation eine Handoff-Befehlsnachricht (handoff command message, im Merkmal 3 abkürzend als command message bezeichnet), die den Inhalt der Handoff-Antwortnachricht enthält, an das mobile Endgerät weitergeleitet wird. Eine Handoff-Antwortnachricht und eine entspreche Handoff-Befehlsnachricht zeigt die Figur 6 beispielgebend in den Verfahrensschritten 606 und 608 (zugehörige Beschreibung in Abs. 0050; vgl. auch Fig. 3, Verfahrensschritte 306 und 308, Abs. 0042).

Streitpatent, Figur 6 (farbliche Hervorhebung durch den Senat)

Die Handoff-Befehlsnachricht enthält eine Sequenznummer eines reservierten Zeichencodes (a sequence number of a reserved character code), der dem mobilen Endgerät durch die Ziel-Basisstation zugewiesen ist (Merkmal 4.1). An das mobile Endgerät wird dabei für den vorzunehmenden Handoff die entsprechende Sequenznummer des seitens der Ziel-Basisstation ausgewählten Direktzugriffs-Zeichencodes übermittelt. 23

Das Streitpatent macht keine näheren Angaben zum Aufbau der "character codes", insbesondere lassen die Formulierungen "a sequence number of a reserved character code" oder "a reserved character code with a sequence number" alleine keine Aussage zu, ob die Sequenznummer als Index bzw. Referenznummer für den Zeichencode dient oder selbst Teil des Zeichencodes ist. So geht das zweite Ausführungsbeispiel des Streitpatents von einer Nummer (45) aus (vgl. Abs. 0049 ff), ohne dass dieser Sequenznummer weitergehende Eigenschaften zugeschreiben werden, wie sie die Fachperson bei der Verwendung des Zeichencodes beim Direktzugriffsverfahren auf dem Direktzugriffskanal (random access channel / RACH) erwartet. Denn der Zeichencode muss bestimmte Eigenschaften, z. B. eine geeignete Auto- und Kreuzkorrelation, aufweisen. Insofern wäre hier die Verwendung von "festen Nummern" als Code bzw. als Teil des Codes selbst eher hinderlich, um die angestrebten Eigenschaften zu erreichen.

Ungeachtet dessen gibt das Merkmal 4.1 nur vor, dass der Handoff-Befehl die Sequenznummer des reservierten Zeichencodes enthalten muss. Diese Angabe der Sequenznummer in der "handoff command message" gemäß Merkmalsgruppe 4 und insbesondere die Verwendung der Sequenznummer zur Auswahl des Zeichencodes (vgl. Merkmal 5.2) nach Empfang der "handoff command message" versteht die Fachperson so, dass der reservierte "character code" nicht selbst in der Befehlsnachricht enthalten sein soll, sondern (nur) eine Sequenznummer, die zur Benennung des reservierten, zu verwendenden Zeichencodes geeignet ist.

Die Verwendung der Sequenznummer zur Benennung des reservierten Zeichencodes versteht die Fachperson als eine eindeutige Zuordnung, da die Sequenznummer zur Auswahl des Zeichencodes geeignet sein muss (vgl. Merkmal 5.2), andererseits die Ziel-Basisstation das Endgerät wiederum anhand des in der Direktzugriffsnachricht des Endgeräts enthaltenen Zeichencodes erkennen soll, wie dies beispielsweise zum Ablauf im Ausführungsbeispiel nach Figur 6 (Abs. 0050, Step 612 i. V. m. Step 610 und Step 606) im Einklang mit der allgemeineren Verfahrensbeschreibung nach Figur 3 (Abs. 0042, Step 312 i. V. m. Step 310 und Step 306) beschrieben ist. 24

Der im Merkmal 4.1 genannte reservierte Zeichencode ist gemäß Merkmal 4.1.1 Teil von Direktzugriffs-Zeichencodes (random access character codes), die vorab für das mobile Handoff-Zugriff-Endgerät reserviert sind (reserved for the handoff access mobile terminal in advance). Trotz der Verwendung im Singular versteht die Fachperson das Merkmal 4.1 derart, dass vorab festgelegte Direktzugriffs-Zeichencodes (random access character codes) nicht allein für die Verwendung durch ein mobiles Endgerät, sondern eine Teilmenge der insgesamt verfügbaren Zeichencodes generell für mobile Endgeräte für einen Direktzugriff im Rahmen des Handoffs reserviert sind. Die Aussage, dass diese Direktzugriffs-Zeichencodes vorab für einen bestimmten Zweck reserviert sind (reserved for the handoff access mobile terminal), versteht die Fachperson als eine exklusive Verwendung für diesen Zweck (vgl. Abs. 0040: These handoff accesses will share all of the reserved character code [sic!], while other random accesses will share the remaining non-reserved character code [sic!]; sowie Abs. 0042, erster Satz und Step 306; Abs. 0022, Step 704; Abs. 0035, Punkt 2; sowie Beispiel in Abs. 0049). In diesem Zusammenhang kann Merkmal 4.1.1 ("…a part of random access character codes reserved for the handoff access mobile terminal in advance") nur so verstanden werden, dass die genannten Zeichencodes zum Zweck des Handoff-Zugangs für mobile Endgeräte reserviert sind, da das Merkmal von einem Teil der insgesamt verfügbaren Zeichencodes spricht, die für etwas reserviert sind (…reserved for…), nämlich für den Handoff-Zugang (handoff access) von mobilen Endgeräten. Eine Auslegung, wonach diese Teilmenge von Zeichencodes - somit eine Mehrzahl von Zeichencodes - (nur) für ein einzelnes "handoff access" Endgerät (the handoff access mobile terminal) reserviert wäre, ergibt technisch keinen Sinn.

Entgegen der Annahme der Beklagten beschreiben die Absätze 0034 bis 0044 auch keine unterschiedlichen Ausführungsformen. Die Unterscheidung zwischen zwei Ausgestaltungen (embodiment) folgt erst ab Absatz 0045. Somit handelt es sich bei den Absätzen 0034-0044 um die detaillierte Beschreibung der zentralen Erfindungsmerkmale, die sich auf alle Ausführungsformen der Erfindung bezieht.

Dafür, dass es sich bei den reservierten Zeichencodes um Codes handelt, die nicht (nur) für den Handover/Handoff reserviert sind, d. h. die auch für einen anderen 25

Verwendungszweck als für den Handover-Direktzugriff reserviert wären, gibt es im Streitpatent keine Grundlage.

Die Vorreservierung einer Teilmenge der Zeichencodes ist nicht auf die Verwendung in einen bestimmten Direktzugriffs-Subkanal (random access sub-channel) beschränkt, sofern eine Mehrzahl an Direktzugriffs-Subkanälen (random access sub-channels) in der Zelle verfügbar ist (Abs. 0036: If there is a plurality of random access sub-channels in a cell, then the character code can be reserved on the plurality of random access sub-channels. The random access sub-channel that the reserved character code is located in…).

Die Handoff-Befehlsnachricht (handoff command message) enthält neben der Sequenznummer (Merkmal 4.1) die Angabe eines Direktzugriffs-Subkanals (random access sub-channel), in dem sich der reservierte Zeichencode befindet (Merkmal 4.2). Die Angabe des Direktzugriffs-Subkanals nach Merkmal 4.2 versteht die Fachperson im Kontext des Streitpatents so, dass der reservierte Zeichencode, dessen Sequenznummer gemäß Merkmal 4.1 als Teil der Handoff-Befehlsnachricht übermittelt wird, für die spätere Verwendung auf diesem Direktzugriffs-Subkanal reserviert ist (vgl. Sp. 11, Z. 5-9: …after receiving the handoff command message, the terminal sends a random access message on the random access sub-channel specified in the message, and the random access message utilizes a specified reserved character code). Die entsprechende Verwendung dieses Subkanals für den Handoff-Zugriff folgt in Anspruch 1 aus Merkmal 6 (vgl. Merkmal 6: …on the selected random access sub-channel…) in Verbindung mit Merkmal 5.2.

Nachdem das mobile Endgerät die Handoff-Befehlsnachricht gemäß Schritt c (Step c) empfangen hat (Merkmal 5), bestimmt es, ob die Handoff-Befehlsnachricht die Sequenznummer des reservierten Zeichencodes enthält (Merkmal 5.1) und wählt den reservierten Zeichencode mit der empfangenen Sequenznummer aus und wählt den Direktzugriffs-Subkanal (random access sub-channel) aus, "in dem der reservierte Zeichencode lokalisiert ist" (Merkmal 5.2). Eine Handoff-Befehlsnachricht ohne Angabe einer Sequenznummer und eines Subkanals ist gemäß 26

Merkmalsgruppe 4 nicht vorgesehen (wherein … are contained in the handoff command message). Ein solcher Fall wird weder im Anspruch noch der Beschreibung adressiert.

Hierbei versteht die Fachperson Merkmal 5.2 so, dass der Zeichencode "mit" (im Sinne von "mittels" oder "mit Hilfe") der empfangenen, dem Zeichencode zugeordneten Sequenznummer gewählt wird. Dafür, dass hierbei weitere Informationen zu Grunde gelegt werden, gibt es im Streitpatent keine Hinweise, auch wenn der Anspruchswortlaut diese Frage offenlässt.

Die Verortung des Zeichencodes im Subkanal gemäß Merkmal 5.2 ("that the reserved character code is located in") versteht die Fachperson - wie auch in Merkmal 4.2 und Merkmal 6 - so, dass der anhand der empfangenen Sequenznummer ausgewählte, reservierte Zeichencode für spätere Zugriffsversuche durch das mobile Endgerät auf dem angegebenen Direktzugriffs-Subkanal bei einem Handoff zu verwenden ist (vgl. Abs. 0042, Step 310, Sp. 11, Z. 5-9).

Aufgrund des jeweils verwendeten bestimmten Artikels in Merkmal 5.2 nimmt das Merkmal Bezug auf die im Handoff-Befehl bestimmte Sequenznummer und den Subkanal nach Merkmal 5.1. Merkmalsgruppe 5 bezeichnet mit dem Auswählen (selecting…) somit keine beliebige Auswahl aus einer Menge verfügbarer Zeichencodes, sondern die Wahl des durch die Sequenznummer bestimmten Zeichencodes und des signalisierten Subkanals, für die gemäß Merkmal 5.1 bestimmt wurde, dass sie im Handoff-Befehl enthalten sind. Merkmal 5.1 bezieht sich wiederum auf die für den Handoff-Befehl festgelegte Sequenznummer und den Subkanal nach Merkmalsgruppe 4.

Gemäß Merkmal 6 erfolgt in Schritt d (Step d) das Initiieren einer Handoff-Zugriffsprozedur (handoff access procedure) auf dem ausgewählten Direktzugriffs-Subkanal (random access sub-channel) durch das mobile Endgerät und die Ziel-Basisstation. Der ausgewählte Direktzugriffs-Subkanal (on the selected random access subchannel [Unterstreichung hinzugefügt]) ist dabei als der von der Ziel-Basisstation in Schritt b (Merkmale 3 und 4.2) vorgegebene Subkanal zu verstehen (vgl. vorstehende Ausführungen zu Merkmalsgruppe 5). Die Fachperson versteht die Nennung 27

von Endgerät und Basisstation in Merkmal 6 so, dass die weiteren Schritte des Handoffs vom Endgerät zusammen mit der Ziel-Basisstation durchgeführt werden (vgl. Fig. 3, Schritte 310-314 bzw. Fig. 6, Schritte 610-614). Der erste, auf den Handoff-Befehl folgende Schritt ist hierbei der Direktzugriff durch das Endgerät auf dem im Befehl angegebenen Sub-Kanal unter Verwendung der in Merkmal 6.1 beschriebenen Direktzugriffsnachricht.

Dabei wird gemäß Merkmal 6.1 das anhand der empfangenen Sequenznummer ausgewählte "reservierte Zeichen" "in eine Direktzugriff-Nachricht kompiliert". Die Fachperson versteht unter dem anhand der empfangenen Sequenznummer ausgewählten reservierten "Zeichen" nichts anderes als den ausgewählten reservierten Zeichencode. Denn ausgehend von den Ablaufbeschreibungen zu Figur 3 und Figur 6 und der Bezugnahme auf die vorausgehende Reservierung und Auswahl in Merkmal 6.1 (the selected reserved character with the received sequence number) ist Anspruch 1 so zu verstehen, dass der zuvor in den Merkmalen 5.2 und 4.1 genannte Zeichencode (character code) auch in Merkmal 6.1 gemeint ist. Gleiches gilt für entsprechende Textstellen der Beschreibung, die ebenfalls beide Formulierungen "character code" und "character" verwenden (Abs. 0014, 0015; Abs. 0042, Step 310; Ansprüche 1, 7; Abs. 0050, Step 610; Fig. 6, Step 610). Mithin erkennt die Fachperson den Begriff "Zeichen" als offensichtliche Unrichtigkeit und korrigiert diese zu dem Begriff "Zeichencode".

Ein "Kompilieren" (is compiled) des anhand der empfangenen Sequenznummer ausgewählten reservierten Zeichencodes "in eine Nachricht" versteht die Fachperson im Sinne eines Zusammenstellens der Nachricht. Dies steht auch im Einklang mit weiteren Textstellen des Streitpatents, denen die Fachperson zumindest implizit entnimmt, dass die entsprechende Direktzugriffs-Nachricht den Zeichencode umfasst, d. h. dieser Zeichencode in der Direktzugriffs-Nachricht verwendet wird (vgl. Abs. 0006: containing various character codes; Abs. 0042, Step 310: utilizes a specified reserved character code), während sich für ein Verständnis im Sinne der Nutzung eines Compilers beim Erzeugen der Direktzugriffs-Nachricht kein Hinweis im Streitpatent findet und dies im beschriebenen Kontext auch technisch keinen Sinn ergibt. 28

Das Initiieren der Handoff-Zugriffsprozedur ist beispielgebend als Schritt 610 in der Figur 6 des Streitpatents dargestellt (zugehörige Beschreibung in Abs. 0050; vgl. auch Fig. 3, Schritt 310, Abs. 0042):

Streitpatent, Figur 6 (farbliche Hervorhebung durch den Senat)

Da die Ziel-Basisstation dem Endgerät einen vorab für den Zweck des Handoff reservierten Zeichencode zugewiesen hat (vgl. Merkmalsgruppe 4), kann die Ziel-Basisstation bei Empfang des Zeichencodes erkennen, dass es sich um einen durch einen Handoff veranlassten Direkt-Zugriffsversuch (random access) des Endgeräts handelt, sowie auf die Identität des zugreifenden Endgeräts schließen (vgl. Abs. 0017 und 0051). Der Abschluss des Handoff mit den entsprechenden weiteren Nachrichten der Verfahrensschritte 612 und 614 im Beispiel nach Figur 6 (bzw. Schritte 312 und 314 in Figur 3) ist nicht Gegenstand des beanspruchten Verfahrens, das sich nur mit dem initialen Zugriff auf einen Direktzugriffskanal beim Direktzugriffsverfahren im Rahmen des Handoff befasst. 29

5.2 Patentanspruch 7

Die Module der verteilten Handoff-Zugriffsvorrichtung (handoff access device) gemäß Patentanspruch 7 weisen zu den Verfahrensmerkmalen des Patentanspruchs 1 korrespondierende funktionale Merkmale auf, so dass zum Verständnis des Patentanspruchs 7 zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen zu Anspruch 1 verwiesen wird.

II. Zur erteilten Fassung

Die angegriffenen Patentansprüche 1 bis 6 der erteilten Fassung erweisen sich als nicht rechtsbeständig. Insoweit ist jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ gegeben.

1. Zum Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung sowie der fehlenden Ursprungsoffenbarung

Der Gegenstand des Streitpatents erweist sich in der erteilten Fassung (Hauptantrag) als ursprungsoffenbart.

1.1 Es ist weder hinreichend dargelegt noch belegt, dass das Merkmal 4.1.1 unvollständig übersetzt worden sei. Die Klägerin zu 2 stützt die Annahme einer unvollständigen Übersetzung auf vier chinesische Schriftzeichen, die nach ihren Angaben präzisieren, dass die [Teilmenge der] reservierten Codes "nur für" das [einzelne] betreffende Endgerät reserviert seien und diese Angabe nicht in der erteilten Merkmalsfassung enthalten sei. Obwohl der Senat bereits im qualifizierten Hinweis darauf hingewiesen hat, dass anhand eines einzelnen übersetzten Begriffs nicht überprüfbar ist, wie dieser Begriff im Kontext des vollständigen Merkmals tatsächlich einzuordnen und wie das Merkmal dadurch insgesamt zu verstehen ist, hat die Klägerin zu 2 ihre Behauptung weder weiter substantiiert noch belegt. 30

Die Fachperson versteht den Begriff des Reservierens, wie er in den Merkmalen 4.1.1 und 4.1 verwendet wird, zwar als ein exklusives Bereithalten für den jeweils angegebenen Zweck. Allerdings kann die Vorab-Reservierung einer Teilmenge von Zeichencodes gemäß Merkmal 4.1.1 trotz der Formulierung "for the handoff access mobile terminal" in der Verfahrenssprache Englisch nur als eine Teilmenge von Zeichencodes für den Direktzugriff beim Handoff verstanden werden und sich nicht alleine auf eine Reservierung für das einzelne betreffende mobile Endgerät beziehen. Denn die Vorreservierung einer Mehrzahl von Zeichencodes für ausschließlich ein bestimmtes Endgerät ergäbe im Kontext des Streitpatents technisch keinen Sinn.

Bei einem entsprechenden technischen Verständnis des Merkmals 4.1.1 führt daher auch ein Ergänzen von "nur für" - unabhängig von der Frage, ob die Klägerin den übersetzten Begriff im richtigen sprachlichen Zusammenhang wiedergibt, wozu nichts weiter vorgetragen ist - zu keinem anderen Bedeutungsinhalt des Merkmals, da sich das "nur für" aus technischer Sicht ebenfalls nur auf den Verwendungszweck der Teilmenge von vorreservierten Zeichencodes - oder alternativ auf das Reservieren eines Zeichencodes aus dieser Teilmenge - beziehen könnte.

Somit erweist sich das Merkmal auch in der vorliegenden englischsprachigen Fassung als ursprungsoffenbart.

1.2 Merkmal 6.1 basiert gegenüber der beim europäischen Patentamt eingereichten Fassung der Anmeldung (veröffentlicht als EP 2 068 582 A1 / Dokument MN2a bzw. TW-NK3c) nicht auf einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung.

Es trifft zwar zu, dass in Absatz 0052 der veröffentlichten Anmeldung zu Step 610 nur von einer Sequenznummer 45 gesprochen wird. Dies versteht die Fachperson im Kontext des Ausführungsbeispiels gemäß der Figur 6 jedoch als Teil eines Zahlenbeispiels für den dort beispielhaft beschriebenen Verfahrensablauf. So ist in Absatz 0051 davon die Rede, dass von den verfügbaren 64 Zeichencodes 24 für den Handoff reserviert sind, nämlich jene, die durch die Sequenznummern 40 bis 63 repräsentiert werden. 31

Die explizite Angabe, dass das Endgerät die Direktzugriffs-Nachricht nach Merkmal 6.1 versendet (und nicht die Basisstation) erübrigt sich, da sich dies für die Fachperson implizit aus der Bestimmung des reservierten Zeichencodes und dem Subkanal in Merkmalsgruppe 5 in Verbindung mit dem Kontext des Direktzugriffs auf einen Direktzugriffskanal (random access channel), z. B. in LTE-Systemen, aus ihrem Fachwissen ergibt. Im Übrigen liest die Fachperson beim Initiieren einer Direktzugriffsprozedur gemäß Merkmal 6 (initiating a handoff access procedure…) in Verbindung mit der in Merkmal 6.1 genannten Direktzugriffsnachricht (random access message) mit, dass letztere auch versendet wird.

Schließlich stellt das Fehlen mehrerer Details des Ausführungsbeispiels gemäß der Figur 6 keine Zwischenverallgemeinerung dar, da sich das Streitpatent nicht mit dem vollständigen Ablauf eines Handoffs eines Endgeräts befasst, sondern mit dem initialen Zugriff im Rahmen des Handoffs, basierend auf einem Direktzugriffskanal (vgl. Merkmal 1). Der Zugriff auf den Direktzugriffskanal selbst setzt aber auch im Ausführungsbeispiel gerade nicht die Übertragung einer temporären ID vom Endgerät zur Ziel-Basisstation voraus (vgl. Dokument MN2a bzw. TW-NK3c, Abs. 0052, Step 610), vielmehr erfolgt hierbei das Identifizieren des Endgeräts durch die Ziel- Basisstation anhand des Zeichencodes. Auch ist das Zugriffsverfahren des Endgeräts unabhängig davon, ob ein oder mehrere Subkanäle zur Verfügung stehen (vgl. Dokument MN2a bzw. TW-NK3c, Abs. 0035), da die Abhängigkeit von der Sequenznummer bzw. dem damit verbundenem reserviertem Zeichencode (sequence number of the reserved character code) und dem Subkanal (random access sub-channel) in der erteilten Fassung des Anspruchs 1 (Merkmale 4.2, 5.2, 6) wie auch anhand einer Sequenznummer 45 im Ausführungsbeispiel gemäß der Figur 6 der ursprünglichen Anmeldung für einen bestimmten Subkanal innerhalb einer Zelle der Ziel-Basisstation lediglich beispielhaft beschrieben ist (vgl. Dokument MN2a bzw. TW-NK3c, Abs. 0052, Step 606, Step 608 und Step 610).

2. Zum Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit

Die Erfindung ist hinreichend deutlich und vollständig offenbart, so dass eine Fachperson das beanspruchte Verfahren ausführen kann. 32

Das Teilmerkmal, nach dem ein reservierter Zeichencode ein Teil von Direktzugriffs- Zeichencodes ist (the reserved character code is a part of random access character codes…; Merkmal 4.1.1), ist für die Fachperson bereits aufgrund seines Fachwissens verständlich und ergibt sich auch nachvollziehbar aus dem Ausführungsbeispiel zu Figur 6 (vgl. Abs. 0049 und Abs. 0050, Step 606).

Die Ausführbarkeit des Streitpatents wird auch nicht dadurch infrage gestellt, dass der Zeitpunkt "vorab" der Reservierung von Zeichencodes für den Handoff nicht näher festgelegt ist (reserved…in advance; Merkmal 4.1.1), da es nur darauf ankommt, dass dies vor der Zuweisung in der Handoff-Antwortnachricht bzw. der Handoff-Befehlsnachricht erfolgt.

Dass es sich bei dem Handoff-Befehl (handoff command) an das Endgerät um eine "message" - somit um eine an das Endgerät gerichtete Nachricht - handelt, ist platt selbstverständlich (vgl. Merkmal 4).

Die Beziehung zwischen den Subkanälen und den Zeichencodes ist ebenfalls klar und eindeutig offenbart. Eine Auslegung der Formulierung "the random access subchannel that the reserved character code is located in" (Merkmal 5.2) als ein "Entsprechen" von Subkanal und Zeichencode scheidet bereits schon dann aus, wenn man das in den Absätzen 0035, 0036 und 0051 beschriebene beabsichtigte Zusammenwirken der Zuweisung von Zeichencode und Subkanal zugrunde legt. Die zugehörige Vorgehensweise ist bspw. im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel gemäß der Figur 6 hinreichend deutlich beschrieben (vgl. Abs. 0050, Step 606 i. V. m. Step 610).

Das Merkmal 6.1 lässt allein schon aufgrund der Verwendung des bestimmten Artikels (the selected reserved character) und der Formulierung als "ausgewählt" (selected) nur die Auslegung zu, dass mit "character" der im Merkmal 5.2 genannte "character code" gemeint ist. Wie weiter oben bereits ausgeführt, erkennt die Fachperson daher in "character" eine offensichtliche Unrichtigkeit, die er zu "character code" korrigiert. Damit ist aber auch die Verwendung des Zeichencodes im darauffolgenden Direktzugriff nachvollziehbar und anhand des Ausführungsbeispiels der Figur 6 für die Fachperson auch nacharbeitbar offenbart. 33

Eine "Kollisionsvermeidung" ist in Patentanspruch 1 nicht gefordert. Hierbei handelt es sich allenfalls um eine gewünschte Wirkung des beanspruchten Verfahrens. Die Kollisionsvermeidung resultiert gemäß Streitpatent aus der Vorgabe eines reservierten Zeichencodes und eines Subkanals seitens der Ziel-Basisstation für den Direktzugriff des Endgeräts (vgl. Abs. 0035, 0036, 0051), mithin einer Begrenzung der beim Direktzugriff (random access) auf einem bestimmten Subkanal zu erwartenden Zeichencodes durch die Zuweisung bestimmter Zeichencodes beim Handoff und die Beschränkung der frei wählbaren Zeichencodes für andere Direktzugriffe. Die dafür erforderliche Reservierung und Zuweisung der Zeichencodes ist dem Streitpatent zweifellos zu entnehmen (z. B. Abs. 0039 bis 0041, 0045 bis 0046) und zur Figur 6 anhand eines Zahlenbeispiels (Abs. 0049, 0050) für die Fachperson nacharbeitbar erläutert.

3. Zur Patentfähigkeit des Streitpatents in der erteilten Fassung

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist der Fachperson in der erteilten Fassung (Hauptantrag) durch Dokument D1 (R2-062109: Reducing Handover Latencies in UL synchronization and initial UL allocation in LTE) in Verbindung mit seinem Fachwissen nahegelegt.

3.1 Zum Verständnis des Standes der Technik aus der LTE-Standardisierung

Die Bedeutung der im Streitpatent genannten Begriffe kann trotz Wortgleichheit nicht ohne Weiteres mit der Bedeutung dieser Begriffe in den vorliegenden Dokumenten aus der 3GPP-LTE-Standardisierung (Diskussionsbeiträge, Technische Berichte und Spezifikationen) gleichgesetzt werden.

Das Streitpatent definiert einen Kanal (channel) als Frequenzband und einen Rahmen (frame) als kleinste Zeiteinheit. Ein Direktzugriffs-Subkanal (random access sub-channel) werde aus periodisch wiederholten Zeitschlitzen (slot bzw. random access slot) gebildet. Das Streitpatent setzt dabei für LTE-Systeme den Rahmen mit dem Zeitschlitz gleich, wie anhand von Figur 5 erläutert (Abs. 0004, 0044, sowie 34

Figuren 2 und 5). Hierbei legt das Streitpatent in seinen beiden Ausführungsformen (first Embodiment ab Abs. 0047 und second Embodiment ab Abs. 0051) eine den LTE-Systemen inhärente Periodizität zu Grunde, gemäß der Direktzugriffs-Zeitschlitze ein festes Intervall aufweisen (Abs. 0047: In a LTE system, there are 2 random access sub-channels with a time slot interval of 10 ms in a cell…).

Diese Definition für Kanalressourcen im Uplink unterschied sich auch zum Prioritätstag des Streitpatents vom fachüblichen Verständnis in den im Verfahren vorliegenden, vorveröffentlichten Dokumenten aus dem LTE-Standardisierungsverfahren im Hinblick auf die Verwendung des Begriffs "Rahmen" (frame). Dort bilden, wie auch in älteren Mobilfunkstandards und auch ansonsten fachüblich, Zeitschlitze (slots) kleinere Zeiteinheiten als Rahmen (frames), wobei im Verständnis der LTE- Standardisierung mehrere aufeinanderfolgende Zeitschlitze einen "subframe" oder "frame" bilden. Die im Streitpatent als Kanal (channel) bezeichneten Frequenzbänder werden in LTE in der Regel als "carrier" bzw. "sub-carrier" bezeichnet.

3.2 Dokument D1 (R2-062109)

Der Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche 1 und 7 gemäß der erteilten Fassung ist neu gegenüber dem Dokument D1 aus dem LTE-Standardisierungsverfahren des 3GPP. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist der Fachperson jedoch durch dieses Dokument in Verbindung mit ihrem Fachwissen nahegelegt und beruht damit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Bei dem Dokument D1 handelt es sich um einen Diskussionsbeitrag aus dem Standardisierungsverfahren der 3GPP-Arbeitsgruppe TSG RAN WG2 zu deren Treffen Nr. 54 in Tallinn. Der Beitrag von Texas Instruments mit dem Titel "Reducing Handover Latencies in UL synchronization and initial UL allocation in LTE" befasst sich mit dem Reduzieren von Latenzzeiten beim Handoff (handover latencies), d. h. dem Reduzieren von Verzögerungen, die in LTE-Systemen bei einem nicht synchronisierten Direktzugriffsprozess (unsynchronized RACH process) des Endgeräts auftreten können. Als Ursachen solcher Verzögerungen im Rahmen des Handoff (handover) nennt das Dokument D1 die Wartezeit des Endgeräts bei der Uplink- Synchronisierung und bis ein RACH-Zeitschlitz verfügbar ist, sowie die Möglichkeit 35

von Kollisionen beim RACH-Zugriff, die mehrere Zugriffsversuche erforderlich machen können. Die Figur 1 der D1 zeigt den Ablauf eines durch das Netzwerk gesteuerten Handoff (handover). Unter anderem ist in den Abschnitten 4 und 8 der D1 ein sogenannter "non-contention based"-Ansatz für den Handoff (handover) beschrieben, der frei von Kollisionen sein soll. Den Ablauf des Handoff (handover) zeigt Dokument D1 anhand Figure 1. Intra MME/UPE HO as specified in 25.813 v7.0.0., die dem technischen Bericht 3GPP TR 25.813 V7.0.0 (dort Fig. 9.1.5 auf Seite 28) entnommenen ist, den Dokument D1 als Dokument [5] referenziert (D1, Seite 7, Abschnitt 10) und der als Dokument D1b in das vorliegende Verfahren eingeführt ist:

Dokument D1, Figur 1 36

b) Das Dokument D1 offenbart der Fachperson ausgedrückt in den Worten des Patentanspruchs 1

1 A handoff access method based on random access channel, for handoff access of a mobile terminal of a cellular mobile communication system, characterized by comprising the steps of: [Dokument D1 befasst sich mit Maßnahmen zum Verringern von Verzögerungen beim Zugriff auf den Direktzugriffskanal (random access channel / RACH) beim Handoff (Handover) eines Endgeräts in einem LTE-Mobilfunknetz (vgl. Abschnitt 1. Introduction, erster Absatz, bspw. …reducing intra-LTE inter-eNB Handover latencies … unsynchronized RACH process…).] 2 Step a, sending a handoff request message to a target BS by a source BS, the handoff request message is used to request switching a mobile terminal that the source BS serves to the target BS; [Figur 1 zeigt zu Beginn des Handoff-Verfahrens das Senden einer Anforderungsnachricht von der Quellen-Basisstation (Source eNB) zur Ziel-Basisstation (Target eNB), nachdem die Quellen-Basisstation eine Entscheidung zum Handoff (handover) getroffen hat (eNB makes HO decision to move UE to a Cell in Target eNB) (vgl. Figure 1. Intra MME/UPE HO as specified in 25.813 v7.0.0.; erster Pfeil von Source eNB zu Target eNB, bezeichnet mit 2. Context Data (UE RAN Context); diese Figur entspricht Figure 9.1.5: Intra-MME/UPE HO auf Seite 28 des in der D1 in diesem Zusammenhang als Dokument [5] referenzierten Dokuments D1b). Die entsprechende Nachricht wird in der Beschreibung zu Schritt 2. in Figur 9.1.5 als "Handover Request" bezeichnet.] 3 Step b, sending a handoff response message to the source BS by the target BS, then [Figur 1 zeigt anschließend an die erste Handover-Nachricht von der Quellen- zur Ziel-Basisstation eine Bestätigungsnachricht von der 37

Ziel- zur Quellen-Basisstation, die von der Zielbasisstation festgelegte Parameter, unter anderem einen neuen sogenannten C-RNTI (new C-RNTI…) enthält (vgl. Figure 1. Intra MME/UPE HO as specified in 25.813 v7.0.0.; erster Pfeil von Target eNB zu Source eNB, bezeichnet mit 3. Context Confirm (new C-RNTI…)). Die entsprechende Nachricht ist gemäß Beschreibung zu Schritt 3. in Figur 9.1.5 die Antwort auf den "Handover Request" (…and responds to source eNB…).] 4teil forwarding a handoff command with the content of the handoff response message to the mobile terminal by the source BS, wherein [4.1] [4.2] are contained in the handoff command message, and [Nach dem Empfangen der Bestätigungsnachricht von der Ziel-Basisstation (Schritt 3. in Figur 1) leitet die Quellen-Basisstation in Schritt 4. die enthaltenen Parameter (u. a. new CRNTI…) in einem Handoff- Befehl (Handover Command) an das Endgerät weiter (vgl. Figure 1. Intra MME/UPE HO as specified in 25.813 v7.0.0.; Pfeil von Source eNB zu UE, bezeichnet mit 4. Handover Command (new C-RNTI…). Außerdem sieht Dokument D1 im Rahmen der konflikt- bzw. kollisionsfreien Ansätze (Non contention based approaches) für den Zugriff auf den Direktzugriffskanal (RACH) das Übermitteln eines reservierten Signatur/Zeitschlitz-Paares vor (Abschnitt 8. Comparison of early RACH access with non-contention based UL synchronization mechanisms: reserved signature, erster Absatz: …the reserved signature/slot needs to be communicated from the target eNB to the UE through the source eNB.). Es geht aus Dokument D1 jedoch nicht explizit hervor, dass eine Sequenznummer eines reservierten Zeichencodes (Merkmal 4.1) und die Angabe eines entsprechenden Subkanals (Merkmal 4.2) jeweils im Handoff-Befehl (Handover Command) enthalten sind, sondern nur allgemein, dass eine Übermittlung dieser Information von der Ziel-Basisstation an das Endgerät erforderlich ist. Eine solche Übermittlung 38

ist vor Aufbau einer Verbindung zwischen Ziel-Basisstation und Endgerät zwangsläufig nur über die Quellen-Basisstation und die bereits bestehende Verbindung zwischen Quellen-Basisstation und Endgerät möglich.] 4.1teil a sequence number of a reserved character code allocated by the target BS to the mobile terminal and [Dokument D1 spricht im Rahmen der konflikt- bzw. kollisionsfreien Ansätze (Non contention based approaches) für den Zugriff auf den Direktzugriffskanal (RACH) von einer reservierten Signatur (signature). Die Fachperson versteht die so beschriebene reservierte Signatur als einen durch die Ziel-Basisstation ausgewählten Zeichencode zur Verwendung beim Direktzugriff, wozu sie dem Endgerät gemäß Dokument D1 von der Ziel-Basisstation mitgeteilt werden muss (Abschnitt 4. Non contention based approaches for reducing handover latencies, zweiter Absatz: reserving a signature; Abschnitt 8. Comparison of early RACH access with non-contention based UL synchronization mechanisms, erster Absatz: reserved signature). Die Verwendung einer Sequenznummer des reservierten Zeichencodes (signature) ist in Dokument D1 hingegen nicht beschrieben.] 4.2 a random access sub-channel that the reserved character code is located in [Dokument D1 spricht im Rahmen der konflikt- bzw. kollisionsfreien Ansätze (Non contention based approaches) für den Zugriff auf den Direktzugriffskanal (RACH) von einem separaten Zeitschlitz (slot) für die reservierte Signatur (Abschnitt 4. Non contention based approaches for reducing handover latencies, zweiter Absatz: Such a transmission can be scheduled by reserving a signature and allowing the transmission in a regular RACH slot. A separate slot for such reserved accesses may be used…). Vorgesehen ist hierbei die Reservierung eines Signatur/Zeitschlitz-Paares (Abschnitt 8. Comparison of early RACH access with non-contention based UL synchronization 39

mechanisms: reserved signature, erster Absatz: …the reserved signature/slot needs to be communicated from the target eNB to the UE through the source eNB.). Die Angabe eines reservierten Zeitschlitzes (slot) des Direktzugriffskanals (random access channel / RA channel) im Kontext des LTE- Standardisierungsverfahrens, aus dem das Dokument D1 stammt, versteht die Fachperson als einen "Subkanal" im Sinne einer periodisch wiederkehrenden Ressource auf diesem Direktzugriffskanal. Denn für die Angabe nur eines einzelnen Zeitschlitzes fehlt die Bezugsgröße (d. h. eine absolute oder zu einem definierten Zeitpunkt relative Zeitangabe, die vorab eine - der D1 nicht entnehmbare - Synchronisierung voraussetzen würden). Die Fachperson legt daher ihrem Verständnis die implizit den Uplink-Ressourcen in LTE inhärente Periodizität zugrunde, von der auch das Streitpatent selbst ausgeht (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0004 und Fig. 1, Abs. 0044 und Fig. 5, sowie Ausführungsbeispiel, Abs. 0047). Dieses Verständnis wird durch weitere Diskussionsbeiträge zur LTE-Standardisierung zum Prioritätszeitpunkt gestützt, bspw. durch die Bezugnahme auf die "inter-RACH time" bzw. "transmission opportunities" in Dokument D1 (Seite 3/7, Abschnitt 4, zw. Abs., le. Satz: …the average waiting time for a slot to occur is T/2 if T is the average inter-RACH time; und Seite 2/7, le. Abs.: …if RACH or other UL synchronization transmission opportunities are every T ms); sowie "RA slot period" und "RA slot duration" in dem in Dokument D1 als Referenz [8] zitierten Dokument D1d (vgl. Abschnitt 2. Structure: … RA slots of … period TRA und Figure 1: Non-synchronized RA slots). Dem steht auch nicht der Verweis auf die reguläre Verwendung des RACH in Dokument D1 entgegen (vgl. Abschnitt 4., zweiter Abs.: …A separate slot for such reserved accesses may be used, but that will be a wastage of channel resources if there are not enough reserved signatures in this extra slot…), denn diese Textstelle verdeutlicht nur, 40

dass das Vorsehen eines separaten Zeitschlitzes für den RACH-Zugriff beim Handoff (handover) ohne eine ausreichende Zahl dort verwendbarer Zeichencodes (signatures) und ohne entsprechenden Bedarf an reservierten Zeichencodes nicht sinnvoll ist, um keinen Ressourcen, d. h. einen Subkanal, unnötig für diese freizuhalten.] 4.1.1teil the reserved character code is a part of random access character codes reserved for the handoff access mobile terminal in advance; [Dokument D1 sieht das Reservieren eines Zeichencodes (signature) für den Handoff (handover) eines Endgeräts als Möglichkeit der nichtkonfliktbasierten Uplink-Synchronisierung (non-contention based UL synchronization mechanism) vor (Abschnitt 4. Non contention based approaches for reducing handover latencies, zweiter Absatz: reserving a signature; Abschnitt 8. Comparison of early RACH access with non-contention based UL synchronization mechanisms: reserved signature). Der Zeichencode ist zumindest in Bezug auf die Übermittlung an das Endgerät für dessen Handoff "vorab" reserviert. Eine Mehrzahl von für den Handoff vorab reservierten Zeichencodes ist Dokument D1 dagegen nicht zu entnehmen.] 5 Step c, after receiving the handoff command message by the mobile terminal, [Dokument D1 sieht das Empfangen des Handoff-Befehls (handover command) durch das Endgerät vor (vgl. Figur 1. Intra MME/UPE HO as specified in 25.813 v7.0.0.; Pfeil von Source eNB zu UE, bezeichnet mit 4. Handover Command (new C-RNTI…)), gefolgt von einem Lösen der Verbindung zur alten Zelle und der Synchronisierung mit der neuen Zelle (Detach from old cell and synchronize to new cell). Einzelheiten zur Auswertung des Handoff-Befehls und der Synchronisierung gibt Dokument D1 nicht an.] 5.1 determining the handoff command message includes the sequence number of the reserved character code and then [siehe Merkmale 4 und 5] 41

5.2 selecting the reserved character code with the received sequence number and the random access sub-channel that the reserved character code is located in, by the mobile terminal; and [siehe Merkmale 4 und 5] 6 Step d, initiating a handoff access procedure on the selected random access sub-channel by the target BS and the mobile terminal, [Das Endgerät führt - wie mit dem Handoff-Befehl (handover command) angefordert - eine Synchronisierung (synchronisation) in der neuen Zelle durch (vgl. Figur 1. Intra MME/UPE HO as specified in 25.813 v7.0.0), welche die Fachperson zum Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt des Streitpatents als Direktzugriff auf den Direktzugriffskanal (random access channel / RACH) verstand (vgl. 3GPP TR 25.813 v7.0.0, Annex A; in der D1 als Dokument [5] referenziertes Dokument D1b).] 6.1teil wherein the selected reserved character with the received sequence number is compiled into a random access message. [Die Verwendung der reservierten Kombination aus Subkanal (slot) und Zeichencode (Signatur) beim Zugriff auf den Direktzugriffskanal ergibt sich bspw. aus Kapitel 8. Comparison of early RACH access with non-contention based UL synchronization mechanisms, erster Absatz: …using reserved signatures/slots…).]

Damit erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 als neu gegenüber dem Dokument D1.

c) Der Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) ist der Fachperson jedoch ausgehend von Dokument D1 und dem Fachwissen, das den im Verfahren vorliegenden Dokumenten aus dem LTE- Standardisierungsverfahren zugrunde liegt, nahegelegt und beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. 42

Dokument D1 unterscheidet sich in Teilen der Merkmale 4, 4.1, 4.1.1 und 6.1 sowie den damit inhaltlich verbundenen Merkmalen 5.1 und 5.2 vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung.

Dokument D1 sieht im Rahmen der konflikt- bzw. kollisionsfreien Ansätze (Non contention based approaches) für den Zugriff auf den Direktzugriffskanal (RACH) die Notwendigkeit vor, dass das Endgerät (UE) über das für den Handoff (handover) von der Ziel-Basisstation (target eNB) reservierte Signatur/Zeitschlitz-Paar informiert wird (Abschnitt 8. Comparison of early RACH access with non-contention based UL synchronization mechanisms: reserved signature, erster Absatz: …the reserved signature/slot needs to be communicated from the target eNB to the UE through the source eNB.). Dokument D1 zeigt in Figur 1, die aus Dokument D1b (Dokument [5] in der D1) entnommen ist, bereits die Übermittlung des durch die Ziel-Basisstation (target eNB) festgelegten Parameters "C-RNTI", welcher von der Ziel-Basisstation (target eNB) an die Quellen-Basisstation (source eNb) übermittelt (Schritt 3. Context Confirm) und von dieser im Handoff-Befehl an das Endgerät (Schritt 4. Handover Command) weitergeleitet wird, zusammen mit weiteren Parametern ("…") zur Verwendung bei der Synchronisierung in der neuen Zelle, welche die Fachperson zum Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt als Direktzugriff des Endgeräts auf den Direktzugriffskanal (random access channel / RACH) verstand (vgl. Dokument D1b, 3GPP TR 25.813 V7.0.0, Annex A; in der D1 als Dokument [5] referenziert). Die weiteren Parameter, welche Figur 1 durch "new C-RNTI …" andeutet, waren zum Veröffentlichungszeitpunkt der Dokumente D1 und D1b noch nicht festgelegt, jedoch gehen beide Dokumente D1 und D1b davon aus, dass in den Nachrichten "Context confirm" und "Handover command" neben dem C-RNTI weitere Parameter übermittelt werden können (vgl. insbes. Dokument D1b, Beschreibung zur in der D1 wiedergegebenen Figure 9.1.5: Intra-MME/UPE HO, S. 28, Punkt 3: Target eNB prepares HO with L1/L2 and responds to source eNB by providing new C-RNTI and possibly some other parameters i.e. access parameters, SIBs, etc.).

Da dem Endgerät zur Durchführung des konfliktfreien Direktzugriffs auf dem RACH das reservierte Signatur/Zeitschlitz-Paar bekannt sein muss, das die Ziel-Basisstation festgelegt hat, müssen diese Parameter an das Endgerät übermittelt werden, 43

bevor dieses einen Zugriff auf den Direktzugriffskanal (RACH) durchführt. Hierfür ist es für die Fachperson naheliegend, einen bekannten Übermittlungsmechanismus zu wählen. Eine solche Möglichkeit ist die bereits in Figur 1 des Dokuments D1 dargestellte Signalisierung, welche zudem die Übermittlung weiterer Parameter von der Ziel-Basisstation über die Quellen-Basisstation an das Endgerät vorsieht. Daher ergibt sich die zusätzliche Übermittlung von durch die Ziel-Basisstation (target eNB) festgelegten Parametern an das Endgerät (UE) - vorliegend der Zeichencode oder die Sequenznummer des Zeichencodes und der zugeordnete Subkanal - mittels der Nachrichten "3. Context Confirm" und "4. Handover Command" naheliegend aus dem in Figur 1 des Dokuments D1 dargestellten Ablauf (Merkmal 4).

Die Verwendung einer Sequenznummer des Zeichencodes an Stelle des in Druckschrift D1 genannten Zeichencodes (signature) kann ebenfalls eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Vielmehr hat die Fachperson das Ersetzen eines Zeichencodes durch eine Sequenznummer aufgrund ihres Fachwissens in Erwägung gezogen, da sich hierbei regelmäßig die zu übertragende Datenmenge reduzieren lässt. Abgesehen davon, dass auch das Streitpatent davon ausgeht, dass dies im diskutierten LTE-Standard allgemein üblich ist (Streitpatentschrift, Abs. 0005 f: "…generally..."), gehört es zum fachüblichen Handeln, dass die Fachperson beschränkte Übertragungsressourcen berücksichtigt, vorliegend die geringe Datenmenge, die in einem "Frame" im Sprachgebrauch des Streitpatents (d. h. eines sog. "Slot" im LTE-Uplink) des Direktzugriffskanals transportiert werden kann. Sie hatte daher Anlass, die zu übertragenden Informationsmenge zu minimieren, was mittels eines Index an Stelle von jeweils umfangreicheren Bitfolgen (hier Zeichencodes bzw. "signatures") regelmäßig möglich ist (Merkmal 4.1).

Legt man dem Verständnis von Zeichencode und Sequenznummer dagegen die Realisierung der beiden Ausführungsbeispiele im Streitpatent zugrunde, die für 64 Zeichencodes 6 Bit zur Codierung vorsehen (vgl. Abs. 0045, 0049), besteht kein Unterschied zwischen den einzelnen Zeichencodes und einer von 64 eindeutigen Sequenznummern, anhand denen ein jeweiliger Zeichencode bezeichnet werden 44

könnte. Die Unterscheidung zwischen Zeichencode und Sequenznummer ist in diesem Fall rein semantischer Natur und damit ebenfalls nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen.

Ausgehend von der Aussage der D1, dass die Verwendung eines separaten Subkanals (separate slot) für den Direktzugriff nur Sinn macht, wenn genügend Signaturen zur Verwendung in diesem Subkanal zur Verfügung stehen und auch ein Bedarf zu deren Nutzung besteht (vgl. Abschnitt 4., zweiter Abs.: …A separate slot for such reserved accesses may be used, but that will be a wastage of channel resources if there are not enough reserved signatures in this extra slot…), bestand Anlass für die Fachperson, sich näher mit der Frage des bedarfsgerechten Bereitstellens von Ressourcen im Zusammenhang mit der Zuweisung einer Signatur/Zeitschlitz-Kombination für den Handoff des Endgeräts zu befassen. Hierbei ergibt sich die Bereitstellung einer Gruppe von vorab reservierten Zeichencodes für den Verwendungszweck des Handoff für die Fachperson naheliegend aus ihrem Fachwissen, wie es sich aus den Diskussionsbeiträgen zur LTE-Standardisierung ergibt, bspw. in den Dokumenten D1c (Abschnitt 2. Access type: Consolidated access cause, priority, and scheduling request size), D8 (erste Seite, Tabelle: Unterscheidung zwischen "random access" und "handover access") und D10 (erste und zweite Seite, "Table 1" mit vorausgehendem Absatz). Diesen vorveröffentlichten Dokumenten aus der gleichen Phase der LTE-Standardisierung lässt sich - ungeachtet der jeweils vorgeschlagenen konkreten Umsetzung - das gemeinsame Verständnis entnehmen, dass eine vordefinierte exklusive Bereitstellung von Zeichencodes ("sequences" im Sprachgebrauch der Dokumente aus dem LTE-Standardisierungsverfahren) für den jeweiligen Verwendungszweck, bspw. für den Handoff, sinnvoll ist, damit bei Bedarf ausreichend Zeichencodes für diese Verwendung zur Verfügung stehen. Die Fachperson erkennt dabei aufgrund ihres Fachwissens, dass ohne die Bereitstellung von vorab reservierten Zeichencodes für den Verwendungszweck des Handoff, d. h. einer exklusiven Verwendung dieser Zeichencodes, keine Kollisionsfreiheit erzielt werden kann, da bei einer Verwendung der Zeichencodes auch für andere Zwecke, für die weiterhin nur eine Zufallsauswahl vorgesehen ist, die mehrfache gleichzeitige Verwendung dieser Zeichencodes aufgrund dieser Zufalls- 45

auswahl nicht ausgeschlossen werden kann. Daher war es für die Fachperson naheliegend, in Ergänzung zur Zuweisung eines Zeichencodes durch die Ziel-Basisstation für die Durchführung des (aktuellen) Handoff eines Endgeräts vorab eine Mehrzahl von Zeichencodes für diesen Zweck zu reservieren (Merkmal 4.1.1).

Ausgehend von diesen Überlegungen und der Notwendigkeit der Übermittlung einer Signatur/Zeitschlitz-Kombination von der Ziel-Basisstation an des Endgerät im Handoff-Befehl (Handover Command) gemäß Dokument D1 bestand selbstverständlich auch die Notwendigkeit, dass das empfangende Endgerät eine Auswertung der im Handoff-Befehl enthaltenen Parameter vornimmt, um die Angaben zur Sequenznummer bzw. Zeichencode (signature) und dem zugeordneten Subkanal (slot) aus dem Handoff-Befehl zur Durchführung des Direktzugriffs auf den Direktzugriffskanal (random access channel) gemäß Merkmalsgruppe 6 verwenden zu können (Merkmale 5.1, 5.2, 6.1).

Damit ergeben sich alle Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag für die Fachperson naheliegend ausgehend von Dokument D1 in Verbindung mit ihrem Fachwissen.

3.3 Die weiteren angegriffenen Patentansprüche nach Hauptantrag bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte das Streitpatent im Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent auch insoweit nur als Ganzes verteidigt; dies rechtfertigt, das (von der Klägerin zu 2 in vollem Umfang angegriffene) Patent in der Fassung nach Hauptantrag im Umfang aller Ansprüche für nichtig zu erklären, nachdem sich der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem von der Patentinhaberin verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2016 - X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 - Datengenerator). 46

III. Zu den Hilfsanträgen

Die Beklagte kann das Streitpatent auch in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 6 nicht erfolgreich verteidigen, da diesen jeweils zumindest der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ. In der Fassung nach Hilfsantrag 7 erweist sich das Streitpatent mangels Klarheit, Art. 84 EPÜ, als nicht schutzfähig; Hilfsantrag 7 war daher als unzulässig abzuweisen.

1. Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht ausgehend von Dokument D1 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 der erteilten Fassung darin, dass gemäß dem am Ende des Anspruchs ergänzten, im Folgenden als Merkmal 7.1H1 bezeichneten Merkmals "and wherein the random access subchannel is formed by random access time slots with fixed intervals" der Subkanal durch Zeitschlitze mit festen Zeitintervallen gebildet ist. Merkmal 7.1H1 basiert auf Abs. 0044 der Streitpatentschrift.

Die Fachperson legt aufgrund ihres Fachwissens den in Dokument D1 genannten "RACH slots" die den Uplink-Ressourcen in LTE inhärente Periodizität zugrunde und versteht diese als Subkanäle, wie vorstehend zu Merkmal 4.2 des Hauptantrags näher erläutert ist. Es gelten daher für Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 die Ausführungen zur Anspruchsfassung nach Hauptantrag in gleicher Weise.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 erweist sich daher als nicht patentfähig. Ob das Merkmal eine Beschränkung gegenüber der erteilten Anspruchsfassung oder nur eine Klarstellung darstellt, kann daher dahinstehen.

Die weiteren angegriffenen Patentansprüche in der Fassung nach Hilfsantrag 1 bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte (auch) Hilfsantrag 1 als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent auch insoweit nur als Ganzes verteidigt. 47

2. Hilfsantrag 2

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht ausgehend von Dokument D1 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 der erteilten Fassung darin, dass gemäß dem nach Merkmal 6.1 ergänzten, im Folgenden als Merkmal 7.1H2 bezeichneten Merkmal "and wherein there are at least two random access subchannels in a cell of the target BS, and the reserved character codes are reserved for handoff on the at least two random access sub-channels" in der Zelle der Ziel-Basisstation mindestens zwei Direktzugriffs-Subkanäle vorgesehen sind und die (gemäß den Merkmalen 4.1 und 4.1.1) reservierten Zeichencodes für den Handoff auf diesen zumindest zwei Subkanälen reserviert sind. Das Merkmal basiert auf den in der Streitpatentschrift in Absatz 0045 zur ersten und Absatz 0049 zur zweiten Ausführungsform (first Embodiment / second Embodiment) vorgesehenen zwei Direktzugriffs-Subkanälen. Die Ausführungen in Absatz 0036 sehen darüber hinaus die Möglichkeit einer Mehrzahl von Direktzugriffs-Subkanälen in einer Zelle (If there is a plurality of random access sub-channels in a cell…) vor.

Aus Dokument D1 ist bereits die Möglichkeit bekannt, zwei Direktzugriffs-Subkanäle (a regular RACH slot, sowie: a separate slot) vorzusehen (D1, Abschnitt 4. Non contention based approaches for reducing handover latencies, zweiter Absatz: …Such a transmission can be scheduled by reserving a signature and allowing the transmission in a regular RACH slot. A separate slot for such reserved accesses may be used, …). Die weiteren Ausführungen in diesem Absatz stehen nicht im Widerspruch zur möglichen Verwendung mehrerer Direktzugriffs-Subkanäle, da sie lediglich auf das Erfordernis einer ausreichenden Nutzung der jeweils verwendeten Subkanäle für die reservierten Zeichencodes hinweisen, um eine Verschwendung von Kanalressourcen zu vermeiden. Zu den weiteren, gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die entsprechenden Ausführungen zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag verwiesen, die für Hilfsantrag 2 in gleicher Weise gelten. 48

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 erweist sich daher als nicht patentfähig. Es kann dahinstehen, ob die Fachperson bereits in der erteilten Anspruchsfassung des Anspruchs 1 die Möglichkeit des Vorhandenseins mehrerer Direktzugriffs-Subkanäle aufgrund des "Auswählens" in Merkmal 5.2 mitgelesen hat und damit Merkmal 7.1H2 nur eine Klarstellung umfasst, oder ob sich die Auswahl allein auf den Zeichencode bezieht und daraus der hierfür verfügbare Subkanal folgt.

Die weiteren angegriffenen Patentansprüche in der Fassung nach Hilfsantrag 2 bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte (auch) Hilfsantrag 2 als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent auch insoweit nur als Ganzes verteidigt.

3. Hilfsantrag 3

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 beruht ausgehend von Dokument D1 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 stellt inhaltlich eine Kombination der Hilfsanträge 1 und 2 dar. Gemäß dem nach Merkmal 6.1 am Ende des Patentanspruchs 1 ergänzten Merkmalen

7.1H2 "and wherein there are at least two random access subchannels in a cell of the target BS, and the reserved character codes are reserved for handoff on the at least two random access sub-channels, 7.2H3 wherein each of the at least two random access sub-channels is formed by random access time slots with fixed intervals." sind in der Zelle der Ziel-Basisstation mindestens zwei Direktzugriffs-Subkanäle vorgesehen und die gemäß den Merkmalen 4.1 und 4.1.1 reservierten Zeichencodes sind für den Handoff auf diesen zumindest zwei Subkanälen reserviert, wobei jeder der Subkanäle durch Zeitschlitze mit festen Zeitintervallen gebildet ist.

Da es sich inhaltlich um eine Kombination der Hilfsanträge 1 und 2 handelt, aus der sich kein erkennbarer weitergehender synergistischer Effekt ergibt, gelten für Hilfsantrag 3 die Ausführungen zu den Hilfsanträgen 1 und 2 in gleicher Weise, auf welche zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird. 49

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 erweist sich daher als nicht patentfähig. Die weiteren angegriffenen Patentansprüche in der Fassung nach Hilfsantrag 3 bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte (auch) Hilfsantrag 3 als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent auch insoweit nur als Ganzes verteidigt.

4. Hilfsantrag 4

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 beruht ausgehend von Dokument D1 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 basiert inhaltlich auf einer Kombination der Hilfsanträge 1 und 2, ergänzt um das im Folgenden als Merkmal 7.3H4 bezeichnete Merkmal "and wherein the sequence number contained in the handoff command message is a single sequence number of a single reserved character code", gemäß dem die im Handoff-Befehl (vgl. Merkmalsgruppe 4) enthaltene Sequenznummer eine einzelne Sequenznummer eines einzelnen reservierten Zeichencodes ist.

Die Merkmalsgruppe 6 gemäß Hilfsantrag 6 lautet damit wie folgt (Ergänzung nach Hilfsantrag 4 hervorgehoben):

6. Step d, initiating a handoff access procedure on the selected random access sub-channel by the target BS and the mobile terminal, 6.1 wherein the selected reserved character with the received sequence number is compiled into a random access message; 7.1H2 wherein there are at least two random access subchannels in a cell of the target BS, and the reserved character codes are reserved for handoff on the at least two random access sub-channels; 7.2H3 wherein each of the at least two random access sub-channels is formed by random access time slots with fixed intervals, 7.3H4 and wherein the sequence number contained in the handoff command message is a single sequence number of a single reserved character code.

Bei Merkmal 7.3H4 handelt es sich um eine Klarstellung, die den Anspruch nicht (weiter) beschränkt (vgl. Merkmal 4.1: a sequence number…; i. V. m. Merkmal 5.1: …the sequence number…). Zu den weiteren, gegenüber dem Hilfsantrag 3 unver- 50

änderten Merkmalen wird auf die entsprechenden Ausführungen zu Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 verwiesen, die für Hilfsantrag 4 in gleicher Weise gelten.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 erweist sich daher als nicht patentfähig. Die weiteren angegriffenen Patentansprüche in der Fassung nach Hilfsantrag 4 bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte (auch) Hilfsantrag 4 als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent auch insoweit nur als Ganzes verteidigt.

5. Hilfsantrag 5

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 beruht ausgehend von Dokument D1 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von Anspruch 1 der erteilten Fassung darin, dass gemäß dem nach Merkmal 6.1 am Ende des Patentanspruchs 1 ergänzten, im Folgenden als Merkmal 7.1H5 bezeichneten Merkmal "wherein the random access character codes of which the reserved character code is a part of are exclusively reserved for handoff" die Direktzugriffs-Zeichencodes, von denen der reservierte Zeichencode (nach den Merkmalen 4.1 und 4.1.1) ein Teil ist, exklusiv für den Handoff reserviert sind.

Es kann dahinstehen, ob Merkmal 7.1H5 nur eine Klarstellung ist, welche die erteilte Fassung des Streitpatents nicht beschränkt, da die Fachperson das Reservieren für einen bestimmten Zweck, hier für den Handoff reservierte Zeichencodes, vorliegend als ausschließliches, exklusives Vorhalten der Zeichencodes für diesen Zweck versteht, denn dieses Merkmal war der Fachperson ausgehend von Dokument D1 und ihrem Fachwissen (belegt durch die Dokumente D1c, D8 und D10 aus der der LTE- Standardisierung) nahegelegt, wie vorstehend zu Merkmal 4.1.1 des Hauptantrags näher erläutert ist.

Zu den weiteren, gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die entsprechenden Ausführungen zu Anspruch 1 der erteilten Fassung (Hauptantrag) verwiesen, die für Hilfsantrag 5 in gleicher Weise gelten. 51

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 erweist sich daher als nicht patentfähig.

Die weiteren angegriffenen Patentansprüche in der Fassung nach Hilfsantrag 5 bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte (auch) Hilfsantrag 5 als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent auch insoweit nur als Ganzes verteidigt.

6. Hilfsantrag 6

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 6 beruht ausgehend von Dokument D1 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von Anspruch 1 der erteilten Fassung darin, dass gemäß dem nach Merkmal 6.1 ergänzten und im Folgenden als Merkmal 7.1H6 bezeichneten Merkmal "wherein on the selected random access sub-channel, there are 64 character codes, and wherein the reserved character code is one of the 64 character codes on the selected random access sub-channel" 64 Zeichencodes für den Direktzugriffs-Subkanal vorgesehen sind und der (gemäß den Merkmalen 4.1 und 4.1.1) reservierte Zeichencode einer dieser 64 Zeichencodes ist.

Eine mögliche Anzahl von 64 Zeichencodes (signatures) für den Direktzugriff (d. h. den Zugriff auf den RACH) war der Fachperson aus ihrem Fachwissen zur LTE- Standardisierung bekannt, wie dies bspw. die in Dokument D1 zitierten Dokumente D1c und D1d sowie Dokument D8 zeigen (D1c, S. 1, Abschnitt 2; D1d, S. 6; D8, S. 1, Abschnitt 1). Ungeachtet dessen handelt es sich bei der Festlegung der Anzahl insgesamt verfügbarer Zeichencodes um eine Design-Entscheidung im Rahmen des Entwicklungs- bzw. bzgl. LTE des Standardisierungsverfahrens, welche die Fachperson basierend auf ihrem Fachwissen anhand verfügbarer Ressourcen und Einsatzszenarien abwägt und trifft, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. Eine besondere technische Bedeutung der gewählten Anzahl ist darüber hinaus weder ersichtlich noch dem Streitpatent zu entnehmen und hat auch die Beklagte nicht geltend gemacht. 52

Dass der für den Handoff eines Endgeräts nach Merkmalsgruppe 4 reservierte Zeichencode zur Verwendung auf dem für den Direktzugriffs-Subkanal ein Zeichencode dieser verfügbaren Zeichencodes für den Direktzugriffs-Subkanal ist, ist im Kontext des Zugriffsverfahrens auf einen Direktzugriffs-Kanal selbstverständlich.

Zu den weiteren, gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die entsprechenden Ausführungen zu Anspruch 1 der erteilten Fassung (Hauptantrag) verwiesen, die für Hilfsantrag 6 in gleicher Weise gelten.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 erweist sich daher als nicht patentfähig. Es kann dahinstehen, ob gegenüber der ersten und zweiten Ausführungsform (first Embodiment / second Embodiment) des Streitpatents, auf welche sich die Beklagte hinsichtlich der Ursprungsoffenbarung der Änderungen in Hilfsantrag 6 bezieht, eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung im Hinblick auf die dortigen Beschränkungen auf LTE-Systeme und zwei Subkanäle (sowie ggf. weitere Randbedingungen) vorliegt.

Die weiteren angegriffenen Patentansprüche in der Fassung nach Hilfsantrag 6 bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte (auch) Hilfsantrag 6 als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent auch insoweit nur als Ganzes verteidigt.

7. Hilfsantrag 7

Mit Hilfsantrag 7 kann die Beklagte das Streitpatent jedenfalls nicht in zulässiger Weise verteidigen.

a) Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 basiert inhaltlich auf dem Hilfsantrag 3 mit folgenden hervorgehobenen Änderungen und Ergänzungen in der letzten Anspruchsgruppe des Patentanspruchs 1 (Anspruchsgruppe 6):

6. Step d, initiating a handoff access procedure on the selected random access sub-channel by the target BS and the mobile terminal, 6.1 wherein the selected reserved character with the received sequence number is compiled into a random access message; 53

7.1H7 wherein there are at least two random access subchannels in a cell of the target BS, and the reserved character codes are reserved for handoff on the at least two random access sub-channels, there are 64 character codes on each of the random access sub-channels including the character codes reserved for the handoff access mobile terminal in advance; and 7.2H3 wherein each of the at least two random access sub-channels is formed by random access time slots with fixed intervals, and, 7.3H7 wherein the reserved character code is, among the 64 character codes, identified by the received sequence number.

b) Der Senat hat bereits durchaus Zweifel, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 ausgehend von Dokument D1 und dem Fachwissen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Nach dem bisherigen Vortrag der Beklagten soll Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 inhaltlich auf dem Vorsehen von zwei Direktzugriff-Subkanälen gemäß Hilfsantrag 3 aufbauen (Merkmal 7.2H3 sowie erster Teilsatz von Merkmal 7.1H7). Wie bereits zu Hilfsantrag 2, auf dem Hilfsantrag 3 basiert, dargelegt, ist aus Dokument D1 bereits die Möglichkeit bekannt, zwei Direktzugriffs-Subkanäle vorzusehen. Die bestimmungsgemäße Verwendung der insgesamt verfügbaren und der für den Handoff vorreservierten Zeichencodes ergibt sich für die Fachperson ausgehend von Dokument D1 naheliegend aufgrund fachüblicher Überlegungen zum Bereitstellen ausreichender und bedarfsgerechter Ressourcen für den Direktzugriff.

Das Vorsehen von 64 verfügbaren Zeichencodes für den Zugriff auf den zwei Direktzugriff-Subkanälen gemäß den Merkmalen 7.1H7 und 7.3H7 entspricht wiederum den Ergänzungen des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 und ist nur sprachlich an die Formulierungen in Merkmal 4.1.1 und Absatz 0049 des Streitpatents zum Ausführungsbeispiel nach Figur 6 angepasst. Das mögliche Vorsehen von insgesamt 64 Zeichencodes (signatures) für den Direktzugriff (d. h. den Zugriff auf den RACH) war - wie bereits zu Hilfsantrag 6 dargelegt - der Fachperson aus ihrem Fachwissen zur LTE-Standardisierung bekannt (D1c, S. 1, Abschnitt 2; D1d, S. 6; D8, S. 1, Abschnitt 1). Ungeachtet dessen handelt es sich bei der Festlegung der Anzahl insgesamt verfügbarer Zeichencodes um Entscheidungen, welche die Fachperson basierend auf ihrem Fachwissen anhand verfügbarer Ressourcen und Einsatzszenarien abwägt und trifft, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. 54

Dass der nach Merkmal 6.1 vom mobilen Endgerät zu verwendende reservierte Zeichencode von diesem Endgerät durch die empfangene Sequenznummer "identifiziert" wird, könnte der vom Senat bereits im qualifizierten Hinweis zugrunde gelegten Auslegung der Formulierung "a sequence number of a reserved character code" und dem dort dargelegten entsprechenden Verständnis der Verwendung der Sequenznummer, welche den reservierten Zeichencode im Handoff-Befehl nach Merkmalsgruppe 4 benennt und anhand der das Endgerät gemäß Merkmalsgruppe 5 diesen Zeichencode auswählt, entsprechen. Damit würde das Merkmal 7.3H7 nicht zu einer Einschränkung gegenüber der erteilten Fassung führen und könnte die Patentfähigkeit nicht begründen.

Dies erachtet der Senat jedoch nicht für entscheidungserheblich, denn Hilfsantrag 7 ist nicht zulässig.

c) Die mit Hilfsantrag 7 in den Patentansprüchen 1 und 7 u. a. am Ende ergänzten Wörter "identified by" (Merkmal 7.3H7), sind weder klar noch in den erteilten Patentansprüchen, der Streitpatentschrift oder in der ursprünglichen Offenbarung enthalten.

Dies steht einer nachträglichen zulässigen Aufnahme in die Patentansprüche entgegen.

Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren ist die beabsichtigte Selbstbeschränkung nur zulässig, wenn der so definierte Gegenstand nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht oder den Schutzbereich des Patents nicht erweitert. Ein Prüfungskriterium für die Zulässigkeit in den Patentanspruch aufgenommener Merkmale und Begriffe ist zudem, ob der Anspruch durch deren Aufnahme entsprechend den Anforderungen des Art. 84 Satz 2 EPÜ hinreichend deutlich und knapp gefasst wird (vgl. BGH, Urteil vom 19. Juli 2016 - X ZR 36/14, juris Rn. 60; Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 29 - Elektronenstrahltherapiesystem; vgl. auch zur mangelnden Ursprungsoffenbarung BGH, Urteil vom 18. Mai 1999 - X ZR 113/96, bei Bausch Nichtigkeits- 55

rechtsprechung in Patentsachen, BGH 1999 - 2001, 180 - Ventilbetätigungsvorrichtung m. w. N.; Keukenschrijver GRUR 2001, 571, 574). Denn ein europäisches Patent kann im Nichtigkeitsverfahren nicht mit Patentansprüchen beschränkt verteidigt werden, die dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) und knappen Anspruchsfassung, wie es in Art. 84 EPÜ niedergelegt ist, nicht genügen (BGH Urteil vom 5. Mai 2015 - X ZR 60/13, GRUR 2015, 1091 Rn. 38 - Verdickerpolymer I; Urteil vom 18. März 2010 - Xa ZR 54/06, GRUR 2010, 709 Rn. 55 - Proxyserversystem).

Die Beklagte kann das Streitpatent nicht mit den Patentansprüchen 1 und 7 gemäß Hilfsantrag 7 in zulässiger Weise verteidigen, weil diese Patentansprüche durch die dort formulierten Ergänzungen einen unklaren Gehalt bekommen haben.

In Absatz 0049 der Beschreibung im Streitpatent und im Weiteren ist in Bezug auf das "The second Embodiment", auf welches die Beklagte zur Offenbarung des ergänzten Merkmals verweist, ausgeführt: "In this embodiment, there are 2 random access sub-channels in Cell 1 of a target BS, and there are 64 character codes on each sub-channel, among which, character codes No. 40-63 are reserved for handoff." Dabei wird kein inhaltlicher Bezug hergestellt, dergestalt, dass "the reserved character code is, among the 64 character codes, identified by the received sequence number" sei.

Im Streitpatent ist eine "Identifizierung" des reservierten Zeichencodes durch die Sequenznummer nicht vorgesehen und der ausgewählte, reservierte "character" soll lediglich mit der erhaltenen "sequence number" in einer "random access message" zusammengefügt werden (vgl. Anspruch 1, Merkmal 6.1 und Schritt 610 des "second Embodiment"). An keiner Stelle ist beschrieben, dass der "character code" "über" oder ggf. "durch" die erhaltene "sequence number" "identifiziert" wird. Das Streitpatent enthält die Wörter "identified by" nicht und erläutert damit auch deren Verständnis nicht. Mit der Aufnahme der bislang an keiner Stelle im Streitpatent und der Offenbarung erwähnten Wörter "identified by" wird zudem erstmals ein neuer passivischer Rückbezug aufgenommen.

Zudem ist das Verb "identifiy" auch in seiner allgemeinen Bedeutung von Erkennen oder Benennen einer Identität (to perceive or state the identity of something) und 56

dem Ermitteln oder Bestimmen einer Identität (to ascertain or determine the identity of something) bis hin zum Bestätigen einer Identität (to confirm the identity of something) hier nicht eindeutig und klar zuzuordnen (vgl. bspw.: www.merriam-webster.com/dictionary/identify, dictionary.cambridge.org/dictionary/english/identify, www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/identify). Insbesondere mit der Bedeutung "Bestätigen einer Identität" ist ein Vorgehen umfasst, dass über das Verständnis und die Auslegung der Verfahrensschritte im Streitpatent hinausgeht.

Neben der fehlenden Offenbarung bleibt damit unklar, was "identified by" für sich genommen konkret und in Bezug auf den Kontext bedeuten soll.

Damit genügen die mit Hilfsantrag 7 verteidigten Patentansprüche 1 und 7 dem Gebot der Klarheit nicht, vgl. Art. 84 EPÜ, wie es bei der Formulierung beschränkter Patentansprüche eines europäischen Patents in Patentnichtigkeitsverfahren zu beachten ist.

Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung die Ansicht vertreten hat, dass zwar die neuen Wörter ("identified by") im Anspruch 1 aufgenommen seien und diese auch nicht ausdrücklich offenbart seien, aber bisher schon in der Diskussion um die Auslegung die eindeutige Identifizierung des reservierten Zeichencodes Thema gewesen sei, vermag dies die erforderliche Klarheit weder zu begründen noch die bestehenden Mängel zu beheben. Zwar scheint es ausgehend vom anspruchsgemäßen Ablauf in der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 möglich, dass ein Zusammenhang zwischen Sequenznummern und Zeichencodes zum Bestimmen des Zeichencodes in Merkmalsgruppe 5 (Step c) verwendet und von der Fachperson so erkannt wird. Hieraus lässt sich jedoch nicht klar und eindeutig ein Verfahrensschritt des Identifiziert-Werdens gemäß Merkmal 7.3H7 ableiten, da ein solcher Schritt im Streitpatent nicht weiter konkretisiert und insbesondere auch nicht so bezeichnet wird. Die tatsächliche Bedeutung des ergänzten Merkmals für den beanspruchten Verfahrensablauf, d. h. die Auswirkung der Änderung auf die beanspruchte Lehre, ergibt sich somit weder aus sich heraus, noch klar, zweifelsfrei und eindeutig im Kontext der weiteren Anspruchsmerkmale. Die geänderte Anspruchsfassung erweist sich daher nicht als hinreichend deutlich. 57

Sofern eine Diskussion der Parteien zum Auslegungsverständnis des (erteilten) Streitpatents dazu beitragen könnte, Unklarheiten in der gewählten Einschränkungsformulierung in Hilfsanträgen zu beseitigen, würde dies darauf hinauslaufen, dass die beklagte Patentinhaberin im Rahmen einer Beschränkung das Streitpatent beliebig (um-)gestalten könnte. Neue Ansprüche, die im Erteilungsverfahren zu beanstanden wären, können im Nichtigkeitsverfahren nicht als beschränkte Verteidigung zugelassen werden, Art 84 EPÜ (st. Rspr. vgl. etwa BGH, Urteil vom 22. Februar 2000 - X ZR 111/98, GRUR 1990, 508 Rn. 69 m. w. N.).

Da der Senat die Zulässigkeit eines Hilfsantrags eigenständig zu prüfen hat, war eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nicht veranlasst.

Die weiteren angegriffenen Patentansprüche in der Fassung nach Hilfsantrag 7 bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte (auch) Hilfsantrag 7 als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das Streitpatent auch insoweit nur als Ganzes verteidigt. Dies rechtfertigt, die Verteidigung des Streitpatents mit Hilfsantrag 7 insgesamt als unzulässig zu bewerten, nachdem sich der Gegenstand von Patentanspruch 1 aus dem vom Patentinhaber verteidigten Anspruchssatz nach Hilfsantrag 7 mangels ausreichender Klarheit als unzulässig erweist (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2016 - X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 - Datengenerator).

B. Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO. 58

C. Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung nach den hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen elektronisch signiert sein. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (Informationen unter www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Werner Altvater Dr. von Hartz Matter Hackl 59

Bundespatentgericht 4 Ni 13/23 (EP) (Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt zugestellt am

12. Juni 2025

… Justizbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle