Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 46/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2017 009 077.7

…

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. April 2026 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder, der Richter Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Richter sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für F16S des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2023 aufgehoben. 2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

ECLI:DE:BPatG:2026:090426B12Wpat46.23.0

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 28. September 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der inneren Priorität 10 2016 011 770.2 vom 04.10.2016 eingegangenen Patentanmeldung 10 2017 009 077.7 mit der Bezeichnung "Profilsystem als arretierbarer Multifunktions-Verbundstoff".

Mit Beschluss vom 16. August 2023 hat die Prüfungsstelle für F16S des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung aus den Gründen des Bescheids vom 26. April 2023 zurückgewiesen. In dem Bescheid war ausgeführt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung E3 sei.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 9. September 2023. Der Anmelder hat zuletzt beantragt,

1. den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F16S des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. August 2023 aufzuheben und 2. ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen: - Patentansprüche 1 bis 3 gemäß dem zuletzt in der Verhandlung eingereichten Antrag, - Beschreibung Seiten 2/9 bis 4/9 gemäß Offenlegungsschrift und - Figuren 1 bis 3 gemäß Offenlegungsschrift. Der geltende Anspruch 1 lautet mit senatsseitig hinzugefügten Gliederungszeichen M1 bis M1.5:

M1 Verbundstoff (1), bestehend ausschließlich aus M1.1 einer als Rohr ausgebildeten Stange (12) M1.2 und einer um den größeren Teil der Stange (12) stoffschlüssig, insbesondere geklebt oder geschweißt, mit dem größeren Teil der Stange (12) verbundenen Schaumstoffhülle (11), M1.3 wobei die Schaumstoffhülle über einen Großteil ihrer Länge von dem größeren Teil der Stange durchdrungen ist, M1.4 die Stange (12) mit dem kürzeren Teil (121) aus der Schaumstoffhülle (11) ragt M1.5 und dieses kürzere Ende (121) ein Gewinde aufweist.

Daran schließen sich die unmittelbar bzw. mittelbar auf den Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 2 und 3 an.

Im Verfahren sind die folgenden Entgegenhaltungen:

A1 DE 90 12 535 U1 A2 DE 27 46 287 A1 A3 DE 10 2008 027 537 A1 A4 DE 20 2006 006 200 U1 E1 EP 0 613 635 A1 E2 DE 20 2004 017 013 U1 E3 DE 39 17 529 A1 E4 DE 20 2011 004 280 U1 S1 US 5 283 924 A

Davon waren die Entgegenhaltungen A1 bis A4 bereits in der Anmeldung genannt. Die Entgegenhaltungen E1 bis E3 wurden im Prüfungsverfahren berücksichtigt und die Entgegenhaltung E4 ist zudem in der Registerauskunft des Deutschen Patent- und Markenamts aufgeführt. Die Entgegenhaltung S1 wurde vom Senat in das Verfahren eingeführt.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche und weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt führt. Denn die nunmehr geltend gemachten Ansprüche erweisen sich als zulässig und der Gegenstand des Anspruchs 1 als patentfähig gegenüber dem im Verfahren angeführten Stand der Technik, wobei der Gegenstand des Anspruchs 1 jedoch Merkmale enthält, die bisher nicht Gegenstand der Prüfung durch das Deutsche Patent- und Markenamt waren.

1. Die Erfindung betrifft gemäß den Absätzen 0001 und 0002 der Offenlegungsschrift waschbare Verbundstoffe wie z. B. Putzer, Verbundwalzen, Lockenwickler und Stoßdämpfer aus Schaumstoffwalzen, die eine Achse aufweisen, die von einer Seite her als Stange ausgebildet ist und von der anderen Seite her als eine die Stange umfassende Hülle. In den Absätzen 0003 bis 0012 sind Beispiele für derartige Gegenstände beschrieben. Im Absatz 0013 ist als Aufgabe der Erfindung genannt, Putzer, Lockenwickler und Stoßdämpfer vielfältig verwendbar zu machen.

2. Der hierfür zuständige Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur oder Bachelor (FH) der Fachrichtung Maschinenbau.

3. Die Merkmale des Anspruchs 1 bedürfen hinsichtlich ihres Verständnisses durch den Fachmann der Erläuterung. Der Verbundstoff, in der Beschreibung auch "Verbundkörper" genannt, besteht gemäß den Merkmalen M1 bis M1.2 aus genau zwei Komponenten bzw. Körpern, einer Stange und einer Schaumstoffhülle. Unter einer Stange wird im Allgemeinen ein länglicher, gerader Gegenstand verstanden. Aus der Beschreibung und den Ansprüchen der Anmeldung ergibt sich keine davon abweichende Bedeutung. Die Stange muss als Rohr ausgebildet sein. Hülle und Stange müssen stoffschlüssig miteinander verbunden sein, sie können dazu, wie im Merkmal M1.2 fakultativ angegeben, verklebt oder verschweißt sein. Die Stange muss mit ihrem größeren Teil die Schaumstoffhülle über einen Großteil von deren Länge durchdringen, der aus der Schaumstoffhülle ragende kürzere Teil der Stange muss ein Gewinde aufweisen.

4. Die geltenden Ansprüche sind zulässig, ihre Gegenstände ergeben sich aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen.

Der Verbundstoff mit Stange und Schaumstoffkörper gemäß den Merkmalen M1 bis M1.2 des geltenden Anspruchs 1 ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 1 (vgl. die Offenlegungsschrift, die die ursprüngliche Anmeldung wiedergibt). Bei den in den Figuren dargestellten und in den Absätzen 0026 ff. der Offenlegungsschrift beschriebenen Ausführungsbeispielen besteht der Verbundstoff ausschließlich aus einer Stange (innerer Körper 12) und einem Schaumstoffkörper (äußerer Körper 11). Die Stange ist als Rohr ausgebildet, siehe die Figuren und Absätze 0031, 0032. Die stoffschlüssige Verbindung ergibt sich u. a. aus dem ursprünglichen Anspruch 1, die fakultative Angabe "insbesondere geklebt oder geschweißt" aus Absatz 0020. Dass die Stange gemäß den Merkmalen M1.2 bis M1.4 mit ihrem größeren Teil die Schaumstoffhülle über einen Großteil von deren Länge durchdringt und nur ihr kürzerer Teil aus der Schaumstoffhülle ragt, ergibt sich aus Absatz 0030. Das Gewinde des Merkmals M1.5 ergibt sich aus Absatz 0023, es ist auch beim Ausführungsbeispiel vorgesehen, siehe Figuren 2, 3 und Absatz 0037. Ausschnitt aus Figur 2 der Anmeldung

Das weitere Merkmal "waschmaschinenfest" des geltenden Unteranspruchs 2 ergibt sich aus Absatz 0042 der Offenlegungsschrift und auch aus dem ursprünglichen Anspruch 6, die Herstellung im Spritzguss gemäß dem geltenden Unteranspruch 3 aus Absatz 0041 und auch aus dem ursprünglichen Anspruch 8.

5. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu gegenüber den im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen.

5.1 Die Entgegenhaltung S1 offenbart, siehe die Figur 1 mit Beschreibung, insbesondere Spalte 4 Zeilen 62 bis 65, eine Schaumstoff-Interdentalbürste, bestehend ausschließlich aus einer Stange "stem 2" und einer um einen Teil der Stange "brush support portion 3" mit diesem Teil der Stange verbundenen Schaumstoffhülle "foam brush 4", Spalte 5 Zeilen 20, 21. Die Verbindung ist stoffschlüssig ("chemically or physically bonded", Seite 1 Spalte 5 Zeilen 38 bis 43), wie in den Merkmalen M1 und M1.2 gefordert. Die Stange ragt aus der Schaumstoffhülle, siehe Figur 1.

Figur 1 der S1 Nicht offenbart ist in S1 eine Ausbildung der Stange "stem 2" als Rohr gemäß Merkmal M1.1. Darüber hinaus ist ihr aus der Schaumstoffhülle ragender Teil entgegen Merkmal M1.4 nicht der kürzere Teil, und er weist entgegen Merkmal M1.5 kein Gewinde auf.

5.2 Die Entgegenhaltung E1 offenbart eine Bürste, insbesondere Mascara-Bürste, bei der verdrillte Drahtabschnitte 1 - alternativ zu einer Ausführung mit Borsten - mit einem Schaumstoffmantel 4 überzogen sind, siehe Seite 2 Zeilen 51 bis 54 und die Figuren 1, 2 mit Beschreibung auf Seite 3 Zeilen 3 bis 13. Als Material für den Schaumstoffmantel ist PUR-Schaum vorgeschlagen, als Material für den Draht ein Edelstahl 1.4303 (Tabelle auf Seite 3).

Figuren 1 und 2 der E1

Bei der Bürste der E1 handelt es sich nicht um einen Verbundstoff gemäß Merkmal M1, da mit dem Aufbringen des Kunststoffüberzugs auf den Edelstahldraht (Seite 3 Zeilen 11 bis 13) keine stoffschlüssige Verbindung entsprechend dem Merkmal M1.2 gelehrt ist. Auch ist weder eine Ausbildung des Drahtes als Rohr noch ein Gewinde an dem Draht wie in Merkmalen M1.1 und M1.5 gegeben.

5.3 Die Entgegenhaltung E2 offenbart eine Hindernisstange für das Springreiten, bei der ein stangenförmiger innerer Kern (3) von einer äußeren Hülse (2) aus einem flexiblen, stoßelastischen Material umgeben ist, bei dem es sich insbesondere um einen Polyurethan-Schaumstoff handeln kann (Absätze 0001, 0023 und Figur 1). Figur 1 der E2

Bei der Hindernisstange der E2 handelt es sich nicht um einen Verbundstoff entsprechend den Merkmalen M1 und M1.2, da die Schaumstoffhülse (2) mit dem stangenförmigen inneren Kern (3) nicht stoffschlüssig verbunden ist, sondern ausdrücklich nur über den Kern (3) geschoben und von an beiden Enden vorgesehenen Kunststoff-Abdeckkappen (4) fixiert ist (Absatz 0023). Zwar können die Abdeckkappen mit einer Verschraubung an dem inneren Kern (3) fixiert sein (Absatz 0030), insoweit ähnlich Merkmal M1.5. Der innere Kern (3) ist jedoch nicht insgesamt als Rohr entsprechend Merkmal M1.1 ausgebildet, sondern aus einander abwechselnden biegeelastischen Elementen (5) und biegesteifen Elementen (6) zusammengesetzt, wobei nur für die biegesteifen Elemente (6) eine Ausbildung als Rohr gelehrt ist (Absätze 0007, 0008, 0026, 0027).

5.4 Die Entgegenhaltung E3 offenbart einen Handgriff (9), im Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 3 in Form eines Türgriffs (1), mit einem Kern (2) aus Metall und einem Überzug (3) aus Polyurethan-Integralschaumstoff (Spalte 1 Zeilen 3 bis 6 und Spalte 3 Zeilen 31 bis 40).

Figur 1 der E3 Bei dem Handgriff der E3 handelt es sich nicht um einen Verbundstoff gemäß Merkmal M1, da entgegen dem Merkmal M1.2 keine stoffschlüssige, sondern ausdrücklich eine formschlüssige Verbindung zwischen dem aufgeschäumten Überzug (3) und dem Handgriff (9) vorgesehen ist (Spalte 5 Zeilen 55 bis 58). Entgegen Merkmal M1.1 ist der Metallkern (2) des in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Türgriffs (1) - wie auch der Metallkern des in den Figuren 4 bis 7 dargestellten Schubladengriffs - nicht als Rohr ausgebildet und auch nicht gerade in Form einer Stange. Schließlich ist zwar in Figur 1 ein aus dem Überzug (3) ragendes kurzes Ende des inneren Metallkerns (2) zu erkennen, jedoch nicht mit einem Gewinde entsprechend Merkmal M1.5.

5.5 Die Entgegenhaltung E4, die ein Apportierteil für Hunde lehrt, und die bereits in der Anmeldung genannten Entgegenhaltungen A1 bis A4 liegen weiter ab, sie wurden auch im Prüfungsverfahren nicht berücksichtigt.

6. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ergibt sich auch durch eine Zusammenschau der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen für den Fachmann nicht in naheliegender Weise.

Ausgehend von der als Verbundstoff im Sinne des Anspruchs 1 ausgebildeten Interdentalbürste der S1 führt auch eine Zusammenschau mit der Mascarabürste der E1 nicht in naheliegender Weise zu einer Ausbildung der inneren Stange als Rohr entsprechend Merkmal M1.1, da dies in beiden Fällen nicht vorgesehen ist.

Zu einer Zusammenschau der S1 (Interdentalbürste) mit der einen Tür- oder Schubladengriff oder Ähnliches lehrenden E3 oder der eine Hindernisstange betreffenden E2 ist bereits kein Anlass erkennbar. Darüber hinaus ist auch in E3 und E2 der jeweilige innere Kern nicht, beziehungsweise nicht durchgehend, als Rohr ausgebildet.

Die weiteren Entgegenhaltungen liegen weiter ab. 7. Die Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsache im Sinne von Nr. 3 gilt auch eine für die Entscheidung wesentliche Änderung des Patentbegehrens, so dass der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung über das neue Patentbegehren angesehen werden kann, insbesondere wenn das neu formulierte Begehren eine Nachrecherche erforderlich macht (vgl. Schulte, Patentgesetz, 12. Auflage, § 79, Rdn 27).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben. Denn der nunmehr geltende Anspruch 1 ist gegenüber dem Anspruch 1 in der Fassung, in der er dem angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle zugrunde gelegen hat, durch die Aufnahme weiterer Merkmale weiter konkretisiert worden. Die Ausbildung der Stange als Rohr gemäß dem nunmehr geltenden Anspruch 1 war in den im Prüfungsverfahren geltenden Fassungen der Ansprüche lediglich in dem das Reinigen eines Verbundstoffs betreffenden Anspruch 6 als eine von zwei Alternativen genannt, so dass für die Prüfungsstelle kein Anlass bestand, nach einer solchen Ausbildung in Verbindung mit den weiteren nunmehr in den geltenden Anspruch 1 aufgenommenen Merkmalen zu recherchieren. Bei dieser Sachlage hält es der Senat für geboten, zunächst der Prüfungsstelle Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstands des geltenden Anspruchs 1 im Rahmen einer weiteren Sachaufklärung zu entscheiden.

III.

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Ausfelder Krüger Richter Rupp-Swienty