Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

7 Ni 19/23 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

…

ECLI:DE:BPatG:2024:161224U7Ni19.23EP.0 betreffend das europäische Patent EP 1 853 404 (DE 50 2006 004 510)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2024 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Brunn, Dr. von Hartz, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 1 853 404 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über die Ansprüche 1 bis 14 des Hilfsantrags 10 hinausgeht: II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 20 % und die Beklagte 80 %.

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin macht die vollständige Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilen europäischen Patents 1 853 404 B 1 (Streitpatent) geltend. Die Beklagte ist die bei Klageerhebung eingetragene Inhaberin des in deutscher Verfahrenssprache erteilten Streitpatents, das am 1. Februar 2006 international angemeldet worden ist (Anmeldenummer: PCT/EP 2006/000870) und die Priorität aus der deutschen Schrift 10 2005 004 899 vom 2. Februar 2005 beansprucht. Die Patenterteilung ist am 12. August 2009 veröffentlicht worden. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung "ULTRASCHALLSCHWEISSVORRICHTUNG MIT EINEN VERDICHTUNGSRAUM BEGRENZENDEN GEGENÜBERLIEGENDEN SCHWEISS-UND SEITENFLÄCHE SOWIE EIN WERKZEUG FÜR EINE SOLCHE ULTRASCHWEISSVORRICHTUNG". Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 50 2006 004 510.9 geführt. Die Beklagte nimmt die Klägerin aus dem Patent zivilgerichtlich in Anspruch.

Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung 29 Ansprüche. Patentanspruch 1 bezieht sich auf eine Ultraschallschweißvorrichtung. Die Ansprüche 2 bis 15 beziehen sich hierauf unmittelbar oder mittelbar. Der nebengeordnete Patentanspruch 16 betrifft ein Werkzeug zur Verwendung in einer Ultraschallschweißvorrichtung. Die Patentansprüche 17 bis 29 sind unmittelbar oder mittelbar auf die nebengeordneten Ansprüche 1 bzw. 16 rückbezogen.

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache (aus der Patentschrift in der B1-Fassung eingefügt): Patentanspruch 16 laut gemäß Patentschrift:

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 15 und 17 bis 29 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 853 404 B1 Bezug genommen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent gemäß neuem Hauptantrag vom 31. Juli 2024 sowie mit dem Hilfsantrag 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2024, im Übrigen mit den Hilfsanträgen 2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b und 9c, eingereicht mit Schriftsatz vom 31. Juli 2024, sowie mit einem Hilfsantrag 10, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2024, jeweils mit geschlossenen Anspruchssätzen.

Gemäß neuem Hauptantrag bleiben die Patentansprüche 1 bis 15 und 17 bis 29 unter Berücksichtigung rein orthografischer Korrekturen unverändert. Patentanspruch 16 lautet wie folgt:

In Hilfsantrag 1, der ursprünglich mit einem kompletten Anspruchssatz eingereicht wurde (Anlage 4), hatte der am 31. Juli 2024 eingereichte Patentanspruch 16 die nachfolgende Fassung erhalten:

In den nachfolgenden Ansprüchen 17 bis 29 wird das Wort "Werkzeug" durch das Wort "Verwendung" ersetzt. Im Übrigen basieren die weiteren Ansprüche auf dem Hauptantrag. In Hilfsantrag 2 (Anlage 5) sind auf Basis des neuen Hauptantrags die Patentansprüche 16 bis 29 gestrichen. Hilfsantrag 2 enthält somit nur die Ultraschallvorrichtung mit den Patentansprüchen 1 bis 15 gemäß Hauptantrag.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3a (Anlage 7) lautet wie folgt:

Die übrigen Patentansprüche entsprechen dem neuen Hauptantrag.

Die Patentansprüche 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag 3b entsprechen der Anspruchsfassung des Hilfsantrags 3a; die Patentansprüche 16 bis 29 dem ursprünglichen Hilfsantrag 1.

In Hilfsantrag 3c sind, auf Basis der Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 3a, die Patentansprüche 16 bis 29 gestrichen.

In den weiteren Hilfsantragsgruppen enthält die "a-Gruppe" einen geänderten Patentanspruch 1 sowie Patentanspruch 16 nach Hauptantrag, die "b-Gruppe" den Patentanspruch 1 der "a-Gruppe" sowie Patentanspruch 16 nach Hilfsantrag 1. Die "c-Gruppe" enthält nur noch die Ansprüche 1 bis 15 der "a-Gruppe".

Wegen des Wortlauts der Anspruchsfassungen der Hilfsanträge, die jeweils in Komplettfassungen eingereicht wurden, wird auf die Anlagen zum Schriftsatz vom 29. April 2024 verwiesen.

Hilfsantrag 1(neu), entsprechend der in der mündlichen Verhandlung überreichten Fassung, lässt die Patentansprüche 2 bis 29 gemäß Hauptantrag unberührt. In dem erteilten Patentanspruch 1 wird nach den Zeichen "Seitenbegrenzungsflächen (44, 46)" das Wort "aufweist" gestrichen und durch die Formulierung "derart aufweist, dass eine der Seitenbegrenzungsflächen stationär ist und die andere Seitenbegrenzungsfläche parallel zu den Arbeitsflächen und quer zu diesen verstellbar ist," ersetzt.

Der ursprünglich in der mündlichen Verhandlung gestellte Hilfsantrag 10 ergänzt auf Basis des Hilfsantrags 3a, Patentanspruch 1 durch den ursprünglich eingereichten und so erteilten Unteranspruch 15; Unteranspruch 29 ist gestrichen. Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

Der in der mündlichen Verhandlung modifizierte und zuletzt gestellte Hilfsantrag 10 enthält den geänderten Patentanspruch 1 des ursprünglichen Hilfsantrags 10 unter Wegfall der Patentansprüche 16 bis 28.

Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit, der unzureichenden Offenbarung und der unzulässigen Erweiterung geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, b und c, Art. 54, 56, 83, 123 EPÜ).

Die Klägerin bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u.a. auf folgende von ihr eingereichte Schriften und Dokumente:

Anlage 1 EP 1 853 404 B1 (Streitpatent) Anlage 2 WO 2006/082037 A1 (Offenlegungsschrift des Streitpatents) Anlage 3 Prioritätsbescheinigung zu dem Streitpatent Anlage 4 Verletzungsklage im Verfahren 7 O … /22 Anlage 7 Eingabe der Patentinhaberin im internationalen Anmeldeverfahren vom 29. November 2006 Anlage 9 Korrespondenz zwischen Klägerin und Beklagten Anlage 10 Technische Zeichnung 559.746 der Klägerin Anlage 11 Maschinenübersetzung Anspruch 1 der brasilianischen Patentschrift PI 0606984-3 B1 Anlage 12 Schriftsatz vom 04.08.2023 im erstinstanzlichen Verletzungsverfahren

D1 DE 103 42 534 A1 D2 WO 2005/021203 A1 D3 DE 37 19 083 C1 D4 US 4,869,419 D5 Auszug aus: Wodara - Ultraschallfügen und -trennen, Verlag für Schweißen und verwandte Verfahren DVS-Verlag GmbH, Düsseldorf 2004 (Cover, Bibliographieangaben und Seiten 5-6, 22-25 sowie 80-81) D6 EP 0 143 936 A1 D7 DE 34 13 570 A1 D8 WO 99/24810 A1 D9 DE 32 26 465 A1 D10 US 6,299,052 B1

D11 US 4,596,352 D12 US 4,646,957 D13 GB 2 012 211 A D14 US 6,089,438 D15 US 6,158,645 D16 US 2002/130159 A1 D17 CH 525 755 D18 JP S60-201928 A D18a Maschinenübersetzung der D18 D19 DE 103 30 431 B3 D20 DE 195 40 860 A1 D21 EP 0 517 040 A1 D22 DE 41 29 633 A1 D23 DE 31 51 151 A1 D24 DE 102 60 897 A1 D25 DIN 4760 D26 Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, ZWEIBURGEN VERLAG WEINHEIM, (Cover, Bibliographieangaben Seiten 1061, 1062, 3477, 3888 und 3889)

Die Klägerin ist der Auffassung, dass Patentanspruch 1 des Streitpatents gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert sei. In den ursprünglichen Unterlagen sei lediglich ein Verdichtungsraum einer Ultraschallschweißvorrichtung und keine Ultraschallschweißvorrichtung selbst beansprucht gewesen. Zudem setze Patentanspruch 1 zwei quer zu den Arbeitsflächen verlaufende, relativ zueinander verstellbare Seitenbegrenzungsflächen voraus. Das Teilmerkmal "relativ zueinander verstellbare" sei in dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 nicht enthalten gewesen. Es sei nachträglich eingefügt worden. Das ergänzte Teilmerkmal gehe auch nicht wörtlich aus der eingereichten Beschreibung hervor. Es ergebe sich für den Fachmann auch nicht in dieser Allgemeinheit.

In Bezug auf Patentanspruch 16 habe die Beklagte offensichtlich die Bezüge auf die Sonotrode, Arbeitsflächen, etc. durch den Verweis auf Anspruch 1 ("zur Verwendung in einer Ultraschallschweißvorrichtung nach Anspruch 1") ersetzt. Schon dieser Austausch als solcher stelle eine unzulässige Erweiterung dar. Hinzu komme aber, dass in dem ursprünglichen Anspruch 16 die Sonotrode der Gegenelektrode zugeordnet sein, was weder in dem erteilten Anspruch 16 noch in dem erteilten Anspruch 1 so definiert werde und auch nicht aus der restlichen Offenbarung der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hervorgehe.

Zur mangelnden Ausführbarkeit trägt die Klägerin vor, dass die technische Lehre in den Unteransprüchen 4, 5, 18, 19, 10, 24 nicht so vollständig und deutlich offenbart sei, dass ein Fachmann den Gegenstand dieser Unteransprüche ausführen könne.

Ferner fehle es der technischen Lehre der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 16 an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. In diesem Zusammenhang vertritt die Klägerin die Auffassung, dass das Streitpatent die Priorität nicht wirksam in Anspruch nehme, weil der Anspruchsgegenstand der Nachanmeldung nicht in der Prioritätsanmeldung ausreichend deutlich offenbart sei, wie sich aus dem Vortrag zu unzulässigen Erweiterung ergebe. Auch die Prioritätsanmeldung enthalte die nachträglichen Ergänzungen nicht.

Die Klägerin macht geltend, die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 16 seien nicht neu gegenüber dem Inhalt der D1 und D2.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 16 beruhten zudem nicht auf erfinderischer Tätigkeit ausgehend von den technischen Lehren der D3 bzw. der D4 jeweils in Verbindung mit dem Fachwissen. Dem Inhalt der D3 und der D4 sei nicht zu entnehmen, ob die Arbeitsflächen oder die Seitenbegrenzungsflächen (in D3: Ambossflächen) des Verdichtungsraums strukturiert seien. Der Fachmann auf dem Gebiet der Ultraschallmetallschweißmaschinen wisse jedoch aus seinem Fachwissen vor dem Prioritätstag des Streitpatents, dass sowohl die Sonotrode als auch der Amboss in der Regel mit einer Strukturierung versehen werde. Dies sei der

Entgegenhaltung der D5 zu entnehmen, die ein Fachbuch mit dem Titel "Utraschallfügen und -trennen" aus dem Jahr 2004 darstelle.

Aber auch gegenüber der Kombination der Entgegenhaltung der D6 mit Fachwissen bzw. der D7 oder D8 fehle es den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 16 an erfinderischer Tätigkeit.

Die Spezifizierung der technischen Lehre des Patentanspruchs 1 der "b-Gruppe" ändere an der unzulässigen Erweiterung nichts, da weiterhin Ausführungsformen unter den Anspruch fielen, deren Seitenbegrenzungsflächen von Figur 3 des Streitpatents abweichend relativ zueinander verstellbar seien. Auch die Gegenstände der übrigen Fassungen seien nicht rechtsbeständig. Ferner sei die Entgegenhaltung D22 neuheitsschädlich. Die erfindungsgemäßen Gegenstände der Hilfsanträge seien der Beschreibung im Zusammenhang mit den dortigen Figuren 2 und 3 zu entnehmen.

Schließlich müsse die Beklagte die Kosten des Verfahrens tragen, weil die Verantwortung für die Notwendigkeit der vorliegenden Nichtigkeitsklage allein bei der Beklagten des vorliegenden Verfahrens liege. Die Verletzungsklage sei ohne vorherige Berechtigungsanfrage oder Abmahnung eingereicht worden. Die Klägerin habe die Beklagte darauf hingewiesen, dass die von der Klägerin hergestellten Seitenschieber nicht mit einer Strukturierung gefertigt würden und somit eine Patentverletzung ausscheide. Die Beklagte habe ganz unerwartet ihr Angebot zur Zurücknahme der Verletzungsklage zurückgenommen. Deshalb sei die Nichtigkeitsklage erforderlich.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 853 404 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung des Hauptantrags vom 31. Juli 2024 erhält,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen,

dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 16. Dezember 2024, im Übrigen der Hilfsanträge 2, 3a bis 3c, 4a bis 4c, 5a bis 5c, 6a bis 6c, 7a bis 7c, 8a bis 8c, 9a bis 9c, eingereicht mit Schriftsatz vom 31. Juli 2024, sowie des Hilfsantrags 10, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 16. Dezember 2024, mit der Maßgabe, dass im Hilfsantrag 10 die Ansprüche 16 bis 28 zusätzlich gestrichen werden, in der numerischen und alphabetischen Reihenfolge, erhält.

Die Beklagte bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u. a. auf folgende Dokumente:

B1 Schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchebehörde B2 Veröffentlichung Ultraschall-Metallschweißen: Funktionsweise und Anwendung einer hochwertigen Verbindungstechnik, H.-D. Golde, 1995

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent gemäß neuem Hauptantrag sowie in den Fassungen der Hilfsanträge für patentfähig, mithin für rechtsbeständig.

Unter Berücksichtigung des Bescheids der internationalen Recherchebehörde sei von keiner unzulässigen Erweiterung auszugehen. Es sei ursprünglich offenbart, dass der Verdichtungsraum in Höhe und Breite verstellbar sei, um eine Anpassung an den Querschnitt der zu schweißenden Leiter zu ermöglichen. Diese Verstellbarkeit des Verdichtungsraums umfasse auch, dass die quer zu den Arbeitsflächen verlaufenden Seitenbegrenzungsflächen relativ zueinander verstellbar sein müssten. Auch ohne die Verstellbarkeit expressis verbis in den

Anmeldeunterlagen anzugeben, sei dies für den Fachmann implizit durch die Angabe "Herstellung eines Knotenpunkts" in Patentanspruch 1 offenbart. Damit die Strukturierung der Seitenbegrenzungsflächen ihre vorgesehene Wirkung entfalten könnten, sei vonnöten, dass die Seitenbegrenzungsflächen den metallischen Leiter kontaktierten. Diese Anordnung und Ausgestaltung der Seitenbegrenzungsflächen ermögliche die Erzielung qualitativ hochwertiger Ergebnisse bei schlecht verschweißbaren Leitern, wobei ein Wandern der Leiter ausgeschlossen werden solle. Dies ergebe sich auch aus dem in der Streitpatentschrift zitierten Stand der Technik.

Auch nehme das Streitpatent die Priorität wirksam in Anspruch. In Bezug auf den klägerischen Vortrag der mangelnden Neuheit trägt die Beklagte vor, dass es sich bei der D1 und D2 um nachveröffentlichte Dokumente handele. Beide Dokumente würden keinen Verdichtungsraum offenbaren, der zwei relativ zueinander verstellbare Seitenbegrenzungen aufweise, die quer zu den Arbeitsflächen sowohl der Sontrode 12 als auch des Ambosses 14 verlaufe.

Zudem fehle es den nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 16 nicht an erfinderischer Tätigkeit.

Schließlich seien die erfindungsgemäßen Gegenstände der Hilfsanträge rechtsbeständig. Insbesondere stehe der Inhalt der D22 dem nicht entgegen. Diese offenbare keine zwei relativ zueinander verstellbaren Seitenbegrenzungsflächen.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 28. Mai 2024 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt und weitere Hinweise in der mündlichen Verhandlung gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2024 verwiesen.

Gründe

Die Klage ist insoweit begründet, als das Streitpatent in der mit Hauptantrag verteidigen Fassung sowie in den jeweiligen Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 9c nicht rechtsbeständig ist. Denn insoweit liegen die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der mangelnden Patentfähigkeit vor (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und c, Art. 54, 56, 123 EPÜ). Im Übrigen ist die Klage unbegründet. Im Umfang der Patentansprüche 1 bis 14 des in der mündlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2024 zuletzt gestellten Hilfsantrags 10 erweist sich das Streitpatent als rechtsbeständig. Daher ist die Klage insoweit abzuweisen.

I.

1. Die Erfindung betrifft nach Angaben des Streitpatents eine Ultraschallschweißvorrichtung zum Verschweißen von metallischen Leitern wie Litzen, insbesondere zur Herstellung eines Knotenpunktes gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie auf ein Werkzeug zur Verwendung in einer entsprechenden Ultraschallschweißvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 16 (Absatz [0001]).

In der Beschreibungseinleitung wird ausgeführt, dass beim Ultraschallschweißen mechanische Schwingungen parallel zur Fügefläche ausgerichtet würden, wobei es zu einer komplexen Beziehung zwischen statischer Kraft, den oszillierenden Scherkräften und einem moderaten Temperaturanstieg in der Schweißzone komme. Dabei würden die Werkstücke zwischen der schwingenden Sonotrode und einer statischen ggf. zu der Sonotrode verstellbaren Gegenelektrode angeordnet, die mehrteilig ausgebildet sein könne, um mit der Sonotrode, d. h. der Arbeitsfläche deren Kopfes, einen Verdichtungsraum zu begrenzen. Der Verdichtungsraum könne in zwei senkrecht zueinander verlaufenden Richtungen, insbesondere Höhe und Breite, verstellbar ausgebildet sein. In einem im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt aufweisenden Verdichtungsraum würden die den Verdichtungsraum in

seinen offenen Seiten durchsetzenden Litzen mittels Ultraschall zu Durchgangs- oder Endknoten verschweißt. Bei schlecht zu verschweißenden Leitern ergebe sich der Nachteil, dass die Litzen in ihrer Längsrichtung beim Verschweißen bewegt würden, so dass diese über den Knotenpunkt vorstünden. Um diese Längsbewegung zu reduzieren, werde im Vergleich zu gut verschweißbaren Litzen der Energieeintrag bzw. die Druckbeaufschlagung während des Schweißens verringert. Dies führe jedoch zu einer reduzierten Festigkeit. Aus dem Stand der Technik seien in Höhe und Breite verstellbare Verdichtungsräume einer Ultraschallschweißvorrichtung bekannt, bei denen die Arbeitsflächen von Sonotrode und Gegenelektrode strukturiert und die verbleibenden Begrenzungsflächen eben ausgebildet seien (Absätze [0002] - [0008]).

Der Streitpatentschrift liege die Aufgabe zugrunde, eine Ultraschallschweißvorrichtung mit Verdichtungsraum bzw. ein einen solchen Verdichtungsraum begrenzendes Werkzeug derart weiterzubilden, dass auch bei schlecht verschweißbaren Leitern eine gute Qualität erzielbar sei, wobei ein Wandern der Leiter zum Beispiel bei hohem Energieeintrag bzw. Druckeinwirkung ausgeschlossen werden solle.

Die Lösung dieser Aufgabe konkretisiert Patentanspruch 1 nach Merkmalen gegliedert wie folgt:

1.0 Ultraschallschweißvorrichtung zum Verschweißen von metallischen Leitern, wie Litzen, insbesondere zur Herstellung eines Knotenpunktes, 1.1 mit einem Verdichtungsraum, der 1.2 zwei den Verdichtungsraum auf gegenüberliegenden Seiten begrenzende Arbeitsflächen (36, 38) [aufweist] und 1.3 zwei quer zu den Arbeitsflächen verlaufende relativ zueinander verstellbare Seitenbegrenzungsflächen (44, 46) aufweist, 1.4 wobei eine Arbeitsfläche Abschnitt einer in Ultraschallschwingung versetzbaren Sonotrode (16) der Ultraschallschweißvorrichtung [ist] und 1.5 [die] gegenüberliegende Arbeitsfläche Abschnitt einer Gegenelektrode (32) ist und

1.6 die Arbeitsflächen strukturiert sind, dadurch gekennzeichnet, 1.7 dass zumindest eine der Seitenbegrenzungsflächen (44, 46) des Verdichtungsraums (18) zumindest bereichsweise strukturiert ist.

Der nebengeordnete Anspruch 16 betrifft ein Werkzeug zur Verwendung in einer Ultraschallschweißvorrichtung nach Anspruch 1:

16.0 Werkzeug zur Verwendung in einer Ultraschallschweißvorrichtung nach Anspruch 1, 16.1 in Form des Seitenschiebers (42) 16.2 wobei das Werkzeug mit einer Fläche als Seitenbegrenzungsfläche (44, 46) den Verdichtungsraum (18) begrenzt, 16.3 wobei die Seitenbegrenzungsfläche (46) quer zur Arbeitsfläche der Sonotrode (16) und quer zur Arbeitsfläche der Gegenelektrode (32) verläuft, dadurch gekennzeichnet, 16.4 dass die Seitenbegrenzungsfläche (46) strukturiert ist.

Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann ist ein Maschinenbauingenieur (FH) oder eine Maschinenbauingenieurin (FH) mit mehrjähriger einschlägiger Erfahrung in der Entwicklung von Ultraschallschweißvorrichtungen für das Kunststoff- und Metallschweißen anzusehen. Von ihm oder ihr können spezielle Kenntnisse zu den Anforderungen des Verdichtungsraums der Ultraschallschweißvorrichtung unter Berücksichtigung der Energie- und Druckbeaufschlagung sowie Fachwissen über die konstruktive Ausgestaltung eines solchen Verdichtungsraum begrenzenden Werkzeugs erwartet werden.

2. Der Senat legt dem Patentanspruch 1 folgendes Verständnis zu Grunde:

a) Nach den Merkmalen 1.1 bis 1.3 weist der Verdichtungsraum zwei den Verdichtungsraum auf gegenüberliegenden Seiten begrenzende Arbeitsflächen und zwei quer zu den Arbeitsflächen verlaufende relativ zueinander verstellbare Seitenbegrenzungsflächen auf. Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass die Annahme, dass der Verdichtungsraum abschließend von diesen vier Flächen begrenzt würde, nicht in Einklang mit dem Anspruch 1 stehe. Diese nichtabschließende Formulierung lasse offen, ob es noch weitere Flächen gebe.

Dieser Auffassung vermag der Senat nicht zu folgen. Das gesamte Streitpatent, dass laut dem Titel auf eine Ultraschallschweissvorrichtung mit einem Verdichtungsraum begrenzenden gegenüberliegenden Schweiss- und Seitenflächen gerichtet ist, enthält keine Offenbarungsstellen, die auf einen Verdichtungsraum mit mehr als vier Seitenflächen hinweisen würden. In Absatz [0029] wird ausgeführt, dass ein grundsätzlicher Aufbau eines entsprechenden Verdichtungsraums zum Beispiel der D4 (US-A-4,869,419) zu entnehmen sei, die einen rechteckigen, von vier Flächen begrenzten Verdichtungsraum zeige. Auch die von der Klägerin diesbezüglich genannten inhaltsgleichen Entgegenhaltungen D6 und D11 zeigen einen Verdichtungsraum, der von vier Seitenflächen (18, 20, 26 und 28) begrenzt wird, auch wenn zwei dieser Seitenflächen am Amboss 12 und der Sonotrode 10 nicht flach, sondern (teil-)- zylinderförmig ausgestaltet sind.

b) Unter dieser Voraussetzung, dass der Verdichtungsraum nur durch die genannten vier Flächen begrenzt ist, versteht der Fachmann den Begriff "gegenüberliegend" dahingehend, dass die gegenüberliegenden Arbeitsflächen nicht an einem Punkt des Verdichtungsraums aneinander liegen bzw. nicht benachbart angeordnet sind, sondern jeweils an die zwei quer zu den Arbeitsflächen verlaufenden Seitenbegrenzungsflächen angrenzen, womit die Seitenbegrenzungsflächen sich ebenfalls zwingend gegenüberliegen müssen.

In Übereinstimmung mit der Auffassung der Klägerin verlangt das Merkmal 1.3 mit dem Begriff "quer" nicht explizit, dass die Arbeitsflächen und die Seitenbegrenzungsflächen im Wesentlichen senkrecht zueinander angeordnet sein müssen. Der Querschnitt des Verdichtungsraums könnte durchaus auch parallelogramm- oder trapezförmig sein, solange die geforderte relative Verstellbarkeit der Seitenbegrenzungsflächen zur Verkleinerung des Verdichtungsraums technisch realisierbar ist. Der Verweis der Klägerin auf den Anspruch 6 mit dem Begriff "quer" ist dagegen nicht relevant, da dort die Ausrichtung der auf den Seitenbegrenzungsflächen angeordneten Erhebungen bzw. Vertiefungen gegenüber der Längsachse des Verdichtungsraums definiert wird.

Der Begriff "quer" kann dem Wortverständnis nach zwei Bedeutungen haben (vgl. Duden): Einerseits in Bezug auf eine Lage rechtwinklig zu einer Länge angenommenen Linie bzw. Fläche ("quer zu etwas verlaufen") und andererseits in Bezug auf eine Richtung in Verbindung mit den Präpositionen "durch" oder "über" [schräg] von einer Seite zur anderen, von einem Ende zum anderen ("quer über das Feld laufen"). Entsprechend den Ausführungen der Beklagten ist im Kontext der beanspruchten Ultraschallschweißvorrichtung mit einem Verdichtungsraum hier davon auszugehen, dass mit dem Begriff "quer" im Merkmal 1.3 die im Wesentlichen rechtwinklige Anordnung der Arbeitsflächen nach M1.2 und Seitenbegrenzungsflächen nach M1.3 gemeint ist.

c) Mit der Formulierung "zwei …. relativ zueinander verstellbar" werden alle denkbar möglichen Varianten umfasst, wie zwei Flächen relativ zueinander verstellt werden können. Darunter fällt jeweils die Bewegung einer Seitenbegrenzungsfläche parallel oder senkrecht gegenüber einer in der Verstellrichtung feststehenden Fläche, aber auch gleichzeitige parallele und/oder senkrechte Bewegungen und damit die gleichzeitige Verstellbarkeit beider Seitenbegrenzungsflächen gegeneinander oder auch nur in eine Richtung. Die Formulierung verlangt jedoch im Gegensatz zur Auffassung der Beklagten nicht, dass zwingend beide Flächen verstellbar sein müssen. Weder der Anspruchswortlaut noch das technische Verständnis sprechen hierfür.

d) Nach Merkmal 1.5 ist die der Sonotrode gegenüberliegende Arbeitsfläche Abschnitt einer Gegenelektrode. Entsprechend der von der Klägerin eingereichten D5 wird beim Ultraschallschweißen das Gegenlager der Sonotrode, das die Aufgabe hat, die Fügeteile aufzunehmen und am Mitschwingen zu hindern, als Amboss bezeichnet. Entsprechend dieser Aufgabe stelle das Gegenlager bzw. der Amboss kein stromführendes Bauteil dar.

Das Streitpatent beschäftigt sich wie die D5 ebenfalls ausschließlich mit dem Ultraschallschweißen. Dort wird in Absatz [0031] der Begriff "Gegenelektrode" mit dem Begriff "Amboss" gleichgesetzt. Hintergrund dessen ist, dass Ultraschallschweißvorrichtungen ggf. auch zum Widerstandsschweißen eingesetzt werden können, wenn Amboss bzw. Gegenelektrode ein stromführendes Bauteil darstellen (vgl. D1 der Beklagten, Absatz [0016]). Da dem Streitpatent keinerlei Hinweise zu entnehmen sind, dass die beanspruchte Ultraschallschweißvorrichtung ggf. auch als Widerstandsschweißvorrichtung eingesetzt werden könnte, liest der Fachmann im Streitpatent mit, dass trotz des gewählten Begriffs "Gegenelektrode" diese nicht stromführend ist und bei der beanspruchten Ultraschallschweißvorrichtung auch einen stromlosen Amboss darstellt. Dementsprechend werden in der Streitpatentschrift die Begriffe "Gegenelektrode" und "Amboss" auch synonym verwendet.

e) Nach Merkmal 1.7 ist zumindest eine der Seitenbegrenzungsflächen des Verdichtungsraums zumindest bereichsweise strukturiert. Entsprechend der Aufgabenstellung geht der Fachmann hier davon aus, dass mit dem Merkmal 1.7 nur kontrolliert bzw. gezielt eingebrachte, speziell ausgerichtete Oberflächenstrukturen gemeint sind und übliche fertigungsbedingte Rauheiten ebener Werkzeugflächen nicht unter den Begriff "strukturiert" fallen (vgl. Absätze [0010] und [0011] des Streitpatents sowie erteilte Ansprüche 4 bis 14). Darüber hinaus muss die Strukturierung der Seitenbegrenzungsfläche entsprechend der zu lösenden Aufgabenstellung dafür geeignet sein, ein Wandern der zu verschweißenden Leiter zum Beispiel bei hohem Energieeintrag bzw. Druckeinwirkung auszuschließen.

II.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, der der erteilten Fassung entspricht, ist unzulässig erweitert im Sinne von Art. II, § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ. Es bedarf demnach vorliegend keiner abschließenden Entscheidung der Frage, ob bei Vorliegen einer unzulässigen Selbstbeschränkung im neuen Hauptantrag auf die erteilte Fassung des Streitpatents zurückzugreifen ist.

1. Mit der Formulierung "zwei …. relativ zueinander verstellbar" (Merkmal 1.3) wird der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung der deutschen Anmeldung 10 2005 004 899 mit Anmeldetag vom 2. Februar 2005 unzulässig erweitert.

a) Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand eines Patents über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinausgeht. Die im Anspruch bezeichnete technische Lehre muss den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung zu entnehmen sein. Dagegen ist eine weitergehende Erkenntnis, die sich erst unter ergänzender Heranziehung von Fachwissen oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre ergibt, nicht in diesem Sinne offenbart. Bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts sind auch Verallgemeinerungen ursprünglich offenbarter Ausführungsbeispiele zulässig. Dies gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH, Urteil vom 28. Februar 2023 - X ZR 23/21 -, Rn. 45, juris - Skalierfaktor). Für eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung reicht es nicht aus, wenn der Gegenstand der erteilten oder verteidigten Fassung des Streitpatents aus dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen lediglich aufgrund eigenständiger fachlicher Überlegungen hergeleitet werden kann. Hierbei ist unerheblich, ob es naheliegend war, solche Überlegungen anzustellen (BGH, Urteil vom 28. Juni 2022 - X ZR 67/20 , GRUR 2022, 1575 Rn. 82 - Übertragungsparameter; BGH, Urteil vom 26. September 2023 - X ZR 76/21 Rn. 57).

b) Mit der Formulierung ("zwei .... relativ zueinander verstellbar") werden patentgemäß alle denkbar möglichen Varianten umfasst, wie zwei Flächen relativ zueinander verstellt werden können. Darunter fällt jeweils die Bewegung einer Seitenbegrenzungsfläche parallel oder senkrecht zu den Arbeitsflächen von Sonotrode und Gegenelektrode, aber auch gleichzeitige Bewegungen parallel und/oder senkrecht zu den Arbeitsflächen und damit die gleichzeitige Verstellbarkeit beider Flächen gegeneinander oder auch nur in eine Richtung. Darüber hinaus fallen aber auch Ausgestaltungen einer Ultraschallschweißvorrichtung unter den Anspruch 1, bei denen durch eine ausschließliche Verstellung der Seitenbegrenzungsflächen senkrecht zu den Arbeitsflächen der Verdichtungsraum in einer seiner Erstreckungsrichtungen nicht verstellt werden kann.

Entsprechend der Argumentation der Beklagten sei in der deutschen Anmeldung 10 2005 004 899 mit Anmeldetag vom 2. Februar 2005 ursprünglich ein Verdichterraum mit rechteckigen Querschnitt und zwei gegenüberliegende Arbeitsflächen und zwei quer zu den Arbeitsflächen verlaufende Seitenbegrenzungsflächen, von denen mindestens eine zum Kontakt mit den Litzen zumindest bereichsweise strukturiert wäre, offenbart gewesen. Daher sei es konsequent und auch denklogisch zwingend erforderlich, dass der Verdichtungsraum in Höhe und Breite verstellbar sein müsse, um eine Anpassung an den Querschnitt der zu schweißenden Leiter zu ermöglichen. Eine derartige Verstellbarkeit des Verdichtungsraums sei den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zu entnehmen.

Die Beklagte trägt weiterhin vor, entgegen der im qualifizierten Hinweis geäußerten Auffassung des Senats sei aus der ursprünglichen Offenbarung, dass der Verdichtungsraum in Höhe und Breite verstellbar sei, keine ausschließliche Verstellbarkeit dahingehend zu entnehmen, dass, entsprechend des einzigen Ausführungsbeispiels, die eine Seitenbegrenzungsfläche horizontal und die zweite Seitenbegrenzungsfläche senkrecht dazu verstellbar sei. In anderen, nicht ausdrücklich offenbarten Ausführungsformen, in denen die Gegenelektrode nicht von einem Träger, der erst Gegenstand des Anspruchs 16 sei, getragen würde, und in

denen die zweite Seitenbegrenzungsfläche nicht von einem Träger gebildet würde, würde die Höhe des Verdichtungsraums nicht durch Verstellung des Trägers, sondern durch senkrechte Verstellung der Sonotrode und/oder der Gegenelektrode verstellt. Entsprechend der Entscheidung BGH, X ZB 13/06, Momentanpol sei entscheidend, ob die Anmeldungsunterlagen in ihre Gesamtheit Anhaltspunkte dafür enthielten, dass die offenbarte Lehre auf eine Ausführungsform begrenzt sein solle. Fehle es an solchen beschränkenden Anhaltspunkten, sei aus fachmännischer Sicht davon auszugehen, dass das Teilmerkmal nach der Lehre des Patents nur den Schranken unterliegen solle, die erfindungsgemäßen Ausführungen aus technischphysikalischen Gründen gesetzt seien.

Weiter vertritt die Beklagte die Ansicht, in den Anmeldungsunterlagen fehle es jedoch an Anhaltspunkten dafür, dass die offenbarte Lehre des Streitpatents auf eine einzige Ausführungsform begrenzt sein solle. Ursprünglich offenbart sei ein in Höhe und Breite verstellbarer Verdichtungsraum, der nicht nur eine Verstellbarkeit nach Fig. 3 umfasse, sondern darüber hinaus auch eine Ultraschallschweißvorrichtung ohne Träger mit einem Verdichtungsraum, der in eine Richtung (in der Höhe) durch Sonotrode und Gegenelektrode (Amboss) verstellt werde und in einer anderen Richtung quer hierzu durch Verstellung der Seitenbegrenzungsflächen, um eine Anpassung an den Querschnitt der metallischen Leiter zu ermöglichen. Das Hinzufügen des Teilmerkmals 1.3 konkretisiere die Anweisung zum technischen Handeln in Bezug auf den verstellbaren Verdichtungsraum, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart sei, so dass eine unzulässige Erweiterung nicht gegeben wäre.

Dieser Argumentation vermag der Senat nicht zu folgen.

Zweifellos offenbart ist ein Verdichterraum, der von vier Elementen begrenzt wird und bei dem eine der Seitenbegrenzungsflächen 42 parallel zu den Arbeitsflächen von Sonotrode und Gegenelektrode sowie senkrecht dazu die Gegenelektrode 32 mit den Träger 34 verstellbar ist (Teil der Fig.3 der Offenlegungsschrift, Anlage 2), um

den Verdichterraum in Höhe und Breite zu verstellen. Dabei wird ursprünglich nur explizit eine parallel zu den Arbeitsflächen von Sonotrode und Gegenelektrode gerichtete Verstellung des Seitenschiebers 42 mit Seitenbegrenzungsfläche 44 gegenüber dem Träger 34 als Bestandteil der Gegenelektrode 32 mit der zweiten Seitenbegrenzungsfläche 46 sowie eine gegenüber der Verstellrichtung des Seitenschiebers 42 senkrechte Verstellung des Trägers 34 der Gegenelektrode 32 mit der zweiten Seitenbegrenzungsfläche 46 gegenüber der Sonotrode 30 und der ersten Seitenbegrenzungsfläche 44 offenbart (vgl. A3; S.8, Abs. 3 + 4). Offen bleibt, ob diese beiden Bewegungen ggf. gleichzeitig erfolgen können. Technisch ausgeschlossen ist dies aber nicht. Weitere Verstellmöglichkeiten werden jedoch auch nicht implizit offenbart. Die Möglichkeit einer gleichzeitigen Verstellung beider Seitenschieber in Richtung derselben Achse ist entgegen der Auffassung der Beklagten den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen, ist auch nicht zwingend erforderlich und wird daher auch nicht mitgelesen. Die ursprüngliche Offenbarung enthält ferner keine verallgemeinernden Formulierungen entsprechend dem Merkmal 1.3.

Dass der Verdichtungsraum einer Ultraschallschweißvorrichtung auch nicht zwingend in Höhe und Breite verstellbar sein muss, um eine Anpassung an den Querschnitt der zu schweißenden Leiter zu ermöglichen, zeigt unter anderem die D23 mit der Figur 2 und der zugehörigen Beschreibung, aus der ausschließlich eine Bewegung von Amboss und Sonotrode gegeneinander hervorgeht und die Seitenbegrenzungsflächen keine Bewegung vollführen, sodass die Erstreckung des Verdichterraums nur in einer Richtung verstellt wird.

Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass bei der beanspruchten Ultraschallschweißvorrichtung mit einem Verdichterraum, der in seiner Querschnittsfläche verstellt wird, dem Fachmann explizit bzw. implizit alle technisch denkbaren Lösungen, wie dieser Verdichterraum verstellt werden kann, mit offenbart werden. Das strittige Merkmal "relativ zueinander verstellbar" war im Sinne des BGH-

Urteils als verallgemeinernde Formulierung, aus der als Anhaltspunkt geschlossen werden könnte, dass die offenbarte Lehre nicht auf die im Ausführungsbeispiel offenbarte Ausführungsform begrenzt sein könnte, nicht Gegenstand der ursprünglichen Offenbarung.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag unzulässig erweitert.

2. Da die Beklagte, wie sie in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll erklärt hat, das Streitpatent gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen mit geschlossenen Anspruchssätzen verteidigt, haben die weiter angegriffen abhängigen oder unabhängigen Patentansprüche der erteilten Fassung insgesamt keinen Rechtsbestand; sie fallen jeweils mit dem Patentanspruch 1 (vgl. hierzu näher BGH GRUR 2017, 57 - Datengenerator). Einer isolierten Prüfung der Unteransprüche gemäß Hauptantrag bedarf es daher nicht. Dies gilt auch für den Fall, dass die verteidigte Fassung einen nebengeordneten Patentanspruch aufweist (BPatG, Urteil vom 16. Februar 2024 - 3 Ni 27/21 (EP) -, Rn. 60, juris; Urteil vom 25. Juni 2024 - 7 Ni 5/23 -, Rn. 125, juris; Urteil vom 10. Juli 2024 - 5 Ni 26/22 (EP) -, Rn. 119, juris).

III.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist nicht rechtsbeständig, da er unzulässig ist. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist jedoch durch den Stand der Technik nicht vorbekannt und ergibt sich für den Fachmann aus dem Stand der Technik auch nicht in naheliegender Weise.

Da der erteilte Patentanspruch 1 gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert ist, hat das Streitpatent den Anmeldetag vom 1. Februar 2006. Die Priorität der deutschen Anmeldung 10 2005 004 899 mit Anmeldetag vom 2. Februar 2005 wurde nicht wirksam in Anspruch genommen, da die diesbezügliche Offenbarung in beiden Dokumenten nicht identisch ist. Damit stellt

die am 12. September 2003 angemeldete und am 24. März 2005 offengelegte D1 (DE 103 42 534 A1) einen vorveröffentlichten Stand der Technik gemäß Art. 139 Abs. 2 EPÜ i.V.m. Art. 54 EPÜ dar.

Da bei Unzulässigkeit der Ansprüche die Frage bezüglich deren Patentfähigkeit nicht mehr streitentscheidend ist, wird bei den folgenden Ausführungen zur Patentfähigkeit unterstellt, dass die Priorität wirksam und der Stand der Technik nach der D1 nachveröffentlicht wäre. Die D1 ist daher nur bei der Frage der Neuheit relevant.

1. Die D1 (DE 103 42 534 A1) zeigt in Figur 5 einen im Wesentlichen dreieckigen Verdichtungsraum 20 einer Ultraschallschweißvorrichtung zum Verschweißen von metallischen Leitern, wie Litzen (M1.0 und M1.1). Der Verdichtungsraum wird durch zwei Arbeitsflächen 18, 22 einer Sonotrode 12 und einer Gegenelektrode 14 (M1.4, M1.5), einer Begrenzungsfläche 24 eines Begrenzungselement 16 sowie der Stirnseite einer in Bezug auf den Verdichtungsraum nicht verstellbaren Zwischenplatte 58 begrenzt. Die Arbeitsflächen 18, 22 der Sonotrode 12 und der Gegenelektrode 14 liegen im Bereich der 45°-Fase der Gegenelektrode (Querrand 30) nebeneinander und damit im Sinne der Auslegung nicht gegenüber. Dementsprechend verlaufen auch die durch die vertikale Bewegung des Begrenzungselements 16 relativ zueinander verstellbaren Seitenbegrenzungsflächen 24, 58 auch nicht jeweils quer zu den Arbeitsflächen. Nur die Seitenbegrenzungsfläche 24 verläuft quer zur Arbeitsfläche 22 der Gegenelektrode 20 und die Seitenbegrenzungsfläche 58 annähernd quer zur Arbeitsfläche 18 der Sonotrode. Im Gegensatz zum Streitpatent liegen sich hier entsprechend der Auslegung die Seitenbegrenzungsfläche 24 und die Arbeitsfläche 18 der Sonotrode 12 sowie die Seitenbegrenzungsfläche 58 und Arbeitsfläche 22 der Gegenelektrode 14 gegenüber.

(aus dem klägerischen Schriftsatz vom 31.07.2024 mit farblichen Ergänzungen)

Entsprechend Absatz [0017] sind sämtliche Begrenzungsflächen, sowohl die Arbeitsflächen 18, 22 von Sonotrode und Gegenelektrode als auch die Seitenbegrenzungsflächen des Verdichterraums, im Sinne der Auslegung strukturiert (M1.6, M1.7).

Dementsprechend zeigt die Vorrichtung der D1 nicht die Merkmale 1.2 und 1.3.

Die Klägerin macht diesbezüglich geltend, dass der Fachmann Bauteile als Gegenelektrode bezeichnet, welche nach der D5, Seite 25 die Funktion eines Gegenlagers erfüllen. Daher befinde sich die Gegenelektrode zwangsläufig gegenüber von der Sonotrode, da sie sonst ihrer Funktion als Gegenlager nicht nachkommen könne. Bezogen auf die D1 sei demnach das Begrenzungselement 16 als Gegenelektrode im Sinne des Anspruchs 1 des Streitpatents zu bezeichnen. Neben der Sonotrode 12 und dem als Gegenelektrode wirkenden Begrenzungselement 16 weise die Ausführungsform gemäß Figur 5 der D1 dann noch zwei Bauteile auf, die jeweils eine Seitenbegrenzungsfläche des Verdichtungsraums bilden, nämlich das Bauteil ohne Bezugszeichen und das Zwischenelement 58.

Dieser Auffassung vermag der Senat nicht zu folgen. Entsprechend der D1 können Ultraschallschweißvorrichtungen ggf. auch zum Widerstandsschweißen eingesetzt

werden. In diesem Fall stellt der sonst stromlose Amboss ein stromführendes Bauteil und damit eine Gegenelektrode dar (vgl. D1 der Beklagten, Absatz [0016]). Daraus kann aber im Umkehrschluss nicht gefolgert werden, dass jede Seitenfläche eines stromlosen Begrenzungselements eines Verdichterraums bei Verwendung zum Widerstandsschweißen eine Gegenelektrode darstellt. Die D1 offenbart mit dem Bauteil 14 (analog zum Streitpatent mit der Gegenelektrode bzw. dem Amboss 32) genau einen Amboss 14, der für den Fall, dass die Vorrichtung auch zum Widerstandsschweißen dient, dann stromführend sein muss und dann nur für diesen Fall eine Gegenelektrode darstellt. Das Begrenzungselement 16 stellt in der Offenbarung der D1 ausdrücklich den Träger der Gegenelektrode dar, die Zwischenplatte 58 dient als Begrenzungselement nur der Abflachung der spitzen Kante des geschweißten Bauteils. Daher ergibt sich aus der D1 keine Gegenelektrode, die der in Ultraschallschwingung versetzbaren Sonotrode 12 gegenüberliegt.

2. Die D3 (DE 37 45 065 C1) zeigt mit Figur 1B eine Ultraschallvorrichtung mit den Merkmalen 1.0 bis 1.4 des Anspruchs 1. Die Ultraschallschweißvorrichtung weist einen Verdichtungsraum 3 mit zwei den Verdichtungsraum auf gegenüberliegenden Seiten begrenzende Arbeitsflächen 2, 6 und zwei quer zu den Arbeitsflächen verlaufende relativ zueinander verstellbare Seitenbegrenzungsflächen 5, 9 auf, wobei eine Arbeitsfläche 2 Abschnitt einer in Ultraschallschwingung versetzbaren Sonotrode 1 der Ultraschallschweißvorrichtung und die gegenüberliegende Arbeitsfläche 6 Abschnitt einer Gegenelektrode 7 ist. Der D3 sind jedoch keine Hinweise auf strukturierte Arbeits- oder Seitenbegrenzungsflächen entsprechend der Merkmale 1.6 und 1.7 zu entnehmen.

Der D3 liegt die Aufgabenstellung zugrunde, ein Verfahren und eine geeignete Vorrichtung bereitzustellen, mit dessen bzw. deren Hilfe eine weitere

Vergleichmäßigung der Leiterverdichtung im Knotenquerschnitt erreichbar ist. Erreicht werden soll dies mittels einer gezielter Verstellung der Arbeits- oder Seitenbegrenzungsflächen zur Optimierung der Verdichtungsphasen.

Nach den Ausführungen der Klägerin soll vor dem Prioritätstag des Streitpatents zum Fachwissen des Fachmanns auf dem Gebiet der Ultraschallmetallschweißmaschinen gehört haben, dass sowohl die Sonotrode als auch der Amboss einer Ultraschallmetallschweißvorrichtung in der Regel mit einer Strukturierung versehen würden. Dazu verweist die Klägerin auf die Ausführungen der D5. Der von der D3 ausgehende Fachmann würde in Kenntnis der Lehre der D5 beim Nacharbeiten der Lehre ohne zu zögern sämtliche den Verdichtungsraum begrenzenden Flächen mit einer Rasterung versehen und somit strukturieren. Damit gelänge er zwangsläufig ohne eine erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand des Anspruchs 1.

Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschließen.

Sowohl das Streitpatent als auch die D3 betreffen eine Ultraschallschweißvorrichtung zum Verschweißen von metallischen Leitern wie Litzen, insbesondere zur Herstellung eines Knotenpunktes, also einen sehr speziellen Typ einer Ultraschallschweißvorrichtung. Beim Verschweißen von Litzen ist es erforderlich, diese während des Verschweißens von allen Seiten in einem komprimierbaren Verdichtungsraum einzuschließen. Nach Angaben der D3 hat es sich jedoch herausgestellt, dass die Verdichtung der Leiter über den Knotenquerschnitt nicht vollständig gleichmäßig sei und der erzielbare Verdichtungsgrad von der Höhenlage der betrachteten Querschnittsstelle im Leiterknoten abhängig sei. Der D3 liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und besonders zur Verfahrensdurchführung geeignete Vorrichtungen bereitzustellen, mit dessen bzw. deren Hilfe eine weitere Vergleichmäßigung der Leiterverdichtung im Knotenquerschnitt erreichbar ist. Das Streitpatent stellt sich darüber hinaus noch die weitere Aufgabe, ein Wandern der Leiter zum Beispiel bei hohem Energieeintrag bzw. Druckeinwirkung auszuschließen.

Die D5 betrifft hingegen die Ausgestaltung von allgemeinen Ultraschallschweißvorrichtungen, z.B. Punktschweißvorrichtungen (vgl. Bild 1.3) oder einer Ultraschallrollennahtschweißvorrichtung (vgl. S.25). Hierbei werden Fügeteile wie Platten oder ähnliches miteinander verschweißt. Diese Vorrichtungen verfügen ausschließlich über die Arbeitsflächen von Sonotrode und dem gegenüberliegenden Amboss. Seitenbegrenzungsflächen sind aufgrund des zu verschweißenden Materials nicht erforderlich und werden daher in der D5 nicht erwähnt. Die beiden Arbeitsflächen der Sontrode und des Ambosses sollen absolut parallel zueinander angeordnet sein, um Druckunterschiede in den Fügeteilen beim Verkanten der Arbeitsflächen zu vermeiden. Für eine sichere Übertragung der Ultraschallschwingungen von der Sonotrode in das sonotrodenseitige Fügeteil ist die plane Arbeitsfläche mit einer der Anwendung entsprechenden Rauigkeit zu versehen (vgl. S.23). Der Amboss hat als Gegenlager nur die Aufgabe, die Fügeteile aufzunehmen und am Mitschwingen zu hindern. Der Amboss ist entsprechend der D5 in der Regel ebenfalls mit einer kreuzförmigen Rasterung versehen. Die D5 gibt dem Fachmann daher keine Angaben an die Hand über die Gestaltung einer speziellen Ultraschallschweißvorrichtung zum Verschweißen von Litzen in einem komprimierbaren, allseitig geschlossenen Verdichtungsraum und über den Umgang mit Litzen in einer derartigen Vorrichtung. Weiterhin lehrt die D5 zwar, die Ambossfläche zu strukturieren, lässt aber den Grund bzw. die Notwendigkeit dafür offen. Auch wenn die D5 als seit langem bekanntes Lehr- und Fachbuch zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehört, beschäftigt sie sich nicht mit dem Verschweißen von Litzen. Daher fehlt der D5 folgerichtig jeglicher Hinweis dafür, dass durch die Strukturierung von Ambossflächen ein Wandern von Leitern oder Litzen vermieden werden kann. Es ist daher zweifelhaft, ob der von der D3 ausgehende Fachmann die D5 überhaupt zu Rate gezogen hätte.

Auch wenn in der D3 die streitpatentgemäßen Seitenbegrenzungsflächen ebenfalls als Ambossflächen bezeichnet werden, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass diese Flächen auch die Funktion von Ambossflächen haben. Entsprechend der Lehre der D5 stellt die der Sonotrode gegenüberliegende Arbeitsfläche die Ambossfläche dar. Selbst wenn der Fachmann die D5 überhaupt zu Rate gezogen hätte, wäre es hier schon fraglich, ob er aufgrund der unterschiedlichen zu fügenden Teile (D5 Platten

oder ähnliches, D3 Litzen) die Gestaltung der Arbeitsflächen von Sonotrode und Amboss überhaupt bei der Lehre der D3 übernehmen würde. Aber selbst wenn der Fachmann den Hinweis auf eine strukturierte, der Sonotrode gegenüberliegende Ambossfläche aufgreifen sollte, bedeutet dies nicht, dass er dies wegen der in der D3 gewählten Bezeichnung "drei Ambossflächen" auch bei den quer zu Sonotrode und Amboss angeordneten Seitenbegrenzungsflächen tun würde, da der D5 diesbezüglich keinerlei Hinweise oder Anregungen zu entnehmen sind, die Ultraschallschweißvorrichtung gemäß Dokument D3 mit einer Strukturierung zumindest einer Seitenbegrenzungsfläche derart weiterzuentwickeln, um zu der Lehre des Anspruchs 1 zu gelangen.

Soweit die Klägerin im Laufe der Verhandlung weiterhin geltend gemacht hat, dass die Offenbarung der D3 dem Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich entgegenstehen würde und unter Berücksichtigung der im Streitpatent angegebenen Höhen H1 bis H5 der Strukturierung von 0,03 < H < 0,5 mm (vgl. Fig. 5 bis 12, Absätze [0041] bis [0050]) durch den unteren Wert von 0,03 mm auch übliche fertigungsbedingte Oberflächenrauhigkeiten mitumfasst, so dass jede konventionell gefertigte Metalloberfläche im Sinne der Merkmale 1.6 und 1.7 strukturiert sei, vermag sich der Senat auch dieser Auffassung nicht anzuschließen.

Entsprechend der Auslegung fallen unter den Gegenstand des Streitpatents Strukturen, deren Gleichmäßigkeit in Abstand und Tiefe darauf schließen lassen, dass sie, unabhängig von ihrer absoluten Tiefe, unter Verwendung eines speziellen Werkzeugs bewusst und planmäßig in die Werkstückoberfläche eingebracht wurden (vgl. auch Anlage A12 der Klägerin, LG München I, 04.08.2023, 7 O … /22). Dementsprechende Strukturen sind der D3 aber nicht zu entnehmen.

3. Die D6 (EP 0 143 936 A1) zeigt entsprechend Figur 1 und der zugehörigen Beschreibung eine Ultraschallvorrichtung mit den Merkmalen 1.0 bis 1.5 des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

Die Ultraschallschweißvorrichtung weist einen Verdichtungsraum 24 mit zwei den Verdichtungsraum auf gegenüberliegenden Seiten begrenzenden Arbeitsflächen und zwei quer zu den Arbeitsflächen verlaufenden relativ zueinander verstellbaren Begrenzungselementen bzw. -flächen 26 und 28 auf, wobei eine Arbeitsfläche ein an den Querschnitt eines Leiters angepasster Abschnitt einer in Ultraschallschwingung versetzbaren Sonotrode 10 und die gegenüberliegende Arbeitsfläche ein ebenfalls an den Querschnitt eines Leiters angepasster Abschnitt einer Gegenelektrode bzw. eines Ambosses 20/12 ist (vgl. S. 5 + 6). Entsprechend Seite 9 bzw. Anspruch 6 können die Arbeitsflächen von Sonotrode 10 und Amboss 20 strukturiert sein (M1.6).

Der D6 liegt ähnlich zum Streitpatent die Aufgabenstellung zugrunde, bei einer Ultraschallvorrichtung eine problemlose Anpassung des Verdichtungsraums an unterschiedliche Leiterabmessungen zu ermöglichen und dabei sicherzustellen, dass die zu verbindenden bzw. zu verdichtenden Leiter nicht unkontrolliert während der Schalleinwirkung aus dem Verdichtungsraum rutschen können (vgl. S.2, Abs. 1).

Gelöst wird dies beim Gegenstand der D6 durch acht verschieden breite, gezielt auswählbare Sonotrodenflächen sowie die Einstellbarkeit der Begrenzungselemente. Die Strukturierung der Arbeitsflächen von Sonotrode und Amboss wird nur vorzugsweise als Ausgestaltung zur Verbesserung der Verbindung erwähnt.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, es wäre für den von der D6 ausgehenden Fachmann naheliegend, die den Verdichtungsraum begrenzenden Flächen zu strukturieren. Eine unstrukturierte Fläche zur Verbesserung der Halteeigenschaften strukturiert auszugestalten sei nicht erfinderisch, sondern eine gängige Methode aus dem Repertoire des Fachkönnens des Fachmanns. Weiterhin würde der Fachmann

ausgehend von der D6 auch unter Einbeziehung der D5, der D7 und der D8 in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen.

Dieser Auffassung vermag der Senat ebenfalls nicht zu folgen.

Aus der D5 erhält der von der D6 ausgehende Fachmann, wie vorstehend zur D3 schon ausgeführt, keine Anregungen und Hinweise dazu, zur Lösung seiner Aufgabenstellung entsprechend dem Merkmal 1.7 zumindest eine der Seitenbegrenzungsflächen des Verdichtungsraums zumindest bereichsweise zu strukturieren.

4. Gleiches gilt für die D7 und die D8.

Die D7 offenbart ein Werkzeug zum Einspannen von stabförmigen Proben in Spannköpfe von Werkstoffprüfmaschinen (siehe Seite 3, Absatz 1), wobei der Schwerpunkt der D7 auf dem Einspannen von sehr dünnen, drahtförmigen Proben liegt (siehe Seite 4, Absatz 1). Als problematisch wird in der D7 insbesondere angesehen, dass zwischen ebenen Spannbacken eine drahtförmige Probe eine Verformung und Schwächung erfährt, durch die die Messwerte verfälscht werden könnten. Andererseits sei es aber sehr schwierig, querverzahnte oder anders geeignet aufgeraute Aufnahmenuten in den ebenen Spannflächen vorzusehen.

Als Lösung dieser Aufgabe schlägt die D7 vor, die beiden Spannbacken mit einer zum Werkstück hin offenen V-Nut mit profilierten Schrägflächen zu versehen. Damit würde eine optimal große Umschließungs- bzw. Einspannfläche zwischen Spannbacken und einer beispielsweise drahtförmigen Probe erreicht.

Es darf bezweifelt werden, dass der Fachmann die gattungsfremde D7 zu Rate gezogen hätte, da die bei einer Ultraschallschweißvorrichtung beabsichtigte Verformung bzw. Verdichtung des Querschnitts der Litze in der D7 ausdrücklich als

negativ bzw. problematisch beschrieben wird (vgl. S.4, Abs. 1). Ggf. könnte der Fachmann aus der D7 noch die Anregung erhalten haben, für eine verbesserte Umschließung des Werkstücks durch die Arbeitsflächen diese mit einer an die Querschnittsform des Werkstücks angepasste Profilierung zu versehen. Dies ist bei der Sonotrode und dem Amboss der D6 jedoch schon verwirklicht. Eine Anregung zur Strukturierung von in der D7 gar nicht offenbarten Seitenbegrenzungsflächen erhält der Fachmann aus der D7 nicht.

Die D8 geht über den Offenbarungsgehalt der D7 nicht wesentlich hinaus und offenbart eine Prüfvorrichtung zum zerstörungsfreien Prüfen eines Schweißverbinders, der aus mehreren durch Ultraschallschweißen zu einem Bündel miteinander verbundenen Litzen elektrischer Leitungen besteht. Dabei weist die Prüfvorrichtung zwei aufeinander zu oder auf einen gemeinsamen Schnittpunkt gerichtete Richtungen hin bewegbare Spannbacken auf. Ein zu prüfender Schweißverbinder kann durch Zusammendrücken der Aufnahmebacken mit einer definierten Prüfkraft belastet werden, die so hoch ist, dass bei einem einwandfreien Schweißverbinder keine Schädigung erfolgt, es jedoch bei einem fehlerbehafteten Schweißverbinder zu einer erfassbaren Veränderung kommt. Hierfür ist es u.a. erforderlich, dass ein ausreichender Freiraum am Umfang des Schweißverbinders verbleibt, damit bei einem schadhaften Schweißverbinder ein Abrolleffekt und somit ein "Aufgehen" der Einzeldrähte erfolgen und beobachtet werden kann (vgl. Fig. 4). Da die Aufnahme- bzw. Spannbacken den Schweißverbinder nicht umschließen, können diese zum Verhindern eines Weggleitens oder Wegrutschens des zu prüfenden Schweißverbinders winzige Riefen oder dergleichen aufweisen, die im Gegensatz zum Gegenstand des Streitpatents parallel zur Längsachse des Schweißverbinders ausgerichtet sind (vgl. Fig.12).

Es darf auch hier bezweifelt werden, dass der Fachmann die gattungsfremde D8 zu Rate gezogen hätte, da die bei einer Ultraschallschweißvorrichtung ja beabsichtigte

Verformung bzw. Verdichtung des Querschnitts der Litze in der D8 ebenfalls als negativ angesehen werden dürfte. Selbst wenn der Fachmann aus der D8 den Hinweis erhalten hätte, Arbeitsflächen ggf. mit einer Profilierung zu versehen, hätte er aus der D8 keine Anregung dazu bekommen, die in der D8 gar nicht offenbarten Seitenbegrenzungsflächen des Verdichterraums mit einer Strukturierung zu versehen. Die Flächen von Sonotrode und Amboss mit einer Strukturierung zu versehen offenbart schon die D6, von der der Fachmann ausgeht, d.h. der Fachmann erfährt aus der D8 von vornherein nichts, was über die Offenbarung der D6 hinausgeht. Beim Verdichterraum der D6 (bzw. dem Gegenstand des Streitpatents) wird der Leiter von den angrenzenden Backen komplett umschlossen und verdichtet. Daher kann das in der D8 thematisierte Weggleiten des Leiters quer zur Längsachse des Leiters, dass dort durch parallel zur Längsachse des Leiters ausgerichtete Riefen verhindert werden soll, gar nicht auftreten. Da der zu untersuchende Leiter in der D8 schon verschweißt ist, wird das Herausrutschen einzelner Litzen in Längsrichtung bzw. parallel zur Längsachse des Leiters folgerichtet gar nicht thematisiert. Damit kann der Fachmann aus der D8 gar keine Anregungen zur Lösung der dem Streitpatent zugrundeliegende Problematik erhalten.

5. Entsprechend den Ausführungen zum Anspruch 1 ist der Gegenstand des Anspruchs 16 auch nicht aus der D1 bekannt, da die D1 keine Seitenbegrenzungsfläche zeigt, die sowohl quer zu der Arbeitsfläche 18 der Sonotrode 12 als auch quer zu der Arbeitsfläche 22 der Gegenelektrode 14 verläuft.

Da entsprechend den Ausführungen zum Anspruch 1 auch keine der Entgegenhaltungen D3, D4, D6, D7 und D8 ein Werkzeug mit einer strukturierten Seitenbegrenzungsfläche zeigt oder auch nur nahelegt, sind diese Entgegenhaltungen nicht dafür geeignet, auch in Kenntnis der D5 die erfinderische Tätigkeit beim Zustandekommen des Gegenstands des Anspruchs 16 in Frage zu stellen.

IV.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung eines der Hilfsanträge 1(neu), 2, 3a bis 3c, 4a bis 4c, 5a bis 5c, 6a bis 6c, 7a bis 7c, 8a bis 8c, 9a bis 9c ist jeweils unzulässig erweitert im Sinne von Art. II, § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ.

1. Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1(neu) wird das Merkmal 1.3 wie folgt ergänzt:

M1.3 und zwei quer zu den Arbeitsflächen verlaufende relativ zueinander verstellbare Seitenbegrenzungsflächen (44, 46) derart aufweist, dass eine der Seitenbegrenzungsflächen stationär ist und die andere Seitenbegrenzungsfläche parallel zu den Arbeitsflächen und quer zu diesen verstellbar ist,

Der Begriff "stationär" bzw. eine stationäre Seitenbegrenzungsfläche werden in der ursprünglichen Offenbarung der deutschen Anmeldung 10 2005 004 899 nicht erwähnt und dem Fachmann auch nicht implizit offenbart. Wie schon ausgeführt, wird in den ursprünglichen Unterlagen ein Verdichterraum offenbart, der neben Sonotrode 36 und Gegenelektrode 32 von zwei Seitenbegrenzungsflächen begrenzt wird, von denen eine durch die Seitenfläche 46 des Trägers 34 und die andere durch die Seitenfläche des Seitenschiebers 42 gebildet wird. Explizit offenbart wird dabei eine Verstellung des Seitenschiebers 42 mit Seitenbegrenzungsfläche 44 parallel zu den Arbeitsflächen von Sonotrode und Gegenelektrode gegenüber dem Träger 34 der Gegenelektrode 32 mit der zweiten Seitenbegrenzungsfläche 46 sowie eine gegenüber der Verstellrichtung des Seitenschiebers 42 senkrechte Verstellung des Trägers 34 der Gegenelektrode 32 mit der zweiten Seitenbegrenzungsfläche 46 gegenüber der Sonotrode 30 und der ersten Seitenbegrenzungsfläche 44 (vgl. A3; S.8, Abs. 3 + 4). Die Seitenbegrenzungsfläche 44 am Seitenschieber 42 ist wie

beansprucht zwar parallel, aber nicht quer zu den Arbeitsflächen 36, 38 verstellbar. Die zweite Seitenbegrenzungsfläche 46 am Träger 34 ist zwar senkrecht, aber nicht parallel zu den Arbeitsflächen 36, 38 verstellbar. Keine der beiden Seitenbegrenzungsflächen ist als stationär anzusehen. Die Offenbarungsschrift enthält auch keine verallgemeinernden Formulierungen entsprechend dem Merkmal 1.3. nach Hilfsantrag 1.

Da eine stationäre Seitenbegrenzungsfläche weder explizit noch implizit aus den ursprünglichen Unterlagen hervorgeht, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 mit dem Merkmal 1.3 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung des Streitpatents unzulässig erweitert.

2. In Hilfsantrag 2 sind auf Basis des neuen Hauptantrags die Patentansprüche 16 bis 29 gestrichen. Hilfsantrag 2 enthält somit nur die Ultraschallvorrichtung mit den Patentansprüchen 1 bis 15. Damit gelten hier die Ausführungen zur fehlenden Zulässigkeit des Anspruchs 1 nach Hauptantrag.

3. In den Hilfsantragsgruppen 3 bis 9 enthalten die Hilfsanträge "a" jeweils einen geänderten Patentanspruch 1 sowie Patentanspruch 16 nach Hauptantrag, die Hilfsanträge "b" den geänderten Patentanspruch 1 wie im jeweiligen Hilfsantrag "a" sowie den Patentanspruch 16 nach Hilfsantrag 1. Die Hilfsanträge "c" enthalten nur noch die geänderten Patentansprüche 1 bis 15 wie im jeweiligen Hilfsantrag "a".

Der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 3 enthält neben dem Merkmal 1.3, betreffend die zwei relativ zueinander verstellbaren Seitenbegrenzungsflächen, ein gegenüber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag geändertes Merkmal 1.1:

M1.1 mit einem in Höhe und Breite verstellbaren Verdichtungsraum, der M1.3 zwei quer zu den Arbeitsflächen verlaufende relativ zueinander verstellbare Seitenbegrenzungsflächen (44, 46) aufweist,

Durch das eingeschränkte Merkmal 1.1 wird die Verstellbarkeit der Seitenbegrenzungsflächen dahingehend spezifiziert, dass der Verdichtungsraum in beide Erstreckungsrichtungen verstellt bzw. reduziert wird und damit eine bzw. beide der Seitenbegrenzungsflächen parallel zu den Arbeitsflächen von Sonotrode oder Gegenelektrode verstellbar sein muss bzw. müssen. Damit umfasst der Anspruch 1 nach der Hilfsantragsgruppe 3 aber immer noch die Möglichkeit einer gleichzeitigen Verstellung beider Seitenschieber in Richtung derselben Achse. Diese ist entsprechend den Ausführungen zum Hauptantrag ursprünglich weder offenbart noch zwingend erforderlich und wird daher auch nicht mitgelesen.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsantragsgruppe 3 mit den Merkmalen M1.1 und M1.3 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert.

4. Der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 4 ist durch die Streichung der Formulierung "relativ zueinander verstellbar" in Merkmal 1.3 identisch mit dem ursprünglich offenbarten Anspruch 1. Allerdings umfasst der Anspruch 1 durch diese Streichung auch Ultraschallschweißvorrichtungen, deren Seitenbegrenzungsflächen nicht relativ zueinander verstellbar sind. Damit stellt der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 4 keine Beschränkung, sondern ein Aliud zum erteilten Anspruch 1 dar.

5. Der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 5 enthält das präzisierte Merkmal 1.1 betreffend den in Höhe und Breite verstellbaren Verdichtungsraum sowie das Merkmal 1.3, in dem die Formulierung "relativ zueinander verstellbar" gestrichen wurde. Entsprechend den Ausführungen zum Hauptantrag umfasst der Anspruch 1 nach der Hilfsantragsgruppe 5 immer noch die nicht offenbarte Möglichkeit einer gleichzeitigen Verstellung beider Seitenschieber in Richtung derselben Achse bzw. parallel zu den Arbeitsflächen von Sonotrode und Gegenelektrode. Damit ist der Anspruch 1 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert.

6. Der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 6 enthält das Merkmal 1.3 nach Hauptantrag betreffend die zwei relativ zueinander verstellbaren Seitenbegrenzungsflächen, das präzisierte Merkmal 1.1 betreffend einen in Höhe und Breite verstellbaren Verdichtungsraum, sowie ein zusätzliches Merkmal 1.3.1H6, wonach zur relativen Verstellbarkeit der Verdichtungsraum in seiner Breite verstellt wird.

Mit dem Merkmal 1.3.1H6 soll das Merkmal 1.1 präzisiert werden. Allerdings ist das Merkmal 1.3.1H6 schon vollumfänglich im Merkmal 1.1 enthalten, führt zu keiner weiteren Klarstellung und leistet auch keinen Beitrag zur Herstellung der Zulässigkeit des Anspruchs 1. Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsantragsgruppe 6 inhaltlich identisch mit dem Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 3 und dementsprechend, gemäß den Ausführungen zum Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 3, gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert.

7. Der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 7 enthält das Merkmal 1.3 nach Hauptantrag betreffend die zwei relativ zueinander verstellbaren Seitenbegrenzungsflächen, das präzisierte Merkmal 1.1 betreffend einen in Höhe und Breite verstellbaren Verdichtungsraum, sowie ein zusätzliches Merkmal 1.3.1H7, wonach eine der Seitenbegrenzungsflächen von einem horizontal verstellbaren Seitenschieber 42 ausgeht.

Damit wird das Merkmal 1.3 dahingehend präzisiert, dass sich eine der Seitenbegrenzungsflächen mit dem Schieber 42 horizontal bewegen soll. Der Anspruch 1 nach der Hilfsantragsgruppe 7 umfasst aber trotzdem immer noch die ursprünglich nicht offenbarte Möglichkeit einer gleichzeitigen Verstellung beider Seitenschieber in Richtung derselben Achse. Darüber hinaus wird der Begriff "horizontal" in den ursprünglichen Unterlagen explizit nicht erwähnt. Im Streitpatent wird nirgends die Ausrichtung des Verdichterraums im Raum definiert bzw. ausgeführt, welche Erstreckung des Verdichterraums, parallel oder senkrecht zu den

Arbeitsflächen von Sonotrode und Gegenelektrode, als Höhe und welche als Breite anzusehen sein soll. Daher fehlt es an einer ursprünglichen Offenbarung, dass die Erstreckung des Verdichterraums zwischen den beiden Seitenbegrenzungsflächen parallel zu den Arbeitsflächen als horizontal bzw. als Breite anzusehen ist.

Damit ist auch der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 7 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert.

8. Der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 8 enthält alle Merkmale des Anspruchs 1 der Hilfsantragsgruppe 7 sowie das zusätzliche Merkmal 1.3.2H8, wonach die gegenüberliegende Seitenbegrenzungsfläche von einem Träger eines Ambosses als Gegenelektrode 32 ausgeht.

Das Merkmal 1.3.2H8 ist für sich genommen ursprünglich offenbart (A3, S.8, Absatz 3). Durch das Merkmal 1.3.2H8 wird das Merkmal 1.3 weiter dahingehend präzisiert, dass die zweite Seitenbegrenzungsfläche am Träger der Gegenelektrode angeordnet ist, wodurch für den Fachmann klargestellt wird, dass sich die zweite Seitenbegrenzungsfläche, wie auch ursprünglich offenbart, nicht parallel zu den Arbeitsflächen von Sonotrode und Gegenelektrode, sondern senkrecht dazu bewegt.

Allerdings enthält der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 8 immer noch das Merkmal, dass eine der Seitenbegrenzungsflächen von einem horizontal verstellbaren Seitenschieber 42 ausgeht. Daher ist entsprechend den Ausführungen zur Hilfsantragsgruppe 7 auch der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 8 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert.

9. Der Anspruch 1 nach der Hilfsantragsgruppe 9 enthält alle Merkmale des Anspruchs 1 der Hilfsantragsgruppe 8. Weiterhin wird das Merkmal 1.3 durch das zusätzliche Merkmal 1.3.3H9 dahingehend präzisiert, dass der Träger entlang des Sonotrodenkopfs 30 verstellbar ist und das Merkmal 1.4 dahingehend, dass die Sonotrode über einen Sonotrodenkopf verfügt.

Das Merkmal 1.3.3H9 sowie das spezifizierte Merkmal 1.4 sind zweifellos jeweils für sich genommen ursprünglich offenbart. Allerdings enthält der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 9 immer noch das Merkmal, dass eine der Seitenbegrenzungsflächen von einem horizontal verstellbaren Seitenschieber 42 ausgeht. Daher ist entsprechend den Ausführungen zur Hilfsantragsgruppe 7 auch der Anspruch 1 der Hilfsantragsgruppe 9 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert.

V.

Die Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 10 ist zulässig und der Gegenstand von Patentanspruch 1 erweist sich als rechtsbeständig, da sein Gegenstand durch den Stand der Technik nicht vorbekannt ist und sich für den Fachmann aus dem Stand der Technik auch nicht in naheliegender Weise ergibt.

1. Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 10 ist zulässig im Sinne von Art. II, § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 10 besteht aus der Kombination von Anspruch 1 und Anspruch 15 nach Hilfsantrag 3a. Er enthält damit das Merkmal 1.3 nach Hauptantrag betreffend die zwei relativ zueinander verstellbaren Seitenbegrenzungsflächen, das präzisierte Merkmal 1.1 betreffend einen in Höhe und Breite verstellbaren Verdichtungsraum, sowie zusätzlich die Merkmale des ursprünglichen Anspruchs 15, wonach

"….die Gegenelektrode (32) von einem entlang einer Seitenfläche (106) der Sonotrode (16) und senkrecht oder in etwa senkrecht zu der Arbeitsfläche (36) der Sonotrode verlaufenden Träger (34) ausgeht, dessen dem Verdichtungsraum (18) zugewandte Seite Seitenbegrenzungsfläche (46) ist oder von der ein außenseitig die Seitenbegrenzungsfläche aufweisendes plattenförmiges Element ausgeht und dass die Seitenfläche der Sonotrode

eine zur Struktur der Seitenbegrenzungsfläche ergänzende Geometrie aufweist."

Durch die ursprünglich offenbarten Merkmale des Anspruchs 15 wird der Anspruch 1 dahingehend spezifiziert, dass sich der Träger 34 der Gegenelektrode mit der Seitenbegrenzungsfläche 46 senkrecht zu den Arbeitsflächen von Sonotrode und Gegenelektrode bewegen muss, um die für den Fachmann als zwingend angesehene Arbeitsbewegung der Gegenelektrode hin zur Sonotrode ausführen und den Verdichterraum in einer ersten Richtung verstellen zu können. Damit wird im Gegensatz zum jeweiligen Anspruch 1 nach den Hilfsanträgen 1 und 2 bzw. Hilfsantragsgruppen 3 und 5 bis 7 die nicht ursprünglich offenbarte Möglichkeit der Verstellung des Verdichterraums in der Richtung ausgeschlossen, bei der sich beide Seitenbegrenzungsflächen parallel zu den Arbeitsflächen in eine Richtung aufeinander zu bewegen. Da sich die Seitenbegrenzungsfläche 46 zusammen mit dem Träger 34 zur Reduzierung der Erstreckung des Verdichterraums in der Richtung entlang des Sonotrode bewegen muss, entnimmt der Fachmann dem Anspruch 1, dass sich zur Verstellung in die zweite Richtung die andere Seitenbegrenzungsfläche 44 parallel zu den Arbeitsflächen von Sonotrode und Gegenelektrode bewegen muss.

Diese Verstellbewegungen der beiden Seitenbegrenzungsflächen entsprechen genau dem ursprünglich offenbarten Ausführungsbeispiel. Da der Anspruch auch keine Festlegung bezüglich einer horizontalen oder vertikalen Ausrichtung des Verdichterraums enthält, geht der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 10 auch nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinaus und ist zulässig.

2. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 10 erweist sich als patentfähig, da sein Gegenstand durch den Stand der Technik nicht vorbekannt ist und sich für den Fachmann aus dem Stand der Technik auch nicht in naheliegender Weise ergibt.

Entsprechend den Ausführungen zum Anspruch 1 nach Hauptantrag zeigt keine Entgegenhaltung eine zumindest bereichsweise strukturierte Seitenbegrenzungsfläche nach dem Merkmal M1.7 oder legt diese nahe.

Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung erstmals ausgeführt hat, dass auch die D22 (DE 41 29 633 A1), die ursprünglich nur wegen des Gegenstands der erteilten Ansprüche 15 und 29 ins Verfahren eingeführt wurde, eine Ultraschallschweißvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 10, insbesondere auch dem Merkmal M1.7 zeige, vermag der Senat dieser Auffassung nicht zu folgen:

Die D22 offenbart mit dem Ausführungsbeispiel nach den Figuren 4 und 5 zweifellos eine Ultraschallschweißvorrichtung mit einem in Höhe und Breite verstellbaren Verdichtungsraum 22, der zwei den Verdichtungsraum auf gegenüberliegenden Seiten begrenzende Arbeitsflächen 20, 21 und zwei quer zu den Arbeitsflächen verlaufende relativ zueinander verstellbare Seitenbegrenzungsflächen 8, 16 aufweist, wobei eine Arbeitsfläche Abschnitt einer in Ultraschallschwingung versetzbaren Sonotrode 20 der Ultraschallschweißvorrichtung und die gegenüberliegende Arbeitsfläche 17 Abschnitt einer Gegenelektrode 11 ist (Merkmale 1.0 bis M1.5). Im betreffenden Ausführungsbeispiel wird nicht explizit erwähnt, dass die Arbeitsflächen strukturiert sind, entsprechend den Ausführungen zur rinnenförmigen Struktur in den Schweißflächen in der Beschreibung der D22 (S.3, Z. 6 bis 14) kann von einer impliziten Offenbarung des Merkmals 1.6 ausgegangen werden.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, die "kammartige" Ausbildung der Seitenbegrenzungsfläche 16 würde eine Strukturierung im Sinne des Streitpatents darstellen, da entsprechend der Beschreibung (vgl. S. 4, Z. 41-57) durch die an

einem eingelegten Leiter anliegenden Flächen der wechselseitig ineinander eingreifenden Vorsprünge 17, 16 einen Niederhalter bilden, welcher die Position des Leiters auch im unbegrenzten Bereich des Verdichtungsraumes fixiert und die an sich starre Struktur eines in den Verdichtungsraum eingelegten Leiters erfindungsgemäß dazu genutzt wird, den Leiter zwischen den Schweißflächen und den in Wechselwirkung tretenden Vorsprüngen 17, 16 derartig niederzuhalten und wechselseitig zu verdichten, dass eine einwandfreie Verschweißung sicher gewährleistet werden kann.

Die Beklagte tritt dieser Auffassung entgegen, da einerseits die Funktion des Niederhalters auch ohne eine Strukturierung der Seitenbegrenzungsflächen gewährleistet wäre. Darüber hinaus stelle die "kammartige" Ausgestaltung keine strukturierte Fläche im Sinne des Streitpatents dar, da diese einzelne Drähte oder Litzen nicht zurückhalten könne.

Ob die "kammartige" Ausgestaltung der Seitenbegrenzungsflächen dazu geeignet ist, im Sinne des Streitpatents entsprechend der zu lösenden Aufgabenstellung dafür ein Wandern der zu verschweißenden Leiter zum Beispiel bei hohem Energieeintrag bzw. Druckeinwirkung auszuschließen, ist der D22 explizit nicht zu entnehmen. Diese Strukturen sollen nach der technischen Lehre der D22 in erster Linie ermöglichen, dass durch das Ineinandergreifen von Gegenelektrode 11 und Begrenzungselement 12 bei einer Ultraschallschweißvorrichtung trotz einfachstem Aufbau eine leichte oder selbsttätige Anpassung des Verdichtungsraumes auf unterschiedlichste Leiterquerschnitte eines definierten Querschnittsbereiches ermöglicht wird, ohne dass es einer manuellen oder konstruktiv aufwendigen automatischen Anpassung der Gegenelektrode auf Leiter unterschiedlichsten Querschnittes bedarf (vgl. Sp. 1, Z. 58-67).

Daher ist es zweifelhaft, ob das Merkmal M1.7 betreffend einer zumindest bereichsweisen Strukturierung von zumindest einer Seitenbegrenzungsfläche aus der D22 vorbekannt ist oder sich für den Fachmann aus der D22 in naheliegender Weise ergibt. Letztlich kann diese Frage aber dahingestellt bleiben, da weder der D22 noch einer der anderen Entgegenhaltungen eine Ausgestaltung einer

Ultraschallschweißvorrichtung zu entnehmen ist, bei der entsprechend dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 10 die Gegenelektrode von einem entlang einer Seitenfläche der Sonotrode und senkrecht oder in etwa senkrecht zu der Arbeitsfläche der Sonotrode verlaufenden Träger ausgeht, dessen dem Verdichtungsraum zugewandte Seite eine Seitenbegrenzungsfläche darstellt oder von der ein außenseitig die Seitenbegrenzungsfläche aufweisendes plattenförmiges Element ausgeht und bei der die Seitenfläche der Sonotrode eine zur Struktur der Seitenbegrenzungsfläche ergänzende Geometrie aufweist.

Entgegen der Auffassung der Klägerin stellen die kammartigen Strukturen der Ultraschallschweissvorrichtung der D22 keine die Seitenfläche der Sonotrode zur Struktur der Seitenbegrenzungsfläche ergänzende Geometrie dar. Die Seitenbegrenzungsfläche 8 am Abstützelement bzw. Träger weist bei der D22 keine Strukturierung auf, so dass davon ausgegangen werden kann, dass auch die daran angrenzende Seitenfläche des Sonotrodenkopfs 10 keine ergänzende Geometrie aufweist. Die kammartigen Strukturen der D22 mit der stufenlosen Verstellmöglichkeit des Verdichtungsraums sind nicht an der Sonotrode angeordnet und haben dabei eine gänzlich andere Aufgabe als die erfindungsgemäße Geometrie/Struktur, wo mit einer labyrinthartigen Abdichtung zwischen den gleitenden Flächen verhindert werden soll, dass Litzen in den zwischen den Flächen verlaufenden Spalt beim Bewegen der Gegenelektrode in Richtung der Sonotrode eindringen können.

Daher ergibt sich die Ausgestaltung entsprechend Anspruch 1 nach Hilfsantrag 10 für den Fachmann aus dem Stand der Technik auch nicht in naheliegender Weise.

3. Die geltenden Unteransprüche 2 bis 14 betreffen zweckmäßige Ausgestaltungen der streitpatentgemäßen Ultraschallschweißvorrichtung nach Patentanspruch 1, die über Selbstverständlichkeiten hinausreichen. Sie sind daher ebenfalls rechtsbeständig.

Die Ansprüche 4 und 5 sind so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Die Klägerin hat hinsichtlich dieser Unteransprüche geltend gemacht, dass wenn die Seitenbegrenzungsfläche eine Ebene aufspannt, sie eben sein müsse. In diesem Fall könne sie jedoch keine Strukturierung aufweisen. Selbst wenn man einer strukturierten Fläche eine Ebene zuschreibe, gehe aus dem Streitpatent in keiner Weise hervor, wo diese Ebene liegen soll. Demnach offenbare das Streitpatent auch nicht, wie Vertiefungen von dieser Ebene zurückversetzt sein könnten. Somit offenbare das Streitpatent die Erfindung im Umfang des Anspruchs 4 nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Hinsichtlich des Anspruchs 5 gelte das bereits Vorgetragene. Dort sollen Vorsprünge über eine von der Seitenbegrenzungsfläche aufgespannte Ebene vorstehen. Dieses Merkmal sei in gleicher Weise unverständlich und somit nicht ausreichend offenbart.

Dieser Auffassung der Klägerin vermag der Senat nicht zu folgen.

Den Figuren 5 (Anspruch 4) und 7 (Anspruch 5) ist zu entnehmen, welche Ebene durch die Vertiefungen oder Vorsprünge Seitenbegrenzungsfläche 46 jeweils aufspannt wird. Der Fachmann kann dem Wortlaut der Ansprüche auch entnehmen, dass die Strukturierung der Ebene genau durch die beanspruchten Vertiefungen bzw. Vorsprünge zur definierten Ebene 46 gebildet wird und ist so problemlos in der Lage, eine Strukturierung entsprechend der Ansprüche herzustellen.

VI.

1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 ZPO i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. ZPO. Die Kostenquote entspricht dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens der Parteien. Da der wirtschaftliche Wert, der dem Streitpatent in der als patentfähig verbleibenden beschränkten Fassung nach Hilfsantrag 1 gegenüber der erteilten Fassung noch zukommt, erheblich reduziert ist, ist das Unterliegen der Beklagten mit 80 % und dementsprechend das der Klägerin mit 20 % zu bewerten.

2. Soweit die Klägerin beantragt, der Beklagten die - gesamten - Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, weil die Verantwortung für die Einreichung der Nichtigkeitsklage bei der Beklagten liege, besteht hierfür kein Raum. Nach § 84 Abs. 2 Satz 2, 1. Hs PatG gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechend. Damit gilt grundsätzlich das Unterliegensprinzip. Soweit § 84 Abs. 2 Satz 2, 2.Hs PatG dem erkennenden Senat diesbezüglich auch eine Billigkeitsentscheidung ermöglicht, ist keine andere Entscheidung über die Kosten veranlasst. Allein der Umstand, dass die Verletzungsklage bisher nicht zurückgenommen wurde und die hiesige Klägerin zur Wahrung ihrer Rechte im Verletzungsverfahren die Nichtigkeitsklage erhoben hat, rechtfertigt im Rahmen einer Billigkeitsentscheidung keine Abweichung vom Unterliegensprinzip. Diese - typischerweise gebotene - Vorgehensweise ist dem Trennungsprinzip geschuldet. Die Frage der Kostentragung im Verletzungsverfahren ist für die hiesige Entscheidung über die Kosten ohne Relevanz. Da es bei der Billigkeitsentscheidung um eine Ausnahmeregelung handelt (vgl. BPatG München, Urteil vom 5. Oktober 2021 - 3 Ni 31/19 -, Rn. 18, juris), kommt eine abweichende Kostenentscheidung vorliegend gerade nicht in Betracht.

3. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Rechtsmittel

{ABSCHNITT:} Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Kopacek Brunn Dr. v. Hartz RiBPatG Dr. Schwenke ist wegen Dr. Deibele Abordnung an der Unterschriftsleistung gehindert.

Bundespatentgericht

7 Ni 19/23 (EP) (Aktenzeichen)

Verkündet am

16. Dezember 2024

… Justizbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle