Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 26/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

…

ECLI:DE:BPatG:2025:130525B26Wpat26.19.0 betreffend die Marke 30 2011 030 716 (hier: Feststellung der Wirkungslosigkeit/Kostenantrag)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Mai 2025 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzenden, des Richters Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Wagner beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25.04.2019 ist wirkungslos.

2. Der Antrag der Beschwerdeführerin, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der der Beschwerdeführerin erwachsenen Kosten aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

3. Der Antrag der Beschwerdeführerin, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Erinnerungsverfahrens einschließlich der der Beschwerdeführerin erwachsenen Kosten aufzuerlegen, wird als unzulässig verworfen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 30 2011 030 716 hat die Widersprechende aus der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke UM 009 301 276 Widerspruch erhoben. Mit Beschluss vom 22. Januar 2014 hat die Markenstelle für Klasse 39 durch die Erstprüferin den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hat die Erinnerungsprüferin mit Beschluss vom 25. April 2019 den Beschluss der Erstprüferin aufgehoben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Nach der mündlichen Verhandlung vom 4. Dezember 2024, in welcher der Senat darauf hingewiesen hat, dass er dazu neige, den angefochtenen Beschluss aufzuheben, hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 30. Januar 2025 den Widerspruch zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 18. Februar 2025 beantragt die Inhaberin der angegriffenen Marke nunmehr sinngemäß:

1. Es wird festgestellt, dass der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25.04.2019 wirkungslos geworden ist.

2. Die Beschwerdegegnerin trägt jeweils die Kosten des Erinnerungs- und des Beschwerdeverfahrens einschließlich der der Beschwerdeführerin jeweils erwachsenen Kosten.

Zur Begründung ist ausgeführt, mit der Rücknahme des Widerspruchs seien auch die Kostengrundentscheidungen der Markenstelle im Widerspruchs- und Erinnerungsverfahren wirkungslos geworden. Bei der Bestimmung der Kostentragung zu Lasten der Beschwerdegegnerin sei zu berücksichtigen, dass die fehlende Verkehrsdurchsetzung der Wortbestandteile der Widerspruchsmarke schon im Erinnerungsverfahren offenkundig gewesen sei. Trotzdem habe die Widersprechende letztlich rechtsirrige Positionen vertreten und damit der Beschwerdeführerin unnötige Kosten verursacht. Der Beschwerdeführerin sei in dem Verfahren erkennbar die Aufgabe zugefallen, durch sehr aufwändige Schriftsätze und Verfahrensstufen über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren selbst auf mehrere richterliche Hinweise hin auf eine dem Markenrecht entsprechende Rechtsanwendung hinzuwirken.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Feststellungs- sowie den Kostenantrag zurückzuweisen.

Zur Begründung ist ausgeführt, für den Antrag auf Feststellung der Wirkungslosigkeit des Beschlusses des DPMA vom 25. April 2019 bestehe kein Feststellungsbedürfnis mehr, da dies der Senat bereits mit Schreiben vom 17. Februar 2025 festgestellt habe. Über die Kosten des Erinnerungsverfahrens sei im Übrigen bereits bestandskräftig entschieden worden. Weitere Anträge wurden seitens der Widersprechenden nicht gestellt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Nach Rücknahme des auf die Unionsmarke 009 301 276 gestützten Widerspruchs ist auf Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke in entsprechender Anwendung (vgl. § 82 Abs. 1 MarkenG) von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO auszusprechen, dass der angefochtene Beschluss in dem hierauf bezogenen Umfang wirkungslos ist.

Mit Schriftsatz vom 30. Januar 2025 hat die Widersprechende ihren Widerspruch zurückgenommen. Die Rücknahme des Widerspruchs ist bis zur Unanfechtbarkeit der jeweiligen Widerspruchsentscheidung möglich. Eine Zustimmung ist dabei nicht erforderlich (BGH GRUR 1998, 818 - Puma; Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 42 MarkenG, Rn. 59). Mit der Rücknahme gilt das Verfahren als nicht anhängig geworden, und vorangegangene, nicht rechtskräftige Entscheidungen der Markenstelle und des Gerichts werden wirkungslos. Auf Antrag einer Partei (vgl. § 269 Abs.4 S.1 ZPO) kann über diese Wirkung durch Beschluss entschieden werden. Diesen Beschluss stellt nicht bereits die Mitteilung durch die Geschäftsstelle vom 17. Februar 2025 dar, er ist vielmehr durch das Gericht zu fassen.

2.a) Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch nach Rücknahme des Widerspruchs (§ 71 Abs. 4 MarkenG) zulässig, allerdings nicht begründet. Nach §§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das DPMA und das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; BGH GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 - mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). b) Ein Verstoß der Widersprechenden gegen ihre prozessuale Sorgfaltspflicht ist vorliegend weder dargelegt noch ersichtlich. Es kann nicht festgestellt werden, dass ihre Beschwerde von vornherein offensichtlich aussichtslos gewesen ist. Hierfür spricht bereits, dass die Widersprechende einen für sie günstigen Erinnerungsbeschluss erreicht hat, der durchaus nachvollziehbar begründet war. Der Senat hat in seiner zuletzt getroffenen vorläufigen Einschätzung das Verhältnis der Dienstleistung "Veranstaltung von Reisen" zur nicht registrierten Dienstleistung "Vermittlung von Reisen" und die hieraus sich ergebenden Möglichkeiten der Berücksichtigung der von der Widersprechenden behaupteten Bekanntheit der Wortfolge "ab in den Urlaub" anders als die Erinnerungsprüferin beurteilt und ist so zu einem abweichenden Ergebnis gelangt. Daraus lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass die Verteidigung des angefochtenen Erinnerungsbeschlusses aus Sicht der Widersprechenden von vorneherein aussichtslos war. Die Länge der Verfahrensdauer kann ebenfalls nicht der Beschwerdegegnerin angelastet werden. Sie ist unter anderem durch die mit der Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung geschaffene neue Verfahrenslage, durch die mit der Corona- Pandemie einhergehenden Beschränkungen des Dienstbetriebs und den mehrfachen Wechseln bei der Senatsbesetzung, die sowohl einen erneuten, klarstellenden und zusammenfassenden Senatshinweis zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erforderten, als auch deren Anberaumung selbst verzögerten, bedingt. Weiterhin bestimmt die Beschwerdeführerin Art und Umfang ihres Vortrages selbst. Dass die Beschwerdeführerin umfangreiche Stellungnahmen zu der ihrer Auffassung nach "offensichtlichen" Rechtslage abgegeben hat, kann daher auch nicht einen Sorgfaltsverstoß der Beschwerdegegnerin begründen.

3. Der Antrag, der Widersprechenden auch die Kosten des (Erinnerungs-) Verfahrens vor der Markenstelle aufzuerlegen, ist hingegen nicht zulässig. Wie bereits im Senatshinweis vom 16. Oktober 2024 ausgeführt wurde, sind die Kosten des Amtsverfahrens nach Antragslage bestandskräftig verbeschieden und damit nicht beschwerdegegenständlich geworden. Die Rücknahme des Widerspruchs am 30. Januar 2025 konnte damit nicht mehr die Wirkungslosigkeit der Entscheidung der Erinnerungsprüferin im Kostenpunkt zur Folge haben. Der Antrag der Beschwerdeführerin, "den angefochtenen Erinnerungsbeschluss dahingehend abzuändern, dass die Erinnerung zurückgewiesen wird und mithin dem Widerspruch der Erfolg versagt bleibt" (Beschwerdeschriftsatz vom 16. Mai 2019, eingegangen beim DPMA am 22. Mai 2019), kann nur so verstanden werden, dass die Beschwerde auf die Aufhebung des Beschlusses der Erinnerungsprüferin vom 25. April 2019, soweit dieser vom Beschluss der Erstprüferin vom 22. Januar 2014 abweicht, und somit auf die Wiederherstellung der Entscheidung der Erstprüferin gerichtet ist. Zwar ist für die Zulässigkeit der Beschwerde ein konkreter Antrag nicht erforderlich, so dass von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang ausgegangen werden muss, wenn ein Antrag fehlt. Ausdrückliche Anträge, insbesondere, soweit sie das Beschwerdebegehren beschränken, binden den Beschwerdeführer allerdings (vergleiche Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 66 MarkenG, Rn. 40). Damit ist die stillschweigende Entscheidung des Beschlusses der Erinnerungsprüferin vom 25. April 2019 im Kostenpunkt (vergleiche § 63 Abs. 1 S.3 MarkenG) durch die Beschwerde nicht angegriffen worden.

Kätker Staats Wagner