Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 2/22 (Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2021 004 926.8

…

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Juni 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Morawek sowie der Richter Veit, Dr. Schwengelbeck und Dr. Nielsen

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2025:030625B18Wpat2.22.0 Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Patent mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Beschleunigung der Abheilung von infolge von Bakterien, Viren, Pilzen und/oder Teilen derselben verursachten Hautentzündungen" wurde am 30. September 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Im Prüfungsverfahren hat die Prüfungsstelle für Klasse A61 N auf den Stand der Technik gemäß der Druckschriften

D1 US 2013 / 0 178 919 A1, D2 US 2016 / 0 243 378 A1 und D3 WO 2020 / 005 062 A1

verwiesen und im Prüfungsbescheid vom 6. Dezember 2021 dargelegt, dass der Anmeldegegenstand zwar neu sei, aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Weiterhin betreffe der nebengeordnete Patentanspruch 4 die Verwendung einer Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Desinfektion von Wunden, womit dieser Anspruch auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung eines Lebewesens gerichtet und daher gemäß § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG vom Patentschutz ausgenommen sei. Die Patentfähigkeit könne nicht in Aussicht gestellt werden. Der Anmelder trat dem Prüfungsbescheid entgegen und verfolgte die Anmeldung mit Schriftsatz vom 31. März 2022 unter Vorlage eines neuen Haupt- und Hilfsantrages weiter.

Unter Bezugnahme auf den Prüfungsbescheid vom 6. Dezember 2021 wies die Prüfungsstelle für Klasse A61 N die Anmeldung durch Beschluss vom 5. April 2022 zurück. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Anmelder sich zum Patentierungsausschluss des nebengeordneten Patentanspruchs 4 gemäß § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG nicht geäußert habe. Der nunmehr geltende Nebenanspruch 4 gemäß Schriftsatz vom 31. März 2022 sei gegenüber seiner ursprünglichen Fassung lediglich in einen Rückbezug auf den Hauptanspruch geändert worden. Der Nebenanspruch des nunmehr geltenden Hilfsantrags sei mit dem Nebenanspruch des Hauptantrags identisch. Wie schon im Bescheid vom 6. Dezember 2021 ausgeführt, sei die Verwendung der Vorrichtung gemäß dem Nebenanspruch des Hauptantrags als therapeutisches Verfahren anzusehen, das nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen. Gleiches gelte für den Nebenanspruch des Hilfsantrages.

Gegen diesen Beschluss richtete sich die Beschwerde des Anmelders vom 4. Mai 2022, mit der er die Aufhebung des Beschlusses vom 5. April 2022, die Erteilung des Patents gemäß Schriftsatz vom 31. März 2022 sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr begehrte.

Der Anmelder und Beschwerdeführer meldete am 29. September 2022 beim Deutschen Patent- und Markenamt - unter Inanspruchnahme der Priorität der beschwerdegegenständlichen Anmeldung - das Patent 10 2022 003 609.6 mit der Bezeichnung "Zuverlässige Vorrichtung zur Beschleunigung der Abheilung von infolge von Keimen verursachten Hautentzündungen und Desinfektion von Wunden und der Mundhöhle" an. Mit Schreiben vom 29. September 2022 teilte das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmelder mit, dass die beschwerdegegenständliche Schutzrechtsanmeldung wegen Inanspruchnahme der inneren Priorität gemäß § 40 Abs. 5 PatG als zurückgenommen gelte.

Der Anmelder beantragt weiterhin,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Der Anmelder trägt hierzu vor, dass sich die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss vom 5. April 2022 nicht ausreichend mit seinem Schriftsatz vom 31. März 2022 und dem dort neu formulierten Haupt- und Hilfsantrag auseinandergesetzt habe. Im genannten Schriftsatz sei der Anmelder den im Zwischenbescheid vom 6. Dezember 2021 geäußerten Bedenken der Prüfungsstelle sachgerecht entgegengetreten. Gleichwohl habe die Prüfungsstelle vor der Zurückweisung der Anmeldung keinen erneuten Zwischenbescheid erteilt, sondern die Anmeldung ohne Weiteres zurückgewiesen. Damit handle es sich bei dem Beschluss vom 5. April 2022 um eine Überraschungsentscheidung, die das Recht des Anmelders auf rechtliches Gehör verletze.

Der Senat hat den Anmelder schriftlich auf die fehlenden Erfolgsaussichten seines Antrages hingewiesen. Der Anmelder hat auf diesen Hinweis weder geantwortet, noch das betreffende Empfangsbekenntnis zurückgesandt, auch nicht auf schriftlicher Nachfrage.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG ist zulässig, weil auch die fiktive Rücknahme der Beschwerde einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr entsprechend § 80 Abs. 4 PatG nicht entgegensteht (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 80 Rn. 63; BPatG, Beschluss vom 10. Februar 2025, Az. 18 W (pat) 15/23). Die Beschwerde gilt nach der Inanspruchnahme der Priorität für die oben genannte Anmeldung, Az. 10 2022 003 609, als zurückgenommen, § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr erweist sich jedoch in der Sache als nicht begründet. Gegen den beschwerdegegenständlichen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A61 N hat der Anmelder fristgerecht und unter Zahlung der erforderlichen Gebühr Beschwerde eingelegt. Dabei handelt es sich bei der Beschwerdegebühr nicht um eine Gegenleistung für eine Sachentscheidung, sondern um eine pauschale Verfahrensgebühr. Mit der wirksamen Einlegung der Beschwerde ist diese grundsätzlich verfallen. Die Rücknahme der Beschwerde rechtfertigt für sich genommen keine Rückzahlung, selbst wenn das Gericht in der Sache noch nicht nach außen sichtbar geworden ist (Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 80 Rn. 91). Eine Rückzahlung der mit Rechtsgrund gezahlten (verfallenen) Beschwerdegebühr kommt daher nur ausnahmsweise aus Gründen der Billigkeit gemäß § 80 Abs. 3 PatG in Betracht. Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr bestimmt sich nach billigem Ermessen. Insgesamt müssen Umstände vorliegen, die es unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Schulte, PatG, 12. Aufl., § 80 Rn. 121 ff).

3. Die Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör - soweit der Verstoß kausal für die Einlegung der Beschwerde war - rechtfertigt grundsätzlich die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Ein entsprechender Verfahrensfehler kann vorliegen, wenn in der Entscheidung Entgegenhaltungen herangezogen wurden, zu denen sich ein Verfahrensbeteiligter nicht äußern konnte oder kein bzw. kein inhaltlich hinreichender Zwischenbescheid erfolgt ist. Gleiches gilt bei fehlender Gelegenheit zur Äußerung nach der Wiederaufnahme des ausgesetzten Verfahrens, beim Übersehen eines Antrages oder bei der unterbliebenen Mitteilung von Schriftsätzen (Busse/Keukenschrijver, a. a. O. § 80 Rn. 70 ff).

Gemessen an diesen Maßstäben gibt es vorliegend keinen Anlass, die Beschwerdegebühr zurückzubezahlen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, die die Einbehaltung der Beschwerdegebühr unbillig erscheinen lassen könnte, liegt nicht vor. Insbesondere stellt der Umstand, dass die Prüfungsstelle keinen zweiten Zwischenbescheid erteilt hat, keine Verletzung der Rechte des Anmelders dar. Die Prüfungsstelle hat dem Antragsteller ausreichend Gelegenheit gegeben, zur möglichen Zurückweisung der Anmeldung wegen des Patentierverbots nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG Stellung zu nehmen. Auf die mögliche Qualifizierung des nebengeordneten Patentanspruchs 4 als therapeutisches Verfahren im Sinne von § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG hatte die Prüfungsstelle im Zwischenbescheid vom 6. Dezember 2021 klar und deutlich hingewiesen (dort unter Ziffer V). Anders als es der Anmelder in seiner Beschwerdebegründung vom 4. Mai 2022 andeutet, hat er sich in seiner Erwiderung auf den Zwischenbescheid mit der Problematik des Patentierverbotes nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG sachlich nicht auseinandergesetzt. Nachdem die in Reaktion auf den Zwischenbescheid neu formulierten Haupt- und Hilfsanträge in dieser Hinsicht keine relevante Änderung aufwiesen, musste der Anmelder damit rechnen, dass die Anmeldung unter Verweis auf § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG zurückgewiesen werden könnte. Hiervon ausgehend kann nicht angenommen werden, dass es sich bei der Zurückweisung der Anmeldung um eine "Überraschungsentscheidung" handelte. Auch andere Verfahrensfehler sind nicht erkennbar.

2. Nach der (fiktiven) Rücknahme der Beschwerde war zur Entscheidung über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr die Durchführung der mündlichen Verhandlung nicht erforderlich, § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 128 Abs. 3 ZPO (vgl. BPatG, Beschluss vom 29. Juli 2015, Az. 8 W (pat) 5/10).

3. Die Entscheidung über den isolierten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist mangels gesetzlicher Zulassung nicht mit Rechtsmitteln anfechtbar, § 99 Abs. 2 PatG.

Dr. Morawek Veit Dr. Schwengelbeck Dr. Nielsen