Normenkette

MarkenG § 26 Abs. 2 MarkenG § 26 Abs. 3 MarkenG § 49 Abs. 1 MarkenG § 55 Abs. 1 MarkenG § 55 Abs. 2 Nr. 1 AMG § 22 Abs. 1 Nr. 2

Vorinstanz

LG Berlin; ?; 16 O 786/00

Leitsatz

Vielfach liegt eine Benutzung einer eingetragenen Marke i. S. d. § 26 Abs. 3 MarkenG nicht vor, wenn die Marke nicht in der eingetragenen Form, sondern unter Weglassung eines Wertbestandteiles benutzt wird. Dem weggelassenen Wortbestandteil muss jedoch kennzeichnende Funktion zukommen. Vorliegend kommt dem bloßen Hinweis auf den Markeninhaber eine solche kennzeichnende Funktion nicht zu.

KAMMERGERICHT

Tenor

Geschäftsnummer: 5 U 152/01

Verkündet am: 11. Dezember 2001

In dem Rechtsstreit

hat der 5. Zivilsenat des Kammergerichts in Berlin auf die mündliche Verhandlung vom 11. Dezember 2001 durch den Vorsitzenden Richter am Kammergericht Haase und die Richter am Kammergericht Grass und Dr. Pahl für Recht erkannt:

Tenor

Die Berufung des Klägers gegen das am 27. März 2001 verkündete Urteil der Zivilkammer 16 des Landgerichts Berlin wird auf seine Kosten zurückgewiesen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Dem Kläger wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe des festzusetzenden Betrages zuzüglich 10 % abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Der Kläger darf Sicherheit leisten durch Erbringung einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen, ohne Hinterlegungsvorbehalt erteilten Bürgschaft einer in Deutschland zugelassenen Bank, Sparkasse oder Raiffeisenbank.

Die Beschwer des Klägers übersteigt 60.000,00 DM.

Tatbestand

Der Kläger nimmt die Beklagte, eine Arzneimittelherstellerin, auf Einwilligung in die Löschung deren Wortmarke DD 645 198 "GONAVET B-C" in Anspruch. Die Marke wurde am 21. November 1985 angemeldet und am 28. Februar 1986 für Klasse 05 (Arzneimittel) eingetragen und befindet sich in Kraft. Ihre vermeintliche Löschungsreife leitet der Kläger daraus her, dass die Marke nicht benutzt worden sei.

Neben dieser Marke gibt es eine Wortmarke DE 02008795 "Gonavet-V" der (im Folgenden: "V"). Die Marke wurde am 15. März 1991 angemeldet, am 31. Januar 1992 für pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse eingetragen und befindet sich ebenfalls in Kraft.

Unter dem 2. September 1993 unterzeichneten die Beklagten (als "Verkäufer") und V (als "Käufer") einen Vertrag, in dem es unter anderem heisst:

§ 1

Vertragsgegenstand

(1) Der Verkäufer ist Inhaber der Rechte an der fiktiven Zulassung für die nachstehend genannten Arzneimittel Veterinär:

Bezeichnung: GONAVET 50 B-C, Zulass.-Nr. 15/04/534 GONAVET 5 B-C, Zulass.-Nr. 15/04553 ...

§ 2

Pflichten des Verkäufers, Gewährleistung

(1) Der Verkäufer verkauft und überträgt dem Käufer die in § 1 aufgeführten fiktiven Zulassungen mit allen damit in Zusammenhang stehenden Rechten. Der Verkäufer übergibt die Zulassungsdokumentation exklusiv und ausschließlich an den Käufer. Er verpflichtet sich, diese weder ganz noch teilweise anderen Dritten zugänglich zu machen.

(2) Der Käufer ist berechtigt, die in § 1 genannte Bezeichnung des Arzneimittels im geschäftlichen Verkehr zu verwenden ...

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vertrages wird auf die Ablichtungen in Anlage B 1 verwiesen. V vertrieb in der Folgezeit die erwähnten Tierarzneimittel. Hierzu verwendete sie unter anderem 1994 und 1997 Flaschen, Packungsbeilagen und Verpackungen mit den folgenden Beschriftungen:

Der Kläger sieht insoweit keine Benutzung der Marke der Beklagten. Spätestens am 13. Juli 2000 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt sein Antrag auf Löschung der Marke eingegangen. Nach dem "Widerspruch" der Beklagten verfolgt er sein Begehren im Klagewege weiter und hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung der deutschen Marke DD 645 198 "GONAVET B-C" einzuwilligen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat die Auffassung vertreten, die Marke sei jedenfalls von Seiten der V in den letzten fünf Jahren vor Antragstellung benutzt worden.

Das Landgericht hat gemäß dem angefochtenen Urteil, auf das Bezug genommen wird, die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass eine nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG hinreichende Benutzung der eingetragenen Marke vorliege. Das Weglassen eines Wortbestandteils - wie hier "B-C" - habe den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert, da dem weggelassenen Wortbestand eine kennzeichnende Funktion nicht zugekommen sei. Gegen dieses Urteil, das am 8. Mai 2001 zugestellt worden ist, hat der Beklagte am 6. Juni 2001 Berufung eingelegt. Die Berufungsbegründung ist am 3. Juli 2001 bei dem Kammergericht eingegangen.

Der Kläger rügt:

§ 2 Abs. 2 des Vertrages vom 2. September 1993 beziehe sich auf die gekauften fiktiven Zulassungen und nicht auf die Marke der Beklagten, die V wegen des Bezugs auf die Firma der Beklagten auch gar nicht habe verwenden können. Folgerichtig habe V eine eigene Marke registrieren lassen. Sie habe keineswegs die Marke der Beklagten zur Kennzeichnung eigener Produkte verwendet.

Eine eigene Benutzung der Marke habe die Beklagte nicht nachgewiesen. Den angeblichen Lizenzvertrag habe sie nicht vorgelegt. Im Übrigen stelle die Verwendung von "GONAVET" in Alleinstellung durch V keine Benutzung der Marke der Beklagten dar, da das auf die Herkunft hinweisende Führungsschlagwort weggelassen worden sei - anders als im Falle "ECCO", bei dem nur die nichtkennzeichende Ortsangabe "Milano" weggelassen worden ist. Im Übrigen sei eine Zustimmung der Beklagten zur Nutzung der Marke durch V nicht ersichtlich, allenfalls habe die Beklagte diese Nutzung geduldet, was nicht ausreiche. Etwaige Ansprüche der Beklagten gegen V seien verwirkt.

Der Kläger beantragt,

unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung der deutschen Marke DD 645 198 "GONAVET B-C" einzuwilligen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie erwidert:

Sie habe ihre Marke in den letzten fünf Jahren vor Stellung des Löschungsantrages selbst genutzt, und zwar nicht nur betrieblich, sondern auch im Schriftverkehr mit Geschäftspartnern und gegenüber dem Bundesinstitut bggv. Die Nutzung der Marke in dem Zulassungsverfahren vor diesem Institut sei eine funktionsgerechte Benutzungshandlung.

Ferner sei die Marke von V mit ihrer Zustimmung genutzt worden, und zwar zunächst in zu vollständiger Form. Der spätere Verzicht auf das Firmenschlagwort ändere nichts an der rechtserhaltenden Nutzung. Das Landgericht habe die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bezüglich der Kennzeichnungskraft von Firmenschlagworten zutreffend ausgewertet; "B-C" sei nicht unterscheidungskräftig.

Die Behauptung des Klägers, V habe lediglich die Marke "GONAVET-V" benutzt, treffe nicht zu. Eine entsprechende Absprache mit V werde bestritten, vielmehr habe sie, die Beklagte, von der Markenanmeldung "GONAVET-V" nichts gewusst und sei nur deshalb dagegen nicht vorgegangen. Inzwischen habe sie jedoch einen Löschungsantrag gestellt. V habe die eigene Marke zu keinem Zeitpunkt benutzt. Aus § 2 Abs. 2 des Vertrages zwischen ihr und V ergebe sich eine Lizenzierung. Die Benutzung des Wortes "Bezeichnung" stehe dem nicht entgegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf den vorgetragenen Inhalt des vorbereitenden Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

Die Akten 16 O 70/00 des Landgerichts Berlin lagen zu Informationszwecken vor und waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

Gründe

Die Berufung des Klägers ist zulässig, aber unbegründet. Ihm steht kein Anspruch auf Löschung der angegriffenen Marke aus § 49 Abs. 1 i. V. m. § 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegen die Beklagte zu. Allerdings ist der Kläger klagebefugt, wie sich aus § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ergibt. Es handelt sich um einen Fall der Popularklage (vgl. Ingerl-Rohnke, MarkenG § 55 Rdnr. 5). Der Antrag unterliegt auch inhaltlich keinen Beanstandungen (vgl. Ingerl-Rohnke aaO § 55 Rdnr. 8).

Es liegt jedoch entgegen der Auffassung des Klägers kein Verfallsgrund aus § 49 Abs. 1 MarkenG vor. Denn die Beklagte hat die Marke zwar nicht selbst, aber mittels Lizenzvertrages durch die V innerhalb des maßgebenden Zeitraumes (§ 26 Abs. 3 MarkenG) hinreichend benutzt. Dabei ist auch grundsätzlich auf einen Zeitraum von fünf Jahren bis zur Stellung des Löschungsantrages, der spätestens am 13. Juli 2000 vorgelegen hat, abzustellen.

Entgegen ihrer Ansicht hat die Beklagte selbst ihre Marke innerhalb der Fünfjahresfrist nicht hinreichend benutzt. Das von ihr am 16. September 1997 eingeleitete Zulassungsverfahren, welches mit der Zulassung vom 19. Januar 1999 geendet hat, ist nach der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes keine hinreichend funktionsgerechte Benutzungshandlung. Vormals hat der BGH (vgl. GRUR 1978, 294 -"Orbicin") das Betreiben eines Zulassungsverfahrens als funktionsgerechte Nutzungshandlung anerkannt; diese Rechtsprechung hat er allerdings in der Entscheidung "IMMUNNE/IMUKIN" (GRUR 2000, 890) aufgegeben und die Verwendung der Marke in einem solchen Zulassungsverfahren als einen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung angesehen. Das hat zur Folge, dass die Fünfjahresfrist gehemmt wird (Ingerl/Rohnke, aaO, § 26 Rdnr. 127; Althammer/Ströbele/Klarka MarkenR 6. Auflage, § 26 Rdnr. 45). Das kann also nur dazu führen, dass der relevante Zeitraum der Markenbenutzung um 16 Monate ausgedehnt würde. Es wären dann auch rechtserhaltende Benutzungshandlungen aus der Zeit zwischen März 1994 und Juli 1995 in Betracht zu ziehen, zu den jedoch nichts weiter vorgetragen ist. Weiterhin beruft sich die Klägerin auf den in Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren geführten Schriftwechsel und einen Prüfungsauftrag (vgl. Anlage B 11). Für diese Handlungen kann aber nichts anderes gelten als für das Verfahren selbst. Dementsprechend ist auch der Hinweis auf die Marke in dem Rechtsstreit 35 O 393/97 und 16 O 70/00 - jeweils Landgericht Berlin - nicht weiterführend (vgl. Ingerl/Rohnke, aaO, § 26 Rdnr. 55). Als denkbare funktionsgerechte Benutzungshandlung der Beklagten selbst könnte dann noch der Abschluss eines Vertriebsvertrages mit der V GmbH anzusehen sein, doch hat sich die Beklagte - soweit ersichtlich - darauf beschränkt, dieser als in Aussicht genommene künftige Vertriebspartnerin Aufträge im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren zu erteilen. Auch dies kann höchstens zur Hemmung der Frist geführt haben - ggf. mit der Folge einer weiteren Ausdehnung des Zeitrahmens, wobei jedoch zusätzliche Benutzungshandlungen in dem eventuell erweiterten Zeitrahmen nicht ersichtlich sind.

Entscheidend ist mithin, dass nach Auffassung des Senats eine der Beklagten zuzurechnende funktionsgerechte Benutzung durch einen Dritten - nämlich V - im maßgebenden Zeitraum erfolgt ist. Gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Vorliegend ergibt die Auslegung des § 2 Abs. 2 des Vertrages vom 2. September 1983 unter Einbeziehung der Zielsetzung, die die Vertragsparteien verfolgten, dass - wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat - die Beklagte der V keine Lizenz hinsichtlich der Marke eingeräumt hat. Dem steht nicht entgegen, dass im Vertrag als sein Gegenstand der Verkauf fiktiver Zulassungen bezeichnet ist, denn diese konnte V ohne eine Markenlizenz gar nicht unter der eingeführten Bezeichnung auf dem Markt verwerten. Dass statt des Begriffs "Marke" das Wort "Bezeichnung" im Vertrag verwendet worden ist, führt zu keiner abweichenden Auslegung, da der Vertrag vor Inkrafttreten des MarkenG geschlossen worden ist und das Wort "Bezeichnung" der zutreffende Rechtsbegriff im AMG ist (vgl. § 22 Abs. 1 Nr. 2 AMG). Ohne Auswirkung bleibt insoweit auch, dass die V zu einem nicht mehr genau feststellbaren Zeitpunkt die Marke nicht mehr gemäß der Lizenz für die Beklagte benutzen wollte, sondern nunmehr für sich selbst. Denn die Zurechnung der Benutzung dauert selbst bei Streit zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber fort (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rdnr. 69).

Gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Hier ist die V im März 1994 dazu übergegangen, den Markenbestandteil "B-C" wegzulassen. Diese Abweichung erscheint dem Senat unwesentlich, obwohl Wortbestandteile weggelassen worden sind. Dabei übersieht der Senat nicht, dass das Weglassen eines Wortbestandteils regelmäßig keine nur unerhebliche Markenabwandlung darstellt. Es verändert die Identität und den Inhalt, also den kennzeichnenden Charakter einer Marke jedoch dann nicht, wenn ihm eine kennzeichende Funktion überhaupt nicht zukommt (vgl. BGH GRUR 1997, 744/746 - "ECCO I"). Entscheidend ist letztlich, ob der Verkehr die Markenabweichung als identisch mit der eingetragenen Markenform ansieht oder als eine andere Marke des Markeninhabers (vgl. Klette, zur rechtserhaltenden Benutzung durch Verwendung abweichender Markenformen, WRP 2000, 913/914). Es besteht insoweit nicht mehr das "Regel-Ausnahme-Verhältnis", wie es der Rechtsprechung zum WZG zur ausnahmsweisen Berücksichtigung in abgewandelter Benutzungsform zugrunde lag. Diese strenge Rechtsprechung findet heute keine Grundlage mehr im Gesetz (vgl. Klette aaO 915; Fezer MarkenR 3. Auflage MarkenG § 26 Rdnr. 89). Vorliegend setzt der Verkehr nach der Auffassung des Senats, die eingetragene und die abgewandelte Form ihrem Gesamteindruck zufolge gleich (vgl. zu diesem Erfordernis Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG 6. Auflage, § 26 Rdnr. 74). Dabei ist von Bedeutung, dass der verbliebene Bestandteil "GONAVET" der eigentlich kennzeichnungskräftige ist und seine Benutzung in Alleinstellung entsprechend der Tendenz des Gesetzgebers, die Erhaltung der Marke großzügig zu regeln, hier ausreicht, wenngleich der Senat - wie bereits dargelegt - nicht übersieht, dass beim Weglassen von Wortbestandteilen grundsätzlich strengere Anforderungen zu stellen sind. Doch kann dies schon nach dem Wortlaut des Gesetzes nur gelten, wenn die weggelassenen Wortbestandteile auf den kennzeichnenden Charakter der Marke einen Einfluss haben.

Insoweit reicht es jedoch nicht schon aus, wenn man den Markenbestandteil "GONAVET" als "prägend" ansieht, denn diese Terminologie passt nicht für § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG (vgl. BGH GRUR 1999, 995/996 - "HONKA"). Es kann also nicht einfach darauf verwiesen werden, dass nach der Lebenserfahrung Bestandteilen, die nur auf die betriebliche Herkunft verweisen, Prägekraft bei der Erprüfung der Verwechselungsgefahr nicht zugestanden wird (vgl. zuletzt BGH MarkenR 2001, 31 ff. - "Wintergarten" m. w. N.). Diese "Prägetheorie" ist nicht unmittelbar einschlägig. Als unerhebliche Abweichung der Wortbildmarke mit den Wortbestandteilen "ECCO Milano" und dem Bildbestandteil eines Doppelsiegels ist das Weglassen des Wortbestandteils Milano wegen seines beschreibenden Inhalts als geographische Angabe und die Veränderung der graphischen Gestaltung der Buchstaben sowie des Bildbestandteils der Form und Größe der Doppelsiegel angesehen worden (vgl. BGH aaO "ECCO I"). Andererseits hat das Bundespatentgericht (BPatGe 41, 154 -"BWC") die Auffassung vertreten, dass das Weglassen der Zeichenbestandteile "SUISSE" und "SWISS" eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der graphisch gestalteten Mehrwortmarke, um die es seinerzeit ging, darstelle. Der Senat folgt insoweit der Auffassung des BGH (aaO "ECCO I"), dass außer auf den geographischen Bezug abzustellen ist auf die Frage, ob nach der Lebenserfahrung der weggelassene Wortbestandteil nur eine geringe Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der Marke hat. Dies ist vorliegend zu bejahen, denn nach der Lebenserfahrung tritt eine bloße Herstellerangabe als Bestandteil einer Marke im Allgemeinen weitgehend in den Hintergrund, da der Verkehr die Waren, sofern es sich nicht um den Warenbereich der Bekleidung handelt, meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (vgl. BGH GRUR 1997, 897/898 -"IOLOPHIL"). Dies kann vorliegend angenommen werden wegen der starken Kennzeichnungskraft des Wortbestandteiles "GONAVET", dass für den Fachmann Wirkungsziel und Anwendungsbereich (Veterinärmedizin) des markierten Mittels prägnant beschreibt. Es handelt sich um die fantasievolle Herleitung aus der Bezeichnung des Freisetzungshormons "GONABOTROPIN" und einem Fremdwort für "Tiermedizin" oder "Tierarzt". Demgegenüber tritt der naheliegende Hinweis auf das Unternehmen der Beklagten, deren Sitz und Branche - "B-C" - in den Hintergrund, zumal er von der Beklagten in zahlreichen ihrer Marken als Zusatz verwendet wird. Für diese Betrachtungsweise spricht insbesondere der Umstand, dass es den Gepflogenheiten des Verkehrs bei Arzneimittel-Kennzeichnungen entspricht, möglichst eine Kurzform zu verwenden und sich dabei gerade nicht an der Bezeichnung des Herstellers zu orientieren. Gerade im Bereich von Arzneimittelmarken ist das Weglassen der Darreichungsform als unschädlich angesehen worden (vgl. Fezer aaO § 26 Rdnr. 122 e unter Hinweis auf B. PatG mitt 1998, 75 f. - "HERMERAN"). Aus denselben Gründen führt auch die Hinzufügung rein beschreibender Angaben nämlich "(R)" als (üblicher) Hinweis auf die Markenregistierung und "50" als (üblicher) Hinweis auf die Dosierung nicht zu einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der streitgegenständlichen Marke (vgl. auch BGH GRUR 1979, 856 ff. - "Flexiole").

Entgegenzutreten ist auch der von der Beklagten geäußerten Auffassung, V habe nicht nur "GONAVET" markenmäßig verwandt, sondern "GONAVET V". Denn der Hinweis auf "V" stellt sich nicht als markenmäßig, sondern als bloße - erforderliche - Herstellerangabe dar. Dies folgt aus der ganz abweichenden grafischen Gestaltung dieses Hinweises, der deshalb aus der Sicht des Verkehrs kein Bestandteil der Marke ist.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 und 546 Abs. 2 Satz 1 ZPO a. F.