Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 203/99 (Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

…

BPatG 152 10.99 betreffend die Markenanmeldung 0 16 741/1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. April 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Schermer und des Richters v. Zglinitzki

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, daß der Beschluß der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 1999 wirkungslos ist, soweit die Eintragung der angemeldeten Marke aufgrund des Widerspruchs aus der IR-Marke 562 110 versagt worden ist.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 30. Juli 1994 bekanntgemachte angemeldete Marke

"KALISOL",

deren Warenverzeichnis im Laufe des Widerspruchsverfahrens die Fassung "Waschmittel, Seife"

erhalten hat, ist Widerspruch erhoben worden aus der am 22. Januar 1991

veröffentlichten IR-Marke 562 110

"ALLIZOL",

die nach Abschluß des Schutzbewilligungsverfahrens am 16. Juni 1994 in

Deutschland geschützt war für die Waren

"Klasse 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides".

Die Anmelderin hat am 5. September 1997 die Einrede der mangelnden

Benutzung der IR-Marke 562 110 erhoben. Nach Mitteilung der Markenstelle, daß

die Benutzungsschonfrist der IR-Marke bis 16. Juni 1999 laufe, hat sie am

27. April 1998 nochmals die Einrede der mangelnden Benutzung erhoben.

Mit Beschluß vom 25. Juni 1999 hat die Markenstelle für Klasse 1 die Eintragung

der angemeldeten Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 562 110

gemäß §§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG iVm § 158 Abs 5 Satz 1 MarkenG

versagt. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Nach Löschung der IR-Marke 562 110 im internationalen Register am

22. Dezember 1999, hat die Widersprechende den Widerspruch aus der IR-Marke

zurückgenommen.

Sie beantragt,

die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Zur Begründung führt sie aus, daß die Benutzungsschonfrist der

Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Entscheidung der Markenstelle über den

Widerspruch bereits abgelaufen gewesen sei und die Eintragung der

angemeldeten Marke daher nicht habe versagt werden dürfen.

II.

1. Aufgrund der Rücknahme des Widerspruchs ist der angefochtene Beschluß

hinsichtlich der Eintragungsversagung in entsprechender Anwendung von

§ 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO wirkungslos (vgl

dazu BGH Mitt 1998, 264 "Puma"). 2. Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist

gemäß § 71 Abs 3 und 4 MarkenG auch nach der Rücknahme des

Widerspruchs zulässig. In der Sache hat er jedoch keinen Erfolg.

Die Beschwerdegebühr kann aus Gründen der Billigkeit nur dann

zurückgezahlt werden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an

Verfahrensmängeln leidet oder die angefochtene Entscheidung auf schweren

materiell-rechtlichen Fehlern beruht, so daß die Einlegung der Beschwerde

und Zahlung der Beschwerdegebühr aus diesen Gründen erforderlich

geworden ist.

Solche Umstände liegen hier nicht vor. Im Zeitpunkt der Entscheidung der

Markenstelle über den Widerspruch am 25. Juni1999 war zwar die mit dem

Abschluß des Schutzbewilligungsverfahrens am 16. Juni 1994 beginnende

fünfjährige Benutzungsschonfrist bereits abgelaufen. Bei Ablauf der Schonfrist

lag jedoch keine wirksam erhobene Einrede der mangelnden Benutzung der

IR-Marke vor, die von der Markenstelle hätte berücksichtigt werden müssen.

Die Anmelderin hat die Nichtbenutzungseinrede zweimal lange Zeit vor der am

16. Juni 1999 ablaufenden fünfjährigen Benutzungsschonfrist erhoben,

nämlich einmal am 5. September 1997 und sodann nochmals am

27. April 1998. Eine gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG verfrüht und damit

unwirksam erhobene Einrede mangelnder Benutzung kann nicht als

schwebend unwirksame Erklärung angesehen werden, die mit dem Eintritt der Bedingung, nämlich dem Ablauf der Benutzungsschonfrist automatisch

wirksam wird.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß §71

Abs 1 MarkenG bestand kein Anlaß.

Winkler v. Zglinitzki Dr. Schermer

Cl