Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

5 Ni 14/22 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

…

betreffend das europäische Patent EP 1 520 165

(DE 503 09 421)

ECLI:DE:BPatG:2024:231024U5Ni14.22EP.0 hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2024 durch den Richter Heimen als Vorsitzenden sowie die Richter Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny, Dipl.-Phys. Univ. Bieringer, Schödel und Dipl.-Phys. Christoph

für Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 1 520 165 (Streitpatent), das unter Inanspruchnahme der inländischen Priorität der DE 102 29 498 vom 1. Juli 2002 am 25. Juni 2003 angemeldet worden ist. Die Erteilung des europäischen Patents ist am 19. März 2008 veröffentlicht worden. Es ist am 25. Juni 2023 infolge Zeitablaufs erloschen. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung der Emissionsspektrometrie". In der bis zu seinem Erlöschen geltenden Fassung umfasst es insgesamt 15 Patentansprüche, mit dem Verfahrensanspruch 1 und auf diesen unmittelbar zurückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 14 sowie dem nebengeordneten Vorrichtungsanspruch 15. Die Klägerin wird aus dem Streitpatent wegen Patentverletzung in zwei Verfahren gerichtlich in Anspruch genommen. Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents. Die erteilten Patentansprüche 1 und 15 haben folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Durchführung der Emissionsspektrometrie, insbesondere der Laser- Emissionsspektrometrie, bei dem ein gepulster Laserstrahl zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas automatisch auf ein Werkstück fokussiert wird, bei dem die vom Plasma emittierte Strahlung detektiert und mit dem erfassten Strahlungsspektrum eine Elementanalyse durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Plasma-Generierung neben dem Abstand d der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche zusätzliche Geometrie- Parameter P1, P2 .. PN eines potentiellen Messortes auf der Werkstückoberfläche bestimmt werden, und nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchgeführt wird, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 .. T2] befindet.

15. Vorrichtung für die Emissionsspektrometrie, insbesondere für die Laser- Emissionsspektrometrie, mit einem Pulslaser zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas auf einem relativ zum Laserstrahl bewegten Werkstück, einer Autofokuseinrichtung für den Laserstrahl, einem Detektor zur Erfassung der vom Plasma emittierten Strahlung, und mit einer Einrichtung zur Durchführung einer Elementsanalyse, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts vorgesehen ist.

Wegen des Wortlauts der abhängigen Unteransprüche 2 bis 14 wird auf das Streitpatent verwiesen. Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung bezüglich des Patentanspruchs 15 (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 c) EPÜ) sowie der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 a) i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ) hinsichtlich der Patentansprüche 1 bis 15 geltend.

Sie stützt ihre Klage u. a. auf folgende Dokumente: NK1 DE 197 30 885 A1 NK2 DE 195 42 554 A1 NK3 DE 693 23 860 T2 NK4 US 4 708 483 A NK5 Noll, R., "Laser Measuring Technology - Applications for Process and Quality Control in Production Lines", VDI-Berichte Nr. 1694, 2002 NK6 DE 38 22 143 A1 NK7 EP 0 599 153 A1 NK8 WO 96/14557 A1 NK9 DE 40 04 627 A1 NK10 DE 41 38 157 A1 NK11 DE 195 32 767 A1 NK12 US 2002 / 0 024 677 A1 NK13 US 5 900 611 A NK14 WO 00 / 57 160 A2 NK15 Stepputat, M., Noll, R., "High-Speed Detection of Additives in Technical Polymers with Laser-Induced Breakdown Spectrometry", VDI-Berichte Nr. 1667, 2002 NK16 US 5 702 550 A NK17 DE 41 28 176 A1 NK18 US 5 042 947 A NK19 DE 44 26 475 A1 NK21 EP 1 520 165 B1 (Streitpatent = SP) NK23 WO 2004 / 003 528 A2 (ursprüngliche PCT-Anmeldung) NK24 Schriftwechsel aus EP-Prüfungsverfahren 15.10.2004 NK25 RWTH Vorlesungsverzeichnis WS 2001/2002 Diplomstudiengänge NK26 EPO decision 222/86 - 22.09.1987

Die Klägerin ist insbesondere der Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht erfinderisch gegenüber der Druckschrift NK15 bzw. einer Kombination der NK15 mit einer der Druckschriften NK1, NK2, NK3 oder NK4 sei. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15 gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei nicht neu bzw. zumindest nicht erfinderisch gegenüber der Druckschrift NK15 bzw. gegenüber einer Kombination der NK15 mit einer der Druckschriften NK5, NK6, NK7, NK8, NK9 oder NK10.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 1 520 165 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt der Klage in allen Punkten entgegen. Sie ist der Auffassung, dass die erteilten Patentansprüche patentfähig seien und der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15 nicht unzulässig erweitert sei.

Als Übersicht der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Problematik und für den sich in diesem Bereich ergebenden Verlauf der technischen Entwicklung führt die Beklagte folgende Druckschriften ein, um das dem Fachmann im Jahr 2014 dazu bekannte Fachwissen zu illustrieren:

VP1 Noll, R. et al., "Laser-induced breakdown spectroscopy expands into industrial applications", Spectrochimica Acta Part B, 2014 VP2 Noll, R. et al., SAB 2014, Fig. 2 Ishikawa diagram, 2014.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug genommen.

Gründe

A.

Die Klage ist zulässig, insbesondere besteht das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin.

Ist ein Patent wie hier das Streitpatent durch Zeitablauf erloschen, bedarf es eines schutzwürdigen Interesses der Klägerin an der Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens, da ein Interesse der Allgemeinheit an einer Überprüfung der Rechtsbeständigkeit nicht mehr besteht (vgl. BGH GRUR 2023, 1178, Rn. 11 f. - Leistungsüberwachungsgerät; BGH GRUR 2022, 1628, Rn. 15 - Stammzellengewinnung). Die Rechtsprechung bejaht ein solches Rechtsschutzbedürfnis insbesondere dann, wenn die Klägerin damit rechnen muss, dass sie wegen Verletzungshandlungen in der Vergangenheit aus dem damals noch bestehenden Patent in Anspruch genommen wird (vgl. BGH GRUR 2022, 1628, Rn. 16 - Stammzellengewinnung; GRUR 2021, 696 Rn. 7 - Phytase; GRUR 2020, 1074 Rn. 28 - Signalübertragungssystem; BPatG Urt. v. 20.9.2023 - 8 Ni 14/23, GRUR- RS 2023, 33513 Rn. 34, beck-online).

So liegt der Fall hier, da die Klägerin nach übereinstimmenden Angaben der Parteien als Beklagte in auf das Streitpatent gestützten Verletzungsverfahren, in Anspruch genommen wird.

Die Nichtigkeitsklage ist jedoch nicht begründet. Der Gegenstand des Patentanspruchs 15 geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ hinaus, und auch der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit der Patentansprüche 1 bis 15 gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), 52, 54, 56 EPÜ liegt nicht vor.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent (SP; NK21) befasst sich mit der Laser-Emissionsspektroskopie (auch bekannt als "laserinduzierte Plasmaspektroskopie" bzw. "LIBS - Laser-Induced Breakdown Spectroscopy"). Dabei handelt es sich um ein Analyseverfahren zur Bestimmung der Elementzusammensetzung von Materialien, bei der ein hochfokussierter Laser zur Ablation der Oberfläche einer Probe eingesetzt wird (SP, Abs. [0001]).

Die laserinduzierte Plasmaspektroskopie ist ein laser-spektroskopisches Verfahren, mit dem die elementspezifische Zusammensetzung einer Probe bestimmt werden kann. Durch den Beschuss einer Probe mit kurzen Laserimpulsen wird ein kleines Volumen der Probe verdampft und zu einem Plasma ionisiert (Laserablation). Beim Zerfall des Plasmas wird Licht emittiert, das charakteristisch für die enthaltenen Elemente ist. Das Spektrum der Strahlung wird mit einem Spektrometer aufgenommen. Die laserinduzierte Plasmaspektroskopie benötigt oftmals keine Probenaufbereitung und arbeitet relativ zerstörungsarm. Sie ermöglicht die qualitative und - bei entsprechender Kalibrierung - die quantitative Bestimmung der atomaren Zusammensetzung einer Probe simultan für eine Vielzahl von Elementen (SP, Abs. [0002]).

Die Emission des entstehenden laserinduzierten Plasmas am Messort wird von einer Empfangsoptik einer Detektoreinheit gesammelt und einem Spektrometer zugeführt und dort ausgewertet, was mit Hilfe einer Kalibrierfunktion für jedes Analyseelement erfolgt (SP, Abs. [0004]).

Kommen bei der Laser-Emissionsspektrometrie Fokussieroptiken mit fester Brennweite zum Einsatz, muss das zu untersuchende Messobjekt bis auf wenige Millimeter genau positioniert werden, um mittels einer zuvor erstellten Kalibrierung eine quantitative Aussage über Analysekonzentrationen im Material des Messobjekts zu gewinnen. Dies wird nach Aussage des Streitpatents als nachteilig angesehen. Denn bei einer Änderung der Probenposition oder der Neigung des Messobjekts relativ zur feststehenden Fokuslage des Laserstrahls ändert sich der detektierte Raumwinkel der Plasmaemission bedingt durch den veränderten Abstand der Probenoberfläche zur festgehaltenen Position der Empfangsoptik der Detektoreinheit oder durch eine partielle Abschattung des laserinduzierten Plasmas durch das Messobjekt (SP, Abs. [0006]).

Als bekannter Stand der Technik ist die Veröffentlichung NK15 (VDI-Berichte Nr. 1167, u. a. von den Erfindern des Streitpatents) genannt, die im Prüfungsverfahren berücksichtig worden ist. In dieser Schrift ist ein LIBS-Verfahren offenbart, das eine Autofokussieroptik in Verbindung mit einem gepulsten Laser einsetzt, wobei der Abstand der Autofokussieroptik zur Oberfläche des Messobjekts mit einem Laser- Triangulationssensor bestimmt und die Fokuslage des Analyselasers auf diesen Abstand eingestellt wird (SP, Abs. [0008]). Nach Aussage des Streitpatents bestehe hierbei jedoch der Nachteil, dass stets auch Messorte auf dem Messobjekt erfasst würden, deren Oberfläche in geometrischer Hinsicht ungeeignet für eine quantitative Messung sei. Eine möglichst genaue Messung setzt nach Ansicht des Streitpatents voraus, dass die geometrische Beschaffenheit des Messorts weitgehend identisch zu derjenigen sei, welche bei der Aufnahme der Kalibrierkurve vorgelegen habe (SP, Abs. [0012]).

2. Vor diesem Hintergrund besteht laut Streitpatent das technische Problem darin, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Emissionsspektrometrie (insbesondere LIBS) mit verbesserter Messgenauigkeit, insbesondere für die Erfassung bewegter Objekte bereitzustellen (SP, Abs. [0009]).

3. Als zuständigen Fachmann zur Lösung des Problems sieht der Senat einen Physiker (mit Hochschulabschluss), der mit der Emissionsspektrometrie, insbesondere der Laser-Emissionsspektrometrie, vertraut ist und fundierte Kenntnisse in der Konstruktion, Funktion und Auslegung von darauf basierenden Verfahren zur Materialanalyse bzw. zu ihrer Durchführung geeigneter Vorrichtungen aufweist. Der von der Klägerin genannte Hochschulingenieur des Maschinenbaus, insbesondere aus dem Bereich der Fertigungstechnik, weist entgegen der Ansicht der Klägerin die für dieses Gebiet notwendigen Fachkenntnisse im Bereich der spektralen Materialanalyse mittels Laser-Emissionsspektrometrie zur Überzeugung des Senats nicht auf.

4. Als Lösung des genannten Problems werden ein Verfahren zur Durchführung der Emissionsspektrometrie und eine zugehörige Vorrichtung für die Emissionsspektrometrie, welche mit den erteilten nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 15 unter Schutz gestellt sind, angegeben. Diese lassen sich (in der maßgeblichen Verfahrenssprache Deutsch) wie folgt gliedern: Patentanspruch 1:

1.1 Verfahren zur Durchführung der Emissionsspektrometrie, insbesondere der Laser- Emissionsspektrometrie,

1.2 bei dem ein gepulster Laserstrahl zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas automatisch auf ein Werkstück fokussiert wird,

1.3 bei dem die vom Plasma emittierte Strahlung detektiert und mit dem erfassten Strahlungsspektrum eine Elementanalyse durchgeführt wird,

dadurch gekennzeichnet, 1.4 dass vor der Plasma-Generierung

1.4.1 neben dem Abstand d der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche

1.4.2 zusätzliche Geometrie-Parameter P1, P2 .. PN eines potentiellen Messortes auf der Werkstückoberfläche bestimmt werden,

1.4.3 und nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchgeführt wird, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 .. T2] befindet.

Patentanspruch 15:

15.1 Vorrichtung für die Emissionsspektrometrie, insbesondere für die Laser- Emissionsspektrometrie, 15.2 mit einem Pulslaser zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas auf einem relativ zum Laserstrahl bewegten Werkstück,

15.3 einer Autofokuseinrichtung für den Laserstrahl,

15.4 einem Detektor zur Erfassung der vom Plasma emittierten Strahlung, und

15.5 mit einer Einrichtung zur Durchführung einer Elementsanalyse,

dadurch gekennzeichnet, 15.6 dass ein Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts vorgesehen ist.

5. Der zuständige Fachmann versteht die Lehre des Streitpatents und einige der in den angegriffenen Ansprüchen verwendeten Begriffe vor dessen technischem Hintergrund wie folgt.

5.1 Zum Patentanspruch 1

Das gemäß Merkmal 1.1 beanspruchte Verfahren dient zur Durchführung einer Emissionsspektrometrie, und zwar einer Laser-Emissionsspektrometrie, wie sich aus dem weiteren Wortlaut des Patentanspruchs 1 sowie der Beschreibung des Streitpatents ergibt (vgl. Merkmal 1.2 und z. B. SP, Abs. [0002] - [0008], [0022], [0024], [0026], [0031]).

Der Fachmann weiß, dass bei der Laser-Emissionsspektroskopie die Konzentration einzelner chemischer Elemente in einer zu untersuchenden Probe dadurch bestimmt wird, dass mit Hilfe eines fokussierten Laserstrahls (der "Analyselaser" gemäß Wortlaut des Streitpatents), ein Plasma auf der Oberfläche eines zu untersuchenden Messobjekts erzeugt wird, und die elementspezifische Emission des laserinduzierten Plasmas gemessen wird (SP, Abs. [0002]). Dabei wird die Emission des entstehenden laserinduzierten Plasmas am Messort von einer Empfangsoptik einer Detektoreinheit gesammelt und einem Spektrometer zugeführt und dort ausgewertet.

Für die Generierung eines laserinduzierten Plasmas wird nach dem Merkmal 1.2 ein Pulslaser eingesetzt. Unter einem Pulslaser versteht der Fachmann einen Laser, der das Laserlicht nicht kontinuierlich, sondern in periodischen Pulsen emittiert. Zudem soll der gepulste Laser gemäß Merkmal 1.2 automatisch auf ein Werkstück fokussiert werden. Bezüglich der automatischen Fokussierung lehrt das Streitpatent, dass eine sog. Autofokussieroptik den Laserstahl auf die Werkstückoberfläche fokussiert (SP, Abs. [0041] i.V.m. Fig. 5) und im Autofokusbetrieb der Abstand der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche fortlaufend zu bestimmen ist (SP, Abs. [0015]). Durch die Autofokussiervorrichtung ist gewährleistet, dass der Abstand ∆s der Fokusebene des Laserlichts zum Durchstoßpunkt auf der Werkstückoberfläche über alle Messungen konstant ist (SP, Abs. [0003], [0042]).

Gemäß Merkmal 1.3 wird beansprucht, dass neben dem Analyselaser ein Detektor ein grundlegendes Bauteil für die Emissionsspektrometrie darstellt. Mittels dieses Detektors wird die Strahlung des auf der Werkstückoberfläche laserinduzierten Plasmas erfasst (Abs. [0004] i.V.m. Fig. 5, BZ 9, "Empfangsoptik") und kann anschließend ausgewertet werden. Hierzu nennt das Streitpatent bspw. ein Spektrometer (SP, Abs. [0004], Abs. [0044] i.V.m. Fig. 5, BZ 20, "Spektrometer").

Nach den Merkmalen 1.4, 1.4.1 und 1.4.2 werden vor der Plasma-Generierung neben dem Abstand d zwischen Autofokussieroptik und Werkstückoberfläche, welcher ein (erster) Geometrieparameter ist (SP, Abs. [0016]), zusätzliche Geometrieparameter eines potentiellen Messortes auf der Werkstückoberfläche bestimmt. Der Fachmann versteht, dass somit vor der Abgabe eines Laserpulses zunächst weitere Geometrieparameter potentieller Messorte zu bestimmen sind.

Dies bedeutet, dass in Folge Laserpulse nur auf ausgewählte Messorte abgegeben werden, an denen die Oberfläche so ausgebildet ist, dass sie sich für eine quantitative Messung eignet. Der korrekte Abstand der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche nach Merkmal 1.4.1 ist damit nicht alleiniger Bestandteil des Auswahlkriteriums. Gemäß Merkmal 1.4.2 wird zwar explizit auf weitere Geometrieparameter verwiesen, jedoch ohne diese dort weiter konkret zu definieren. Als beispielhaft hierfür ist dem Streitpatent bis auf den Neigungswinkel als ein möglicher Geometrieparameter (SP, Abs. [0017]) nichts weiter zu entnehmen. Sein Absatz [0019] nennt zwar auch generell die Möglichkeit der Verallgemeinerung auf weitere "relevante Geometrieparameter", ohne jedoch dort weitere Beispiele anzuführen. Diese bleiben damit dem Fachwissen des Fachmanns überlassen.

Gemäß dem Merkmal 1.4.3 ist ein potentieller Messort nur dann als geeignet für die spätere Elementanalyse anzusehen, wenn sich einer der zusätzlichen Geometrieparameter an diesem Messort in einem vorgegebenen Toleranzbereich befindet. Im Anspruchswortlaut sind die Toleranzbereiche allerdings nicht näher spezifiziert. Es wird lediglich angeführt, dass sich hierfür mindestens einer der zusätzlichen Geometrieparameter zwischen einem ersten Wert T1 und einem zweiten Wert T2 befinden soll. Es wird jedoch nicht beansprucht, welche expliziten geometrischen Intervalle zwischen den genannten Werten eines nicht weiter konkretisierten Geometrieparameters bestehen. Wenn etwa als ein zusätzlicher Geometrieparameter der Neigungswinkel herangezogen wird, deckt der Anspruchswortlaut bspw. auch Toleranzbereiche zwischen T1 = -180 Grad und T2 = 180 Grad ab.

Das Streitpatent lehrt hierzu, dass eine möglichst genaue Messung voraussetzt, dass die geometrische Beschaffenheit des Messorts weitgehend identisch zu der geometrischen Beschaffenheit ist, welche bei der Aufnahme der Kalibierkurve vorgelegen hat. Die Toleranzbereiche sollen demnach so vorgegeben werden, dass sie die bei der Kalibriermessung vorgelegten Geometrieparameter möglichst gut wiedergeben (SP, Abs. [0012]-[0013]). Eine Kalibrierung oder Kalibrierkennlinien sind jedoch im Patentanspruch 1 nicht benannt, so dass die in Merkmal 1.4.3 beanspruchten Toleranzbereiche sehr breit auszulegen sind.

5.2 Zum Patentanspruch 15

Räumlich-körperlich besteht die Vorrichtung für die Laser-Emissionsspektrometrie (Merkmal 15.1) aus: • einem Pulslaser zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas auf einem relativ zum Laserstrahl bewegten Werkstück (Merkmal 15.2), • einer Autofokussiereinrichtung für den Laserstrahl (Merkmal 15.3), • einem Detektor zur Erfassung der vom Plasma emittierten Strahlung (Merkmal 15.4), • einer Einrichtung zur Durchführung einer Elementanalyse (Merkmal 15.5), • einem Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts (Merkmal 15.6).

Merkmal 15.2 umfasst dabei mehrere Möglichkeiten, welche Komponente der Vorrichtung nun jeweils gegenüber einer anderen bewegt wird. Entweder wird der Laser gegenüber einem ortsfesten Werkstück bewegt, oder das Werkstück gegenüber einem ortsfesten Laser oder sowohl der Laser als auch das Werkstück sind gegeneinander beweglich. Die Merkmale 15.3 bis 15.5 versteht der Fachmann von messtechnisch-baulicher Seite ohne weitere Auslegungen. Merkmal 15.6 beansprucht allgemein ein Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts. Das können in diesem Zusammenhang für den Fachmann im gegebenen technischen Kontext verschiedene Mittel, wie z. B. ein Laser, ein mechanischer Werkstücktaster, eine Lichtschranke oder eine Kamera sein.

5.3 Zur Lehre des Streitpatents Das Verfahren zur laserinduzierten Emissionsspektrometrie gemäß dem Streitpatent lehrt damit für den Messbetrieb insbesondere Folgendes:

Es ist nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchzuführen, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrie-Parameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs [T1 .. T2] befindet. Hierfür können entweder die Daten von ungeeigneten Messorten verworfen werden, oder aber es wird nur an denjenigen Orten ein Plasma induziert, an denen die vorbestimmten Geometrieparameter im Toleranzbereich liegen. Für den Fall, dass kein geeigneter Messort vorliegt, wird nur ein Pumppuls, aber kein Laserpuls ausgelöst, womit die thermische Stabilität - und damit die Gesamtlebensdauer - des Lasers erhöht wird. Darüber hinaus können durch eine Ablenkung des Lasers quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts zusätzliche potentielle Messorte ausgewählt werden, womit die Anzahl der verwertbaren Messpunkte auf der Oberfläche des Messobjekts und damit die Richtigkeit bzw. Zuverlässigkeit der Analyse erhöht wird (SP, Abs. [0023] - [0024], [0039]).

Die Pulsvariation ist dabei derart vorzunehmen, dass für den Fall, dass ein Messobjekt vorhanden ist, ein kleinerer Pulsabstand für den Analyselaser gewählt wird, als für den Fall, dass kein Messobjekt erfasst wird. Dies führt dazu, dass bei Vorhandensein eines Messobjekts möglichst viele Messungen vorgenommen werden, was die statistische Messgenauigkeit steigert. Erfasst der Analyselaser hingegen kein Messobjekt, so wird der Pulsabstand vergrößert (SP, Abs. [0029]).

Für die Positionierung des einzelnen Laserpulses an den zu bestimmenden optimalen Messpositionen wird der Zeitpunkt der Erzeugung des Laserpulses durch die Systemsteuerung ermittelt, und der Strahl des Analyselasers mit einer Strahlablenkeinheit quer zur Vorschubrichtung des Messobjekts bewegt. Durch dieses Verfahren wird die Anzahl der verwertbaren Messungen auf bewegten Teilen gegenüber dem Stand der Technik gesteigert (SP, Abs. [0036]).

Die objektive Aufgabe besteht aus Sicht des Senats damit darin, ein aus dem Stand der Technik bekanntes LIBS-Verfahren hinsichtlich der Messgenauigkeit weiterzuentwickeln, damit es schneller, genauer, betriebsstabiler und ressourcenschonender als die bereits bekannten Verfahren des Stands der Technik arbeitet.

II. Zu den vorgebrachten Nichtigkeitsgründen

Der Gegenstand des Patentanspruchs 15 ist gegenüber den Ursprungsunterlagen nicht unzulässig erweitert (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 c) EPÜ) und erweist sich - genauso wie auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 - in seiner Gesamtheit als patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54 EPÜ).

1. Zum Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung von Patentanspruch 15: Der Gegenstand des Patentanspruchs 15 geht nicht über den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Der Fachmann entnimmt den Gegenstand des genannten Patentanspruchs den ursprünglichen Anmeldeunterlagen unmittelbar und eindeutig.

Laut Klägerin sei das Merkmal 15.6 "dass ein Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts vorgesehen ist" den Ursprungsunterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Der erste Teil des Merkmals 15.6 ist in der ursprünglichen Anmeldung (NK23) durchaus offenbart (Unterstreichungen hinzugefügt): "Um eine automatische Selektion geeigneter Messpunkte zu ermöglichen sind Mittel zur Vermessung der Probenoberfläche vorgesehen, die auch quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts messen. So kann beispielsweise im erfindungsgemäßen Verfahren der Abstand d zwischen dem Oberflächenelement 4 und der Fokussieroptik 1 mit Hilfe einer Triangulationseinheit 17 bestimmt werden, siehe Fig. 4a." (NK23, S. 7, Z. 3-9, auch i.V.m. Figur 4a). Auch der Rest des Merkmals 15.6 ist durch eine Textstelle belegt, da das dortige Mittel zur Vermessung auch für die Messung eines Oberflächenprofils geeignet ist, nachdem das Vorsehen einer Triangulation dort zwingend auch eine entsprechende Einrichtung voraussetzt (Unterstreichung hinzugefügt): "… dass vor der Plasmainduzierung von zumindest einem Teilbereich der Werkstückoberfläche das Oberflächenprofil mittels eines Triangulationsverfahrens bestimmt wird, …" (NK23, S. 6, Z. 21-23).

Damit ist aus Sicht des Senats für den Fachmann im Ergebnis der vollständige Sachgehalt des Merkmals 15.6 gemäß Patentanspruch 15 ursprünglich offenbart, dass die vorgesehenen Mittel zur Vermessung der Probenoberfläche auch geeignet sind, ein Probenoberflächenprofil zu vermessen.

2. Zum Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit Dem Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung steht der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nicht entgegen, da das unter Schutz gestellte Verfahren gegenüber dem im Nichtigkeitsverfahren entgegengehaltenen Stand der Technik neu ist und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Dies gilt in analoger Weise für den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15.

2.1 Zum Patentanspruch 1

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Er erweist sich somit im Ergebnis als patentfähig und damit als bestandskräftig (vgl. (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).

2.1.1 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist neu gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, da aus keiner der als Stand der Technik genannten Druckschriften dessen sämtliche Merkmale bekannt sind. Die mangelnde Neuheit seines Gegenstands wurde klageseitig auch nicht geltend gemacht.

2.1.2 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruht ausgehend vom im Verfahren genannten Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er durch diesen nicht nahegelegt ist.

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Für die Beurteilung dieser Frage ist nicht ausschlaggebend, welche Überlegungen der Erfinder angestellt hat, um die beanspruchte Lehre aufzufinden. Entscheidend ist vielmehr, ob der Stand der Technik Anlass gab, zu dieser Lehre zu gelangen.

2.1.2.1 Der Fachartikel NK15 (VDI-Berichte 1667, 35-40 (2002)) beschreibt ein hier in Rede stehendes Verfahren zur Durchführung der Emissionsspektroskopie, im Rahmen dessen Werkstücke, welche sich auf einem Förderband bewegen, mittels LIBS untersucht werden (NK15, S. 36, Abschnitt 2., Z. 1 - 3; Merkmal 1.1). Dabei kommt ein Pulslaser zur Generierung eines laserinduzierten Plasmas zum Einsatz, welcher automatisch auf ein Werkstück fokussiert wird (NK15, S. 37, Z. 1 - 7; Merkmal 1.2). Die vom Plasma emittierte Strahlung wird detektiert und mit dem erfassten Spektrum wird eine Elementanalyse durchgeführt (NK15, S. 37, Z. 7 - 15; Merkmal 1.3). Vor der Plasma-Generierung wird der Abstand der Autofokussieroptik zur Werkstückoberfläche gemessen (NK15, S. 37, Abschnitt 4., Z. 1 - 2; Merkmal 1.4 und 1.4.1).

Die NK15 offenbart damit ein ähnliches Verfahren wie das Streitpatent. Sie zeigt jedoch nicht, dass zusätzliche Geometrieparameter eines potentiellen Messorts auf der Werkstückoberfläche bestimmt werden (nicht Merkmal 1.4.2) und dass nur für diejenigen potentiellen Messorte eine Elementanalyse durchgeführt wird, bei denen sich mindestens einer der zusätzlichen Geometrieparameter innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs befindet (nicht Merkmal 1.4.3). Die NK15 gibt für ein entsprechendes Vorgehen weder eine Veranlassung vor, noch kann der Fachmann dieser Druckschrift unmittelbar entnehmen, weitere zusätzliche Geometrieparameter zu bestimmen und diese in Folge auch im Rahmen seiner Messung zu berücksichtigen. Im Gegenteil befasst sich die NK15 nur mit der Problematik der Autofokussierung des Analyselasers (vgl. NK15, S. 40, Abschnitt 6) und misst dazu statisch an einer Stelle des betroffenen Werkstücks. Damit vermag sie entgegen der Auffassung der Klägerin dem Fachmann aber keinerlei Anregung zu geben, abweichend von dieser Lehre - wie beansprucht - an mehreren Stellen des Werkstücks Geometrieparameter zu bestimmen.

Die von der Klägerin als Beleg für das Fachwissen eingeführte deutsche Offenlegungsschrift NK11 (DE 195 32 767 A1) zeigt zwar ein bekanntes Triangulationsverfahren zur Bestimmung des Oberflächenprofils eines Objekts, jedoch nicht im Zusammenhang mit einem laserbasierten Verfahren zur Elementanalyse und nicht zur Bestimmung der potentiellen Messorte für eine solche Elementanalyse. Für eine Zusammenschau der NK15 mit der NK11 fehlt dem Fachmann auch jegliche Anregung, denn das in der NK15 beschriebene und funktionsfähige Verfahren beruht auf dem Einsatz eines statischen Triangulationssensors zur Verwendung an einem Messort. Eine Kombination dieser beiden bekannten Verfahren aus NK11 und NK15 wäre zwar wohl prinzipiell technisch möglich, eine konkrete Veranlassung für dieses Vorgehen mit Messung mehrerer Abstände wurde seitens der Klägerin jedoch nicht überzeugend dargelegt und kann vom Senat auch nicht festgestellt werden.

Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 erfinderisch gegenüber der Lehre der Druckschrift NK15 zusammen mit dem einschlägigen Fachwissen, wie es durch die Druckschrift NK11 belegt ist.

2.1.2.2 Auch die Kombination der NK15 mit den übrigen von der Klägerin hierzu herangezogenen Druckschriften NK1 bis NK4 sowie NK7 und NK17 oder mit weiteren eingeführten Druckschriften führt nicht zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1. Im Einzelnen:

a) Keine der Druckschriften NK1 bis NK4 befasst sich mit der Verbesserung der Messgenauigkeit eines LIBS-Verfahrens im Zusammenhang mit der Materialanalyse für bewegte Objekte und kann demzufolge dem zuständigen Fachmann auch keine Schritte aufzeigen, wie er das aus der NK15 an sich bekannte LIBS-Verfahren in diese Richtung weiterentwickeln könnte. Vielmehr betreffen die Druckschriften NK1 bis NK4 überwiegend optische Vermessungsverfahren, doch keine im Zusammenhang mit (elektro-)optischen Materialuntersuchungen, im Sinne von Elementanalysen. Es gibt für den Fachmann damit auch keine Veranlassung, die Lehre der Druckschrift NK15 zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf dieser Grundlage weiterzuentwickeln. Eine solche wurde seitens der Klägerin jedenfalls nicht überzeugend dargelegt und ist für den Senat auch nicht feststellbar. Für die einzelnen eben genannten Druckschriften stellt sich dieser Sachverhalt wie folgt dar:

Die NK1 (DE 197 30 885 A1) befasst sich mit einem Verfahren zur automatischen Erkennung von Oberflächenfehlern an Rohkarosserien, die eine Nachbearbeitung erfordern. Es handelt sich dabei um ein rein optisches Messverfahren, bei dem Rohkarosserien mit Licht bestrahlt, und die Reflexionen mittels Kameras erfasst werden. Die Druckschrift befasst sich nicht mit LIBS bzw. das beschriebene Verfahren gehört nicht zum Bereich der Materialanalyse, weshalb es für den Fachmann fernliegt, diese Druckschrift im gegebenen technischen Kontext als Stand der Technik in Betracht zu ziehen.

Die NK2 (DE 195 42 554 A1) beschreibt bei einem Verfahren zur Prüfung von Schweißnähten den Einsatz von Triangulationsverfahren zur Oberflächenvermessung bzw. zur Bestimmung eines Oberflächenprofils mittels Laser. Dabei wird die gemessene Oberfläche mit einer Referenzmessung, die an einer Musterschweißnaht gewonnen wurde, verglichen. Das Verfahren betrifft keine Materialanalyse und gibt keine Hinweise in Richtung einer Weiterentwicklung an sich bekannter LIBS-Verfahren. Damit liegt eine Beiziehung dieser Druckschrift für den Fachmann ebenfalls nicht nahe.

Die NK3 (DE 693 23 860 T2) befasst sich mit der Messung einer Form einer Oberfläche, z. B. plattenförmiger Artikel wie Konstruktionsmaterialien oder Stahlplatten. Dabei ist bekannt, mittels Triangulation die Abstände zu Messoberflächen eines Werkstücks zu messen und daraus die Oberflächenform zu ermitteln, um damit bspw. ein Walzwerk derart zu steuern, dass die Ebenheit von Stahlplatten verbessert wird. Eine Materialanalyse oder LIBS-Verfahren sind hier nicht angesprochen. Damit liegt auch hier eine Beiziehung der genannten Druckschrift für den Fachmann nicht nahe.

Die NK4 (US 4,708,483 A) beschreibt ein weiteres optisches Messgerät zur Triangulationsbestimmung von Abstand und Neigung einer Oberfläche bspw. mittels Laserlicht. Sie hat keine Materialanalyse oder Emissionsspektrometrie zum Gegenstand. Auch eine Beiziehung dieser genannten Druckschrift liegt damit für den Fachmann im gegebenen technischen Kontext nicht nahe.

b) Die weiteren von der Klägerin im Zusammenhang mit dem Patentanspruch 1 nur allgemein angesprochenen Druckschriften NK7 und NK17 betreffen zwar Materialanalyseverfahren, doch führen auch sie nicht zum Gegenstand des hier in Rede stehenden Verfahrens:

Die NK7 (EP 0 599 153 A1) hat ein Verfahren und eine Vorrichtung zur stofflichen Identifikation von Werkstoffen, d. h. zur Materialanalyse von Werkstoffen beim Materialrecycling, zum Gegenstand. Dabei wird die zu bestimmende Probe mittels Laserlicht erhitzt und die dabei entstehende Wärmeabstrahlung zur stofflichen Identifikation des Probenmaterials benutzt. Nicht von der Lehre dieser Druckschrift mit umfasst ist eine Vermessung eines Oberflächenprofils der Werkstoffe. Der Druckschrift ist damit kein Ansatzpunkt entnehmbar, wie der Fachmann von der technischen Thematik der Werkstoffidentifikation zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung geführt werden soll. Hierzu wurde auch klageseitig nichts vorgetragen; solches ist für den Senat auch nicht ersichtlich.

Vergleichbares gilt für die Druckschrift NK17 (DE 41 28 176 A1). Diese beschreibt lediglich eine Wechselwirkung zwischen Laserpulsen und Geometrieparametern einer Werkstückoberfläche, wobei die Betriebsparameter an der Bearbeitungsstelle entsprechend einzustellen sind, um geeignete Ergebnisse zu erhalten. Diese Druckschrift liegt damit weiter ab.

2.1.3 Die von der Klägerin im Zusammenhang mit dem Patentanspruch 1 nicht näher diskutierten Druckschriften NK5, NK6, NK8 bis NK10, NK12 bis NK14, NK16, NK18 und NK19 beschreiben u. a. verschiedene Verfahren zur Materialanalyse mittels Laserlicht bzw. verschiedene Triangulationsverfahren, doch liegen diese inhaltlich sämtlich vom streitpatentlichen Gegenstand weiter ab und offenbaren ebenfalls keine Verfahren, die allein oder in Kombination mit anderen genannten Druckschriften zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 führen würden.

2.2 Zum Patentanspruch 15

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15 ist neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Er erweist sich somit im Ergebnis ebenfalls als patentfähig und damit als bestandskräftig (vgl. (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).

2.2.1 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15 ist neu gegenüber dem Stand der Technik, da aus keiner der genannten Druckschriften dessen sämtliche Merkmale bekannt sind.

Im Einzelnen wird die Neuheit des Patentanspruchs 15 von der Klägerin mit der Druckschrift NK15 bestritten, was aus Sicht des Senats aber nicht durchgreifen kann. Dieser Fachartikel lehrt zwar eine Vorrichtung für Laser- Emissionsspektrometrie (NK15, Abs. 3 "LIBS set-up" sowie Fig. 1 i.V.m. S. 37, Z. 1-14) mit den Merkmalen 15.1 (Fig. 1 "set-up of the LIBS analyser"), 15.2 (Fig. 1, "Nd:YAG laser"), 15.3 (Fig. 1, "AF-FO"), 15.4 (Fig. 1, "PR") und 15.5 (Fig. 1, "PC"). Die Vorrichtung nach der NK15 weist per se einen seitlich vom Band montierten Laser auf (NK15, Fig. 2). Sie zeigt jedoch keine Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts (nicht Merkmal 15.6). Die fest montierte Optik des Triangulationssensors dort wäre dazu technisch auch nicht in der Lage (NK15, Fig. 1, AF-TS). Die Argumentation der Klägerin dazu, dass in Figur 2 der NK15 der Triangulationssensor seitlich an dem Förderband angeordnet sei, vermag nicht zu überzeugen, denn der Messstrahl ist dort zwar quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts montiert, doch mit dieser Anordnung ist es technisch unmöglich, ein Probenoberflächenprofil quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts zu erstellen. Damit sind nicht sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 15 aus dieser Druckschrift entnehmbar.

2.2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 15 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von der Druckschrift NK15, und zwar unabhängig davon, ob die Klägerin mit dem Fachwissen argumentiert oder von einer Zusammenschau mit anderen Druckschriften des Stands der Technik ausgeht. Beide Argumentationslinien greifen im Ergebnis jeweils nicht durch.

2.2.2.1 Die NK15 gibt dem Fachmann insbesondere schon keine Anregung, eine Messung eines Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts vorzusehen. Auf Basis der Lehre dieser Druckschrift ergibt sich nämlich für den Fachmann dafür schlicht kein Anlass, denn die dort eingesetzte und problemlos funktionsfähige Triangulationsmessung dient einzig dazu, den Abstand der Messapparatur zur Probenoberfläche zu messen, um die Autofokussiereinheit zu steuern. Hierfür genügt jeweils eine Messung an dem Punkt der Probenoberfläche, an dem anschließend die LIBS durchgeführt werden soll. Selbst wenn der Fachmann sein ihm an die Hand gegebenes Fachwissen - das u. a. auch durch die Druckschrift NK11 belegt werden kann - einbeziehen würde, welches ihm vermittelt, dass mittels Triangulation auch mehrere Abstände gleichzeitig gemessen werden könnten, so fehlt es doch im Kontext der NK15 an einem nachvollziehbaren technischen Grund, dieses Vorgehen auch unmittelbar in die aus der NK15 bekannte Vorrichtung zu implementieren.

2.2.2.2 Auch die Kombination der NK15 mit den übrigen genannten Druckschriften NK5 bis NK10, NK12 bis NK14, NK16 oder NK17 führt nicht zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15. Von der Klägerin wurde jedenfalls keine konkrete Veranlassung für eine jeweilige Zusammenschau überzeugend dargelegt und eine solche ist für den Senat auch nicht ersichtlich. Im Einzelnen:

Die NK5 beschreibt zwar ein Verfahren zur Oberflächenvermessung von Werkstücken mittels Lasertriangulation, wobei geometrische Merkmale, die Dicke eines Werkstücks oder die Oberflächentopologie eines Stahlblechs bestimmt werden, doch fehlt dem Fachmann eine Veranlassung, diese Lehre im Zusammenhang mit der Vorrichtung nach der NK15 einzusetzen.

Die NK6 (DE 38 22 143 A1) hat einen optisch abtastenden Verschiebungssensor zum Gegenstand, der ebenfalls das Mittel der Triangulation verwendet, um das Oberflächenprofil eines Objekts optisch abzutasten. Inwieweit eine Anwendung an einem bewegten Objekt möglich ist, sei dahingestellt, denn auch hier fehlt dem Fachmann eine überzeugende Anregung, diesen Sensor bei der Vorrichtung aus der NK15 zu implementieren.

Die NK7 (EP 0 599 153 A1) betrifft eine Materialanalyse von Werkstoffen beim Recycling, wobei eine stoffliche Identifikation durchgeführt wird, indem die Probe mittels Laser erhitzt und die dabei entstehende Wärmeabstrahlung analysiert wird. Nicht inbegriffen ist eine Vermessung eines Oberflächenprofils der Werkstoffproben, auch nicht quer zur Bewegungsrichtung. Damit kann diese Druckschrift per se keinen technischen Beitrag leisten, der sich im Patentanspruch 15 wiederfinden könnte.

Die NK8 (WO 96/14557 A1) lehrt eine automatisierte optische Inspektion von Produkten (Schüttgut, wie z. B. Kaffeebohnen, Reis oder Erbsen) mittels elektronischer Bildverarbeitung, basierend auf einer Triangulations-Zeilenkamera. Auch hier sieht der Fachmann keinerlei Veranlassung, diese Lehre bei einer Vorrichtung nach der NK15 einzusetzen.

Die NK9 (DE 40 04 627 A1) zeigt zwar ein LIBS-Verfahren zur Bestimmung von Materialeigenschaften polymerer Werkstoffe mittels eines gepulsten Lasers, der in zeitlichen Abständen ein Plasma auf der Werkstoffoberfläche erzeugt, welches spektral zerlegt und aus welchem mittels einer Spektralanalyse Materialkonzentrationen bestimmt werden. Dabei wird die Probenoberfläche in ein Raster unterteilt, wobei der Laserstrahlfokus mittels eines Umlenkspiegels quer über die Probenoberfläche bewegt wird. Die NK9 lehrt jedoch keine Mittel zur Vermessung des Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts. Damit kann auch diese Druckschrift keinen technischen Beitrag leisten, der sich z. B. im Merkmal 15.6 wiederfinden könnte.

Die NK10 (DE 41 38 157 A1) lehrt eine Dickenbestimmung einer Beschichtung unter Verwendung eines gepulsten Laserstrahls, der eine entsprechend kleine Menge an Material aus der Oberfläche verdampft und dabei ein Plasma erzeugt, dessen Strahlung erfasst und spektral analysiert werden kann. Nicht angesprochen sind Mittel zur Vermessung eines Probenoberflächenprofils quer zur Bewegungsrichtung des Messobjekts. Damit fehlen auch hier entsprechende technische Überschneidungen insbesondere mit dem beanspruchten Merkmal 15.6.

Ebenso wenig sind die als noch weiter abliegend anzusehenden Druckschriften NK12, NK13, NK14, NK16 und NK17 geeignet, das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit in Bezug auf den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 15 in Frage zu stellen.

2.3 Die ebenfalls angegriffenen Unteransprüche 2 bis 14 gestalten den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1, auf den sie jeweils direkt oder indirekt rückbezogen sind, in nicht selbstverständlicher Weise weiter aus und erweisen sich gemäß den obigen Ausführungen zum Patentanspruch 1 damit ebenfalls als patentfähig.

3. Da die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 15 nicht eine bloße Aggregation von Merkmalen sind, sondern vielmehr der synergistische Effekt der Erfindung darin zu sehen ist, einen Analyselaser und einen Triangulationslaser zur Vermessung des Probenoberflächenprofils bei einem an sich bekannten LIBS- Verfahren vorzusehen, war im Ergebnis die Klage abzuweisen.

B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

C. Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigen schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Heimen Dr. Wollny Bieringer Schödel Christoph Bundespatentgericht

5 Ni 14/22 (EP) (Aktenzeichen)

Verkündet am

23. Oktober 2024