Normenkette

MarkenG § 26 Abs. 3

Dokumentarisch

Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja

Leitsatz

Karolus-Magnus

MarkenG § 26 Abs. 3

Eine mehrteilige Wortmarke wird auch dann rechtserhaltend i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG benutzt, wenn in der benutzten Form dem beherrschenden Wortbestandteil ein Bildbestandteil beigefügt ist, der den in diesem Wortbestandteil enthaltenen Sinngehalt aufnimmt und bildlich darstellt.

BGH, Beschl. v. 9. Juli 1998 - I ZB 7/96 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

Tenor

I ZB 7/96

Verkündet am: 9. Juli 1998

Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung R 47 449/33 Wz

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 1998 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck und Dr. Bornkamm

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats III) des Bundespatentgerichts vom 11. Oktober 1995 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 2. Dezember 1988 eingereichten Anmeldung Schutz für das Wortzeichen

"Carolus Magnus"

(derzeit noch) für die Waren "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere und Spirituosen)".

Gegen die gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachte Anmeldung hat die Inhaberin der Marke Nr. 376 570

"Karolus-Magnus" der rheinische Riesling-Sekt

die seit dem Jahre 1927 für die Waren "Schaumweine aus Trauben (unter Ausschluß von alkoholfreien Schaumweinen)" eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Die Anmelderin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat - unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung zu den näheren Umständen - die Benutzung ihrer Marke in der nachstehend abgebildeten Form für die Zeit von Februar 1984 bis Dezember 1988 behauptet.

Die Prüfungsstelle für Klasse 33 Wz des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch durch zwei Beschlüsse, einer hiervon ist im Erinnerungsverfahren ergangen, zurückgewiesen, weil die glaubhaft gemachte Benutzung nicht die Widerspruchsmarke, sondern eine abgeänderte Form betreffe.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht dem angemeldeten Zeichen die Eintragung versagt (Mitt. 1996, 214).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung des neuen Markenrechts - markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen dem angemeldeten Zeichen und der Widerspruchsmarke bejaht und Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausgeführt:

Nach den Vorschriften des Markengesetzes gelte als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung abweiche, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht veränderten. Eine solche Veränderung des Charakters der Widerspruchsmarke liege hier nicht vor. Zwar sei der in der Widerspruchsmarke einzeilig enthaltene Markenbestandteil "Karolus-Magnus" unter Weglassen des Bindestrichs in der Benutzungsform zweizeilig wiedergegeben und der Markenbestandteil "der rheinische Riesling-Sekt" auf das Wort "Riesling" verkürzt. Weder durch die zweizeilige Anordnung des wesentlichen, zur Benennung der Marke geeigneten Bestandteils, der weiterhin den beherrschenden Wortbestandteil des Zeichens ausmache, noch durch die Verkürzung der rein beschreibenden Wortfolge auf die ebenfalls beschreibende Angabe "Riesling" oder durch die Hinzufügung der bildlichen Darstellung eines mittelalterlichen Kaisers werde die geschützte Marke in einer Art verändert, daß davon ausgegangen werden müßte, auch der Teil des Verkehrs, der die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form kenne, werde die benutzte Form nicht mehr als dieselbe Marke ansehen. Eine eingetragene Mehrwortmarke werde auch dann noch rechtserhaltend benutzt, wenn in der benutzten Form unter Weglassen beschreibender Angaben und Hinzufügung von wenig charakteristischen, lediglich die Marke sinngemäß erläuternden Bildelementen im wesentlichen nur noch die kennzeichnungskräftigen Wörter enthalten seien.

III. Die infolge ihrer Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Rechtsfehlerfrei und von der Rechtsbeschwerde nicht beanstandet hat das Bundespatentgericht angesichts der Ähnlichkeit der in Betracht zu ziehenden Waren und der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr angenommen (vgl. § 158 Abs. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Der Annahme der markenrechtlichen Kollision steht - anders als die Rechtsbeschwerde meint - nicht entgegen, daß die Widersprechende die Widerspruchsmarke nicht in der eingetragenen Form, sondern gemäß dem vorstehend abgebildeten Etikett benutzt hat. Nach § 43 Abs. 1, § 158 Abs. 3 MarkenG hat der Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang, wenn der Gegner die Benutzung der Marke bestreitet, glaubhaft zu machen, daß sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung des angemeldeten Zeichens gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Diese Voraussetzung hat die Widersprechende, wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, erfüllt.

1. Durch § 26 MarkenG, der eine einheitliche Definition des Begriffs der rechtserhaltenden Benutzung enthält, ist Art. 10 MarkenRL umgesetzt worden. Deshalb ist bei seiner Auslegung auch diese Richtlinienbestimmung heranzuziehen und dabei zu berücksichtigen, daß sich, wie dem letzten Erwägungsgrund der Richtlinie entnommen werden kann, die Vorschriften der Richtlinie mit denjenigen der Pariser Verbandsübereinkunft in vollständiger Übereinstimmung befinden sollen, so daß für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke insbesondere auch die Bestimmung des Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ zu beachten ist. Danach gilt, daß im Fall der Benutzung einer von der eingetragenen Form der Marke abweichenden Form kraft ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung von rechtserhaltender Benutzung auszugehen ist, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Mit der ausdrücklichen Anerkennung abgewandelter Benutzungsformen als rechtserhaltend hat der Gesetzgeber sich bewußt von der von ihm als zu streng empfundenen deutschen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz absetzen wollen (vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581 S. 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft S. 77).

Die Regelung des Markengesetzes steht im Einklang mit Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL und mit Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ, obwohl insoweit nicht - wie in der Markenrechtsrichtlinie und der Pariser Verbandsübereinkunft - der Begriff der Unterscheidungskraft verwendet wird, sondern darauf abgehoben ist, daß der kennzeichnende Charakter der Marke unverändert bleibt. Eine sachliche Änderung ist, wie auch der Begründung des Regierungsentwurfs zum Markenrechtsreformgesetz entnommen werden kann, mit dieser terminologischen Abweichung vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt gewesen (BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 = WRP 1997, 1085 - ECCO I).

2. Hiervon ausgehend ist die von der Widersprechenden glaubhaft gemachte Benutzung der Widerspruchsmarke trotz der Abweichungen gegenüber der eingetragenen Form als rechtserhaltend zu beurteilen. Zutreffend hat das Bundespatentgericht hervorgehoben, daß der in der geschützten Marke einzeilig enthaltene Markenbestandteil "Karolus-Magnus" auch in der benutzten Form - unter Weglassen des Bindestrichs und zweizeilig wiedergegeben - der beherrschende Markenbestandteil geblieben ist. Das Bundespatentgericht hätte hierzu auch heranziehen können, daß der in den Worten verkörperte Gesamtbegriff auch in der geänderten Schreibweise ohne weiteres erkennbar bleibt, so daß eine Veränderung in der Kennzeichnungskraft des beherrschenden Markenbestandteils nicht eingetreten ist.

Aber auch der Austausch der Worte "der rheinische Riesling-Sekt" gegen die Angabe "Riesling" steht der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß es sich insoweit um eine rein beschreibende Wortfolge handelt, die auf die ebenfalls beschreibende Angabe "Riesling" verkürzt worden sei. Daß mit dieser Verkürzung dem beschreibenden Zeichenbestandteil - zwar nicht wie die Rechtsbeschwerde meint ein deutlich anderer, sondern allenfalls - ein weniger eindeutiger Sinn gegeben wird, steht der Beurteilung des Bundespatentgerichts nicht entgegen.

Das Bundespatentgericht hat des weiteren der hinzugefügten bildlichen Darstellung eines mittelalterlichen Kaisers bei der benutzten Form keine den kennzeichnenden Charakter der Marke verändernde Bedeutung beigemessen. Auch hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg.

Die Rechtsbeschwerde meint, die auf dem Etikett enthaltenen Bildelemente, die Darstellung eines mittelalterlichen Kaisers und das siegelartige kreisrunde Signum bildeten auf dem Etikett der Widersprechenden eine Einheit mit dem Wortbestandteil "Karolus-Magnus". Dahingehende Feststellungen hat das Bundespatentgericht allerdings nicht getroffen. Sie wären auch erfahrungswidrig. Denn es kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß Flaschenetiketten, wie das in Rede stehende, vom Verkehr notwendig und stets in ihrer Gesamtheit als Marke angesehen werden. Hiergegen spricht schon, daß derartige Etiketten in der Regel neben einer Fülle teilweise gesetzlich vorgeschriebener beschreibender Hinweise auch die Angabe des Herstellers oder Vertreibers enthalten, die üblicherweise keine Marke und in der Regel auch kein Markenbestandteil ist. Derartige Angaben enthält auch das Etikett der Widersprechenden. Angesichts der Anordnung auf dem Etikett spricht wenig für die Annahme der Rechtsbeschwerde, der Verkehr könne annehmen, es handele sich um eine einzige, alle Etikettenbestandteile inkorporierende Marke.

Aber selbst wenn hiervon auszugehen wäre, wäre zu berücksichtigen, daß die bildliche Darstellung eines mittelalterlichen Kaisers einschließlich der ihm zugeordneten Worte "Karolus Magnus" nur das Bedeutungsmotiv der Widerspruchsmarke aufnimmt, indem es den darin enthaltenen Sinngehalt auch bildlich darstellt. Der bildlichen Darstellung kann demnach keine Eigenständigkeit beigemessen werden, zumal auch in der Rechtsprechung anerkannt ist, daß sich der Verkehr bei aus Wort- und Bildelementen bestehenden Marken eher am Wortbestandteil zu orientieren pflegt, weil das Kennwort einer Wort-/Bildmarke in der Regel für die Verkehrsteilnehmer die einfachste Form ist, um die unter der Marke angebotene Ware zu bezeichnen (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze, m.w.N.). Bei dieser Sachlage kann dem den Wortbestandteil sinngemäß aufnehmenden Bildbestandteil des Etiketts keine eigene, den kennzeichnenden Charakter des Wortbestandteils beeinflussende Bedeutung beigemessen werden.

Das erstmals von der Rechtsbeschwerde angesprochene siegelartige Signum, das das Bundespatentgericht in seine Beurteilung nicht ausdrücklich einbezogen hat, ist schon nach seiner Gestaltung und nach der Anordnung auf dem Etikett dem benutzten Wortbestandteil nicht zuzurechnen.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Anmelderin (§ 90 Abs. 1 MarkenG) zurückzuweisen.