Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 12/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2012 220 114 …

ECLI:DE:BPatG:2025:021225B14Wpat12.22.0 hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Dezember 2025 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dünnweber, des Richters Dipl.- Chem. Dr. Jäger und der Richterinnen Dipl.-Chem. Dr. Wagner und Fehlhammer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. März 2022 aufgehoben.

2. Das Patent 10 2012 220 114 wird widerrufen.

Gründe

I.

Mit dem in der Anhörung vom 30. März 2022 gefasstem Beschluss hat die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent 10 2012 220 114 mit der Bezeichnung "Verfahren und Anlage zur Herstellung von Fischfilets" im erteilten Umfang aufrechterhalten.

Die nebengeordneten erteilten Patentansprüche 1 und 9 lauten:

1. Verfahren zur Herstellung von Fischfilets (1), umfassend die Schritte a) Vorfertigen eines zu bearbeitenden Fisches mittels i) Filetieren des Fisches zur Gewinnung mehrerer Fischfilets (1) und ii) Schneiden der Fischfilets (1) quer zu einer Filetlängsachse (3), wobei zumindest entlang der Filetlängsachse (3) verlaufende Gräten durchtrennt werden, b) Präparieren der geschnittenen Fischfilets (1), wobei das Präparieren der geschnittenen Fischfilets (1) ein i) Würzen, ii) Panieren und iii) Frittieren der Fischfilets umfasst, c) Tiefkühlen der präparierten und geschnittenen Fischfilets (1) zum Zwecke einer Haltbarmachung und d) Verpacken der Fischfilets (1) für eine spätere Zubereitung.

9. Anlage zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8, umfassend a) eine Vorrichtung zum Filetieren des Fisches zur Gewinnung mehrerer Fischfilets (1), b) eine Vorrichtung zum Schneiden der Fischfilets (1) quer zu der Filetlängsachse (3), c) Vorrichtung zum Präparieren der Fischfilets (1), d) Vorrichtung zum Tiefkühlen der vorgefertigten Fischfilets (1) zum Zwecke einer Haltbarmachung und e) Vorrichtung zum Verpacken der Fischfilets (1) für eine spätere Zubereitung.

Zum Wortlaut der Unteransprüche 2 bis 8 und 10 bis 12 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die Patentabteilung hat ihre Entscheidung im Wesentlichen damit begründet, dass die Einspruchsbegründung zwar nur Teilaspekte des geltenden Anspruchs 1 behandele und nähere Angaben zu Fundstellen fehlten, dies jedoch nach Schulte PatG, 11. Aufl. § 59 Rn 89 unschädlich sei, da sich die Begründung mit dem Kern der Erfindung auseinandersetze.

Zum Stand der Technik führt der Beschluss aus, dass die öffentliche Zugänglichkeit der E2 nicht als gegeben angesehen werde.

Die Ausführbarkeit des Streitpatents stehe außer Frage.

Zum im Verfahren befindlichen Stand der Technik werden die Druckschriften

E1 DE 39 03 328 A1 E2 Abschlussbericht IASP - Entwicklung eines grätenfreien Premium- Produktes auf Basis von Karpfenfilet, Berlin, Dezember 2006, 150 Seiten. E2a Institutsbericht IASP 2006, Titelblatt, S. 14, 15, 49, 76 - 81, Berlin, Februar 2007 E2b FÜLLNER G., Vermarktung des Karpfens - Immer nur Lebendfisch?", Kolloquiumsbeiträge aus dem Biosphärenreservat 2007 - 2010, 14. Kolloquium 2008, "Karpfenteichwirtschaft in der Oberlausitz", Auszug S. 39, S. 45 - 59 E3 OBERLE M., Kosten bei der Herstellung von Karpfenfilets, Fischer & Teichwirt, 11/2012, S. 403 - 404 E4 PIWERNETZ D., Grätengeschnittene Karpfenfilets gewinnen immer neue Kunden. Ein ideales Produkt für Großküchen., Fischer & Teichwirt, 02/2012, S. 44 - 47 E5-1 MÜLLER-BRAUN T., Fünf Mal preisgekröntes Karpfenfilet, Fischer & Teichwirt, 01/2009, S. 26 - 27 E5-2 PIWERNETZ D., "Karpfenschnitzel", ein neues Gericht aus grätengeschnittenem Karpfenfilet, Fischer & Teichwirt, 12/2009, S. 448 - 449 E5-3 PIWERNETZ D., Grätenschneider, ein nützliches Hilfsmittel für Gaststätten, Fischer & Teichwirt, 02/2003, S. 46 - 47 E6 "Fischstäbchen". In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. November 2013, 22:12 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fischstäbchen&oldi d=108801634 (Abgerufen: 24. März 2014, 13:39 UTC)

als die Neuheit sowohl von Patentanspruch 1 wie von Patentanspruch 9 nicht in Frage stellend betrachtet. Die genannten Druckschriften wie auch die

D8 DE 299 16 969 U1

und die offenkundige Vorbenutzung nach

E7 Zusammenstellung bestehend aus einem Artikelstammblatt, zwei Rechnungen und vier Fotos

stellten auch die erfinderische Tätigkeit nicht in Frage, da der Fachmann keine Veranlassung habe, die gezeigten Merkmale mosaikartig miteinander zu kombinieren und sich aus den Dokumenten keine Veranlassung entnehmen lasse, wieso der Fachmann erfinderisch tätig werden sollte. Auch der Gegenstand gemäß Patentanspruch 9 beruhe somit auf einer erfinderischen Tätigkeit, da keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften eine Vorrichtung zum Verpacken der Fischfilets für eine spätere Zubereitung aufweise.

Die offenkundige Vorbenutzung in Form der E7 zeige lediglich einzelne Merkmale, ein Aufnahmedatum sei nicht belegt, die offenkundige Vorbenutzung sei somit nicht ausreichend substantiiert. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden, die zur Stütze ihres Vortrags auf die weiteren im Folgenden genannten Dokumente verweist:

E2c Anlage 2: Schreiben Dr. X … , Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie im Freistaat Sachsen, vom 4. 10. 2022 an Y … GmbH (2 Seiten), E9 Voroffenbarung - Befeuchten des Fischfilets vor dem Einsatz des Grätenschneiders - mindestens seit 15.12.2010 auf der Webpage des Herstellers Klein unter www.graetenschneider.de/betrieb.html. 2 Seiten, E10 Flyer "Karpfen schlachten und vorbereiten für die Küche", Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 10 Seiten, 1. Auflage Dezember 2011 E11 W. Brandenburg und H. Krämer, "Industrielle Fischverarbeitung", VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1967, S. 134, 135, 152, 153, 196, 197 E12 Ausführungen zum BGH-Urteil vom 8. Juni 2021, X ZR 69/19, 1 Blatt, übereicht in der mündlichen Verhandlung vom 2. Dezember 2025 Anlage 7 Internetauszug von www.united-kiosk.de/fachzeitschrften/naturlandwirtschaft-umwelt/fischer-und-teichwirt/, recherchiert am 30.11.2025, 3 Seiten

Die Einsprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. März 2022 aufzuheben und das Patent 10 2012 220 114 vollständig zu widerrufen. Der Patentinhaber und Beschwerdegegner hat zuletzt schriftsätzlich beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen und das Streitpatent im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten, 2. hilfsweise das Streitpatent im Umfang eines der Hilfsanträge 1 bis 7 aufrechtzuerhalten und 3. weiter hilfsweise das Streitpatent im Umfang eines der Unteransprüche in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Der Beschwerdegegner tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in allen Punkt entgegen. Zu seiner weiteren Verteidigung hat er zudem die Hilfsanträge 1 bis 7 eingereicht.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist dahingehend beschränkt worden, dass das Verfahren auf die Herstellung verzehrfertiger Karpfen-Fischfilets gerichtet ist. In Verfahrensschritt a) ist zusätzlich das Merkmal "bei dem es sich um einen Karpfen handelt" aufgenommen worden. Im Gegenzug ist der erteilte Patentanspruch 8 gestrichen worden. In Patentanspruch 8, vormals Patentanspruch 9, ist die Vorrichtung zum Schneiden der Fischfilets (1) quer zu der Filetlängsachse (3) durch die Aufnahme des Merkmals "sodass zumindest entlang der Filetlängsachse (3) verlaufende Gräten durchtrennt werden," konkretisiert worden.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 ist gegenüber der von Hilfsantrag 1 durch die Aufnahme der Merkmale "wobei die Fischfilets (1) vor dem Schneiden befeuchtet werden," in den Verfahrensschritt ii) von Patentanspruch 1 und des Merkmals "dadurch gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung zum Befeuchten der Fischfilets (1) vor der Vorrichtung zum Schneiden der Fischfilets (1) angeordnet ist." in Patentanspruch 8 weiter beschränkt worden, wobei Patentspruch 9 gemäß Hilfsantrag 1 gestrichen worden ist. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 3 basiert auf der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1, wobei in Patentanspruch 1 das Merkmal gemäß dem erteilten Patentanspruch 2 aufgenommen worden ist und im Vorrichtungsanspruch 4, vormals Patentanspruch 8 gemäß Hilfsantrag 1, die Vorrichtung zum Schneiden von Fischfilets (1) durch das Merkmal "wobei durch das Schneiden die Fischfilets (1) nicht vollständig durchtrennt werden, wobei Gräten, die in den Fischfilets (1) entlang der Filetlängsachse (3) verlaufen, in Gräten-Stücke getrennt werden" weiter beschränkt worden ist. Die Patentansprüche 3 bis 5 gemäß Hilfsantrag 1 sind gestrichen worden.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 4 geht auf die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 zurück, wobei in Patentanspruch 1 zusätzlich das Merkmal gemäß dem erteilten Patentanspruch 2 aufgenommen worden ist und die Patentansprüche 3 bis 5 gestrichen worden sind. In Patentanspruch 4, vormals Patentanspruch 8 gemäß Hilfsantrag 2, ist die Vorrichtung zum Schneiden der Fischfilets durch die Aufnahme des Merkmals "wobei durch das Schneiden die Fischfilets (1) nicht vollständig durchtrennt werden, wobei Gräten, die in den Fischfilets (1) entlang der Filetlängsachse (3) verlaufen, in Gräten-Stücke getrennt werden" weiter beschränkt worden.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 5 umfasst die Patentansprüche 1 bis 3, die auf den Patentansprüchen 8 bis 10 gemäß Hilfsantrag 2 basieren, wobei Patentanspruch 1 zusätzlich durch die Aufnahme der Merkmale "zur Herstellung von verzehrfertigen Karpfen-Fischfilets (1) aus einem zu bearbeitenden Fisch, bei dem es sich um einen Karpfen handelt" und "wobei das Präparieren der geschnittenen Fischfilets (1) ein i) Würzen, ii) Panieren und iii) Frittieren der Fischfilets umfasst," weiter beschränkt worden ist.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 6 umfasst die Patentansprüche 1 bis 4, die auf den Patentansprüchen 4 bis 7 gemäß Hilfsantrag 3 basieren, wobei Patentanspruch 1 zusätzlich durch die Aufnahme der Merkmale "zur Herstellung von verzehrfertigen Karpfen-Fischfilets (1) aus einem zu bearbeitenden Fisch, bei dem es sich um einen Karpfen handelt" und "wobei das Präparieren der geschnittenen Fischfilets (1) ein i) Würzen, ii) Panieren und iii) Frittieren der Fischfilets umfasst," weiter beschränkt worden ist.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 7 umfasst 3 Patentansprüche, die auf den Patentansprüchen 1 bis 4 gemäß Hilfsantrag 6 basieren, wobei das Merkmal aus Patentanspruch 2 gemäß Hilfsantrag 6 in Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 aufgenommen worden ist und Anspruch 2 nach Hilfsantrag 6 gestrichen worden ist.

Der Senat hat den Parteien seine vorläufige Auffassung mit Zwischenbescheid vom 27. Oktober 2025 dahingehend mitgeteilt, dass das beanspruchte Verfahren gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 gegenüber einer Zusammenschau von E3 mit E5-3 und dem Fachwissen, wie es bspw. in

E8 M. Tülsner/M. Koch, Technologie der Fischverarbeitung, 1. Aufl., Behr's Verlag, Hamburg, 2010, S. 95 bis 101, 106, 107, 117 bis 121, 136 bis 149, 153 bis 157, 280 bis 293 und 297 bis 300

oder E2b belegt sei, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte. Gleiches gelte für die mit dem erteilten Patentanspruch 9 beanspruchte Anlage, die gegenüber der Kombination von E1 mit E5-3 und dem Fachwissen nach E2b nahegelegt sein dürfte.

Der Beschwerdegegner hat daraufhin geltend gemacht, dass die E3 keinen Stand der Technik darstelle, da sie nachveröffentlicht sei.

Mit dem gerichtlichen Hinweis vom 24. November 2025 hat der Senat zum Beleg des Veröffentlichungsdatums der E3 die Anlage 8 BSB_Scan_Titelseite_Fischer- und Teichwirt_Heft_11-2023.pdf, Anlage 9 BSB_WG Antw Wtrlt Eingangsdatum Fischer Teichwirt 112012- msg.pdf, 4 Seiten

und die

Anlage 10 VBB_Hrsg_Fischer-und-Teichwirt-AW Erscheinungsdatum Fischer Teichwirt Heft 1120212-msg.pdf, 3 Seiten

ins Verfahren eingeführt.

An der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdegegner, wie schriftsätzlich angekündigt, nicht teilgenommen.

Wegen des Wortlauts der jeweils abhängigen Patentansprüche der Hilfsanträge 1 bis 7, sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig und führt zum Widerruf des Patents.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Fischfilets sowie eine Anlage zur Durchführung eines entsprechenden Verfahrens (vgl. Veröffentlichung des Streitpatents DE 10 2012 220 114 B4 (im Folgenden SP), Abs. 0001).

Einleitend wird im Streitpatent ausgeführt, dass sich im Rahmen der Herstellung von verzehrfertigen Fischfilets bei vielen Fischarten das Problem ergebe, dass auch nach einem Filetieren eines zu bearbeitenden Fisches noch Gräten im Filet vorhanden seien. Das Zerkleinern der Gräten könne durch einen an sich bekannten Grätenschneider erfolgen (vgl. SP, Abs. 0002). In Gastronomiebetrieben stelle sich das Problem, dass die Zubereitung der Speisen in relativ kurzer Zeit erfolgen müsse; in privaten Haushalten stellten dagegen die Anschaffungskosten eines Grätenschneiders ein Problem dar (SP, Abs. 0003).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von Fischfilets und eine Anlage zur automatisierten Durchführung des Verfahrens bereitzustellen, die eine einfache und schnelle sowie kostengünstige verzehrfertige Zubereitung von Fischfilets ohne störende Gräten im privaten, als auch im Gastronomiebereich ermöglichen (vgl. SP, Abs. 0004 und 0013).

3. Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren gemäß erteilten Patentanspruch 1 und eine Anlage gemäß erteilten Patentanspruch 9 (SP, Abs. 0005 u. 0014), die jeweils folgende Merkmale aufweisen:

Patentanspruch 1:

M1 Verfahren zur Herstellung von Fischfilets (1), umfassend die Schritte

M1.1 a) Vorfertigen eines zu bearbeitenden Fischfilets mittels

M1.1.1 i) Filetieren des Fisches zur Gewinnung mehrerer Fischfilets (1) und

M1.1.2 ii) Schneiden der Fischfilets (1) quer zu einer Filetlängsachse (3), wobei zumindest entlang der Filetlängsachse (3) verlaufende Geräten durchtrennt werden, M1.2 b) Präparieren der geschnittenen Fischfilets (1), wobei das Präparieren der geschnittenen Fischfilets (1) ein

M1.2.1 i) Würzen,

M1.2.2 ii) Panieren und

M1.2.3 iii) Frittieren des Fischfilets umfasst,

M1.3 c) Tiefkühlen der präparierten und geschnittenen Fischfilets (1) zum Zwecke einer Haltbarmachung und

M1.4 d) Verpacken der Fischfilets (1) für eine spätere Zubereitung.

Patentanspruch 9:

M9 Anlage zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8, umfassend

M9.1 a) eine Vorrichtung zum Filetieren des Fisches zur Gewinnung mehrerer Fischfilets (1),

M9.2 b) eine Vorrichtung zum Schneiden der Fischfilets (1) quer zu der Filetlängsachse (3),

M9.3 c) Vorrichtung zum Präparieren der Fischfilets (1)

M9.4 d) Vorrichtung zum Tiefkühlen der vorgefertigten Fischfilets (1) zum Zwecke einer Haltbarmachung und M9.5 e) Vorrichtung zum Verpacken der Fischfilets (1) für eine spätere Zubereitung.

4. Der zuständige Fachmann, ein Ingenieur der Fachrichtung Lebensmitteltechnologie, der über mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Fischverarbeitung und der Herstellung von Convenience- Produkten verfügt, wird die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche 1 und 9 wie folgt verstehen:

a) Der Patentanspruch 1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Fischfilets (Merkmal M1), welches die Verarbeitungsschritte des Vorfertigens (Schritt a), Merkmale M1.1 bis M1.1.2), des Präparierens (Schritt b), Merkmale M1.2 bis M1.2.3), des Tiefkühlens (Schritt c), Merkmal M1.3) sowie des Verpackens (Schritt d), Merkmal M1.4) umfasst. Welcher Art der zur Bearbeitung bestimmte Fisch ist, legt Patentanspruch 1 nicht fest (vgl. auch Abs. 0020 des SP sowie Unteranspruch 8). Unter dem Verarbeitungsschritt des Filetierens wird die Entfernung ungenießbarer bzw. unerwünschter anhaftender Teile des Fisches verstanden, wozu bei den meisten Fischarten auch das Enthäuten gehört; das Filetieren kann entweder individuell per Hand oder durch eine Filetiermaschine erfolgen (vgl. SP, Abs. 0021).

Mit dem Schneiden der Filets quer zur Filetlängsachse (Merkmal M1.1.2) sollen die Gräten derart zerkleinert werden, dass sie beim Verzehr nicht mehr wahrgenommen werden (SP, Abs. 0023), unter Merkmal M1.1.2 fallen aber jegliche Schneidvorgänge, bei denen die entlang der Filetlängsachse verlaufenden Gräten durchtrennt werden. Die Fischfilets können somit auch durch das Schneiden vollständig durchtrennt werden, wobei mehrere Fischfiletstreifen gewonnen werden (vgl. SP Unteranspruch 3, Abs. 0007). Weitere Angaben zum Durchtrennen der Gräten macht Patentanspruch 1 nicht, insbesondere ist die Angabe, dass dieser Verfahrensschritt mit einem Grätenschneider durchgeführt werden soll (vgl. SP Abs. 0024, 0025) erst Inhalt von Unteranspruch 6.

Nach dem Präparieren des Fischfilets (Merkmale M1.2 bis M1.2.3), das auch ein Frittieren mitumfasst, soll das Fischfilets tiefgekühlt und dann verpackt werden (Verfahrensschritte c) und d), Merkmale M1.3 und M1.4).

Die nach dem beanspruchten Verfahren erhaltenen vorgefertigten Fischfilets bzw. die Fischfiletstreifen sind dann vom Endverbraucher vor dem Verzehr noch aufzubacken oder zu erhitzen (vgl. SP, Abs. 0028).

Der auf eine Anlage gerichtete nebengeordnete Patentanspruch 9 fordert dementsprechend eine Vorrichtung zum Filetieren (Merkmal M9.1), eine Vorrichtung zum Schneiden der Fischfilets (Merkmal M9.2), eine Vorrichtung zum Präparieren (Merkmal M9.3), eine Vorrichtung zum Tiefkühlen (Merkmal M9.4) und eine Vorrichtung zum Verpacken (Merkmal M9.5). Der Anspruchswortlaut fordert jedoch nicht, dass die Fischfilets automatisiert von einer Vorrichtung zur nächsten transportiert werden - dies ist erst Gegenstand von Unteranspruch 12. Somit ist von Patentanspruch 9 auch eine Anlage umfasst, welche die Vorrichtungen gemäß den Merkmalen a) bis e) (M9.1 bis M9.5) aufweist, bei der die Fischfilets jeweils manuell von einer Vorrichtung zur nächsten transportiert werden. Das Streitpatent macht zu der Vorrichtung zum Schneiden (Merkmal M9.2) die Angabe, dass es sich dabei um "einen allseits bekannten Grätenschneider" handelt (vgl. SP, Abs. 0024 f). Ferner kann das Filetieren entweder individuell per Hand oder durch eine an sich bekannte Vorrichtung zum Filetieren erfolgen (SP, Abs. 0021). Zu den weiteren in Patentanspruch 9 aufgeführten Vorrichtungen macht das SP keine genaueren Angaben. Unter den Begriff einer Vorrichtung zum Präparieren (Merkmal 9.3) fällt somit auch eine herkömmliche Panierstraße, welche etwa aus mehreren Edelstahlschalen bestehen kann. Bei der Vorrichtung zum Tiefkühlen (Merkmal 9.4) kann es sich um ein Gefriergerät handeln, welches sich beispielsweise zum Schockfrosten eignet (vgl. SP, Abs. 0027). Die Vorrichtung zum Verpacken der Fischfilets (Merkmal 9.5) wird im Streitpatent nicht näher definiert. In Absatz 0027 wird nur erläutert, dass das Fischerzeugnis portionsweise in Tüten verpackt wird. Der Fachmann wird unter einer solchen Vorrichtung jedoch jedwede Verpackungsvorrichtung subsumieren, die das Fischerzeugnis in eine für den Endverbraucher taugliche Verpackung, wie auch Schachteln (vgl. E8, S. 293, vorletzt. Abs.), verpackt.

5. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

a) Zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist darauf abzustellen, was die Erfindung des Streitpatents gegenüber dem bekannten Stand der Technik leistet, sowie, ob der Fachmann durch den Stand der Technik angeregt war, zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen.

b) Demgegenüber und im Lichte der bereits geschilderten streitpatentgemäßen Aufgabe, die auch die objektive Aufgabe bildet, findet der Artikel E3 das vorrangige Interesse des Fachmanns.

aa) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners handelt es sich bei dem Artikel E3 um vorveröffentlichten Stand der Technik. Denn gemäß den Anlagen 8 bis 10 ist das Heft 11/12 der Zeitschrift "Fischerei & Teichwirt" am 30. Oktober 2012 an 6133 Abonnenten im Inland und 179 Abonnenten im Ausland versandt worden (vgl. Anlage 8, oben links; Anlage 10, Mail vom 21. November 2025, 11:02). Zwar ist der 31. Oktober in 2012 als Reformationstag bzw. Allerheiligen am 1. November 2012 in Bundesländern in Abhängigkeit davon, ob der protestantische oder katholische Anteil der Bevölkerung im jeweiligen Bundesland überwiegt, ein gesetzlicher Feiertag gewesen, jedoch liegen damit zwischen Versand des Zeitschriftenhefts und Anmeldetag des Streitpatents (5. November 2012) immerhin zwei Werktage bzw. drei Postzustellungstage, an denen das November-Heft der Zeitschrift "Fischerei & Teichwirt" in 2012 zugestellt werden konnte. Nach allgemeiner Lebenserfahrung und unter Berücksichtigung, dass sich unter den mehr als 6000 Inlandsabonnenten nicht nur Bibliotheken befinden, ist somit davon auszugehen, dass der Artikel E3 vor dem Anmeldedatum einer breiten Öffentlichkeit bekannt war, sodass er als vorveröffentlicht anzusehen ist.

bb) Die Druckschrift E3 befasst sich mit den Kosten bei der Herstellung von Karpfenfilets, welche einem Direktvermarkter bei der Verarbeitung von frischen Karpfen entstehen. Das angegebene Verfahren dient der Herstellung von Fischfilets (vgl. E3, S. 403, Abschnitt 1., 2. Abs. / Merkmal M1) und umfasst den Schritt des Filetierens, wobei das eigentliche Gewinnen der Filets in der Regel von Hand durchgeführt wird (vgl. E3, Abschnitt 2., 1. bis 3. Abs.) und bezüglich des Enthäutens auf Fischenthäutungsmaschinen zurückgegriffen werden kann (vgl. E3, Abschnitt 3., letzter Abs. / Merkmale M1.1, M1.1.1). Die Filets werden anschließend mit einem Grätenschneider behandelt (vgl. E3, S. 404, li./mittl. spaltenübergr. Abs.), was für Karpfenfilets ein Schneiden der Filets quer zur Filetlängsachse impliziert (Merkmal M1.1.2), da sonst die insbesondere störenden Y- bzw. Gabelgräten nicht beseitigt werden. In E3 wird auch ausgeführt, dass die grätengeschnittenen Filets verpackt werden müssen (vgl. E3, S. 404, mittl. Spalte, 2. Abs.), da die Filets außerhalb des Verarbeitungsbetriebs des Direktvermarkters, beim Endverbraucher, verwendet werden (Merkmal M1.4).

Das Argument, der Fachmann habe E3 schon deshalb nicht Betracht gezogen, weil diese Direktvermarkter betreffe, die den Fisch nicht zu Convenience- Produkten weiterverarbeiteten, vermag nicht zu überzeugen. Der Fachmann, welcher vor der Aufgabe steht, ein Verfahren zur Herstellung von Fischfilets und eine Anlage zur automatisierten Durchführung des Verfahrens bereitzustellen, die eine einfache und schnelle sowie kostengünstige verzehrfertige Zubereitung von Fischfilets ohne störende Gräten im privaten, als auch im Gastronomiebereich ermöglichen, wird die E3 bereits deswegen in Betracht ziehen, weil sie auch den Mechanisierungsgrad, im Sinne einer Automatisierung, der Fischverarbeitung im Blick hat (vgl. E3, S. 404, mittl. und re. Sp., spaltenübergr. Abs.), welche eine Auslagerung der Schlachtung an Schlachtbetriebe nicht mehr erfordert (vgl. E3, S. 403, li. Sp., erster Abs.).

Steht der Fachmann ausgehend von Dokument E3, welches ein Verfahren mit den Merkmalen M1 bis M1.1.2 und M1.4 angibt, vor der Aufgabe, ein Karpfen- Fischprodukt ohne störende Gräten anzubieten, das sich in relativ kurzer Zeit zubereiten lässt und das sowohl kostengünstig, wie schmackhaft ist, so wird er sich im Stand der Technik über die Möglichkeiten des Einsatzes von grätengeschnittenen Filets, insbesondere auch von Karpfen, informieren. Sofern es ihm nicht aus seinem Fachwissen ohnehin bekannt ist, entnimmt er dem Fachbuch E8 den klaren Hinweis, dass ein Tiefkühlen von küchenfertiger Ware eine Möglichkeit der Haltbarmachung ist (vgl. E8, S. 117, 297 und 298 / Merkmal M1.3). Dem Fachmann ist auch klar, dass für eine schnelle Zubereitung für Großküchen oder auch in Privathaushalten die weitere Präparierung beim Hersteller erforderlich ist. Es ist für den Fachmann bei Berücksichtigung der dem Streitpatent zugrundeliegenden Aufgabe somit naheliegend, weitere Vorbereitungsschritte im fischproduzierenden und fischverarbeitenden Betrieb vorzusehen. Insbesondere für grätengeschnittene Karpfenfilets umfasst dies ein Panieren und Frittieren, wie beispielsweise in Druckschrift E5-3 erläutert (vgl. E5-3, S. 47, re. Sp. vorletzt. Abs. / Merkmale M1.2 bis M1.2.3). Der Druckschrift E5-3 ist insbesondere zu entnehmen, für welche Gerichte sich grätengeschnittene Karpfenfilets besonders eignen; angegeben wird, dass die Filets als Karpfenstreifen gewürzt werden, mit geriebenem Weißbrot bestreut werden und anschließend frittiert werden (vgl. S. 47, re. Sp., zweit- und drittletzt. Abs. / Merkmale M1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3).

Der Fachmann gelangt somit ausgehend von Dokument E3 unter Hinzunahme der in E5-3 beschriebenen Vorfertigungsschritte sowie seinem Fachwissen, wie es in E8 beschrieben ist, in naheliegender Weise zu einem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags.

Der Einwand des Beschwerdegegners, dass das Fachbuch E8 nur zwei Jahre vor dem Anmeldetag publiziert worden sei und daher nicht als Fachwissen gewertet werden könne, weil neuere Fachbücher aktuelle Forschungsthemen und Entwicklungen aufgriffen, die aber keinesfalls als Fachwissen angesehen werden könnten, überzeugt nicht. Denn in den Fachbuchauszug E8 werden keine Forschungsthemen angesprochen, sondern fachübliche Routinemaßnahmen der Fischverarbeitung von See- und Süßwasserfischen.

Mithin beruht der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die jeweils neben- und nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 12 teilen das Schicksal von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag (vgl. BGH, Beschluss vom 16. April 2007, X ZB 9/06, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; BGH, Beschluss vom 26. September 1996, X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG, Urteil vom 29. April 2008, 3 Ni 48/06, GRUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).

III.

Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung einer der Hilfsanträge 1 bis 4 und die Anlage gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 5 bis 7 beruhen ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Aus diesem Grund kann es dahingestellt bleiben, ob das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 2 und 4, welches die Merkmalsgruppe 2 aufweist, ursprünglich offenbart ist.

a) Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem Verfahren nach Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags darin, dass in den Merkmalen M1 und M1.1 der Fisch auf Karpfen beschränkt worden ist:

M1HA1 Verfahren zur Herstellung von verzehrfertigen Karpfen-Fischfilets (1), umfassend die Schritte, M1.1HA1 a) Vorfertigen eines zu bearbeitenden Fisches, bei dem es sich um einen Karpfen handelt, mittels

Diese Beschränkung führt jedoch nicht dazu, dass das beanspruchte Verfahren nach Patentanspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Wie schon beim Hauptantrag ausgeführt werden sowohl in E3 wie auch in E5- 3 Karpfenfische verarbeitet (vgl. E3 S. 403 Titel; vgl. E5-3 S. 47 re. Sp. ab "Gebackene Karpfenstreifen").

b) Das Verfahren nach Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 2 ist gegenüber dem Verfahren nach Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1 durch die Aufnahme des Merkmals des Befeuchtens vor dem Schneiden in Merkmal 1.1.2 weiter beschränkt worden:

M1.1.2HA2 ii) Schneiden der Fischfilets (1) quer zu einer Filetlängsachse (3), wobei zumindest entlang der Filetlängsachse (3) verlaufende Gräten durchtrennt werden, wobei die Fischfilets (1) vor dem Schneiden befeuchtet werden,

Das Befeuchten der Fischfilets gemäß Merkmal M1.1.2HA2, bevor sie grätengeschnitten werden, stellt nach der Gebrauchsanweisung E9 des in E5- 3 verwendeten Grätenschneiders der Firma Klein eine notwendige Maßnahme vor dem Schneiden der Karpfenfilets dar, die dem Fachmann vor dem Anmeldetag bekannt war (vgl. E9, S. 1, erster Screenshot, Untertitel i.V.m. E5- 3, S. 46, re. Sp., zweiter Abs., Abb. 1, S. 46/47, seitenübergr. Abs.). Damit vermag aber das zusätzliche Merkmal M1.1.2HA2 keine erfinderische Tätigkeit begründen.

c) Das Verfahren nach Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 3 basiert auf dem Verfahren nach Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1, wobei das beanspruchte Verfahren durch die Aufnahme des Merkmals

M1.5HA3 dadurch gekennzeichnet, dass durch das Schneiden die Fischfilets (1) nicht vollständig durchtrennt werden, wobei Gräten, die in den Fischfilets (1) entlang der Filetlängsachse (3) verlaufen, in Gräten- Stücke getrennt werden.

aus Patentanspruch 2 weiter beschränkt worden ist. Auch ein Verfahren mit Merkmal M1.5HA3 wird durch die Zusammenschau der Dokumente D3 und E5-3 nahegelegt. Denn gemäß E5-3 werden zwar die Y- Gräten durchtrennt, jedoch bleibt das Fischfilet an sich erhalten, solange es die Haut aufweist (vgl. E5-3, S. 47, mittlere Spalte, 5. Abs., rechte Spalte, 2. Abs.). Dass Karpfenfilets als Ganzes gewürzt, paniert und frittiert werden, wird zwar in E5-3 nicht unmittelbar angegeben, da im Detail nur ein Rezept für die Herstellung von gebackenen Karpfensteifen beschrieben wird (vgl. E5-3, S. 47, 2. Abs.). Jedoch lag für den Fachmann auch eine Verwertung von ganzen Karpfenfilets zur Zubereitung von gebackenen Karpfenfilets auf der Hand, da es sich hierbei um eine an sich bekannte Karpfenzubereitung handelt (vgl. bspw. E5-2, S. 448, mittlere Sp., 1. Abs.), die in Dokument E5-3 auch mit angesprochen ist (vgl. E5-3, S. 47, rechte Spalte, 1. Abs., letzter Satz).

d) Das Verfahren nach Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 4 ist gegenüber dem Verfahren nach Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 3 durch die Aufnahme von Merkmal M1.1.2HA2 beschränkt worden. Diese Beschränkung führt aus den zuvor zum Hilfsantrag 2 ausgeführten Gründen jedoch nicht dazu, dass das beanspruchte Verfahren auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Denn das Befeuchten der Fischfilets vor dem Grätenschneiden ist fachüblich.

e) Mit Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 5 wird nunmehr eine Anlage zur Durchführung eines Verfahren zur Herstellung von verzehrfertigen Karpfenfilets beansprucht, die folgende Merkmale aufweist:

M9HA5 Anlage zur Durchführung eines Verfahrens zur Herstellung von verzehrfertigen Karpfen-Fischfilets (1) aus einem zu bearbeitenden Fisch, bei dem es sich um einen Karpfen handelt, umfassend

M9.1 a) eine Vorrichtung zum Filetieren des Fisches zur Gewinnung mehrerer Fischfilets (1),

M9.2 b) eine Vorrichtung zum Schneiden der Fischfilets (1) quer zu der Filetlängsachse (3),

M9.2.1 HA5 sodass zumindest entlang der Filetlängsachse (3) verlaufende Gräten durchtrennt werden,

M9.3HA5 c) Vorrichtung zum Präparieren der Fischfilets (1), wobei das Präparieren der Fischfilets (1) ein

M9.3.1HA5 i) Würzen,

M9.3.2HA5 ii) Panieren und

M9.3.3HA5 iii) Frittieren der Fischfilets umfasst, M9.4 e) Vorrichtung zum Tiefkühlen der vorgefertigten Fischfilets (1) zum Zwecke einer Haltbarmachung und

M9.5 f) Vorrichtung zum Verpacken der Fischfilets (1) für eine spätere Zubereitung

M9.6HA5 dadurch gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung zum Befeuchten der Fischfilets (1) vor der Vorrichtung zum Schneiden der Fischfilets (1) angeordnet ist.

Aus der Druckschrift E1 ist eine Anlage zur Fischverarbeitung bekannt, welche eine Vorrichtung zum Filetieren von Fisch (vgl. E1, Sp. 2, Z. 66 - Sp. 3, Z. 1: Filetiermaschine / Merkmal M9.1) und einen Grätenschneider (Schneideinrichtung 25 bzw. 39) umfasst (vgl. E1, Fig. 1 u. 3; Sp. 3, Z. 56 - Sp. 4 Z. 7, Merkmal M9.2). Steht der Fachmann ausgehend von Dokument E1 vor der Aufgabe, ein verzehrfertiges Karpfen-Fischprodukt ohne störende Gräten, d.h. ohne Y-Gräten, anzubieten, das sich in relativ kurzer Zeit zubereiten lässt und das sowohl kostengünstig, wie schmackhaft ist, so wird er sich im Stand der Technik über Vorrichtungen informieren, mit denen grätengeschnittene Karpfenfilets erzeugt werden können. Er wird dabei auf die E5-3 stoßen, die zur Erzeugung von grätenfreien Karpfenfilets einen Grätenschneider vorschlägt, der die Filets quer zur Filetachse schneidet (vgl. E5-3 S. 46, li./mi. Sp., spaltenübergr. Abs., Abb. 1, S. 47, Abb. 4 und 5). Der Grätenschneider "Klein Drei" ist für die Verarbeitung von größeren Mengen an Fischfilet elektrisch angetrieben (vgl. E5-3, S. 47, li. Sp., Z. 6 bis 8 / Merkmal M9.2). Die Herstellung eines zu vermarktenden küchenfertigen Produkts aus grätengeschnittenen Filets bedeutet, dass die Filets weiteren Verarbeitungsschritten unterzogen werden und impliziert damit auch jeweils zwingend eine Vorrichtung zum Präparieren, wie eine Panierstraße, ferner ein Gefriergerät und eine Vorrichtung, mit der sich die Fischfilets verpacken lassen (Merkmale M9.3 bis M9.5). Nachdem das Streitpatent zur Ausgestaltung dieser Vorrichtungen keine Angaben enthält, fasst der Fachmann diese als fachübliche Vorrichtungen auf, wie sie bspw. in dem Fachbuch E8 beschrieben sind (vgl. E8, S. 280, 2. bis 4. Abs., S. 281, Abb. 8.1, S. 282, Z. 1, Tab. 8.1 Fischart "Süßwasserfische", vorletzt. und letzt. Abs., S. 283, 2. Abs., vorletzt. und letzt. Abs., S. 289, 2. und letzt. Abs., S. 290, Abb. 8.4, S. 292, vorletzt. Abs., S. 293, 1. Abs., S. 297, Abs. "8.3.2 Gefrorene Braterzeugnisse…" bis S. 300, 1. Abs.). Dass eine Vorrichtung zum Befeuchten der Fischfilets vor der Vorrichtung zum Schneiden der Fischfilets angeordnet ist, versteht sich für den Fachmann von selbst, da ihm aus der Betriebsanleitung E9 des in E5-3 verwendeten Grätenschneiders der Firma Klein bekannt ist, dass die Fischfilets vor dem Grätenscheiden zu befeuchten sind (vgl. E9, S. 1, erster Screenshot, Untertitel / Merkmal M9.6). Die Anlage gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 5 beruht gegenüber der Kombination der Druckschriften E1 und E5-3/E9 unter Berücksichtigung des Fachwissens dokumentiert durch E8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

f) Die Anlage gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von der Anlage gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 5 darin, dass zusätzlich das Merkmal

M9.2.1HA6 wobei durch das Schneiden die Fischfilets (1) nicht vollständig durchtrennt werden, wobei Gräten, die in den Fischfilets (1) entlang der Filetlängsachse (3) verlaufen, in Gräten-Stücke getrennt werden.

aufgenommen und im Gegenzug Merkmal M9.6HA5 gestrichen worden ist.

Auch eine Anlage mit Merkmal M9.2.1HA6 wird durch die Zusammenschau der Dokumente E3 und E5-3 sowie dem Fachwissen nahegelegt. Denn mit dem Grätenschneider der Firma Klein werden zwar die Y-Gräten durchtrennt, jedoch bleibt das Fischfilet an sich erhalten, solange es die Haut aufweist (vgl. E5-3, S. 47, mittlere Spalte, 5. Abs., rechte Spalte, 2. Abs.).

g) Die Anlage nach Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 7 basiert auf der Anlage nach Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 6, wobei sie zusätzlich durch eine Vorrichtung zum Befeuchten gemäß Merkmal M9.6HA5 beschränkt worden ist. Die Aufnahme dieses zusätzlichen Merkmals, welches aus den zuvor schon bei Hilfsantrag 5 genannten Gründen keinen erfinderischen Gehalt hat, führt nicht dazu, dass die beanspruchte Anlage auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Die jeweils neben- und/oder nachgeordneten Patentansprüche gemäß der Hilfsanträge 1 bis 7 teilen das Schicksal des jeweiligen Patentanspruchs 1 (vgl. BGH - Informationsübermittlungsverfahren II, a.a.O.; BGH - Elektrisches Speicherheizgerät, a.a.O.; BPatG - Ionenaustauschverfahren, a.a.O.).

IV. Der weiter hilfsweise gestellte Antrag des Beschwerdegegners, das Streitpatent im Umfang eines der Unteransprüche in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, ist mangels hinreichender Bestimmtheit unzulässig, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO und damit unbeachtlich.

Wenn ein Patent in einer eingeschränkten Fassung verteidigt werden soll, müssen die entsprechenden Anträge so konkret gefasst sein, dass für das Gericht klar ist, über welche Fassung zu entscheiden ist (vgl. Hall/Nobbe in Benkard, PatG, 12. Auflage, § 82 Rn. 39). Werden mehrere Fassungen zur Entscheidung gestellt, muss klargestellt sein, in welcher Reihenfolge diese geltend gemacht werden (Moufang/Rudloff-Schäffer in Schulte, PatG, 12. Auflage, Einl. Rn. 209). Hieran fehlt es vorliegend. Mit der Formulierung "im Rahmen eines der erteilten Unteransprüche" werden mehrere Patentfassungen alternativ beansprucht, ohne dass ein Rangverhältnis bestimmt wird (zur alternativen Anspruchshäufung vgl. Zigann/Werner in Cepl/Voß, Prozesskommentar Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Auflage, § 260 Rn. 7; Bacher in BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf, 59. Edition, § 260, Rn. 11ff). Dies überlässt es letztlich dem Senat, sich aus den erteilten Unteransprüchen diejenigen herauszusuchen, mit denen das Patent weiterhin Bestand haben könnte und möglicherweise - so zumindest der konkrete Wortlaut des Hilfsantrags - einen daraus auszuwählen. Hierfür besteht grundsätzlich keine Veranlassung (vgl. BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006, X ZR 131/02, GRUR 2007, 309, Rn. 41 - Schussfädentransport). Denn damit würde der Senat nicht über die Schutzfähigkeit eines durch die Anträge zum Verfahrensgegenstand bestimmten Schutzrechts befinden, sondern dessen Inhalt gestalten, was grundsätzlich allein dem Patentinhaber obliegt, § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG (vgl. ebenso BPatG, Urteil vom 30. April 2015 - 2 Ni 41/13; BPatG, Urteil vom 14. Juli 2023 - 6 Ni 14/22). Erschwerend kommt vorliegend hinzu, dass die erteilten Unteransprüche teilweise uneindeutige Rückbezüge enthalten und einige sich überdies widersprechen, was der erforderlichen Bestimmtheit des Antragsbegehrens zusätzlich entgegensteht. Nachdem der Antrag erst kurz vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung eingereicht worden ist, zu der der Patentinhaber nicht erschienen ist, konnte auf eine sachdienliche Antragstellung gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 139 ZPO nicht hingewirkt werden.

V.

Rechtsmittel

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Otten-Dünnweber Jäger Wagner Fehlhammer