Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

7 Ni 4/24 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

…

ECLI:DE:BPatG:2025:181125U7Ni4.24EP.0 betreffend das europäische Patent 0 930 131 (DE 698 33 944)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2025 durch die Vorsitzende Richterin Pekarek sowie die Richter Dipl.-Ing. Brunn, Dipl.-Ing. Wiegele, Dr. von Hartz und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 0 930 131 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 14 bis 18 für nichtig erklärt.

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin macht die teilweise Nichtigerklärung des ursprünglich auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 930 131 (Streitpatent) geltend. Es ist mit Ablauf des 30. Juli 2018 erloschen.

Der Beklagte war eingetragener Inhaber des in englischer Verfahrenssprache erteilten Streitpatents, das am 30. Juli 1998 angemeldet worden ist und die Priorität der koreanischen Schrift KR 3600214 vom 30. Juli 1997 in Anspruch genommen hat. Die Erteilung ist am 22. März 2006 veröffentlicht worden. Das Streitpatent trug die Bezeichnung "METHOD OF MANUFACTURING POROUS ELECTRODE WIRE FOR ELECTRIC DISCHARGE MACHINING AND STRUCTURE OF THE ELECTRODE WIRE" ("VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PORÖSEM ELEKTRODENDRAHT FÜR FUNKENEROSIONSMASCHINEN UND AUFBAU DES ELEKTRODENDRAHTS)" und wird gegenwärtig beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 698 33 944.4 geführt. Die Klägerin wird wegen einer behaupteten Patentverletzung während der Laufzeit des Streitpatents zivilrechtlich in Anspruch genommen.

Das Streitpatent umfasste in der erteilten Fassung 18 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 14 bis 18 angegriffen werden. Patentanspruch 14 und die unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 15 bis 18 bezogen sich auf einen Elektrodendraht zur Verwendung bei einer Funkenerosionsbehandlung.

Der erteilte Patentanspruch 14 lautet in der Verfahrenssprache - entsprechend der veröffentlichten Schrift - wie folgt: In deutscher Übersetzung lautet dieser Patentanspruch entsprechend: Wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen Unteransprüche 15 bis 18 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 930 131 B1 Bezug genommen.

Der Beklagte verteidigt schriftsätzlich das Streitpatent in seiner erteilten Fassung sowie mit den Hilfsanträgen 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 21. Mai 2024 sowie mit den Hilfsanträgen 4 und 5, eingereicht mit Schriftsatz vom 16. September 2025.

Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:

In Hilfsantrag 2 werden die Patentansprüche 14 bis 18 gestrichen und Patentanspruch 1 wie folgt verändert: Die Patentansprüche 2 bis 13 sind ebenfalls als Verfahrensansprüche aufgeführt.

Nach Hilfsantrag 3 lautet Patentanspruch 14, auf den in den Patentansprüchen 15 bis 18 unmittelbar oder mittelbar Bezug genommen wird, wie folgt:

Der Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 4 lautet gemäß eingereichter Anlage unter Aufführung der Patentansprüche 1 bis 13 wie folgt: Zu Hilfsantrag 4 führt der Beklagte schriftsätzlich aus, dass die Ansprüche 1 bis 15 des 4. Hilfsantrages identisch mit den Ansprüchen 1 bis 18 des 3. Hilfsantrages seien, wobei folgende Änderungen durchgeführt worden seien: zusätzlich sei das zweite Metall näher definiert worden (gestützt durch Beschreibungsseiten 6 und 7, sowie durch die erteilten Ansprüche 17 und 18); die Ansprüche 17 und 18 seien gestrichen worden.

Nach Hilfsantrag 5 hat Patentanspruch 14 folgende Fassung: Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der fehlenden Patentfähigkeit geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) und c), Art. 54, 56 EPÜ).

Die Klägerin bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u.a. auf folgende von ihr eingereichte Druckschriften und Dokumente:

A1 Streitpatentschrift A1a deutsche Übersetzung A1b Offenlegungsschrift A1 A5 WO 1999/006183 (eingereicht am 17.10.2025)

D1 EP 0 733 431 A1 D2 Nacharbeitungsbericht vom 17.10.2016 D3 Untersuchungsbericht der MS95 Probenserie E D4 Untersuchungsbericht der MS95 Probenserie E Nachmessungen D5 Auszug www.materialmagazin "Kupfer-Zink-Legierungen" D6 Auszug Deutsches Kupferinstitut "Kupfer-Zink-Legierungen" D7 Erklärung N… zu den Anlagen D2 bis D4 D8 DD 239761 B5 D9 "Fundamentals of the past, the present and the future of wire technology for EDM applications", by D.S. Tomalin, Juli/August 1998 D10 Schliffbilder der Drahtproben A2a, A2b, E1 und E4 aus Bericht D2 D11 interne Unterlage der B… GmbH vom 11.02.2014 zur Nachstellung der Beispiele aus der EP 0 733 431 A1 D12 interne Excel-Tabelle der B… GmbH vom 04.02.2013 zur Probenbezeichnung bei den Nacharbeitungen D13 DPMA Registerauszug zu EP 1 009 574 (DE 698 13 840.6)

Die Klägerin trägt vor, dass die technische Lehre des Streitpatents gegenüber der impliziten Offenbarung der D1 (EP 0 733 431 A1) nicht neu sei. Dem Fachmann seien durch die Beschreibung des dortigen Verfahrens Kenntnisse zugänglich gemacht worden, die bei der Nacharbeitung zwangsläufig offenbart seien.

Sie behauptet, sie habe einen Erodierdraht entsprechend dem ersten Ausführungsbeispiel der technischen Lehre der D1 nachgearbeitet, deren Lehre prioritär sei. Die Einzelheiten der Nacharbeitung aus dem Jahr 2013 seien in einem internen Bericht vom 17.10.2016 durch Herrn B1…, dem Erfinder der technischen Lehre der D1, und Herrn N… festgehalten worden (Anlage D2). Der Versuch sei entsprechend dem Inhalt der Anlage D2 durchgeführt worden. Die Klägerin habe den nachgearbeiteten Draht - konkret die Probe "E4" - durch das Gemeinschaftslabor für Elektromikroskopie (GFE) der RWTH im Jahr 2014 untersuchen lassen. Wegen des ersten Berichts "Untersuchung der MS95 Probenserie E" wird auf die Anlage D3 Bezug genommen. Die Anlage D4 betrifft eine Nachmessung der Probe E4 durch das gleiche Institut. Die zeitlichen Unterschiede der Versuche seien gerichtlichen Auseinandersetzungen geschuldet.

Ferner sei von einer unzulässigen Erweiterung auszugehen, da - entsprechend Merkmal 3.3 - eine Legierungsschicht, aufweisend eine größere Härte und eine geringere Dehnung als der Kerndraht oder die Beschichtungsschicht, über den Offenbarungsgehalt der Anmeldung hinausgehe.

Die Gegenstände von Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 1 und 3 seien unzulässig erweitert, nicht ausführbar, da keine Lehre offenbart sei, wie das kumulative Erfordernis erfüllt werden könne, sowie nicht patentfähig. Hilfsantrag 2 sei unzulässig, weil dieser unklar formuliert sei, da er den nicht angegriffenen Patentanspruch 1 in das Verfahren einbeziehe und der Patentanspruch 1 nunmehr als ein Erzeugnisanspruch (product-by-process-Anspruch) formuliert sei. Der Gegenstand von Hilfsantrag 3 sei nicht patentfähig, weil die nunmehr beanspruchte bestimmte Legierung des Kerndrahts im Stand der Technik bekannt gewesen sei, wie sich auch der D8 und D9 ergebe. Der Gegenstand von Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 4 sei nicht ausführbar. Gleiches gelte für den Gegenstand des Anspruchs 14 von Hilfsantrag 5. Zudem sei die technische Lehre nicht neu und nicht erfinderisch.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patents 0 930 131 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Ansprüche 14 bis 18 für nichtig zu erklären.

Für den Beklagten ist in der mündlichen Verhandlung niemand erschienen. Es ist aufgrund des bisherigen schriftsätzlichen Vortrags des Beklagten sinngemäß davon auszugehen, dass er Klageabweisung beantragt sowie das Streitpatent hilfsweise mit den Hilfsanträgen 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 21. Mai 2024 sowie mit den Hilfsanträgen 4 und 5, eingereicht mit Schriftsatz vom 16. September 2025, jeweils als geschlossenen Anspruchssatz in nummerischer Reihenfolge verteidigen will.

Der Beklagte bezieht sich zur Stützung seines Vorbringens u.a. auf folgende von ihm eingereichte Druckschriften und Dokumente:

MHP4 EDX-Linienprofil (20kV) aus S. 34 der D3 der Klägerin mit ergänzter ß-Phase 4 µm MHP5 Cu/Zn Phasendiagramm MHP 8 Protokoll der Verhandlung am BPatG im Parallelverfahren 7Ni 3/24

Der Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in der verteidigten Fassung bzw. in den Fassungen der Hilfsanträge für rechtsbeständig bzw. patentfähig.

Er bestreitet, dass der gemäß dem Beispiel 1 der EP 0 733 431 A1 nachgearbeitete Erodierdraht, dem Erodierdraht der Ansprüche 1 bis 18 des Streitpatents entspreche.

Er ist der Auffassung, dass es sich bei der nachgearbeiteten Drahtprobe E4 unmöglich um einen Draht nach EP 0 733 431 A1 handeln könne, da bei dem nachgearbeiteten Draht ß-Phasen gebildet worden seien. Zudem fehlten sämtliche Zeitangaben, Temperaturangaben und Geschwindigkeiten zu den Versuchsbedingungen. Letztlich habe die Klägerin nicht patentgemäße Bedingungen gewählt, die dann bei der Drahtprobe E4 zu einer ß-Phase von 4 µm geführt hätten.

Eine unzulässige Erweiterung liege nicht vor. Dass die Beschichtungsschicht eine andere Härte und Dehnung als der Kerndraht aufweise, sei in den Absätzen [0030], [0032] und [0034] offenbart.

Die technische Lehre des Streitpatents sei zumindest nach einem der Hilfsanträge 1 bis 5 schutzfähig.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 29. Juli 2025 einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt und weitere Hinweise in der mündlichen Verhandlung gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18. November 2025 verwiesen.

Gründe

Die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang der Patentansprüche 14 bis 18 ist zulässig und begründet.

A.

Die Entscheidung über die hiesige Nichtigkeitsklage ergeht durch streitiges Urteil. Dies gilt trotz des Umstandes, dass der Beklagte bzw. seine Verfahrensbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen sind. Nach § 82 PatG kann im Verfahren vor dem Patentgericht wegen des das Patentnichtigkeitsverfahren beherrschenden Untersuchungsgrundsatzes bei Nichterscheinen einer ordnungsgemäß geladenen Partei auch ohne sie verhandelt und gegebenenfalls durch streitiges Urteil entschieden werden (vgl. BGH, Urteil vom 24. Mai 2005 - X ZR 207/01 -, Rn. 29, juris; Urteil vom 18. November 2003 - X ZR 128/03 -, juris). Im Falle der Säumnis einer ordnungsgemäß geladenen Partei ist deshalb im Patentnichtigkeitsverfahren nicht durch Versäumnisurteil, sondern durch streitiges Urteil zu entscheiden (vgl. BGH GRUR 1994, 360 - Schutzüberzug für Klosettbrillen; GRUR 1996, 757 - Tracheotomiegerät). So liegt der Fall hier.

B.

Die Klage ist trotz Ablaufs der Schutzdauer des Streitpatents zulässig. Ein Rechtsschutzbedürfnis auf Seiten der Klägerin liegt vor.

1. Das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung eines zu Unrecht erteilten, nicht schutzfähigen Patents rechtfertigt die Nichtigkeitsklage nur solange, als das Recht noch wirksam und in Kraft ist. Ist es hingegen entfallen, kann es allenfalls noch Rechte Einzelner betreffen. Ab diesem Zeitpunkt kann ein Angriff auf das Schutzrecht nicht mehr mit Allgemeininteressen gerechtfertigt werden, vielmehr muss ein Rechtsschutzbedürfnis dargelegt werden. Dies gilt sowohl dann, wenn das Streitpatent bereits bei Klageerhebung nicht mehr in Kraft steht, als auch in dem Fall, dass das Streitpatent während des Rechtsstreits erlischt (BGH GRUR 1965, 231, 233 - Zierfalten).

Ein Rechtsschutzbedürfnis liegt vor, wenn der Kläger Anlass zu der Besorgnis hat, er könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse darf in solchen Fällen nur dann verneint werden, wenn eine solche Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (BGH GRUR 2020, 1074 Rn. 25 ff. - Signalübertragungssystem; Urteil vom 20. Juni 2023 - X ZR 31/21 -, Rn. 16, juris - Leistungsüberwachungsgerät). Kein Rechtsschutzbedürfnis für eine Klage gegen ein erloschenes Patent besteht hingegen, wenn der Patentinhaber auf alle Ansprüche aus dem Patent verzichtet hat (BGH GRUR 2025, 55 Rn. 10 - Testosteronester).

Maßgeblich für das Vorliegen des Rechtsschutzbedürfnisses ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (BGH GRUR 2004, 849, Rn. 12 - Duschabtrennung; GRUR 2022, 1628 Rn. 15 - Stammzellengewinnung).

2. Unter Anwendung dieser Grundsätze ist von einem Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin auszugehen. Die Besorgnis, dass der Beklagte bzw. befugte Dritte die Klägerin wegen Verletzung des Streitpatents in der Vergangenheit in Anspruch nehmen könnte, besteht. Die Klägerin hat unwidersprochen vorgetragen, dass ein Dritter ihr gegenüber Rechte aus dem Streitpatent für Patentverletzung während der Laufzeit des Patents geltend macht. Der Beklagte hat auch nicht vorgetragen, dass er darauf verzichtet hat, diese möglichen Ansprüche geltend zu machen.

C.

Die Klage auf teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents hat auch in der Sache Erfolg. Denn das Streitpatent erweist sich, soweit angegriffen, in der erteilten Fassung und in den Fassungen der Hilfsanträge 1 - 5 als nicht patentfähig, mithin als nicht rechtsbeständig.

I.

1. Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Elektrodendrahtes und einen beschichteten Elektrodendraht zur Verwendung bei einer Funkenerosionsbearbeitung, insbesondere einen porösen Elektrodendraht mit einer verbesserten Bearbeitungsgeschwindigkeit und das Verfahren zu dessen Herstellung.

Bei einer Draht-Funkenerodiermaschine werde ein Elektrodendraht durch ein Startloch eines Werkstücks hindurch eingesetzt, der kontinuierlich durch das Loch hindurch zugeführt werde. Zwischen dem Draht und der Innenseite des Lochs werde eine Hochfrequenzspannung angelegt, um zwischen diesen eine Lichtbogenentladung auszulösen. Anschließend könne eine Bearbeitung des Werkstücks in einer gewünschten Form erreicht werden, indem das Werkstück während der Lichtbogenentladung geschmolzen werde und die Bearbeitungspartikel unter Verwendung einer Bearbeitungsflüssigkeit und einer sofortigen Verdampfungsleistung zwischen dem Draht und dem Werkstück entfernt würden. Die Bearbeitungsflüssigkeit aus entionisiertem Wasser diene auch dazu, um die Bearbeitungswärme abzuleiten. Die Bearbeitungseffizienz, insbesondere die Bearbeitungsgeschwindigkeit, hänge maßgeblich von Bearbeitungsparametern ab, wie beispielsweise der Zuführungsgeschwindigkeit der Bearbeitungsflüssigkeit, dem Bearbeitungsstrom sowie der Form und Frequenz der Bearbeitungsspannung.

Aus dem Stand der Technik sei bekannt, als Erodierdraht einen Kupferdraht einzusetzen, da Kupfer eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweise und sich aufgrund seiner hohen Dehnungseigenschaft leicht zu feinen Drähten formen lasse. Als nachteilig sei dabei aber die geringe mechanische Festigkeit von Kupfer bekannt. Aus der US 4.287.404 sei ein zinkbeschichteter Draht auf einem Kupfer- oder Messingkern bekannt, bei dem auf dem Kernmaterial mit relativ hoher Zugfestigkeit oder hoher elektrischer Leitfähigkeit wie beispielsweise Kupfer, Messing ein Beschichtungsmaterial mit relativ niedriger Verdampfungstemperatur wie z.B. Zink, oder deren Legierung galvanisiert werde, um einen beschichteten Draht auszubilden.

Zur Verbesserung der Leistung eines beschichteten Drahtes sei aus dem Stand der Technik weiterhin bekannt, auf einem metallischen Kern bestehend aus Kupfer oder Messing eine Schicht aus Zink oder einer Kupfer-Zink-Legierung aufzubringen und durch anschließende Wärmebehandlung eine Mischlegierungsschicht zwischen dem Kernmaterial und dem Beschichtungsmaterial auszubilden.

Durch die Beschichtung des Kerns mit einem Material wie Zink werde die Verbesserung der Bearbeitungsgeschwindigkeit des beschichteten Drahtes erreicht, da Zink eine Schmelztemperatur und eine Verdampfungstemperatur aufweise, die niedriger als die des Kernmaterials sei. Eine weitere Verbesserung werde durch Wärmebehandlung der Zinkschicht auf dem Kern erreicht, um durch Diffusionsreaktion zwischen dem Kern und der Beschichtung eine Kupfer-Zink- Legierungsschicht auszubilden.

Nach Angabe der Streitpatentschrift liege die Aufgabe des Streitpatents darin, einen beschichteten Draht für Funkenerosionsbearbeitung mit verbesserter Bearbeitungsgeschwindigkeit durch Vergrößerung des mit Kühlflüssigkeit in Kontakt stehenden Oberflächenbereichs des Drahtes bereitzustellen, um so die Kühlfähigkeit des Drahtes zu erhöhen. Weiterhin solle der Draht eine verbesserte Bearbeitungsgeschwindigkeit und eine verbesserte Spülbarkeit aufweisen, indem der Kontakt der Kühlflüssigkeit nicht nur mit der Oberfläche des Drahtes, sondern auch mit dem inneren Teil des Drahtes ermöglicht werde. Darüber hinaus solle auch ein Verfahren zur Herstellung eines porös beschichteten Drahtes mit vergrößertem Oberflächenbereich bereitgestellt werden.

2. Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann ist ein Absolvent einer Fachhochschule oder mit vergleichbarem Abschluss der Fachrichtung Maschinenbau, Werkstofftechnik, Fertigungstechnik oder dgl. anzusehen, der über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der funkenerosiven Schneidtechnik von elektrisch leitenden Werkstoffen verfügt. Von ihm können Fachwissen über die gezielte, bereichsweise Einstellung der stofflichen Zusammensetzung des Elektrodenmaterials für die jeweilig gesetzten Anforderungen an das Eigenschaftsprofil unter den verschleißintensiven Schneidbedingungen und Kenntnisse über die Auswahl der geeigneten Drahtelektrode je nach Anforderungen des zu bearbeitenden Materials erwartet werden.

3. Der erteilte Patentanspruch 14 der im Streitpatent wiedergegebenen deutschen Übersetzung lässt sich folgendermaßen gliedern:

M0 Elektrodendraht zur Verwendung bei einer Funkenerosionsbearbeitung, aufweisend: M1 einen Kerndraht, gebildet von einem ersten Metall, das Kupfer aufweist M2.1 eine Beschichtungsschicht, (befindlich) auf der Legierungsschicht, M2.2 gebildet von einem zweiten Metall, das eine Verdampfungstemperatur aufweist, die geringer ist als die des ersten Metalls, M3.1 eine Legierungsschicht, ausgebildet auf dem Kerndraht, M3.2 ausgebildet durch eine Diffusionsreaktion zwischen dem ersten und dem zweiten Metall, M3.3 aufweisend eine größere Härte und eine geringere Dehnung als der Kerndraht oder die Beschichtungsschicht, M4.1 die Legierungsschicht und die Beschichtungsschicht weisen Risse auf, M4.2 die Risse weisen in eine Richtung senkrecht zur Längsrichtung des Elektrodendrahtes, M4.3 die resultierende Legierungsschicht und die resultierende Beschichtungsschicht sind mit einer schwammähnlichen Struktur porös.

4. Der Fachmann geht bei der Auslegung der Merkmale des Patentanspruchs 14 von Folgendem aus:

4.1 Der Patentanspruch 14 ist auf einen Elektrodendraht für Funkenerosionsbearbeitung gerichtet (Merkmal M0).

4.2 Nach Merkmal M1 weist der Elektrodendraht einen aus einem ersten Metall bestehenden Kerndraht auf, wobei das erste Metall Kupfer aufweist. Dementsprechend kann das erste Metall auch aus einer Kupferlegierung wie Messing bestehen (Absatz [0019]).

4.3 Nach der Merkmalsgruppe 2 weist der Elektrodendraht eine äußere Beschichtungsschicht auf einer Legierungsschicht auf, die von einem zweiten Metall gebildet wird, das eine Verdampfungstemperatur aufweist, die geringer ist als die des ersten Metalls. Entsprechend Absatz [0019] kann das zweite Material Zink, Aluminium oder Zinn aufweisen. Aber auch hier sind Legierungen der betreffenden Metalle miteingeschlossen (vgl. Absatz [0032]), so dass auch die Beschichtungsschicht aus einer Zink-Kupfer-Legierung wie Messing bestehen kann.

4.4 Nach der Merkmalsgruppe 3 weist der Elektrodendraht eine Legierungsschicht auf, die sich durch eine Diffusionsreaktion zwischen dem ersten und dem zweiten Metall auf dem Kerndraht ausgebildet hat, wobei die Legierungsschicht eine größere Härte und eine geringere Dehnung als der Kerndraht oder die Beschichtungsschicht aufweisen soll. Das Merkmal lässt offen, wie bzw. wodurch die Diffusionsreaktion erfolgt ist.

Für den Begriff "Dehnung" wird in der ursprünglichen englischsprachigen Offenbarung der Begriff "elongation" verwendet. "Elongation" kann im technischen Sinne sowohl als "Dehnung" als auch als "Bruchdehnung" übersetzt werden. Für den Fachmann gibt die Dehnbarkeit an, wie weit ein Werkstoff verlängert werden kann, ohne dass er bricht oder reißt (in %). Die Bruchdehnung kennzeichnet hingegen die bleibende Verlängerung nach dem Bruch, bezogen auf die Anfangsmesslänge. Demensprechend ist im Kontext des Streitpatents, ein bewusstes Brechen der Legierungsschicht (und der darauf befindlichen Beschichtungsschicht) zu erreichen, der Verlauf von Dehnung und Bruchdehnung hier gleichzusetzen.

Unter der Härte eines Metalls versteht der Fachmann den mechanischen Widerstand, den ein Werkstoff der mechanischen Eindringung eines anderen Körpers entgegensetzt. Die Härte eines Körpers wird üblicherweise durch die Eindringtiefe eines Prüfkörpers in einen Probenkörper unter einer definierten Belastung bestimmt (Brinell- bzw. Vickershärte).

4.5 Nach der Merkmalsgruppe 4 weisen sowohl die Legierungsschicht als auch die Beschichtungsschicht Risse auf, die in eine Richtung senkrecht zur Längsrichtung des Elektrodendrahtes weisen, wodurch die resultierende Legierungsschicht und die resultierende Beschichtungsschicht mit einer schwammähnlichen Struktur porös sein sollen.

4.5.1 Damit wird die Ausbreitungsrichtung der Risse als senkrecht zur Längsrichtung des Drahtes beschrieben. Nach Angaben des Streitpatents entstehen die Risse durch das nochmalige Ziehen des Drahts nach der Wärmebehandlung und der Wiederabkühlung in der Luftatmosphäre, da die Legierungsschicht zwischen dem Kern und der Beschichtungsschicht die höchste Härte und die geringste Dehnung aufweist und (gemeinsam mit der Beschichtungsschicht) unter der Zugbelastung reisst (vgl. Absatz [0034]).

4.5.2 Der Beklagte hat diesbezüglich das Protokoll der Verhandlung im Parallelverfahren 7 Ni 3/24 (EP) (Anlage MHP-8) eingereicht und auf die dortige Auslegung des Merkmals "im Wesentlichen senkrecht" durch den Senat bezüglich der geometrischen Anordnung der Körner zur Längsrichtung des Elektrodendrahtes verwiesen. Die Klägerin tritt dem entgegen und ist der Auffassung, dass der Beklagte versuche, einen anderen Sachverhalt aus einem anderen Nichtigkeitsverfahren auf den vorliegenden Fall zu übertragen. Die Sachverhalte seien klar unterschiedlich. Die Klägerin hält daher die aus der Sache 7 Ni 3/24 (EP) auf den vorliegenden Fall übertragene Auslegung des Senats bzw. des Beklagten für unzutreffend.

Auch wenn das vorliegende Streitpatent und das Streitpatent des Verfahrens 7 Ni 3/24 (EP) auf unterschiedlichen prioritätsbegründenden Anmeldungen beruhen und nur im aktuellen Verfahren die schwammähnliche poröse Struktur beansprucht wird, sind die beanspruchten Gegenstände der jeweils angegriffenen Elektrodendrähte sehr ähnlich. Die im Parallelverfahren beanspruchten Körner an der Drahtoberfläche, die ebenfalls in einer Richtung im Wesentlichen senkrecht zu einer Längsrichtung des Elektrodendrahtes angeordnet sein sollen, werden bei den Drähten beider Verfahren jeweils durch die im aktuellen Verfahren beanspruchten Risse voneinander getrennt, wobei dementsprechend in beiden Verfahren jeweils explizit bzw. implizit die Ausrichtung der Körner und der Risse beansprucht wird. Daher ist das Merkmal 4.2 "senkrecht zur Längsrichtung" bezüglich der Anordnung der Risse nicht anders auszulegen als das Merkmal bezüglich Ausrichtung der Körner im Parallelverfahren.

4.5.3 Die Klägerin verweist in ihrem Vortrag auf die Figur 4a des Streitpatents und führt dazu aus, dass von in der Gesamtheit der Risse vorliegenden senkrechten Orientierung der Risse keine Rede sein könne, da es Risselemente gebe, die senkrecht erschienen, aber auch viele, die davon abweichen würden. Dies stünde auch im Einklang mit der Beschreibung des Streitpatents auf Seite 4, Spalte 6, Absatz [0031], in dem es "approximately perpendicular" heißt.

Dieser Auffassung vermag der Senat nicht zu folgen. Im Streitpatent ist durchgehend von "senkrecht" ("perpendicular" Anspruch 14, Absatz [0034]) bzw. "annähernd senkrecht" ("approximately perpendicular" - Absatz [0027], [0029] und [0031]) die Rede. Einzig die von der Klägerin genannte Figur 4a, die einen porös beschichteten Draht gemäß der vorliegenden Erfindung zeigen soll, könnte davon abweichend auch Risse zeigen, die nicht annähernd senkrecht zur Längsrichtung des Drahtes verlaufen. Allerdings wird auch in der dazugehörigen Figurenbeschreibung in Absatz [0029] die Ausrichtung der Risse als "annähernd senkrecht" beschrieben, so dass sich für den Fachmann allein aus der Figur 4 kein anderes Verständnis ergibt. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Darstellung der Figur 4a einerseits keine besondere Qualität aufweist und andererseits ein Foto der räumlichen Oberflächenmorphologie eines zylindrischen Drahtes darstellt, womit die Ausrichtung der Risse auch teilweise räumlich verzerrt ist.

Daher ist die Figur 4a nicht dafür geeignet, die übrige, durchgehende Offenbarung einer zumindest annähernd senkrechten Anordnung der Risse zur Drahtlängsrichtung zu entkräften.

4.5.4 Dementsprechend bezieht sich die Formulierung "senkrecht" auf die geometrische Anordnung der Risse zu der Längsrichtung des Elektrodendrahtes, wobei dem Fachmann bewusst ist, dass die Anordnung der Risse in engen Grenzen von dem geforderten Winkelmaß von 90 Grad abweichen kann, da geringfügige Toleranzen den komplexen Herstellungsbedingungen geschuldet sind, die für eine derartige Einstellung der Risse der Oberfläche des Drahtes erforderlich sind. Die betreffende Formulierung in Merkmal 4.2 impliziert dabei, dass der überwiegende Teil der Gesamtheit der Risse auf der Drahtoberfläche im Wesentlichen senkrecht zur Längsachse des Elektrodendrahtes angeordnet sein muss. Selbst wenn in Einzelbereichen substantielle Abweichungen von der beanspruchten Ausrichtung vorliegen, lässt die Formulierung in Merkmal 4.2 nur in sehr engen Grenzen geringe Abweichungen in der beanspruchten Anordnung der Gesamtheit der Risse auf der Drahtoberfläche zu.

4.5.5 Unter "schwammartig porös" versteht das Streitpatent einen Draht mit einer durch die Rissausbildung erheblich vergrößerten Oberfläche, wodurch der Draht effektiver gekühlt und gespült werden kann (vgl. Absätze [0027] bis [0031]).

II.

Der Gegenstand des Anspruchs 14 des Streitpatents erweist sich in der erteilten Fassung als nicht rechtsbeständig, denn gegenüber der erteilten Fassung liegt der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c, Art. 123 EPÜ) vor. Der Gegenstand von Patentanspruch 14 geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, weil mit dem Merkmal 3.3 die Legierungsschicht über eine größere Härte und eine geringere Dehnung als der Kerndraht oder die Beschichtungsschicht verfügt.

1. Die Klägerin trägt vor, im Prüfungsverfahren sei das ursprüngliche Merkmal des Anspruchs 14

"wobei die Legierungsschicht durch eine Diffusionsreaktion zwischen dem ersten Metall und dem zweiten Metall ausgebildet ist und unter anderem die höchste Dehnung aufweist"

unzulässig geändert worden in "wobei die Legierungsschicht durch eine Diffusionsreaktion zwischen dem ersten Metall und dem zweiten Metall ausgebildet ist und eine größere Härte und eine geringere Dehnung aufweist als der Kerndraht oder die Beschichtungsschicht".

Das geänderte Merkmal 3.3 spezifiziere zwei kumulative Eigenschaften der Legierungsschicht, nämlich die Härte und die Dehnung der Legierungsschicht, in Relation zu zwei Alternativen, nämlich dem Kerndraht oder der Beschichtungsschicht. Die "oder"-Verknüpfung bedeute, dass die Legierungsschicht eine größere Härte und eine geringere Dehnung aufweise als die Beschichtungsschicht und dass der Kerndraht diese Bedingungen nicht erfüllen müsse, oder andersherum. Die ursprüngliche Anmeldung enthalte jedoch keine direkte Offenbarung für diese "oder"-Verknüpfung, also die Alternativen; weder in den Ansprüchen noch in der Beschreibung.

Der Fachmann könne der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung EP 0 930 131 A1 keine Offenbarung für Merkmal 3.3 entnehmen, wonach die Legierungsschicht eine größere Härte und eine geringere Dehnung aufweise als der Kerndraht (gebildet von dem ersten Metall) oder die Beschichtungsschicht (gebildet von dem zweiten Metall). Stattdessen entnehme der Fachmann der ursprünglichen Offenbarung, insbesondere dem Absatz [0016], dass die Legierungsschicht eine größere Härte und eine geringere Dehnung aufweisen müsse als das erste Metall und das zweite Metall, also als der Kern und die Beschichtungsschicht. Damit stelle der erteilte Anspruch 14 gegenüber der ursprünglichen Offenbarung eine unzulässige Erweiterung dar.

2. Dieser Auffassung tritt der Senat bei. Die "oder"-Verknüpfung beinhaltet, dass die Legierungsschicht jeweils eine größere Härte und eine geringere Dehnung aufweisen soll als die Beschichtungsschicht oder der Kerndraht. Sie lässt dabei jeweils die Härte-/Dehnungsverhältnisse gegenüber der jeweils anderen Komponente (Kerndraht bzw. der Beschichtungsschicht) offen. Daher umfasst das Merkmal 3.3 auch die ursprünglich offenbarte Variante, dass die Legierungsschicht eine größere Härte und eine geringere Dehnung aufweist als der Kerndraht und die Beschichtungsschicht. Der Gesamtoffenbarung ist aber nirgends die vom erteilten Patentanspruch 14 durch die "oder"-Verknüpfung mitumfasste mögliche Variante zu entnehmen, dass die Beschichtungsschicht eine höhere größere Härte und eine geringere Dehnung aufweisen könnte als der Kerndraht, im Umkehrschluss die Beschichtungsschicht eine niedrigere Härte und eine größere Dehnung aufweisen kann als die Legierungsschicht.

Damit geht der Gegenstand des Anspruchs 14 über die ursprüngliche Offenbarung der Anmeldeschrift hinaus.

3. Der Beklagte verweist in diesem Zusammenhang nur auf die Absätze [0030], [0032] und [0034] der Beschreibung der EP 0 930 131 A1, in denen offenbart werde, dass die Beschichtungsschicht eine höhere Härte und geringere Dehnung als der Kerndraht aufweisen könne. Dies ändert aber nichts daran, dass der Gesamtoffenbarung der ursprünglichen Unterlagen mit einer Zink- Beschichtungsschicht und einer Legierungsschicht aus Messing nicht zu entnehmen ist, dass ein Kerndraht eine aufweisend niedrigere Härte und eine größere Dehnung aufweisen kann als die Legierungsschicht.

4. Damit sind der erteilte Anspruch 14 und auch die darauf rückbezogenen Ansprüche 15 bis 18 unzulässig.

III.

Die Gegenstände der Hilfsanträge 1 bis 5 sind nicht patentfähig, mithin nicht rechtsbeständig, weil diese entweder nicht neu sind bzw. nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 55, 56 EPÜ) oder die Hilfsanträge unzulässig sind.

1. Der Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 1 erweist sich als nicht patentfähig, da seine Lehre durch den Stand der Technik vorbekannt ist. Er ist durch die Nacharbeitung des Beispiels 1 der D1 offenbart.

1.1 Grundsätzlich ist der Kläger, der im Patentnichtigkeitsverfahren den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend macht, verpflichtet darzutun, dass im Stand der Technik eine technische Lehre oder technische Lehren bekannt waren, aus denen sich alle Merkmale der technischen Lehre des Streitpatents aus einem Dokument ergibt. Er muss ferner diejenigen technischen und sonstigen tatsächlichen Gesichtspunkte darlegen, aus denen der Senat die angestrebte rechtliche Schlussfolgerung ziehen soll, dass der Fachmann u.a. Anlass hatte, den ihm nach seinem Fachwissen und -können objektiv möglichen Weg auch zu gehen (vgl. BGH, Urteil vom 2. Dezember 2014 - X ZR 151/12 -, BPatGE 54, 301-302, Rn. 49 - Zwangsmischer; Urteil vom 27. August 2013 - X ZR 19/12, BGHZ 198, 187 Rn. 36 - Tretkurbeleinheit).

Ein Sachvortrag zur Begründung eines Anspruchs ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schlüssig und erheblich, wenn die Partei Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet und erforderlich sind, das geltend gemachte Recht als in der Person der Partei entstanden erscheinen zu lassen. Der Vortrag muss konkret genug sein, um die Erheblichkeit der Tatsachen beurteilen zu können und eine Stellungnahme des Gegners zu ermöglichen (BGH NJW-RR 2022, 634 Rn. 10; GRUR 2022, 1302 Rn. 65, juris - Brustimplantat).

1.2 Der nach dem Beispiel 1 der vorveröffentlichten Druckschrift D1 hergestellte Erodierdraht "E4" weist nach dem Vortrag der Klägerin und den in Bezug genommenen Untersuchungsberichten D3/D4 alle Merkmale des Gegenstands des Patentanspruches 14 auf. Das Bestreiten des Beklagten, der Erodierdraht E4 könne nicht entsprechend dem Beispiel 1 der Druckschrift D1 nachgearbeitet sein, ist unsubstantiiert, so dass der Sachvortrag der Klägerin als zugestanden gilt.

1.2.1 Zum für die Neuheitsprüfung relevanten Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung gehört auch das, was bei der Nacharbeitung des vorbeschriebenen Verfahrens über dessen Ergebnis unmittelbar und zwangsläufig offenbart wird (vgl. BGH Urteil vom 30. Januar 2024 - X ZR 15/22, Rn. 75f, beckonline; Beschluss vom 17. Januar 1980 - X ZB 4/79, GRUR 1980, 283, 285 - Terephthalsäure; vgl. auch BPatG, Urteil vom 15. Juli 2025 - 3 Ni 12/23 (EP) -, Rn. 86, juris). Diese Voraussetzung ist dagegen nicht erfüllt, wenn sich das angestrebte Ergebnis bei der Nacharbeitung des bekannten Verfahrens nur zufällig einstellt (vgl. BGH Urteil vom 30. Januar 2024 - X ZR 15/22, Rn. 76, beck-online). Ersteres ist hier der Fall.

1.2.2 Nach diesen Grundsätzen ist der Vortrag der Klägerin in Bezug auf die Nacharbeitung des Beispiels 1 der D1 und Untersuchung des Erodierdrahts "E4" schlüssig.

Die Klägerin hat vorgetragen, dass sie anlässlich der Vorbereitung von möglichen Rechtsstreitigkeiten mit Dritten bzgl. eines ähnlich gelagerten Patents (EP 1 009 574) im Rahmen der Rechtsverteidigung das Beispiel 1 der Entgegenhaltung D1 (EP 0 733 431 A1) im Jahr 2013 nachgearbeitet hat.

Insoweit hat sie - die zeitlichen Abläufe erklärend - konkret den Ablauf des Versuchs beschrieben und an Hand einer eidesstattlichen Versicherung untermauert. Dass der Bericht über diese Nacharbeitung im Jahr 2013 erst im Jahr 2016 erfolgte, ist der zu diesem Zeitpunkt erfolgten rechtlichen Auseinandersetzung mit Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen geschuldet.

Die einzelnen Versuchsschritte ergeben sich an Hand der eidesstattlichen Versicherung (Anlage D7) hinreichend konkret. Bei der Nacharbeitung wurden die spezifischen Prozessschritte gemäß den Vorgaben des in der D1 (EP 0 733 431) beschriebenen Beispiels 1 durchgeführt. Insoweit werden die Ausgangs- und Rahmenbedingungen gemäß Absatz [0008] der D1 aufgeführt sowie weitere Versuchungsbedingungen wie Spule, Füllgewicht und Durchlaufgeschwindigkeit dargestellt. Unter Darstellung einer Abbildung einer Glüheinheit mit Drahtverlauf wird die Drahttemperatur beim Durchlaufen der Glüheinheit grafisch dargestellt. Zudem erfolgt eine detaillierte Prozessbeschreibung. Eine Probenbeschreibung - entsprechend Anlage D10 - ergänzt diesen Vortrag.

Die so hergestellte Probe (Erodierdraht) wurde diesem Verfahren zugeordnet und die Probennummer "E4" zugewiesen. Mithin war die durch die Nacharbeitung hergestellte Probe hinreichend identifizierbar.

Unter anderem diese Probe des hergestellten Drahtes, gekennzeichnet als MS95 Probenserie, wurden dem Gemeinschaftslabor für Elektronenmikroskopie (GFE) der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Analyse übergeben. Im Rahmen der Analyse ist der generelle Aufbau des Drahtmusters im Hinblick auf Struktur und Phasenbestand von Drahtkern und Mantelschicht(en) ermittelt worden.

Die Ergebnisse der Analyse vom GFE sind in zwei Berichten mit Datum vom 20.08.2014 zusammengefasst (Anlage D3 und D4).

Aus diesem Sachvortrag ergibt sich hinreichend, nach welchem Verfahren und unter welchen Versuchsbedingungen der Erodierdraht "E4" nachgearbeitet wurde. Die so hergestellte Probe "E4" wurde dann detailliert untersucht. Die Untersuchungsberichte verdeutlichen, dass der nach Beispiel 1 der D1 hergestellte Erodierdraht die Merkmale des Patentanspruchs 14 offenbaren. Weitere Einzelheiten sind für einen schlüssigen Sachvortrag zunächst nicht erforderlich und hängen vom Sachvortrag des Beklagten ab.

1.2.3 Das Bestreiten des Beklagten ist nicht rechtserheblich, denn der Beklagte hätte dem Sachvortrag der Klägerin in der Sache erheblich entgegnen können, wie er selbst angekündigt hat. Dieser prozessualen Verpflichtung ist er nicht nachgekommen.

a) Nach den Regeln der gestuften Darlegungslast hängen die Anforderungen an die Substantiierungslast des Bestreitenden davon ab, wie substantiiert der darlegungspflichtige Gegner vorgetragen hat. Liegt ein substantiierter Vortrag der darlegungspflichtigen Partei vor, kann sich der Gegner nicht auf ein substanzloses Bestreiten zurückziehen, wenn ihm nach Lage der Dinge ein substantiiertes Bestreiten möglich und zumutbar ist (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2021 - I ZR 201/20, GRUR 2022, 229 Rn. 38 - Ökotest III; GRUR 2022, 1302 Rn. 85. juris - Brustimplantat).

b) Der Beklagte hat den Sachvortrag der Klägerin nicht in rechtserheblicher Weise bestritten.

aa) Er hat "vollumfänglich" bestritten, dass der Erodierdraht gemäß Beispiel 1 der Entgegenhaltung D1 dem Erodierdraht der Ansprüche 1 bis 18 des erteilten Patents entspricht. In diesem Zusammenhang hat der Beklagte Zeugen benannt, eidesstattliche Versicherungen angekündigt und vorgetragen, dass der Beklagte das Beispiel 1 der D1 "gerade nachstelle" und die Ergebnisse "schnellstmöglich nachreichen" werde.

Weitere Einzelheiten zu dem Versuchsabzug, Ablauf, Untersuchung, der Übereinstimmung der im Versuch hergestellten Probe E4 mit der untersuchten Probe E4 hat er nicht im Detail in Frage gestellt. Zudem hat er nicht bestritten, dass die nach dem Beispiel 1 hergestellte Probe der untersuchten Probe entspricht.

bb) Auch wenn zu konzedieren ist, dass der Beklagte Einzelheiten zum durchgeführten Versuch aus seiner Sicht nicht bestreiten kann, da diese in der Sphäre der Klägerin lagen, hätte er jedoch diesbezüglich mehr vortragen können und müssen.

Er hätte dezidiert zur Nacharbeitung des Beispiels 1 aus der D1 vortragen können, denn aus dem schriftsätzlichen Vortrag des Beklagten ist zu entnehmen, dass er im zeitlichen Zusammenhang mit dem Nichtigkeitsverfahren ("gerade") den Versuch nachgestellt habe und die Untersuchungsberichte "schnellstmöglich" nachreichen wolle. Damit hat er zum Ausdruck gebracht, dass er nicht nur in der Lage ist, ebenfalls nach dem Beispiel 1 der D1 einen Erodierdraht herzustellen, sondern in Begriff war, dies zu tun. Gleichwohl hat der Beklagte keine Gründe vorgetragen, aus denen sich ergeben könnte, dass ihm die Vorlage eines Untersuchungsberichts unmöglich gewesen sein soll. Auch die angekündigten eidesstattlichen Versicherungen hat der Beklagte nicht vorgelegt. Sie hätten - in verfahrensrechtlicher Hinsicht - unkomplizierter gleichwohl mit einem aussagekräftigen Inhalt eingereicht werden können. Die in der Widerspruchsbegründung vom 21. Mai 2024 enthaltene Ankündigung hat der Beklagte ohne Angabe von Gründen nicht in die Tat umgesetzt. Vor diesem Hintergrund hätte der Beklagte detailliert zum Sachvortrag der Klägerin anhand eigener Untersuchungen und Ergebnisse Stellungnehmen können und müssen. Ein einfaches Bestreiten ist insoweit nicht erheblich und nicht ausreichend.

1.3 Soweit der Beklagte vorträgt, die Nacharbeitung des vorveröffentlichten Verfahrens der D1 könne gar nicht zum Draht E4 entsprechend den Anlagen D2 bis D4 geführt haben, überzeugt dies nicht.

1.3.1 Er führt aus, aus der D3 würde hervorgehen, dass es sich bei der Legierungsschicht um eine ß-Phase handeln müsse (mit etwa um die 47% Zink und 53% Kupfer), wobei die Legierungsschicht eine Dicke von etwa 4 µm habe und verweist als Beleg auf das Cu/Zn-Phasendiagramm (Anlage MHP5), wobei das Vorhandensein einer ß-Messing-Schicht als Zwischen- bzw. Legierungsschicht auch schon in der Zusammenfassung der D3 auf Seite 41, Absatz 3 bestätigt wird.

Nach Ausführung des Beklagten würde in der Patentschrift EP 0 733 431 A1 (D1) in der Spalte 2, Zeilen 18 bis 40, als wesentliches Merkmal dieser Erfindung aus dem Stand der Technik ausgeführt, dass die ß(Beta)-Phase praktisch unterhalb der Nachweisgrenze verbliebe:

Die Beta-Phasen verbleiben praktisch unterhalb der Nachweisgrenze und zeigen sich lediglich als ganz geringe Randsäume, die die sich über die gesamte Mantelschicht erstreckende Gamma-Phase zum Kernbereich hin abgrenzen. Mit diesem erfindungsgemäßen Verfahren ist es möglich somit reine Epsilon- oder Gamma-Phasen auch bei Drahtelektroden zu erzeugen, die bei herkömmlicher Diffusionsglühung ein Nebeneinander von Alpha-, Beta- und Gamma-Phasen zeigen würden.

Darüber hinaus fehlten der D1 sämtliche Zeitangaben, wie Verweilzeiten etc., Temperaturangaben und Geschwindigkeiten, wie der Kerndraht durch das Zinkbad geführt worden sei. Hinsichtlich der Nacharbeitung des Ausführungsbeispiels 1 würde von der Nichtigkeitsklägerin lediglich darauf verwiesen, dass das Beispiel nachgearbeitet worden sei. Die Frage - wie und unter welchen Bedingungen - bliebe vollständig offen. Daraus folge nach Ansicht der Beklagten, dass die Nichtigkeitsklägerin bei der Nacharbeitung nicht patentgemäße Bedingungen gewählt habe, die damit bei der Drahtprobe E4 zu einer ß-Phase von 4 µm geführt hätten.

1.3.2 Die Klägerin widerspricht diesem Vorbringen des Beklagten und verweist zutreffend auf den schon genannten Passus, wonach die Beta-Phasen zwar praktisch unterhalb der Nachweisgrenze verblieben, aber sich gleichzeitig lediglich als ganz geringe Randsäume zeigen würden, die die sich über die gesamte Mantelschicht erstreckende Gamma-Phase zum Kernbereich hin abgrenzten. Wenn der Anteil an einer β-Phase-Legierungsschicht immer (im Sinne eines wesentlichen Merkmals) unterhalb der Nachweisgrenze bliebe, wäre es unmöglich gewesen, die Aussage zu treffen, dass eben diese β-Phase-Legierung als Randsaum den Kern von der Beschichtungsschicht aus γ-Phase-Messing abgrenzt. Weiterhin verweist die Klägerin auf die Figur 7 der D1, die den Zustand des Drahts zeigt, in dem die Epsilon-Mantelschicht weitgehend zerfallen ist und sich Beta-Mischkristalle im Randbereich zum Kern hin ausgebildet haben.

Diesen Ausführungen der Klägerin tritt der Senat bei und kommt zu der Auffassung, dass es unter dem von dem Beklagten gerügten Aspekt nicht ausgeschlossen ist, dass die Nacharbeitung des Verfahrens der D1 zu einem Draht E4 geführt hat. Darüber hinaus enthält die D1 auch Angaben zu Temperaturverläufen und Verweilzeiten.

Vor diesem Hintergrund geht der Senat davon aus, dass kein erhebliches Bestreiten des Beklagten vorliegt und der Sachvortrag der Klägerin insoweit als zugestanden gilt.

1.4 Entsprechend den Untersuchungsberichten des GFE (D3/D4) weist der untersuchte Erodierdraht folgende Eigenschaften auf:

1.4.1 Aus der D3/D4 geht nicht explizit hervor, dass der untersuchte Draht ein Elektrodendraht zur Verwendung bei einer Funkenerosionsbearbeitung nach Merkmal M0 darstellt. Aufgrund der nachfolgend beschriebenen Eigenschaften ergibt sich dies für den Fachmann jedoch zwangsläufig.

1.4.2 Der Draht E4 weist einen Kern bestehend aus ca. 93% Kupfer und 7% Zink entsprechend der Merkmalsgruppe 1 auf (vgl. D3, S.41, 1. Absatz, - M1).

1.4.3 Weiterhin weist der Draht eine Beschichtungsschicht und eine Legierungsschicht entsprechend Merkmal M2.1 auf (vgl. D3, S.41, 3. Absatz). Die Zwischen- bzw. Legierungsschicht mit einer Dicke von etwa 2-4 µm besteht aus Messing mit einem Cu-Gehalt von ca. 53-58% und dementsprechend mit einem Zinkgehalt von 47-42%, während die ca. 10 µm dicke Mantelschicht ebenfalls aus Messing mit einem Cu-Gehalt von 37-42% und dementsprechend einem Zink- Gehalt von etwa 63-58% besteht. Die Beschichtungsschicht wird nach dem Verfahren der D1 ursprünglich aus reinem Zink gebildet, welches eine geringere Verdampfungstemperatur aufweist als Kupfer. Dementsprechend weist die Beschichtungsschicht des Drahts E4 mit dem höheren Zinkgehalt auch eine geringere Verdampfungstemperatur als das Kernmaterial auf (M2.2).

Die Legierungsschicht wird entsprechend der Offenbarung der D1 auf dem Kerndraht durch eine Diffusionsreaktion gebildet, die durch einen separaten Glühvorgang nach dem Beschichten des Drahts im Tauchbad stattfindet (M3.1, M3.2).

Entsprechend Abschnitt 2.1.5.1 und den Diagrammen aus Bild 11 der D6 weisen reine Kupfer-Zink-Legierungen bei ca. 30-33% die größte Bruchdehnung auf, wobei bei einem zunehmenden Zinkgehalt über 33% die Bruchdehnung abnimmt und die Brinell-Härte zunimmt. In Übereinstimmung mit Merkmal M3.3 weist daher die Messing-Legierung der Zwischenschicht mit einem Zinkgehalt über 42-47% eine größere Härte und eine geringere Dehnung auf als das Kernmaterial mit einem Zinkgehalt von 7% (eine der beiden Bedingungen des Merkmals M3.2).

Gleiches gilt, nur für den Parameter der Dehnung, auch entsprechend der Darstellung in der Abb. 1 "Gefüge und mechanische Eigenschaften von Kupfer-Zink- Legierungen" in der D5.

1.4.4 Nach den Aufnahmen der D3 (S. 3, S. 14) und der D4 weist die Beschichtungsschicht zweifellos Risse auf, die gemäß der Auslegung in eine Richtung senkrecht zur Längsrichtung des Elektrodendrahtes weisen.

Insbesondere aus der Abbildung auf Seite 3 der D3 geht hervor, dass der Draht E4 dem Gegenstand des Streitpatents hinsichtlich der Ausrichtung der Risse deutlich näherkommt als die Abbildungen der NiK1 (Fig. 4) und der D19 (S.25) hinsichtlich der Ausrichtung der Körner im Parallelverfahren 7 Ni 3/24 (EP). Daher sieht der Senat hier im aktuellen Verfahren die Frage der Offenbarung des Merkmals 4.2 durch die D3/D4 als gegeben an.

1.4.5 Dem Untersuchungsbericht D3 ist bzgl. der Risse jedoch nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, ob auch die Legierungsschicht entsprechende Risse aufweist. Entgegen der Auffassung der Klägerin zeigen die Abbildungen auf den Seiten 27 bis 29 der D3 keine Risse in der hellgrauen Zwischenschicht, sondern nur Risse in der Beschichtungsschicht bis an die Zwischenschicht heran bzw. an der Grenze beider Schichten entlang (vgl. auch Bild auf Seite 38 der D3.). Auch in der Zusammenfassung der D3 auf Seite 41 wird explizit ausgeführt, dass die Oberfläche des Drahts sehr zerklüftet sei, es aber an keiner Stelle Material mit einem Zn-Gehalt <50% bis an das Oberflächenniveau der γ-Partikel der Beschichtungsschicht komme, selbst 3,5 µm unterhalb dieses Niveaus könnten nur an ca. 2% der Messpunkte Zn- Gehalte <50% nachgewiesen werden. Da die Zwischen- bzw. Legierungsschicht des E4-Drahts einen Zink-Gehalt von 42% bis 47% aufweist, würde diese unter das genannte Kriterium fallen und nirgendwo an das Oberflächenniveau der Beschichtungsschicht kommen. Dies würde bedeuten, dass die Beschichtungsschicht nirgends so tief gerissen ist, dass die Legierungsschicht an die Oberfläche kommt, was ein Reißen der Legierungsschicht ausschließen dürfte.

Im Untersuchungsbericht D4 zur der Nachmessung des Drahts E4 wird jedoch ergänzend ausgeführt, dass sich zwischen den γ-Partikeln mehrfach vertieft liegende Bereiche finden würden, an denen die Zwischenschicht die oberste Schicht des Drahtsystems darstellt. Die Klägerin verweist hierzu in der Klageschrift (S. 18 ff.) auf die Abbildungen auf den Seiten 47, 48 und 62 der D4, die zweifellos Risse in der Zwischenschicht zeigen würden.

Diesem Vortrag der Klägerin tritt der Senat bei, so dass der Draht E4 in der D4 Risse in der Legierungsschicht entsprechend der Merkmale M4.1 und M4.2 zeigt.

1.4.6 Nach Merkmal M4.3 sollen sowohl die resultierende Legierungsschicht als auch die resultierende Beschichtungsschicht mit einer schwammähnlichen Struktur porös sein. Unter "schwammartig porös" versteht das Streitpatent einen Draht mit einer durch die Rissausbildung erheblich vergrößerten Oberfläche, wodurch der Draht effektiver gekühlt und gespült werden kann (vgl. Auslegung). Eine derartige Oberfläche ist sowohl beim untersuchten Draht E4 der D3 als auch der D4 zweifellos erkennbar.

Damit zeigt der Draht E4 entsprechend den Untersuchungsberichten D3 und D4 zur Probenserie alle Merkmale des Gegenstands des Anspruches 14 nach Hilfsantrag 1.

1.5 Da der Beklagte in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist, geht der Senat davon aus, dass der Beklagte das Streitpatent mit geschlossenen Anspruchssätzen verteidigt. Jedenfalls hat der Beklagte trotz des Teilangriffs zu jedem Hilfsantrag geschlossene Anspruchssätze vorgelegt und schriftsätzlich nicht erklärt, einzelne Patentansprüche isoliert verteidigen zu wollen. Daher haben die weiter angegriffen abhängigen Patentansprüche des Hilfsantrags 1 insgesamt keinen Rechtsbestand; sie fallen jeweils mit dem Patentanspruch 14 (vgl. hierzu näher BGH GRUR 2017, 57 - Datengenerator).

2. Die Fassung des Hilfsantrags 2 ist unzulässig. Der Beklagte verteidigt mit Hilfsantrag 2 nicht mehr die angegriffenen Patentansprüche, sondern kombiniert diese mit den nicht angegriffenen Patentansprüchen, insbesondere Patentanspruch 1.

2.1 Die beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit einem insoweit nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines insoweit nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulässig (BGH GRUR 2023, 1274, Rn. 150 - Anschlussklemme; GRUR 2023, 1259 Rn. 40 - Schlossgehäuse; GRUR 2017, 604 Rn. 27 - Ankopplungssystem; BPatG, Urteil vom 24. Oktober 2022 - 7 Ni 19/20 (EP) -, Rn. 76, juris).

2.2 Der Beklagte hat indes kein Rechtsschutzinteresse, sich mit Hilfsantrag 2 nur noch inzident gegen die angegriffenen Patentansprüche 14 - 18 zu verteidigen und Patentanspruch 1 umzugestalten. Die nicht angegriffenen Patentansprüche 1 bis 13 sind nicht Gegenstand der hiesigen Nichtigkeitsklage und bleiben weiter in der erteilten Fassung bestehen.

3. Der Gegenstand von Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 3 beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

3.1 Der Patentanspruch 14 nach Hilfsantrag 3 enthält gegenüber dem Patentanspruch 14 nach Hilfsantrag 1 eine Beschränkung des Merkmals 1, wonach das erste Kupfer aufweisende Metall 63 - 67 Gew.-% Kupfer und 33 - 37 Gew.-% Zink aufweist.

3.2 Diese Beschränkung ist offenbart (vgl. Absatz [0032] des Streitpatents) und der Gegenstand auch neu.

3.3 Der Gegenstand von Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 3 ist jedoch nicht erfinderisch.

Die hier beanspruchte Legierung für das erste Metall wird in der D3/D4 so nicht offenbart. Allerdings beschreibt schon das Streitpatent Legierungen mit diesem Bereich von Gewichtsprozenten von Kupfer und Zink als bekannte Materialien für Erodierdrähte (siehe Spalte 2, Zeilen 8 bis 11). Weitere Hinweise auf die Verwendung dieser Legierungen als Kerndrahtmaterialien für Erodierdrähte offenbaren auch die D8 und die D9.

Daher fehlt es dem Gegenstand des Hilfsantrags 3 ausgehend von D3/D4 am Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bei seinem Zustandekommen.

3.4 Im Übrigen gilt das unter Ziffer 1.4 und 1.5 Gesagte.

4. Der Hilfsantrag 4 ist unzulässig, weil er nicht hinreichend bestimmt ist. Es ist nicht ersichtlich, welche Gegenstände der Beklagte dem Gericht zur Prüfung vorlegen will. Der Vortrag des Beklagten ist insoweit lückenhaft und widersprüchlich. Da der Beklagte in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten war, konnte er den nach dem qualifizierten Hinweis eingereichten Hilfsantrag 4 nicht erläutern.

4.1 Der Senat hat die Zulässigkeit der Hilfsanträge von Amts wegen vor der Prüfung der materiellen Nichtigkeitsgründe zu prüfen. Hierzu zählt auch die hinreichende Bestimmtheit der zum Gegenstand der Prüfung durch den Senat gemachten Patentansprüche. Zwar darf das Gericht nicht am Wortlaut der geltend gemachten Anträge haften bleiben, sondern muss das tatsächlich Gewollte ermitteln, wobei zu dessen Ermittlung das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu berücksichtigen ist (vgl. BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II).

4.2 Aber auch vor diesem Hintergrund erweist sich die Fassung des Hilfsantrags 4 als unzulässig, da der Prüfungsgegenstand des Hilfsantrags 4 nicht hinreichend bestimmt ist. Es ist nicht ersichtlich, wie mit Patentanspruch 18 zu verfahren ist und ob Patentanspruch 16 noch Prüfungsgegenstand ist.

4.2.1 Der Beklagte hat schriftsätzlich zu Hilfsantrag 4 ausgeführt, dass die Ansprüche 1 bis 15 identisch mit den Ansprüchen 1 bis 18 des Hilfsantrags 3 seien. Nicht hinreichend klar wird, inwiefern die Patentansprüche 1 bis 18 des Hilfsantrags 3 "identisch" mit den Patentansprüchen 1 bis 15 des Hilfsantrags 4 sind. Denn bereits durch die Streichung von Unteransprüchen können die Gegenstände der beiden Hilfsanträge nicht "identisch" sein. Mithin ist der Gegenstand des Hilfsantrag 4 bereits im Ausgangspunkt nicht frei von Widersprüchen.

4.2.2 Zudem ist nicht ersichtlich, welche Vorbestimmung der Beklagte in Bezug auf Patentanspruch 18 im Hilfsantrag 4 vorgesehen hat. Dieser ist in der Anlage MHP_6a, die den Anspruchssatz von Hilfsantrag 4 enthält, nicht mehr aufgeführt. In einer im Patentnichtigkeitsverfahren üblichen Form sind - lediglich - die Patentansprüche 16 und 17 für den Senat sichtbar durchgestrichen. Üblicherweise sind solche Ansprüche nicht mehr Gegenstand der Prüfung durch das Gericht. Vor diesem Hintergrund kann der Senat nicht nachvollziehen, welche Bestimmung der Beklagte zu Patentanspruch 18 treffen wollte. Ausführungen hierzu fehlen in Bezug auf das "Weglassen", denn der Beklagte erläutert den Unterschied zwischen "weglassen" und "streichen" nicht. Eine Auslegung unter Rückgriff auf die Fassung des Hilfsantrags 3 war dem Senat ebenfalls nicht möglich. In dieser Fassung sind die Patentansprüche 15 bis 18 aufgeführt, so dass hieraus zu dem Antragsbegehren des Beklagten keine Erkenntnis gezogen werden kann. Mangels Erscheinen in der mündlichen Verhandlung war eine Aufklärung seitens des Beklagten nicht möglich.

4.2.3 Auch der weitere Vortrag des Beklagten kann die Lücke im Sachvortrag nicht schließen, sondern begründet eine Widersprüchlichkeit in Bezug auf Patentanspruch 16. Unabhängig von dem Schicksal des Patentanspruchs 18 trägt der Beklagte vor, dass im Hilfsantrag 4 die "Ansprüche 17 und 18 gestrichen wurden". Gerade dies ergibt sich aus der zu der Gerichtsakte gereichten Anlage MHP_6a (Änderungsmodus) nicht. Dort sind vielmehr die Patentansprüche 16 und 17 gestrichen. Die Anlage enthält keinen Patentanspruch 18 mehr. Es ist somit für den Senat nicht ersichtlich, ob der Patentanspruch 16 noch Prüfungsgegenstand ist. Auch dieser Widerspruch konnte aufgrund des Nichterscheinens des Beklagten in der mündlichen Verhandlung nicht aufgeklärt werden. Eine Auslegung des Antrags des Beklagten unter Rückgriff auf die Fassung des Hilfsantrags 3 war nicht möglich. Dort sind die Patentansprüche 15 bis 18 aufgeführt. Eine weitere Erkenntnis zum Antragsbegehren des Beklagten ergibt sich für den Senat nicht.

Da es im Patentnichtigkeitsverfahren nicht Aufgabe des Senats ist, das Begehren des Beklagten über die Grundsätze der Auslegung hinausgehend selbstständig zu ermitteln und die für ihn günstigste Variante zu Grunde zu legen, ist der Hilfsantrag insgesamt unzulässig.

5. Der Gegenstand von Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 5 ist nicht erfinderisch.

5.1 Im Hilfsantrag 5 wird der Gegenstand des Anspruchs 14 nach Hilfsantrag 4 unter Wegfall der Patentansprüche 15 bis 18 durch das zusätzliche Merkmal M4.4 ergänzt, wonach die Risse in der Legierungsschicht und in der Beschichtungsschicht während des Ziehens des Kerndrahtes in Richtung der Längsrichtung ausgebildet wurden.

5.2 Das Wissen, durch Ziehen eines Erodierdrahts Risse in der Legierungsschicht und in der Beschichtungsschicht zu erzeugen, gehört zweifellos zum Handwerkszeug des Fachmanns, wie auch die Untersuchungsberichte D3 und D4 belegen. Daher fehlt es auch dem Gegenstand des Hilfsantrags 5 ausgehend von D3/D4 an einer erfinderischen Tätigkeit bei seinem Zustandekommen.

5.3 Im Übrigen gilt das unter Ziffer 1.5 Gesagte.

V.

1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 ZPO i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

2. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

Rechtsmittel

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Pekarek Brunn Wiegele v. Hartz Deibele