Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

3 Ni 9/22 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

…

ECLI:DE:BPatG:2025:060525U3Ni9.22EP.0 betreffend das europäische Patent EP 1 936 440 (DE 60 2007 054 428)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. Mai 2025 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, die Richterinnen Dipl.-Chem. Dr. Münzberg und Dorn, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger sowie die Richterin Dr.-Ing. Philipps

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent EP 1 936 440 wird für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es folgende Fassung erhält: II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der Anmeldung vom 10. Dezember 2007 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Anmeldung US 615056 vom 22. Dezember 2006 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 1 936 440 (Streitpatent) mit der Bezeichnung "Method of making a low melt toner" (in Deutsch laut Streitpatentschrift "Verfahren zur Herstellung eines Toners mit niedrigem Schmelzpunkt"). Die Erteilung des in Kraft befindlichen Streitpatents wurde am 4. April 2018 veröffentlicht. Das Deutsche Patent- und Markenamt führt es unter dem Aktenzeichen 60 2007 054 428.9. Das Streitpatent umfasst 5 Patentansprüche, darunter den Verfahrensanspruch 1 mit den darauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüchen 2 bis 5.

Der Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

1. A method of making a toner comprised of a binder comprising an amorphous polymer material and a crystalline polymer material, wherein the amorphous polymer material has an acid number that is greater than the acid number of the crystalline polymer material by a value of 6 or more, and wherein the crystalline polymer material is present in an amount of from 5 to 25% by weight of the binder, the method comprising forming an aqueous emulsion of the amorphous polymer material and the crystalline polymer material, and aggregating toner particles from the aqueous emulsion.

In deutscher Sprache lautet er gemäß Streitpatentschrift:

1. Verfahren zum Herstellen eines Toners, der ein Bindemittel umfasst, das ein amorphes Polymermaterial und ein kristallines Polymermaterial umfasst, wobei das amorphe Polymermaterial eine Säurezahl aufweist, welche um einen Wert von 6 oder mehr größer ist als die Säurezahl des kristallinen Polymermaterials, wobei das kristalline Polymermaterial in einer Menge von 5 bis 25 Gew.-% des Bindemittels vorhanden ist, wobei das Verfahren das Bilden einer wässrigen Emulsion des amorphen Polymermaterials und des kristallinen Polymermaterials und das Aggregieren von Tonerteilchen aus der wässrigen Emulsion umfasst.

Wegen des Wortlauts der rückbezogenen Ansprüche wird auf die Akte verwiesen. Die Klägerin begehrt mit ihrer Nichtigkeitsklage die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents und stützt diese auf mangelnde Patentfähigkeit in Form fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit. Sie stützt ihr Vorbringen insbesondere auf folgende Druckschriften bzw. Dokumente:

TM1 EP 1 936 440 B1 (Streitpatent) TM6 JP 2005-077784 A TM6a englische Übersetzung der TM6 TM7 JP 2005-274614 A TM7a englische Übersetzung der TM7 TM8 US 2004/0142266 A1 TM9 US 2006/0063086 A1 TM10 Fukuda, M. et al.: Toner with Gradated Resin Composition Made by Suspension Polymerization Technique. Recent Progress in Toner Technology, 1997, S. 393-395 TM11 US 2006/0216625 A1 TM12 US 2003/0039910 A1 TM13 EP 1 126 324 A1 TM14 EP 1 921 508 A2 TM16 Östberg, G. u. Bergenståhl, B.: Emulsification of Alkyds for Industrial Coatings. Journal of Coatings Technology, Vol. 68, No. 858, 1996, S. 39- 45.

Die Klägerin beantragt, das europäische Patent 1 936 440 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 6 gemäß Schriftsatz vom 28. März 2025 erhält.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und verteidigt ihr Patent in der erteilten Fassung sowie jeweils als geschlossene Anspruchssätze in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 6, wegen deren Wortlaut auf die Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 28. März 2025 verwiesen wird. Sie hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, zumindest aber in einer der verteidigten Fassungen nach den Hilfsanträgen für schutzfähig.

Gründe

Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet. Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung gemäß Artikel II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 52, 54 EPÜ für nichtig zu erklären, da sein Gegenstand mangels Neuheit nicht patentfähig ist. Demgegenüber ist die Klage in Bezug auf den Hilfsantrag 2, in dessen Fassung die Beklagte ihr Patent beschränkt verteidigt, unbegründet, da sich der beanspruchte Erfindungsgegenstand nach dieser zulässigen Fassung als schutzfähig erweist.

I.

1. Das Streitpatent (SP) betrifft ein Emulsionsaggregationsverfahren zur Herstellung von Tonern mit niedrigem Schmelzpunkt bei gleichzeitig herausragender Feuchtigkeitsunempfindlichkeit der Ladeeigenschaften (vgl. TM1 = SP Abs. 0001). Niedrigschmelzende Toner seien bekannt. Diese könnten beispielsweise ein amorphes Polyestermaterial aufweisen, in das ein kristalliner Polyester eingemischt ist, der den niedrigen Schmelzpunkt des Polyestertoners verbessere. Allerdings würde dies die Ladungsfähigkeit des Toners verringern, insbesondere bei höheren Temperaturen und/oder bei höherer relativer Luftfeuchtigkeit. Dies könne dadurch bedingt sein, dass während des Schmelzvorgangs der Tonerpartikel kristallines Polyestermaterial an die Toneroberfläche migrieren könne, wo es auskristallisieren und somit mit der Tonerladung bei hohen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit interferieren könne (vgl. SP Abs. 0003-0004). Um diesem Effekt entgegenzutreten, sei versucht worden, eine zusätzliche Außenschicht aus amorphem Polyestermaterial auf der Toneroberfläche zu platzieren, so dass das an die Oberfläche migrierte Tonermaterial abgedeckt würde. Dies sei aber mit einigen Schwierigkeiten verbunden (vgl. SP Abs. 0005).

Die US 2004/0265721 A offenbare einen Toner mit einem Bindemittel, einem Farbmittel und einem Wachs, wobei das Bindemittel eine Mischung aus amorphem und kristallinem Polyester aufweise. Das Dokument offenbare auch, dass der Toner durch eine konventionelle Pulverisierungsmethode hergestellt werden könne oder durch eine Methode, die eine Lösung oder eine Dispersion als Ausgangsmaterial bereitstelle, das in wässrigem Lösungsmittel dispergiert würde, das organische Lösungsmittel abgetrennt und nach einem Waschvorgang das erhaltene Produkt getrocknet würde (vgl. SP Abs. 0006).

Die JP 2004 226847 A offenbare einen positiv geladenen Toner, der ein Bindemittel, ein Farbmittel und ein Ladungskontrollmittel aufweise, wobei das Bindemittel einen kristallinen und einen amorphen Polyester aufweise. Das Dokument offenbare auch, dass der Toner durch Kneten und Pulverisieren, durch eine Phaseninversions-Emulgationsmethode oder durch eine Polymerisationsmethode hergestellt werden könne (vgl. Abs. 0007). 2. Das Streitpatent, das selbst keine konkrete Aufgabe nennt, stellt sich vor dem Hintergrund des in den Absätzen 0001 bis 0007 beschrieben Standes der Technik und den dabei aufgezeigten Problemen die objektive Aufgabe, Toner mit niedrigem Schmelzpunkt und guter Feuchtigkeitsunempfindlichkeit bereitzustellen, sodass die Ladeeigenschaften des Toners möglichst wenig beeinflusst werden.

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten erteilten Fassung einen Toner vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1 Verfahren zum Herstellen eines Toners, 1.1 der ein Bindemittel umfasst, das ein amorphes und ein kristallines Polymermaterial umfasst, 1.1.1 wobei das amorphe Polymermaterial eine Säurezahl aufweist, welche um einen Wert von 6 oder mehr größer ist als die Säurezahl des kristallinen Polymermaterials 1.1.2 wobei das kristalline Polymermaterial in einer Menge von 5 bis 25 Gew.-% des Bindemittels vorhanden ist, 2 wobei das Verfahren das Bilden einer wässrigen Emulsion des amorphen Polymermaterials und des kristallinen Polymermaterials und 3 das Aggregieren von Tonerteilchen aus der wässrigen Emulsion umfasst.

4. Der Fachmann, vorliegend ein Chemiker mit Kenntnissen in der Polymerisationstechnik und mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Tonern, der in ein Team aus Materialwissenschaftlern und Drucktechnikern eingebunden ist, wird die erläuterungsbedürftigen Merkmale des Patentanspruchs 1 wie folgt verstehen:

a) Das Bindemittel gemäß Merkmal 1.1 wird im Streitpatent nicht konkret definiert. Dem Fachmann ist bekannt, dass die Bezeichnung "Bindemittel" als Sammelbegriff für Produkte gilt, die gleichartige oder verschiedenartige Stoffe miteinander verbinden.

Anspruchsgemäß wird das Bindemittel lediglich dadurch definiert, dass es ein amorphes und ein kristallines Polymermaterial umfasst.

Den Unterschied zwischen amorphem und kristallinem Polymermaterial erläutert das Streitpatent in Absatz 0020. Demnach bezeichnet "kristallin" beispielsweise ein Material mit dreidimensionaler Struktur und umfasst sowohl kristalline als auch semikristalline Materialien. Dabei versteht das Streitpatent unter "semikristallin" Materialien mit weniger als 100 % Kristallinität, beispielsweise 10-60 %. Ein Polymer wird als kristallin angesehen, wenn es Kristalle mit einer regelmäßigen Struktur seiner Atome in einem Gitter und einen definierten Schmelzpunkt aufweist. Dagegen weist ein amorphes Polymer eine solche Kristallstruktur nicht auf und ebenso auch keinen definierten Schmelzpunkt.

b) Nach Absatz 0014 des Streitpatents bedeutet die Säurezahl nach Merkmal 1.1.1 die Menge an Kalium- oder Natriumhydroxid in mg, die erforderlich ist, um die Säurebestandteile von 1 g Probematerial zu neutralisieren. Das Probematerial kann dabei in einem geeigneten Lösemittel gelöst vorliegen, beispielsweise Toluol oder Isopropanol, während es mit dem Hydroxid titriert wird.

c) Der Fachmann erfährt aus der Beschreibung in Absatz 0042 ff., was unter "Bilden einer wässrigen Emulsion" gemäß Merkmal 2 und "Aggregieren von Tonerteilchen aus der wässrigen Emulsion" gemäß Merkmal 3 zu verstehen ist.

Demnach werden die Tonerpartikel allgemein durch Emulsionsaggregation hergestellt. Dazu kann jede geeignete Emulsionsaggregationsmetode zur Anwendung kommen. Diese würden typischerweise die grundlegenden Verfahrensschritte der Aggregation einer Emulsion mit den entsprechenden Komponenten beinhalten, mit nachfolgender Koaleszenz der Aggregate, gefolgt von optionalem Waschen und Trocknen der erhaltenen Tonerpartikel (Abs. 0042).

Umfasst ist mit den Merkmalen 2 und 3 das Bilden einer wässrigen Emulsion und aus dieser das Aggregieren von Tonerteilchen. Die nachfolgenden Schritte, wie die Koaleszenz der Aggregate, schließen die Merkmale 2 und 3 demnach nicht ein.

In Absatz 0043 wird eine beispielhafte Emulsionsaggregationsmethode vorgestellt. Danach wird erst eine wässrige kolloidale Polymerdispersion ("Latex") oder Emulsion aus Bindemittel, Wachs, Farbmittel und weiteren gewünschten Zusätzen hergestellt. Dabei können die amorphen und kristallinen Polyesterbestandteile zunächst in verschiedenen Emulsionen erzeugt und anschließend zu einem Vortoner gemischt werden, der dann aggregiert wird. Jedoch ist, wie oben beschrieben, gemäß Absatz 0042 jede geeignete Emulsionsaggregationsmethode möglich und das Verfahren somit nicht auf die in Absatz 0043 beschriebene Methode beschränkt.

Die Art der Aggregation wird ebenfalls nicht näher präzisiert. Nach Absatz 0043 kann dies beispielsweise durch Zugabe eines Aggregationsmittels erfolgen, wobei es sich allgemein um eine wässrige Lösung eines divalenten oder multivalenten Kations handelt.

Zur Erzeugung der wässrigen Emulsion der Harze kann gemäß dem Ausführungsbeispiel in Absatz 0050 beispielsweise Ethylacetat eingesetzt werden. Dieses wird im weiteren Verfahren zwar wieder abdestilliert, wie auch die Beklagte ausführt, allerdings kann daraus nicht gefolgert werden, dass in einer wässrigen Emulsion gemäß den Merkmalen 2 und 3 grundsätzlich kein Lösemittel vorliegen darf. Auch wird das konkrete Verfahren, wie die wässrige Emulsion gebildet werden soll, nicht vorgegeben.

II.

In der erteilten Fassung erweist sich das Streitpatent mangels Neuheit gegenüber der Druckschrift TM6 als nicht patentfähig.

TM6 stellt Toner mit sehr guter Transparenz, Farbentwicklung, niedrigem Schmelzpunkt, wenig "Offset" (Tonerablagerungen) bei hohen Temperaturen, sehr guter Haltbarkeit und Lebensdauer vor (vgl. TM6a, Abstract). Ein Toner (Merkmal 1) kann nach TM6 durch Sprühen einer Emulsion erzeugt werden, die durch Mischen eines wässrigen Mediums mit einer Lösung erhalten wird, die ein Bindemittel und ein organisches Lösemittel enthält, wobei das Bindemittel mindestens ein kristallines Harz und ein amorphes Harz aufweist (Merkmal 1.1) und wobei die Säurezahl des amorphen Harzes höher ist als die Säurezahl des kristallinen Harzes (vgl. TM6a, Anspruch 1).

Auch Merkmal 1.1.1 ist offenbart. Gemäß Anspruch 1 und Absatz 0014 der TM 6 soll der Säuregehalt des amorphen Harzes höher sein als der des kristallinen Harzes. In Absatz 0026 wird konkret angegeben, dass der Säuregehalt des amorphen Harzes (unter Beachtung des offensichtlichen Fehlers, dass zweimal "crystalline resin" angegeben ist, wobei es sich bei der ersten Angabe um "amorphous resin" handeln muss) mindestens um den Wert 5, vorzugsweise um den Wert 10 mg KOH/g höher sein soll als der des kristallinen Harzes. Im Ausführungsbeispiel 1 wird dann für das amorphe Harz ein Säuregehalt von 9,1 mg KOH/g genannt, für das kristalline Harz von 0,19 mg KOH/g (vgl. TM6a Abs. 0176 und 0177). In Beispiel 2 wurde das amorphe Harz durch ein anderes mit einem Säuregehalt von 19,3 mg KOH/g ersetzt (vgl. TM6a Abs. 0187), in Beispiel 3 durch eines mit einem Säuregehalt von 31,7 mg KOH/g (vgl. TM6a Abs. 0194), jeweils bei gleichbleibendem Säuregehalt für das kristalline Harz von 0,19 mg KOH/g. Somit ist in allen Beispielen die im Merkmal 1.1.1 geforderte Säurezahl des amorphen Harzes um mehr als das sechsfache größer als die Säurezahl des kristallinen Harzes, so dass auch Merkmal 1.1.1 in der TM6 unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

Nach Anspruch 6 sowie Absatz 0011 der TM6 soll der Anteil an kristallinem Harz bezogen auf den Anteil an amorphem und kristallinem Harz 1 bis 30% Gew.% betragen, womit auch Merkmal 1.1.2 offenbart ist.

Nach Absatz 0014 wird eine Lösung hergestellt, indem in einem organischen Lösemittel ein Tonermaterial, das ein Bindemittel mit mindestens einem kristallinen Harz und einem amorphen Harz aufweist, gelöst oder dispergiert wird. In die so erhaltene Mischlösung wird ein wässriges Medium zugegeben, was mit ansteigender Menge an Wasser zu einer Phasenumkehr der dann vorliegenden Emulsion von zunächst w/o (Wasser-in-Öl-Emulsion) in o/w (Öl-in-Wasser- Emulsion) (Merkmal 2) führt (vgl. TM6a, Abs. 0016).

Nach den Erläuterungen in Absatz 0016 findet in dem Moment, in dem die ölige Phase in dem wässrigen Medium dispergiert wird, eine Phaseninversion zu einer Emulsion (o/w) statt, in der amorphes Harz mit hohem Säuregrad aufgrund seiner Wasseraffinität vorzugsweise an die Oberfläche der Tonerpartikel wandert, wobei das kristalline Harz mit niedriger Säurezahl von den Partikeln umhüllt wird. Die Emulsion wird anschließend als Tropfen versprüht, wobei sich die Tonerpartikel aggregieren (Merkmal 3), was zu feineren Tonerpartikeln mit einheitlicher Größenverteilung führt. Nach Absatz 0092 kann es sich bei dem wässrigen Medium um Wasser oder eine Flüssigkeit mit Wasser als Hauptbestandteil handeln.

Somit ist in TM6 ein Verfahren zum Herstellen eines Toners mit allen patentgemäßen Merkmalen offenbart, sodass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht neu gegenüber TM6 ist.

Dem Argument der Beklagten, der Fachmann würde eine Emulsion, wie sie in der TM6 gelehrt werde, nicht als eine wässrige Emulsion des Polymermaterials gemäß Merkmal 2 verstehen, kann nicht gefolgt werden. Wie sich u.a. auch aus der TM16 ergibt, sind dem Fachmann grundsätzlich verschiedene Herstellungsverfahren zur Bildung einer wässrigen Emulsion bekannt, wobei darunter auch das Bilden einer wässrigen Emulsion unter Phaseninversion, wie sie in TM6 erfolgt, fällt (vgl. TM16 linke Spalte ab "Emulsification Techniques" bis S. 40 li. Spalte, Ende erster Abs.). Da die Merkmale 2 und 3 keine weiteren Einschränkungen zur Herstellung der wässrigen Emulsion definieren, fällt auch das Bilden der wässrigen Emulsion gemäß TM6 unter die patentgemäße Verfahrensweise. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass ein solches Verfahren auch in der vom Streitpatent selbst zitierten JP 2004 226847 A genannt wird und somit auch im Bereich der Tonerherstellung dem Fachmann geläufig war (vgl. oben Pkt. I. 1. i.V.m. TM1 Abs. 0007).

III.

Soweit die Beklagte das Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 1 verteidigt, führt dies nicht zum Erfolg, da sich der beanspruchte Gegenstand in dieser Fassung ebenfalls mangels Neuheit als nicht schutzfähig erweist.

In der Fassung nach Hilfsantrag 1 lautet Patentanspruch 1 wie folgt:

Gemäß Hilfsantrag 1 wurde also lediglich die Bezeichnung "Verfahren" in "Emulsionsaggregationsverfahren" präzisiert. Da ein solches jedoch, wie zur Auslegung unter Punkt I. 4. c) dargelegt, nicht auf die in Absatz 0043 beschriebene Methode beschränkt ist und lediglich die Vorgänge "Emulsionsbildung" gemäß Merkmal 2 und "Aggregation" gemäß Merkmal 3 gefordert werden, die beide jeweils im Verfahren der TM6 benannt sind (vgl. Ausführungen zur TM6 in Pkt. II), fehlt es auch dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 mit dieser Präzisierung an der notwendigen Neuheit gegenüber der Druckschrift TM6.

IV.

Allerdings kann die Beklagte ihr Patent in der Fassung nach Hilfsantrag 2 erfolgreich verteidigen, weil sich der beanspruchte Gegenstand in dieser Fassung als schutzfähig erweist.

In der Fassung nach Hilfsantrag 2 wurde der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 3 in den erteilten Patentanspruch 1 aufgenommen, sodass der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 wie folgt lautet:

Die erteilten Unteransprüche 2, 4 und 5 sind hieran angepasst.

1. Die Anspruchsfassung des Hilfsantrags 2 ist zulässig, da der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 3 vollständig in den Patentanspruch 1 aufgenommen wurde. Die Zulässigkeit des Hilfsantrags 2 wurde von der Klägerin auch nicht bemängelt.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist neu.

a) Das in Hilfsantrag 2 präzisierte Merkmal, dass es sich bei dem amorphen und kristallinen Polymermaterial jeweils um ein Polyestermaterial handeln soll, ist in TM6 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart.

Nach Anspruch 7 der TM6 soll es sich bei dem kristallinen Harz um kristallines Polyesterharz handeln. Nach Anspruch 8 soll es sich bei dem amorphen Harz um Polyurethanharz handeln. Dass es sich bei dem amorphen Harz auch um einen Polyester handeln kann, ist in TM6 nicht wörtlich offenbart. In Absatz 0027 der TM6 werden zwar Beispiele für amorphe Harze aufgelistet, darunter Polyarylate, bei denen es sich um Polyester handelt. Allerdings führt TM6 im Absatz 0027 weiter aus, dass Polyurethanharze und Polyharnstoffharze bevorzugt seien, da sich diese durch besonders vorteilhafte Eigenschaften, wie z.B. gute Fixiereigenschaften, Haltbarkeit und Lagerfähigkeit, auszeichnen. Darüber hinaus werden in TM6 ab Absatz 0028 bis Absatz 0058 sowie in den Beispielen ab Absatz 0174 ausschließlich Polyurethane beschrieben. Damit entnimmt der Fachmann keine unmittelbare und eindeutige Lehre, Polyester als amorphe Harze im streitpatentgemäßen Sinn einzusetzen.

Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 neu gegenüber TM6.

b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist auch neu gegenüber der von der Klägerin hierzu noch genannten TM14, da diese Druckschrift, die aufgrund ihrer Nachveröffentlichung nur zur Diskussion der Neuheit herangezogen werden kann, nicht unmittelbar und eindeutig das Merkmal 1.1.1 offenbart.

Die TM14 betrifft Tonerzusammensetzungen und Verfahren zu ihrer Herstellung (vgl. TM14 Abs. 0001). Konkret wird ein Emulsions-Aggregationsverfahren wörtlich genannt, wobei als Bindemittel eine Mischung eingesetzt wird, die einen kristallinen Polyester und einen amorphen Polyester umfasst (vgl. TM14 Abs. 0001, 0045, 0070, 0071). Ein entsprechendes Verfahren, das eine erste Emulsion aus wenigstens einem kristallinen Polyester und eine zweite Emulsion aus mindestens einem amorphen Polyester sowie das Aggregieren (und Koaleszieren) von Tonerteilchen durchläuft, wird umfassend z.B. in Absatz 0027 Nr. (26) beschrieben. Dass dabei das Harz in einem Lösemittel gelöst und dann in Wasser als Emulsionsmedium gemischt werden kann, wird in Absatz 0072, erster Satz, ausgeführt. Dabei können wasserlösliche Alkalimetall-Hydroxide als Stabilisierer zugegeben werden. Konkret heißt es dann in Absatz 0073, erster Satz: "aqueous emulsion". Gemäß Absatz 0027 Nr. (5) ist der kristalline Polyester in einer Menge von 5 bis etwa 35 Gew.-% vorhanden.

Damit sind in TM14 zwar die Merkmale 1, 1.1, 1.1.2, 2 und 3 offenbart.

TM14 offenbart jedoch nicht unmittelbar und eindeutig das Merkmal 1.1.1, wonach der amorphe Polyester eine Säurezahl aufweist, welche um einen Wert von 6 oder mehr größer ist als die Säurezahl des kristallinen Polyesters.

TM14 geht zwar auch auf Säurezahlen ein (vgl. TM14 letzte Spalte der Tabelle in Abs. 0064 und Abs. 0065). Sie führt dazu aus, dass ein Anstieg an Säureendgruppen im Harz zu einer höheren Säurezahl führt (vgl. TM14 Abs. 0068 u. 0069 jeweils le. Satz). In Beispiel 1 in Absatz 0107 wird die Herstellung eines amorphen Polyesterharzes beschrieben, das eine Säurezahl von 13.3 aufweist (vgl. Abs. 0107 Z. 43- 44). Die amorphen Polyester nach den Beispielen 3 und 4 weisen Säurezahlen von 5,6 und 15,43 auf (vgl. Abs. 0109 und 0110 jeweils le. Satz). Das Ausführungsbeispiel 2 (Abs. 0108) zur Herstellung eines kristallinen Polyesters nennt für diesen keine Säurezahl. Nach Anspruch 5 soll der kristalline Polyester eine Säurezahl zwischen 1 und 20 aufweisen. Nach Anspruch 9 soll der amorphe Polyester ebenfalls eine Säurezahl von 1 bis 20 aufweisen. Damit ist jedoch in TM14 nicht unmittelbar und eindeutig das in Merkmal 1.1.1 geforderte Verhältnis zwischen Säurezahl des amorphen Polyesters und Säurezahl des kristallinen Polyesters offenbart. Denn mit diesen Angaben kann die Säurezahl zwischen den Polyestern bei Betrachtung der jeweils niedrigsten und höchstens Werte auch jeweils gleich sein. Darüber hinaus wird in Absatz 0027 Nr. (7) der TM14 für das amorphe Harz eine Säurezahl von etwa 0,9 bis 30 und unter Nr. (10) für das kristalline Harz eine Säurezahl etwa 1 bis 20 angegeben, sodass bei Betrachtung der unteren Werte die Säurezahl des amorphen Harzes sogar geringer wäre als die des kristallinen Harzes. Gleiches gilt für die unter Nr. (8) und (9) angegeben Säurezahlen, wonach für das amorphe Polyesterharz ein oberer Wert für die Säurezahl von 17 bzw. 15 angegeben wird, während für das kristalline Polyesterharz gemäß Nr. (10) ein oberer Wert für die Säurezahl von 20 genannt ist.

Ein bestimmtes erforderliches Verhältnis der Säurezahlen von amorphem und kristallinem Polyester ist somit in TM14 an keiner Stelle unmittelbar und eindeutig offenbart.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Ausgehend von TM6 mag dem Fachmann zwar der Griff zu Polyarylaten - und damit zu einer bestimmten Gruppe von Polyestern - als amorphe Harze nahegelegen haben, nicht aber zu Polyestern im Allgemeinen, insbesondere da in Absatz 0027 der TM6 beschrieben wird, dass Polyurethanharze bevorzugt seien. Es gibt in TM6 auch keinen Hinweis darauf, dass sich neben den genannten Polyarylaten auch andere Polyester eignen. Demnach hatte der Fachmann keine Veranlassung, die in TM6 genannten Polyarylate gegen beliebige Polyester auszutauschen. Daher ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 dem Fachmann durch die TM6 nicht nahegelegt.

b) Auch vor dem Hintergrund der TM7 bis TM13 beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 auf einer erfinderischen Tätigkeit.

aa) TM7 beschreibt einen transparenten Toner mit hohem Glanzgrad über die gesamte Oberfläche eines Bildes. Damit befasst sich die TM7 mit einer anderen technischen Lehre als das Streitpatent, das sich mit niedrigem Schmelzpunkt und guter Feuchtigkeitsunempfindlichkeit eines Toners beschäftigt.

Der Toner nach TM7 weist einen kristallinen und einen amorphen Polyester als Bindeharz auf, wobei zwischen dem Molekulargewicht und den Säurezahlen jedes Harzes eine bestimmte Relation besteht (vgl. TM7a Anspr. 1 i.V.m. Abstract und Abs. 0001). Damit sind die Merkmale 1 und 1.1 in TM7 offenbart. Nach TM7 ist es bevorzugt, den Toner durch Mischen von Emulsionen des kristallinen und des amorphen Polyesters und anschließender Aggregation der emulgierten Partikel zu bilden (vgl. TM7a Abs. 0029). Die jeweiligen Emulsionen sind auf wässriger Basis (vgl. TM7a Abs. 0159 "Emulsion A", auf die sich alle nachfolgenden Emulsionsherstellungen beziehen, auch die der amorphen Polyester, vgl. Abs. 0164). Damit sind in TM7 auch die Merkmale 2 und 3 offenbart.

Eine Mengenangabe für das kristalline Polymermaterial gemäß Merkmal 1.1.2 ist der TM7 jedoch nicht zu entnehmen. Darüber hinaus wird in TM7 auch kein bestimmtes Verhältnis der Säurezahlen der beiden Polymere zueinander gemäß Merkmal 1.1.1 gelehrt, vielmehr kommt es ausschließlich auf das beschriebene Verhältnis zwischen dem Molekulargewicht und den jeweiligen Säurezahlen an. Daran ändert auch die Zusammenstellung aus den Beispielen in den Absätzen 0170 bis 0175 nichts, mit der die Klägerin anhand der jeweils eingesetzten Emulsionen aufzeigen möchte, dass entsprechende Säurezahldifferenzen vorliegen. Solche mögen sich zwar aus den Berechnungen ergeben, sie sind hingegen nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Soweit die Klägerin demnach die Auffassung vertritt, dass auch eine zufällige Offenbarung oder eine Offenbarung aufgrund einer inhärenten Eigenschaft - vorliegend ausgehend von TM7 - ausreiche, um das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu verneinen, übersieht sie, dass eine solchermaßen zufällige Offenbarung zwar für eine Neuheitsprüfung in Betracht kommt, es für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit aber stets einer Veranlassung und bewusster Überlegungen des Fachmanns bedarf, um ausgehend von einem gegebenen Stand der Technik gezielt zum streitpatentgemäßen Gegenstand zu gelangen. Da es in TM7 jedoch keinen Hinweis auf Säurezahldifferenzen der Polymermaterialien gibt, erhält der Fachmann weder einen Hinweis noch eine Anregung, solche in dem transparenten Toner nach TM7 auszubilden.

TM8 betrifft Polyester-basierte Tonerzusammensetzungen, die eine Mischung aus kristallinem Harz und verzweigtem amorphem Harz aufweisen und sich - entsprechend einer Teilaufgabenstellung des Streitpatents - bei niedrigen Temperaturen fixieren lassen (vgl. TM8 Anspr. 1 i.V.m. Abs. 0001). Nach Absatz 0025 soll das amorphe Harz zu 40 bis 90 % des Toners, das kristalline Harz zu 5 bis 40 % vorhanden sein (vgl. Sp. 4 Zeilen 11 bis 14). Nach Absatz 0041 soll allgemein das kristalline Harz zu 10 bis Gew. 40%, bevorzugt zu 15 bis 25 Gew.% und das verzweigte amorphe Harz zu 60 bis 90 Gew.%, bevorzugt zu 70 bis 85 Gew.% vorhanden sein, woraus sich ein Verhältnis von kristallinem Harz zum amorphen Harz ergibt, welches das Merkmal 1.1.2 umfasst.

Der Fachmann wird jedoch nicht angeregt, die TM8 mit der TM7 zu kombinieren, da sich, wie bereits ausgeführt, die Lehren der beiden Druckschriften unterscheiden. So zielt die TM7 auf einen transparenten Toner mit hohem Glanzgrad ab, die Lehre der TM8 hingegen auf einen Toner, der sich bei niedrigen Temperaturen fixieren lassen kann.

Darüber hinaus ist in TM8 kein Hinweis auf ein bestimmtes Verhältnis der Säurezahlen von amorphem und kristallinem Harz gemäß Merkmal 1.1.1 zu entnehmen.

Aus diesem Grund würde der Fachmann diese Druckschriften weder kombinieren noch bei Kombination in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 gelangen.

Der Toner nach TM12 weist zwar ein Bindemittel auf, in dem ein kristalliner Polyester zu 1 bis 40 Gew.% enthalten ist (vgl. TM12 Anspr. 1), womit Merkmal 1.1.2 umfasst ist. Die TM12 betrifft jedoch wie die TM8 einen Toner mit verbesserter Fixierbarkeit bei niedrigen Temperaturen (vgl. TM12 Abs. 0004). Damit würde der Fachmann - wie bei TM8 ausgeführt - auch die TM12 nicht mit der TM7 kombinieren. Abgesehen davon fehlt es an einer Offenbarung von Merkmal 1.1.1 in TM12.

TM13 beschäftigt sich ebenfalls mit niedrig schmelzenden Tonern (vgl. TM13 Abs. 0004), die ein Bindemittel aufweisen, das einen kristallinen Polyester und einen amorphen Polyester umfasst, wobei sich das Verhältnis von kristallinem zu amorphem Polyester in einem Bereich von 1/99 bis 50/50 bewegt (vgl. TM13 Anspr. 1). Damit ist zwar auch in TM13 Merkmal 1.1.2 offenbart, es fehlt aber gleichermaßen an der Offenbarung des Merkmals 1.1.1, ganz abgesehen davon, dass der Fachmann aus den gleichen Gründen wie zur TM8 beschrieben auch die TM13 nicht mit der TM7 kombinieren würde.

bb) TM9 stellt verschiedene niedrig schmelzende Tonerzusammensetzungen und ihre Herstellungsverfahren vor, wobei die Toner eine Mischung aus verzweigtem amorphem Polyester, einem kristallinen Polyester, einem Farbmittel und optional einem Wachs umfassen (vgl. TM9 Anspr. 1 u. Abs. 0001). Das Herstellungsverfahren umfasst das Bilden einer Vor-Toner-Mischung aus amorphem und kristallinem Polyester mit anschließender Aggregation und Koaleszenz (vgl. TM9 Anspr. 1 u. 14). Nach Absatz 0045 soll das kristalline Harz im Toner allgemein zu 10 bis 40 Gew.% vorhanden sein, das amorphe Harz zu 60 bis 90 Gew.%. Damit sind in TM9 die Merkmale 1, 1.1, 2 und 3 offenbart. Umgerechnet auf den Anteil im Bindemittel mag damit auch Merkmal 1.1.2 erfüllt sein. Es fehlt aber auch in TM9 an einer Angabe für Merkmal 1.1.1.

Die TM9 lässt in ihrer Beschreibung keinerlei Bedarf an Verbesserungen erkennen, weshalb eine Lösung, die Merkmal 1.1.1 aufweist, dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens nicht nahegelegen hat. Daran kann auch die Kenntnis der TM10, die von der Klägerin als Fachwissen vorgelegt wurde, nichts ändern, da sich diese mit Suspensionspolymerisationsverfahren, also mit einem ganz anderen technischen Gebiet beschäftigt.

Die TM11, die zwar die unterschiedlichen Löslichkeiten zwischen dem amorphem und dem kristallinen Polyester anspricht, jedoch keine Angaben zur Säurezahl macht, führt ebenfalls zu keiner anderen Beurteilung, denn der Fachmann müsste aus ihr eine klare Anregung erhalten, auf Merkmal 1.1.1 in einem Toner nach TM9 zu achten. Diese Anregung erhält er jedoch nicht, insbesondere weil der TM9 keinerlei Zusammenhang zwischen der Feuchtigkeitsunempfindlichkeit und der Differenz in der Säurezahl zwischen den beiden Polymermaterialien zu entnehmen ist.

c) Die übrigen Druckschriften liegen weiter ab, sodass auch diese die erfinderische Tätigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 nicht Frage zu stellen vermögen. Eine mögliche Kombination dieser zum Aufzeigen fehlender erfinderischer Tätigkeit wurde von der Klägerin auch nicht vorgetragen.

4. Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die Patentansprüche 2 bis 4, die über Selbstverständlichkeiten hinausgehende Vorzugsmerkmale des Verfahrens nach Patentanspruch 1 betreffen, patentfähig.

5. Bei dieser Sachlage kam es auf die Hilfsanträge 3 bis 6 nicht mehr an.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.

V.

Rechtsmittel

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG gegeben. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich bzw. in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Schramm Dr. Münzberg Dorn Dr. Jäger Dr. Philipps Bundespatentgericht

3 Ni 9/22 (EP) (Aktenzeichen)

Verkündet am

6. Mai 2025

… Justizbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle