Tenor

BUNDESPATENTGERICHT 28 W (pat) 501/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

…

betreffend die international registrierte Marke IR 1 398 495

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juli 2025 durch die Richterin Lachenmayr-Nikolaou als Vorsitzende und die Richter Schmid und Dr. Poeppel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. September 2020 wird aufgehoben.

ECLI:DE:BPatG:2025:250725B28Wpat501.21.0

Gründe

I.

Die am 22. Februar 2018 unter der Nummer 1 398 495 international registrierte Wortmarke

SOI

beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für die Waren der

Klasse 10: Medical implants; osseous implants made of artificial materials; artificial bones; membrane for dental purposes; prosthetic components; dental implants; implant bridges for dental purposes; surgical instruments for dental implantation purposes; implant screws taps for dental purposes; implant extenders for dental purposes; dental implants apparatus and instruments; implant abutment for dental purposes; dental crowns; orthodontic appliances; orthodontic brackets.

Mit Beschluss vom 29. September 2020 hat die Markenstelle für Klasse 10 Internationale Markenregistrierung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA), besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, der international registrierten Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Zur Begründung ist ausgeführt, die vollständige Schutzrechtsverweigerung erfolge gem. §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ, da die IR-Marke "SOI" zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehe, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren dienen könnten, so dass ihr das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe. Zudem würden die Gründe des Beanstandungsbescheids vom 14. Dezember 2018, in dem der Schutz suchenden Marke die Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen wurde, ausdrücklich aufrechterhalten und zum Gegenstand des Beschlusses gemacht.

Angesprochene Verkehrskreise der relevanten Waren der Klasse 10 seien Zahnmediziner, Zahn- bzw. Kieferchirurgen, der einschlägig spezialisierte Fachhandel und Dentallabore. Besonders in der Medizin und auch der Zahnmedizin seien englischsprachige Begriffe sowie Abkürzungen für diese völlig üblich. Die Bezeichnung "SOI" werde bereits seit vielen Jahren, mindestens seit dem Jahr 2000, als Abkürzung für "surgical orthotopic implantation", also für die chirurgische orthotope Implantation verwendet. Bei einem Implantat (englisch "Implantation") handele es sich grundsätzlich um "ein im Körper eingepflanztes künstliches Material, das permanent oder zumindest für einen längeren Zeitraum dort verbleiben" solle, während "orthotop" lediglich bedeute, dass die Einbringung von Gewebe, Zellen o. Ä. genau an die Stelle des zu ersetzenden Organs etc. erfolge. Bei dem Zeichen "SOI" handele es sich um eine beschreibende und daher freihaltebedürftige Angabe, der in Verbindung mit den beanspruchten Waren die Aussage zu entnehmen sei, dass die so gekennzeichneten Erzeugnisse (z.B. medizinische Implantate, Knochen, Zahnersatz) auf diese speziellen Anforderungen der "chirurgischen orthotopen Implantation" ausgerichtet bzw. speziell hierfür bestimmt seien. Hieran ändere auch die Tatsache nichts, dass der Buchstabenfolge "SOI" im medizinischen Bereich verschiedene Bedeutungen zukommen könnten. Die von der Markeninhaberin genannte Bedeutung als Abkürzung für "Signs of Infection" sei im vorliegend maßgeblichen Kontext von medizinischen Implantaten, künstlichen Knochen, Zahnimplantaten etc. bereits nicht einschlägig. Gerade im Kontext von medizinischen bzw. Knochen-Implantaten sowie von Geräten und Zubehör für das Einsetzen dieser Implantate liege ein Verständnis der Buchstabenfolge "SOI" im Sinne einer Abkürzung für "surgical orthotopic implantation", am nächsten. Der Annahme einer beschreibenden Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 10 stehe auch der zutreffende Vortrag der Markeninhaberin nicht entgegen, dass der Begriff "SOI" ein Verfahren bezeichne, bei dem humanes Tumorgewebe in den Pankreas der Maus, als dem Organ, von welchem die Tumorzellen herrühren (orthotop), implantiert werde, um die anschließenden Metastasierungswege verfolgen zu können. Denn in der Medizin sei es üblich, sowohl Krankheiten als auch Therapien und Behandlungsmöglichkeiten zuerst an Tieren sowie in einer bestimmten Fallkonstellation zu erforschen. Im Übrigen würden auch im Bereich der Dentalmedizin Tumorerkrankungen behandelt. Eine surgical orthotopic implantation, bei der genau an die Stelle, an der vorher Gewebe und/oder Knochenmaterial entnommen wurde, ein Implantat eingesetzt werde, sei auch im Bereich der Zähne oder des Kiefers möglich. Alle beanspruchten Produkte können für eine solche "SOI" geeignet oder bestimmt sein, so dass zwischen den beanspruchten Erzeugnissen rund um Zahn- und Knochenimplantate einerseits und dem Zeichen "SOI" andererseits ein konkreter beschreibender Zusammenhang bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der Schutz suchenden Marke, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 Internationale Markenregistrierung des DPMA vom 29. September 2020 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass dem Schutz suchenden Zeichen nicht die Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Da das Wort "SOI" flüssig als Ganzes ausgesprochen werden könne, liefere es keine Anhaltspunkte dafür, es als Abkürzung anzusehen. Vor allem aber sei das Zeichen in der Zahnheilkunde nicht als Abkürzung bekannt oder gebräuchlich. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise in der Buchstabenfolge "SOI" eine Abkürzung sehen sollten, ergebe sich hieraus keine beschreibende Bedeutung. So seien im "mediLexikon" als einem Standardwerk für Übersetzungen medizinischer Fachbegriffe für das Akronym "SOI" eine Vielzahl von möglichen Begriffsinhalten genannt, von denen "Signs of infection" der gängigste sei, die aber allesamt nicht auf dem Fachgebiet der Zahnmedizin verwendet würden. Die von der Markenstelle genannte Bedeutung "surgical orthopic implantation" werde sehr spezifisch ausschließlich als Bezeichnung eines Verfahrens zur Steigerung von Krebsmetastasierungen verwendet, also auf einem eng begrenzten und vorliegend irrelevanten Forschungsgebiet. Auch ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG könne nicht angenommen werden. Hierfür sei ein lexikalischer Nachweis in einem Abkürzungsverzeichnis nicht ausreichend. Die ausschließlich auf einem fachfremden Gebiet für ein Verfahren der Übertragung von Krebszellen verwendete Buchstabenfolge "SOI" beschreibe keine Waren im Bereich der Zahnmedizin und sei auch nicht als mögliche Beschreibung in Betracht zu ziehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthafte sowie form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da der Schutzerstreckung der unter der Nummer 1 398 495 international registrierten Marke "SOI" auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland keine Schutzhindernisse gemäß §§ 107, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ entgegenstehen. Der angegriffene Beschluss der Markenstelle war daher aufzuheben.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2022 ist das Markengesetz (§§ 107 ff. MarkenG) an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst worden. Seit dem 31. Oktober 2015 sind sämtliche Mitglieder des Madrider Markenabkommens (MMA) auch Mitglieder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem MMA richtet sich die internationale Registrierung von Marken nur noch nach dem PMMA. Mit den Anpassungen wurde dem Rechnung getragen. Eine für die vorliegende Entscheidung relevante inhaltliche Änderung ergibt sich hieraus nicht.

Gem. § 113 Abs. 1 S. 1 MarkenG werden international registrierte Marken in gleicher Weise wie zur Eintragung in das Register angemeldete Marken nach § 37 auf absolute Schutzhindernisse geprüft. Nach § 113 Abs. 2 MarkenG tritt an die Stelle der Zurückweisung der Anmeldung die Verweigerung des Schutzes.

Der Schutzrechtserstreckung steht vorliegend weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (s. nachfolgend Ziff. I.) noch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (s. nachfolgend Ziff. II.) entgegen.

I. Dem Schutz suchenden Zeichen kann nicht die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 - Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. - Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; BGH GRUR 2024, 216 Rn. 10 - KÖLNER DOM; GRUR 2020, 411 Rn. 10 - #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 - Pippi- Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 - OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH a. a. O. - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. - KÖLNER DOM; a. a. O. - #darferdas? II; a. a. O. - OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH a. a. O. - Pippi- Langstrumpf-Marke; a. a. O. - OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 - Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 - Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 - OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13 - Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 - AS/DPMA [#darferdas?]; a. a. O. 67 - Eurohypo; GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH a. a. O. - KÖLNER DOM m. w. N.).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux- Merkenbureau [Postkantoor]; BGH a. a. O. Rn. 14 - HOT). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH a. a. O. Rn. 15 - Pippi- Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 - HOT; a. a. O. Rn. 9 - Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 - DeutschlandCard). Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. Rn. 11 - #darferdas? II; a. a. O. Rn. 12 - OUI; a. a. O. Rn. 21 - Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 26 - HOT; a. a. O. Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!).

Diese Maßgaben gelten auch für als Marke angemeldete und gem. § 3 Abs. 1 MarkenG markenfähige Einzelbuchstaben sowie Buchstabenfolgen, die grundsätzlich als betriebliche Herkunftsangabe geeignet sind. Wenn sie allerdings von den beteiligen Verkehrskreisen als gebräuchliche Abkürzung einer für die beanspruchte Ware oder Dienstleistung beschreibenden Angabe oder mit diesen in engem Bezug stehenden Sachangabe wahrgenommen werden, kann es ihnen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlen (vgl. EuGH, GRUR Int. 2004, 328, 330 Rn. 31-34 - TDI; BPatG, Beschluss vom 7. November 2018, 29 W (pat) 510/16 - PKRück m. w. N.).

2. Gemessen an diesen Grundsätzen kann dem Schutz suchenden Wortzeichen "SOI" im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren der Klasse 10 nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. a) Die einschlägigen Waren wenden sich, wie im angegriffenen Beschluss zutreffend ausgeführt, an Fachkreise aus dem Bereich der Zahnmedizin und Kieferchirurgie wie Zahnärzte, Zahn- bzw. Kieferchirurgen, Zahnkliniken, den Fachhandel und Dentallabore. Ein Teil der Waren wie medizinische Implantate ("medical implants"), prothetische Komponenten ("prosthetic components") und künstliche Knochen sowie Knochenimplantate ("artificial bones; osseous implants made of artificial materials") sind nicht auf den Bereich der Zahnmedizin beschränkt, sondern wenden sich hierüber hinaus auch allgemein an medizinische Fachkreise.

b) Die Buchstabenkombination "SOI" in ihrer Gesamtheit hat im Deutschen keine feststehende Bedeutung. Im Französischen ist das Wort "soi" sowohl ein Substantiv ("das Selbst") sowie auch ein reflexives Personalpronomen mit der Bedeutung "sich (selbst)" (vgl. https://de.pons.com/übersetzung/französischdeutsch/soi). Des Weiteren handelt es sich um ein thailändisches Wort zur Bezeichnung einer Seitenstraße (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Soi) und um einen Vornamen aus Laos (https://www.baby-vornamen.de/Maedchen/S/So/Soi/).

Im Hinblick auf die Schreibweise in Großbuchstaben kommt zudem ein Verständnis als Abkürzung in Betracht. "SOI" ist insoweit eine in gängigen Abkürzungsverzeichnissen geführte Bezeichnung für "Silicon on Insulator", einen Begriff aus der Halbleiter-Fertigungstechnologie (vgl. https://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/soi.php). Auf medizinischem Gebiet findet die Buchstabenfolge "SOI" ebenfalls Verwendung als Abkürzung für verschiedene, teilweise aus der englischen [A], französischen [F] oder lateinischen [L] Sprache stammende und auch in der deutschen medizinischen Fachsprache verwendete Bezeichnungen, nämlich sekundäre Ovarialinsuffizienz (secondary ovarian insufficiency) [A], severity of illness [A], signs of infection [A], sleep onset insomnia [A], slipped on ice [A], sphincter oesophagien inférieur [F], Sulcus occipitalis inferior [L], surgical orthotopic implantation [A], symptomorientierte Intervention und systolic output index [A] (vgl. https://www.medizinischeabkuerzungen.de/suche.html, Beckers Abkürzungs-lexikon für medizinische Begriffe).

c) Unter Zugrundelegung dieser Bedeutungen kann der Buchstabenfolge "SOI" die erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. In keiner der vorgenannten Verständnismöglichkeiten kommt ihr aus Sicht der angesprochenen (zahn-)medizinischen Fachkreise eine die relevanten Waren unmittelbar beschreibende Bedeutung zu bzw. wird durch diese ein enger beschreibender Bezug zu diesen Waren hergestellt.

aa) Der Senat konnte keine konkrete beschreibende Verwendung des Akronyms "SOI" in einer der vorgenannten medizinischen Bedeutungen in Bezug auf die einschlägigen Waren aus dem Bereich der Zahn- und Kieferchirurgie bzw. Implantate feststellen.

Insbesondere kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Fachkreise der Buchstabenfolge "SOI" im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren der Klasse 10 einen beschreibenden Hinweis auf eine Implantationsmethode mit der Bezeichnung "surgical orthotopic implantation" entnehmen. Zwar hat die Markenstelle die Wortbedeutung der "surgical orthopic implantation" im angegriffenen Beschluss zutreffend wiedergegeben und auch dargelegt, weshalb ein wortgetreues Verständnis im Sinne einer chirurgischen "ortsgleichen" Implantation im vorliegenden Warenzusammenhang theoretisch Sinn machen könnte.

Dies ist jedoch für die Annahme eines beschreibenden Verständnisses der angesprochenen Verkehrskreise nicht ausreichend. Der Senat konnte im Rahmen seiner Recherchen feststellen, dass die mit dem Akronym "SOI" abgekürzte "surgical orthopic implantation" einen feststehenden Begriff aus der Krebsforschung darstellt. Bei der "surgical orthopic implantation" handelt es sich um eine seit vielen Jahren etablierte Methode, bei der - in Tierversuchen - Tumorzellen oder Tumorgewebe (Tumorfragmente) direkt in dasjenige Organ eingebracht werden, dem sie entnommen wurden. So wird die "surgical orthotopic implantation" (SOI) beispielsweise bereits 2008 in einer Habilitationsschrift als eines der ältesten Verfahren zur Tumoretablierung in Tierversuchen bezeichnet (vgl. Dr. Dietmar Jakob, Gentherapie durch einen RGD-Motiv modifizierten, humanen Telomerase Reverse Transkriptase regulierten, Tumor Nekrose Faktor-verwandten Apoptoseinduzierenden Ligand exprimierenden adenoviralen Vektor, Habil., Berlin, 2008) sowie in einer Dissertation aus dem Jahr 2013 als "weit verbreitet" beschrieben (vgl. Elena Patzwahl, Evaluation eines orthotopen Pankreastumormodells in der Maus durch in vivo Fluoreszenz-Imaging und MRT, Diss., Greifswald 2013). In den verschiedensten medizinischen Datenbanken, Publikationsmedien bzw. Medienplattformen, einschließlich weithin bekannter Plattformen wie dem Online- Auftritt des Springer Medizin Verlags oder der medizinischen Datenbank der US National Library of Medicine "pubmed", lassen sich Veröffentlichungen recherchieren, die die "surgical orthotopic implantation" (ausschließlich) im vorgenannten Sinne im Bereich der Krebsforschung verwenden (vgl. beispielhalft https://link.springer.com/chapter/10.1007/978 319 0_6, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33144418/, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4049460/, https://app.jove.com/v/61726/an-orthotopic-resectional-mouse-model-ofpancreatic-cancer, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163725824000512).

Die angesprochenen Fachkreise verstehen somit die mit "SOI" abgekürzte Wortfolge "surgical orthotopic implantation" als feststehenden Ausdruck aus der Krebsforschung zur Bezeichnung eines Verfahrens der Tumoretablierung in Tierversuchen und werden diesem sowie dem dazugehörigen Akronym im Zusammenhang mit den relevanten Waren aus dem Bereich der Zahn- und Implantationsmedizin keine beschreibende Bedeutung entnehmen. Vor diesem Hintergrund gibt es keine Anhaltspunkte, dass die angesprochenen Fachkreise, denen die vorgenannte verbreitete Verwendung der Abkürzung "SOI" für "surgical orthotopic implantation" bekannt ist, der Schutz suchenden Buchstabenfolge eine zwar lexikalisch den vorgenannten Worten entsprechende, mit der etablierten Verwendung im Bereich der Krebsforschung jedoch nicht vereinbare Bedeutung entnehmen, wie sie von der Markenstelle im angegriffenen Beschluss dargelegt wurde.

bb) Die Inhaberin der Schutz suchenden Marke selbst verwendet die Bezeichnung "SOI" zwischenzeitlich zur Bezeichnung einer neu entwickelten Oberflächenbehandlungstechnologie bzw. eines speziellen Implantats im Bereich der Zahnmedizin ("Super-Osseointegration (SOI)-Oberflächenimplantat", vgl. ein am 27. Juni 2022 veröffentlichtes Interview von pip Redaktion mit einem Mitarbeiter/Chairman von Osstemimplant, https://frag-pip.de/pip-fragt/osstem-diewichtigste-ressource-ist-kreativitaet/).

Eine solche Verwendung kann jedoch für den gem. § 112 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung der verfahrensgegenständlichen Marke im Jahr 2018 nicht festgestellt werden. Vielmehr wurden diese Produkte, im vorstehend zitierten Interview als "SOI-Reihe" bezeichnet, erst deutlich später, nämlich Ende 2021, auf den Markt gebracht (vgl. https://frag-pip.de/pip-fragt/osstem-die-wichtigste-ressource-ist-kreativitaet/; s. auch die Veröffentlichung der "SOI Clinical Case Study" im September 2020, https://osstem.de/downloads.php, sowie ein YouTube-Video mit der Produktvorstellung aus dem Jahr 2021: https://www.youtube.com/watch?v=shClXMbOS1Y&t=3s; auch Veröffentlichungen in Fachmagazinen wie Dental Tribune online konnten erst für spätere Zeitpunkte festgestellt werden).

Da der Senat für den insoweit maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung eine Verwendung des Schutz suchenden Wortzeichens "SOI" mit der Bedeutung "Super-Osseointegration" bzw. als Bezeichnung eines Implantats ("Super-Osseointegration (SOI)-Oberflächenimplantat") nicht recherchieren konnte, kann - unabhängig davon, ob diese Bedeutung überhaupt beschreibender Natur wäre - auch nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise in diesem einen sachbeschreibenden Hinweis auf ein derartiges Implantat und keinen Herkunftshinweis gesehen haben.

Der Bezeichnung "SOI" kann daher die Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht im Hinblick auf eine beschreibende Bedeutung abgesprochen werden. Auch ein enger beschreibender Bezug der Bezeichnung zu den in Rede stehenden Waren konnte nicht konstatiert werden.

II. Da sich nicht feststellen lässt, dass die Schutz suchende Buchstabenfolge "SOI" zur Beschreibung von Merkmalen der relevanten Waren der Klasse 10 geeignet ist, unterliegt diese auch keinem Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2011, 1035 Rn. 37 - 1000; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 14 - Black Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist (vgl.

EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 14 - Black Friday; GRUR 2009, 669 Rn. 16 - POST II).

Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden Verkehrsverständnis bereits tatsächlich für die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden. Wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, genügt es, dass die Zeichen oder Angaben diesem Zweck dienen können. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 - HABM/Wrigley Doublemint; GRUR 2004, 680 Rn. 38 - Campina Melkunie [BIOMILD]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 19 - Black Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 42 - Stadtwerke Bremen; GRUR 2012, 276 Rn. 8 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.). Für die Annahme einer zukünftig beschreibenden Angabe bedarf es der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 31 u. 37- Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; GRUR 2004, 674 Rn. 56 - Koninklijke KPN Nederland [Postkantoor]; GRUR 2010, 534 Rn. 53 - Prana Haus/HABM [PRANAHAUS]; BGH GRUR 2003, 343 [344] = WRP 2003, 517 - Buchstabe "Z"; GRUR 2003, 882 [883] = WRP 2003, 1226 - Lichtenstein). Die damit verbundene Prognoseentscheidung darf nicht nur auf theoretischen Erwägungen beruhen, sondern muss anhand der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung realitätsbezogen erfolgen (vgl. BGH GRUR 2017, 186 Rn. 43 - Stadtwerke Bremen).

2. Wie bereits im Zusammenhang mit der Prüfung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft ausgeführt, konnte eine beschreibende Verwendung des Schutz suchenden Wortzeichens "SOI" für den Zeitpunkt der internationalen Registrierung nicht festgestellt werden.

Ein Freihaltebedürfnis ergibt sich auch nicht im Hinblick auf eine im Anmeldezeitpunkt zu prognostizierende künftige beschreibende Verwendung bzw. unter dem Aspekt eines "künftigen Freihaltebedürfnisses" (zur Differenzierung vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 454 ff.).

Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass eine künftige beschreibende Verwendung der Buchstabenfolge "SOI" als Bezeichnung für ein Implantat bereits im Zeitpunkt der internationalen Registrierung vernünftigerweise zu erwarten war. Unabhängig davon, dass, soweit ersichtlich, mit der Bezeichnung "Super- Osseointegration (SOI)-Oberflächenimplantat" auch aktuell wohl nur Produkte der Beschwerdeführerin bezeichnet werden, wurde das mit dem Akronym "SOI" benannte Implantat erst Jahre später im Markt eingeführt. Auf die obenstehenden Ausführungen unter Ziff. I. 2. c) bb) wird verwiesen. Auch zu Verwendungen in anderen Ländern oder während der Entwicklungsphase blieben die Recherchen des Senats in Bezug auf den Zeitraum bis zur internationalen Registrierung ergebnislos.

Die Tatsache, dass ein Markenanmelder bzw. Inhaber einer Schutz suchenden Marke selbst ein Zeichen zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise in einem beschreibenden Sinne verwendet, ist für die erforderliche realitätsbezogene Prognose einer Eignung zur beschreibenden Verwendung zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der internationalen Registrierung alleine ohne Hinzutreten weiterer Aspekte nicht ausreichend. Derartige konkrete Anhaltspunkte sind nicht ersichtlich. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die spätere Verwendung der Buchstabenfolge "SOI" als Akronym erfolgte. Bei Buchstabenfolgen dürfen an die realitätsbezogene Prognose einer zu erwartenden zukünftig beschreibenden Angabe nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden. Denn eine kurze Buchstabenfolge - wie vorliegend beispielsweise aus drei Buchstaben bestehend - könnte theoretisch für eine Vielzahl von Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet werden, da mit diesen Anfangsbuchstaben eine Vielzahl unterschiedlicher Wortfolgen gebildet werden könnte.

Vorliegend fehlt es an - für den maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung feststellbaren - konkreten Anhaltspunkten, aufgrund derer vernünftigerweise eine spätere beschreibende Verwendung erwartet werden kann.

Die Schutzversagung ist nach alledem nicht gerechtfertigt, so dass der angegriffene Beschluss aufzuheben war.

Lachenmayr-Nikolaou Schmid Poeppel