Tenor

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung DE 30 2017 011 677.2 

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juni 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 19, vom 28. November 2017 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Anmelder hat am 5. Mai 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Wortfolge

Aus Alt mach Geld

als Wortmarke für die nachgenannten Waren und Dienstleistungen in das dort geführte Markenregister einzutragen:

Klasse 2:

Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Grundierung, Primer, Naturharze im Rohzustand;

Klasse 6:

Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall, insbesondere Zink, Aluminium, Kupfer, Blei, Zinn, Stahl, VA-Stahl, Eisen und Gusseisen; transportable Bauten aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;

Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Klasse 17:

Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoff (Halbfabrikate); Waren aus Acryl; Dichtungs-, Packungs-, und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall);

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; Dämmmaterial, insbesondere Glaswolle, Steinwolle, Holzwolle, Zellulose, Polyethylenschaum, Resol, Schaumglas, Polystyrol; Abdichtungsmaterial, insbesondere Bitumen, Bitumen-Kautschuk, PVC-Kunststoffe, PIB-Dichtmassen, EPDM-Dichtungsbahnen, Polyurethan-Beschichtungen, Polymerbeton; Eindeckungen, insbesondere Betondachstein, Tondachziegel, Schiefer, Faserzement, Betonplatten, Feinsteinzeug-Fliesen; Holzmaterial, insbesondere Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, Bauholz, Bankirai, Lärche, Teak, Bambus, Douglasie, Eiche, Fichte, Tanne und Holz-Kunststoff Verbundwerkstoffe; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall);

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 37:

Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 19, hat die Anmeldung nach vorausgegangener Beanstandung vom 7. Juni 2017 durch Beschluss vom 28. November 2017 wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die Wortfolge "Aus Alt mach Geld" erschöpfe sich in einem beschreibenden Hinweis darauf, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dazu dienen könnten, Altwaren, Restposten oder Überschussmengen monetär zu verwerten. Die erforderliche Unterscheidungskraft sei ferner deswegen zu verneinen, weil der angemeldete Slogan lediglich darauf abziele, das Kaufinteresse des Publikums zu wecken. Aufgrund des rein beschreibenden Begriffsgehalts sei das Anmeldezeichen weiterhin für die Wettbewerber gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freizuhalten.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde. Er führt aus, das Deutsche Patent- und Markenamt sei mit einer pauschalen Begründung unzutreffend von einer schutzunfähigen Angabe ausgegangen. Das angesprochene Publikum messe dem angemeldeten Slogan "Aus Alt mach Geld" keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalt bei. Er lasse verschiedene Auslegungen zu und erschöpfe sich nicht in einer reinen werblichen Aussage. Dem Anmeldezeichen könne eine Schutz begründende Originalität und Prägnanz nicht abgesprochen werden. Vielmehr assoziiere das Publikum die ungewöhnliche Wortfolge "Aus Alt mach Geld" gerade mit dem Unternehmen des Anmelders.

Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 19, vom 28. November 2017 aufzuheben.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde führt zur teilweisen Aufhebung des angegriffenen Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. November 2017.

1. Im Ergebnis zu Recht ist die Anmeldung des gegenständlichen Zeichens für die Waren der Klassen 2, 6, 11, 17 und 19 sowie für die Dienstleistungen der Klasse 36 wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

a) Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; BGH GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 ff. - Kaleido; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy; GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2010, 640, Rdnr. 13 - hey!; GRUR 2013, 731, Rdnr. 13 - Kaleido; GRUR 2016, 934, Rdnr. 12, 23 - OUI).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (vgl. EuGH GRUR Int. 2012, 914, Rdnr. 25 - Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2004, 1027, Rdnr. 33, 34 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2014, 872, Rdnr. 14 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565, Rdnr. 14 - smartbook ). Nicht gerechtfertigt ist es daher, zusätzliche Anforderungen zu stellen, etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (vgl. EuGH, a. a. O., Rdnr. 31, 32 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Indessen werden Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie andere Wortzeichen (vgl. EuGH, a. a. O., Rdnr. 35 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN [ schutzfähig u. a. für Zahnputzmittel]).

b) Nach diesen Maßstäben kommt dem Anmeldezeichen die erforderliche Hinweisfunktion in Verbindung mit allen angemeldeten Waren und den Dienstleistungen der Klasse 36 nicht zu.

Wie auch der Anmelder nicht in Frage stellt, handelt es sich bei dem Slogan "Aus Alt mach Geld" um eine einfache Aufforderung, etwas Altes ("aus Alt") wirtschaftlich zu verwerten ("mach Geld"). Konkret bringt er damit zum Ausdruck, dass gebrauchte oder aus anderen Gründen nicht neuwertige Sachen veräußert und damit zu Geld gemacht werden sollen.

Hierbei benennen die Begriffe "Alt" und "Geld" die maßgeblichen Gegenstände des auszuführenden Geschäfts. Diese Bedeutung des beanspruchten Zeichens wird sich dem Verkehr ohne Weiteres erschließen. Zum einen lehnt es sich an die geläufige Redewendung "Aus Alt mach Neu" an. Im Gegensatz zu ihr ruft die Wortfolge "Aus Alt mach Geld" aber nicht dazu auf, einen alten Gegenstand zu reparieren oder umzugestalten, sondern entgeltlich zu verwerten. Zum anderen ist die gegenständliche Wortfolge aus einfachen Begriffen zusammengesetzt und verständlich formuliert. Schließlich wird sie ausweislich der Recherchebelege des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 19, die dem Beanstandungsbescheid vom 7. Juni 2017 beigefügt waren, bereits mehrfach im Verkehr verwendet. Ergänzend ist in Betracht zu ziehen, dass das Publikum an neue Wortbildungen mit ungewöhnlichen Aussagen in der Werbung gewöhnt ist.

Der im Imperativ gehaltene Slogan "Aus Alt mach Geld" stellt somit eine Handlungsanweisung dar, die in Verbindung mit Waren und Dienstleistungen keinen Herkunftshinweis vermitteln kann, die gegen Geld weiter verwertet werden können oder sich mit einem solchen Geschäftsmodell beschäftigen. Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen werden durch das Anmeldezeichen zwar nicht unmittelbar benannt. Für die Verneinung der Unterscheidungskraft reicht es jedoch aus, wenn sich ein Zeichen - wie vorliegend - auf Umstände bezieht, die die Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar beschreiben oder auch nur betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19, 28 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2017, 186, Rdnr. 32 - Stadtwerke Bremen). Einen solch mit den Waren der Klassen 2, 6, 11, 17 und 19 sowie den Dienstleistungen der Klasse 36 in engem Zusammenhang stehender Bezug wird durch das Anmeldezeichen - unabhängig von seiner konkreten Verwendung durch den Beschwerdeführer - zum Ausdruck gebracht.

c) Im Einzelnen:

(1) Waren der Klasse 2

"Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Grundierung, Primer, Naturharze im Rohzustand" können auch dann verkauft werden, wenn sie bereits längere Zeit gelagert worden sind oder ihr Behältnis angebrochen ist. Auf diese Weise müssen sie nicht (eventuell kostenpflichtig) entsorgt werden, wenn der Eigentümer keine Verwendung mehr für sie hat. Vielmehr werden die genannten chemischen Produkte dann von einem Dritten aufgebraucht, der keine neuen Waren erwerben muss und damit nur einen geringeren Preis zu entrichten hat. Nimmt der Verkehr den Slogan "Aus Alt mach Geld" somit in Verbindung mit den Waren der Klasse 2 wahr, wird er ihm keinen Hinweis auf ihre Herkunft, sondern vielmehr auf die Möglichkeit ihrer Verwertung entnehmen. Hierbei wird er den Zeichenbestandteil "Alt" als umfassende Bezeichnung aller Waren ansehen, die auch noch in gebrauchtem oder nicht mehr neuwertigem Zustand zu Geld gemacht werden können.

(2) Waren der Klasse 6

"Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall, insbesondere Zink, Aluminium, Kupfer, Blei, Zinn, Stahl, VA-Stahl, Eisen und Gusseisen; transportable Bauten aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind" können einer Zweitverwertung zugeführt werden, indem sie als Altmetall beispielsweise an Schrotthändler veräußert werden. Durch Umformen oder Einschmelzen lassen sich dann neue Metallteile mit anderen Einsatzmöglichkeiten herstellen. Auch hier vermittelt das Anmeldezeichen somit nur die Aufforderung, die Waren aus (Alt-)Metall nicht wegzuwerfen, sondern zu verkaufen.

(3) Waren der Klasse 11

Ebenso werden "Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen" auf Second-Hand-Märkten angeboten und zu Geld gemacht. So werden dort beispielsweise noch funktionsfähige und nicht zu verschmutzte oder beschädigte Herde oder Kühlschränke vertrieben. Auch wenn der Verfügungsberechtigte keine Verwendung mehr für die Waren der Klasse 11 hat, kann er aus ihnen durch Verkauf Nutzen ziehen. Demzufolge fordert die gegenständliche Wortfolge "Aus Alt mach Geld" ihn dazu auf, die (gebrauchten) Waren der Klasse 11 Dritten gegen Geld zukommen zu lassen.

(4) Waren der Klasse 17

Entsprechendes gilt für "Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoff (Halbfabrikate); Waren aus Acryl; Dichtungs-, Packungs-, und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall)". Auch in diesem Zusammenhang kommt dem Gedanken einer Zweitverwertung, insbesondere vor dem Hintergrund der Verknappung von Rohstoffen, eine immer größere Bedeutung zu. So kann beispielsweise Kunststoff recycelt und zu neuen Produkten verarbeitet werden. Die von dem Anmeldezeichen geforderte entgeltliche Weitergabe der (alten) Waren der Klasse 17 kann folglich dazu führen, dass diese von einem Dritten entweder weiter benutzt oder recycelt werden. In jedem Fall benennt es auch in Verbindung mit den Waren der Klasse 17 nur den Gegenstand ("Alt"), der zu Geld gemacht werden soll.

(5) Waren der Klasse 19

Auch "Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; Dämmmaterial, insbesondere Glaswolle, Steinwolle, Holzwolle, Zellulose, Polyethylenschaum, Resol, Schaumglas, Polystyrol; Abdichtungsmaterial, insbesondere Bitumen, Bitumen-Kautschuk, PVC-Kunststoffe, PIB-Dichtmassen, EPDM-Dichtungsbahnen, Polyurethan-Beschichtungen, Polymerbeton; Eindeckungen, insbesondere Betondachstein, Tondachziegel, Schiefer, Faserzement, Betonplatten, Feinsteinzeug-Fliesen; Holzmaterial, insbesondere Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, Bauholz, Bankirai, Lärche, Teak, Bambus, Douglasie, Eiche, Fichte, Tanne und Holz-Kunststoff Verbundwerkstoffe; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall)" können in Anbetracht des Nachhaltigkeitsgedankens zu schade sein, um sie wegzuwerfen. Bei den Waren der Klasse 19 handelt es sich vorwiegend um Baumaterialien, Bauten und Denkmäler. Sie können für den Besitzer ihren Zweck verloren haben und nutzlos geworden sein. So kann Bauholz übrig geblieben sein oder ein alter Grabstein wegen Auflassung des Grabes nicht mehr benötigt werden. Für Dritte können die Waren der Klasse 19 jedoch noch einen Wert haben, indem beispielsweise das Denkmal umgearbeitet wird. Insofern macht der Wahlspruch "Aus Alt mach Geld" nur deutlich, dass auch durch den Verkauf der Waren der Klasse 19 noch ein Erlös erzielt werden kann.

(6) Dienstleistungen der Klasse 36

Die Dienstleistungen "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen" umfassen nach ihrem Begriffsgehalt solche Transaktionen, die den Auftraggeber in die Lage versetzen, "alte" Vermögenswerte "zu Geld machen". Leistungen, die in diesem Zusammenhang naheliegend durch das Anmeldezeichen umschrieben werden, sind etwa der Ankauf bereits seit geraumer Zeit bestehender - also "alter" - Vermögenswerte, wie Versicherungsanwartschaften ("Versicherungswesen"), Wertpapiere ("Finanzwesen"), Geldforderungen ("Geldgeschäfte") oder Immobilien ("Immobilienwesen"). Eine vom Anmelder vorgesehene Benutzung des Zeichens für bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen muss unberücksichtigt bleiben, sofern sie nicht in dem für den Umfang des Schutzes maßgeblichen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ihren Ausdruck findet. Das Anmeldezeichen vermittelt damit lediglich eine verständliche Aussage über den Gegenstand der Dienstleistungen der Klasse 36.

Der Beschwerde konnte demzufolge nicht stattgegeben werden, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Anmeldung für die Waren der Klassen 2, 6, 11, 17 und 19 sowie für die Dienstleistungen der Klasse 36 richtet.

2. Für die weiter beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 kann dem Anmeldezeichen demgegenüber die Eintragung nicht versagt werden. Die eher formelhaften und im Ergebnis widersprüchlichen Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamts vermögen insoweit die Zurückweisung der Anmeldung nicht zu begründen.

a) Der Wortfolge "Aus Alt mach Geld" kommt die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 aus nachfolgenden Erwägungen zu:

(1) Es handelt sich nicht um eine unmittelbar beschreibende Angabe

(a) Das Anmeldezeichen "Aus Alt mach Geld" benennt keine Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten" (Klasse 35). Bei ihnen handelt es sich in der Sache um werbliche, betriebswirtschaftliche oder administrative Tätigkeiten für Dritte. Sie werden vor allem durch Angabe der ihren Gegenstand ausmachenden Branche beschrieben (vgl. BGH GRUR 2009, 949, Rdnr. 24 - My World; BPatG, Beschluss vom 27. November 2013, 29 W (pat) 523/12 - myJobs ). Es ist jedoch nicht erkennbar, dass sich die Dienstleistungen der Klasse 35 vornehmlich mit dem Verkauf alter Objekte beschäftigen können (z. B. einerseits Antiquitäten, andererseits Kraftfahrzeuge). Dazu müssten sie entsprechend homogen ausgestaltet sein und vergleichbare Anforderungen erfüllen, was seitens des Senats jedoch nicht festgestellt werden konnte. Infolgedessen kommt das Anmeldezeichen nicht als plausible Branchenbezeichnung in Betracht.

(b) In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen "Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten" (Klasse 37) verfügt die Wortfolge "Aus Alt mach Geld" ebenfalls nicht über eine unmittelbar beschreibende Bedeutung. Sie kann zwar im Kontext der Dienstleistungen "Bauwesen" und "Reparaturwesen" dahingehend gedeutet werden, dass durch die Sanierung oder Instandsetzung einer alten (unbeweglichen oder beweglichen) Sache das Ziel ihrer Geld einbringenden Veräußerung unterstützt wird. Allerdings vermittelt das angemeldete Zeichen keine klaren Aussagen zum Inhalt der Dienstleistungen der Klasse 37. So hängen Bau- und Reparaturmaßnahmen bzw. Installationsarbeiten maßgeblich von den technischen und rechtlichen Gegebenheiten ab. Die Frage, ob das sanierte Gebäude oder die reparierte Sache später gewinnbringend verkauft werden kann, macht nicht den Charakter der Dienstleistungen der Klasse 37 aus. Sie ist vielmehr im Rahmen eines Verwertungskonzepts zu behandeln, das für die Auswahl, nicht jedoch für die eigentliche Ausführung der Dienstleistungen der Klasse 37 bestimmend ist. Hinzu kommt, dass die Wortfolge "Aus Alt mach Geld" nahelegt, die (alte) Sache, so wie sie ist, also nicht repariert oder saniert zu veräußern. Damit scheiden Bau-, Reparatur- oder Installationsarbeiten an ihr aus, so dass ein noch größerer sachlicher Abstand des Anmeldezeichens zu ihnen besteht. Noch ferner liegt es, die Wortfolge "Aus Alt mach Geld" so zu verstehen, dass die Arbeiten unter Verwendung von Altwaren erbracht werden.