Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 46/06 Verkündet am 2. Februar 2010 (Aktenzeichen) …

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Patentanmeldung 102 40 121.7-51

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 2. Februar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und des Richters Dipl.-Ing. Veit

BPatG 154 08.05 beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Februar 2006 aufgehoben und das Patent DE 102 40 121 erteilt.

Bezeichnung: Orthopädische Vorrichtung zur Korrektur von Zehenfehlstellungen

Anmeldetag: 30. August 2002

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 20, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 2. Februar 2010; Beschreibung, Seiten 2/10 bis 4/10 gemäß Offenlegungsschrift; 4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 6, gemäß Offenlegungsschrift.

Gründe

I

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 30. August 2002 unter der Bezeichnung "Orthopädische Vorrichtung zur Korrektur von Zehenfehlstellungen" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 25. März 2004. Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften

D1 US 1 183 062 D2 DE 316 559 C D3 DE 298 24 735 U1 D4 DE 202 05 091 U1 D5 US 5 542 774 D6 DE 299 08 981 U1 D7 DE 369 381 C D8 DE 89 02 545 U1 und D9 DE 1 881 215 U

in Betracht gezogen worden. Die Druckschriften D8 und D9 sind mit der weiteren Druckschrift

D11 DE 100 34 354 A1

in der Beschreibung der Patentanmeldung genannt.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 F des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit dem in der Anhörung vom 17. Februar 2006 verkündeten Beschluss zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die am 30. Januar 2006 eingegangenen Patentansprüche 1, 5, 15 und die übrigen ursprünglichen Ansprüche als Hauptantrag, sowie die in der Anhörung eingereichten neuen Patentansprüche 1 gemäß Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 zugrunde. In dem Beschluss ist ausgeführt, dass die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag, nach Hilfsantrag 1 und nach Hilfsantrag 2 sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Zusammenschau der Druckschriften D1 und D7 ergäben.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelder. In der Eingabe eines Dritten, eingegangen bei Gericht am 12. Januar 2007, die auch den Anmeldern und Beschwerdeführern zugestellt wurde, ist noch die Druckschrift

D10 DE 322 651 C

genannt worden. Der Senat hat die Anmelder in einem Zusatz zur Ladung zur mündlichen Verhandlung auf die Druckschrift D10 hingewiesen sowie ihnen die vorläufige Meinung des Berichterstatters übermittelt.

In der mündlichen Verhandlung haben die Anmelder neue Patentansprüche 1 bis 20 eingereicht, mit denen sie ihre Anmeldung weiter verfolgen.

Patentanspruch 1 lautet danach wie folgt (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

M1 Orthopädische Vorrichtung zur Korrektur von Zehenfehlstellungen, aufweisend

M2 eine Biegeschiene, welche sich entlang der Fußinnenseite erstreckt,

M3 wobei zur Medialisierung der Großzehe durch die Biegeschiene eine durch deren Federhärte beeinflusste Korrekturkraft F1 in Richtung zur Fußinnenseite hin auf die Großzehe ausübbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die folgenden Merkmale vorgesehen sind:

M4 a) die Biegeschiene (9) ist als Gelenkbiegeschiene ausgebildet, welche in der Flexion- Extensionsrichtung (20) des oder der zu korrigierenden Zehen gelenkig ausgebildet ist und eine Gelenkeinrichtung (13) aufweist, welche eine Schwenkachse (12) aufweist, die in etwa der Gelenkachse des Großzehengrundgelenks in der Flexion-Extensionsrichtung entspricht;

M5 b) die Biegeschiene (9) weist einen ersten Gelenkschienenschenkel (10) und einen zweiten Gelenkschienenschenkel (11) auf, welche um die Schwenkachse (12) schwenkbar mittels der Gelenkeinrichtung (13) gelenkig verbunden sind;

M6 c) die Übertragung der Korrekturkraft F1 wird durch Ringbandagen (5, 6) aus einem biegsamen, schmiegsamen, zirkulär zugstarren Material gewährleistet;

M7 d) im Bereich des Mittelfußes weist die Vorrichtung eine erste Ringbandage (5) auf, welche den Mittelfuß außenseitig und die Biegeschiene (9) umgibt;

M8 e) im Bereich des freien Endes der Großzehe weist die Vorrichtung eine zweite Ringbandage (6) auf, welche die Großzehe und die Biegeschiene (9) umfänglich umgibt.

Hinsichtlich der geltenden Unteransprüche 2 bis 20 wird auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung verwiesen. Die Anmelder beantragen,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Februar 2006 aufzuheben und das Patent DE 102 40 121 zu erteilen mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 20, sowie mit der Beschreibung und der Zeichnung gemäß der Offenlegungsschrift.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelder ist begründet, denn die - zweifelsohne gewerblich anwendbare - orthopädische Vorrichtung zur Korrektur von Zehenfehlstellungen gemäß Patentanspruch 1 ist nach erfolgter Neufassung des Patentbegehrens neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Unteransprüche betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 und auch die übrigen Unterlagen erfüllen insgesamt die an sie zu stellenden Anforderungen.

1. Die Patentansprüche 1 bis 20 sind zulässig, denn sie sind in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart.

Der Oberbegriff des neuen Patentanspruchs 1 gründet auf dem Oberbegriff des ursprünglichen Anspruchs 1 (Merkmale M1 und M2) und auf dem ursprünglichen Anspruch 26 unter Aufnahme von Angaben aus der ursprünglichen Beschreibung (vgl. Seite 5, Zeilen 27 bis 30 und Seite 9, Zeilen 15 bis 21), wonach "zur Medialisierung der Großzehe durch die Biegeschiene eine durch deren Federhärte beeinflusste Korrekturkraft F1 … ausübbar ist" (Merkmal M3). Das Merkmal M4 ist aus dem Kennzeichen des ursprünglichen Anspruchs 1 und aus dem ursprünglichen Anspruch 5 hervorgegangen. Das Merkmal M5 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 15. Das Merkmal M6 gründet auf dem ursprünglichen Anspruch 12 und Angaben aus der ursprünglichen Beschreibung (vgl. Seite 5, Zeilen 27 bis 34 und Seite 6, Zeilen 17 bis 21). Das Merkmal M7 geht auf den ursprünglichen Anspruch 10 und das Merkmal M8 auf den ursprünglichen Anspruch 11 i. V. m. Angaben in der ursprünglichen Beschreibung (vgl. Seite 6, Zeilen 21 bis 25) zurück.

Der Unteranspruch 2 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 4 und der Unteranspruch 3 dem ursprünglichen Anspruch 2.

Die Unteransprüche 4 bis 13 gehen in dieser Reihenfolge auf die ursprünglichen Ansprüche 6 bis 10, 14 und 16 bis 19 zurück. Der Unteranspruch 14 gründet auf dem ursprünglichen Anspruch 20 i. V. m. Angaben in der ursprünglichen Beschreibung (vgl. Seite 6, Zeilen 30 bis 33). Der Unteranspruch 15 ist aus der Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 21 und 22 hervorgegangen. Die Unteransprüche 16 bis 20 entsprechen in dieser Reihenfolge den ursprünglichen Ansprüchen 23, 24, 25, 27 und 28, wobei im Unteranspruch 19 der Begriff "Kraft" durch "Korrekturkraft", wie im Patentanspruch 1, ersetzt ist.

2. Die Erfindung betrifft eine orthopädische Vorrichtung zur Korrektur von Zehenfehlstellungen (vgl. Offenlegungsschrift, Absatz [0001]). Aus dem Stand der Technik (DE 89 02 545 U1 (D8), DE 1 881 215 U1 (D9) und DE 100 34 354 A1 (D11)) sind Vorrichtungen zur Behandlung von Fehlstellungen des Großzehs bekannt, die im normalen Schuhwerk als hinderlich, unbequem oder schmerzhaft empfunden werden, oder die Bewegungsfreiheit des Patienten stark einschränken. Des Weiteren sind Spreizkeile bekannt, die zwischen den Großzeh und den zweiten Zeh geschoben werden, um den Großzeh zur Fußinnenseite hin zu drücken. Nachteilig dabei ist, dass das Abstützen der Spreizkeile an den benachbarten Zehen zu einer Fehlstellung dieser Zehen führen kann (vgl. a. a. O., Absätze [0002] bis [0006]). 3. Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vorrichtung zu schaffen, mit der Valgus-Fehlstellungen von Zehen, d. h. Fehlstellungen von einer oder mehreren Zehen zur Fußaußenseite hin, behandelt werden können. Weiterhin soll die Vorrichtung angenehm tragbar, insbesondere ohne nennenswerte Beeinträchtigung im Alltag tragbar sein. Der Behandlungserfolg soll gegenüber dem Stand der Technik verbessert werden (vgl. a. a. O., Absatz [0007]).

4. Die zur Lösung dieser Aufgabe im geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte orthopädische Vorrichtung ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, einem mit der Herstellung von Bandagen, Einlagen und Orthesen zum Korrigieren von Fehlstellungen und zum Stützen von Gliedmaßen befassten, berufserfahrenen Orthopädietechniker oder Orthopädiemeister.

So ist aus der Druckschrift D9 eine orthopädische Vorrichtung (Ballenschiene) zur Korrektur von Zehenfehlstellungen (hallux valgus) bekannt (vgl. den Anspruch 1 und die Figuren 1 bis 3 und 7 mit Beschreibung) [= Merkmal M1], mit einer Biegeschiene (Vorderteil 5 und hinterer Teil 6 [Fig. 2], bzw. Schaft 18 [Fig. 7]), welche sich entlang der Fußinnenseite erstreckt [= Merkmal M2], wobei zur Medialisierung der Großzehe (große Zehe 2) durch die Biegeschiene eine durch deren Federhärte (vgl. Seite 5, letzter Absatz: "Federungsvermögen") beeinflusste Korrekturkraft F1 in Richtung zur Fußinnenseite hin auf die Großzehe ausübbar ist (vgl. Figur 2) [= Merkmal M3]. Die Übertragung der Korrekturkraft erfolgt durch eine Ringbandage (Zehenschlaufe 22), die die Großzehe (große Zehe 2) und die Biegeschiene (Schaft 18) umgibt [= Teil der Merkmals M6 und Merkmal M8], und durch eine Fersenspange 21 (vgl. Figur 7). Der Schaft der bekannten Biegeschiene ist mit einer Ballenwölbung 20 (Figur 7) bzw. 8 (Figur 2) versehen und liegt mit dieser Wölbung direkt auf dem Ballen des Großzehgrundgelenkes auf. Dieser Schaft ist jedoch starr und ohne Gelenk ausgebildet. Die bekannte Biegeschiene weist daher keine Gelenkeinrichtung und keine Gelenkschienenschenkel auf, wie in den Merkmalen M4 und M5 des Patentanspruchs 1 beansprucht. Sie verfügt auch über keine Ringbandage zur Übertragung der Korrekturkraft, welche den Mittelfuß und die Biegeschiene umgibt (Teil des Merkmals M6 und Merkmal M7). Der Fachmann kann der Druckschrift D9 auch keinerlei Anregung entnehmen, die bekannte Biegeschiene (Ballenschiene) mit einem Gelenk auf dem Ballen des großen Zehs zu versehen.

Eine weitere Schiene zur Behandlung einer Fehlstellung der Großzehe (hallux valgus) ist aus der Druckschrift D8 bekannt (vgl. den Anspruch 1 und die Figuren 1 und 2 mit Beschreibung). Diese Schiene 4 wird in die seitliche taschenartige Aufnahme 3 einer Socke 1 mit einem abgeteilten Großzehenfach 2 eingeschoben, und soll vornehmlich in der Nacht getragen werden (vgl. Seite 2, letzter Absatz). Sie ist ebenfalls starr und weist kein Gelenk gemäß den Merkmalen M4 und M5 des Patentanspruchs 1 auf. Auch in dieser Druckschrift findet sich für den Fachmann keine Anregung, ein Gelenk bei der bekannten Schiene vorzusehen.

Eine Anregung, bei einer Biegeschiene zur Korrektur von Zehenfehlstellungen, wie bspw. aus der Druckschrift D9 bekannt, ein Gelenk zum Verbinden zweier Gelenkschienenschenkel auf dem Ballen der Großzehe vorzusehen, welches eine Schwenkachse aufweist, die in etwa der Gelenkachse des Großzehengrundgelenks in der Flexion-Extensionsrichtung entspricht (Merkmale M4 und M5), kann der Fachmann auch den weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften nicht entnehmen.

So ist zwar aus der Druckschrift D1 eine orthopädische Vorrichtung (orthopedic device) zur Behandlung von Ballen (bunion) am Großzehgrundgelenk (joint of the great toe), die gelenkig ausgebildet ist, bekannt (vgl. den Anspruch 1 und die Figuren 1 bis 3 mit Beschreibung). Das Gelenk befindet sich aber an der Fußunterseite auf der Fußsohle (vgl. Figur 1: hinge loops 13, 14; pivot rivet 15) und nicht, wie gemäß dem Merkmal M2 vorgesehen, an der Fußinnenseite auf dem Ballen der

Großzehe. Die Schwenkachse dieses Gelenks entspricht daher auch nicht in etwa der Gelenkachse des Großzehengrundgelenks in der Flexion-Extensionsrichtung (Merkmal M4). Außerdem handelt es sich bei der bekannten orthopädischen Vorrichtung (orthopedic device) nicht um eine Biegeschiene sondern um einen Ballenschutz (bunion guard) der mit seinem einen Teil (toe part D) mittels eines Bandes (strap / tape 10) am Großzeh und mit seinem anderen Teil (ball part C) mit einem um den Spann (instep) geschlungenen Band (strap / tape 2) am Fuß befestigt ist. Dieser Druckschrift kann der Fachmann daher keine Anregung entnehmen, bei einer Biegeschiene ein Gelenk auf dem Ballen der Großzehe vorzusehen.

Aus der Druckschrift D10 ist eine Vorrichtung zum Schutz des Fußballens und Geraderichten der Zehen bekannt, die zwar ein Gelenk (Schalengelenk c, b, f) aufweist, welches am Ballen der Großzehe angeordnet ist (vgl. den Anspruch und die Figuren 1 bis 3 mit Beschreibung). Bei dieser Vorrichtung handelt es sich aber nicht um eine Biegeschiene, sondern um eine gelenkige Schuheinlage (Figur 1), die zum Einsetzen in einen Schuh bestimmt ist. Das Gelenk (Schalengelenk c, b, f) soll den Fußballen überdecken und schützen, und ist mittels laschenartiger Fortsätze d, e mit der Schuheinlage a verbunden. Diese wird dadurch derart abgestützt, dass sie einer an ihrem Vorderteil angeordneten und um den großen Zeh geführten elastischen Zugschleife (Ring h) zum Geraderichten der Zehen hinreichend Rückhalt bieten kann (vgl. linke Spalte, Zeilen 5 bis 15 und den Anspruch). Die Schuheinlage a erfüllt ihre Funktion nur in Verbindung mit einem Schuh, in den sie eingesetzt wird. Sie ist deshalb nicht mit einer Biegeschiene vergleichbar, die sich gemäß Patentanspruch 1 direkt an der Fußinnenseite erstreckt (Merkmal M2). Der Fachmann wird das Gelenk dieser Schuheinlage daher auch nicht für eine Biegeschiene mit Gelenkschienenschenkel in Betracht ziehen (Merkmale M4 und M5), die zudem im Unterschied zu der bekannten Schuheinlage zur Übertragung der Korrekturkraft auf den Großzeh mit zirkulär zugstarren Ringbandagen an der Fußinnenseite gehalten wird (Merkmal M6). Da bei der Verwendung der Schuheinlage a der Fuß von einem Schuh umschlossen ist und darin Halt findet, ist eine Befestigung der Schuheinlage am Fuß mittels Ringbandagen auch gar

nicht notwendig und kann dementsprechend zu einer solchen Maßnahme auch keine Anregung geben.

Die Druckschrift D7 betrifft eine Vorrichtung zum Ausrichten der Großzehe (vgl. den Anspruch 1 und die Figur mit Beschreibung). Diese besteht aus einer Stahlschiene a, an der mittels eines Gelenkes d ein Lager g befestigt ist. In dem Lager g ist eine Druckschraube e geführt, die eine Schale h gegen den Ballen der Großzehe drücken soll. Am Lager g ist außerdem eine Zugschraube f angeordnet, deren im Lager g geführte Mutter i mit einer Öse l zur Aufnahme einer Schlaufe c, welche die Großzehe umfasst, versehen ist. Die Schwenkachse des Gelenkes d verläuft senkrecht zur Fußsohle und ermöglicht so lediglich ein laterales Verschwenken des Lagers g relativ zur Stahlschiene a (vgl. die Figur). Dadurch kann mittels der Druckschraube e im Zusammenwirken mit der Zugschraube f und der Schlaufe c ein seitlicher Zug und ein Zug in Längsrichtung auf die Großzehe ausgeübt werden. Die bekannte Vorrichtung mit dem Gelenk d ist somit nicht in der Flexion-Extensionsrichtung der zu korrigierenden Zehen gelenkig ausgebildet, wie gemäß den Merkmalen M4 und M5 bei der beanspruchten orthopädischen Vorrichtung nach Patentanspruch 1. Dies ist auch gar nicht erforderlich, da die bekannte Vorrichtung vorwiegend nachts angebracht werden soll (vgl. Seite 2, Zeilen 57 bis 60). Für den Fachmann ergibt sich somit auch aus dieser Druckschrift keinerlei Anregung, bei einer Biegeschiene ein Gelenk auf dem Ballen der Großzehe vorzusehen, welches eine Schwenkachse aufweist, die in etwa der Gelenkachse des Großzehengrundgelenks in der Flexion-Extensionsrichtung entspricht (Merkmale M4 und M5).

Somit führt auch eine Zusammenschau der Druckschriften D9 bzw. D8 mit den Druckschriften D1, D10 oder D7 den Fachmann nicht zu der orthopädischen Vorrichtung nach Patentanspruch 1, da keine dieser Druckschriften den Fachmann dazu anregen kann, bei einer Biegeschiene ein Gelenk gemäß den Merkmalen M4 und M5 des Patentanspruchs 1 auf dem Ballen der Großzehe vorzusehen.

Die übrigen Druckschriften liegen weiter ab. Auch sie können den Fachmann nicht dazu veranlassen, bei einer Biegeschiene ein Gelenk auf dem Ballen der Großzehe vorzusehen.

So ist aus der Druckschrift D2 ein Ballenkorsett bekannt (vgl. den Anspruch 1 und die Figuren 1 und 2 mit Beschreibung), mit einem an der Fußsohle unterhalb der großen Zehe angeordneten Hebel e, an dessen vorderem Ende eine um einen Stift f drehbare Platte g befestigt ist. Die Platte g trägt ein Band h, mit welchem die große Zehe an der Platte festgeschnürt wird. Der Hebel e und die Platte g sind zwar mittels des Stiftes f gelenkig miteinander verbunden. Dieses Gelenk ist aber an der Unterseite des vorderen Teils der großen Zehe und nicht auf dem Ballen des Großzehengrundgelenks angeordnet (vgl. Figur 2).

Die Druckschrift D3 betrifft einen Strumpf mit seitlich angebrachten Polstereinlagen zur Abdeckung von Hallux-Ausbeulungen im Bereich des Großzehengelenks (vgl. die Ansprüche 1 bis 3 und die Figuren 1 und 13 mit Beschreibung); in der Druckschrift D4 ist eine Kompressionsbandage zur Linderung von durch einen Fersensporn verursachten Schmerzen (vgl. den Anspruch 1 und die Figuren 1 bis 5) angegeben; und aus der Druckschrift D11 ist eine Fußbandage zur Wiederherstellung der ursprünglichen Wölbung der Fußsohle und der Korrektur von Hallux valgus (vgl. den Anspruch 1 und die Figur 5) bekannt. Schienen sind in den Druckschriften D3, D4 und D11 nicht erwähnt.

Die Druckschrift D6 offenbart eine Unterschenkelorthese mit einer Stützfeder im Waden-, Fersen- und Sohlenbereich (vgl. den Anspruch 1 und die Figur 1); und die Druckschrift D5 schließlich betrifft eine Gelenk-Orthese (orthotic joint) für bspw. das Sprunggelenk (ankle), zum Verbinden einer Fuß- mit einer Beinbandage (vgl. die Figur 1 mit Beschreibung, in Spalte 2, Zeilen 49 bis 57). Eine Biegeschiene, welche sich entlang der Fußinnenseite erstreckt und ein Gelenk auf dem Ballen der Großzehe aufweist, ist auch in diesen Druckschriften an keiner Stelle angegeben.

Nach alledem gelangt der Fachmann auch unter Einbeziehung der Druckschriften D2 bis D6 und D11 nicht zu der orthopädischen Vorrichtung nach Patentanspruch 1. Diesen Druckschriften sind, wie vorstehend ausgeführt, keine Hinweise und Anregungen zu entnehmen, bei einer Biegeschiene ein Gelenk auf dem Ballen der Großzehe vorzusehen. Diese Maßnahme ist auch nicht dem allgemeinen Fachwissen des zuständigen Fachmanns zuzurechnen.

5. Die Patentfähigkeit der Unteransprüche 2 bis 20 wird von der des Patentanspruchs 1 mitgetragen.

6. Ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus dem Beschwerdeschriftsatz vom 6. April 2006 haben die Anmelder in der mündlichen Verhandlung zu Recht nicht mehr aufgegriffen. Eine solche Rückzahlung setzt nach § 80 Abs. 3 PatG voraus, dass gravierende Umstände vorliegen, auf Grund derer es unbillig erschiene, den Beschwerdeführer mit der Gebühr zu belasten, beispielsweise bei erheblichen Verfahrensfehlern im patentamtlichen Verfahren. Daran fehlt es hier. Eine abweichende Beurteilung des Standes der Technik und/oder der erfinderischen Tätigkeit durch die Prüfungsstelle als solche rechtfertigt es nicht, die Gebühr zu erstatten. Vielmehr müssen besondere Umstände hinzutreten, die eine Einbehaltung der Gebühr als nicht gerechtfertigt erscheinen lassen. Derartige Umstände haben die Anmelder nicht aufgezeigt.

Dr. Winterfeldt Baumgärtner Dr. Morawek Veit

Pü