Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 511/19 An Verkündungs Statt

(Aktenzeichen) zugestellt am 01.04.2025 … als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle BESCHLUSS

In der Beschwerdesache …

ECLI:DE:BPatG:2025:010425B25Wpat511.19.0 betreffend die Marke 30 2012 033 952 (hier: Widerspruch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. November 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht von Bonin und der Richterin Streif

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Anträge der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Aussetzung des Verfahrens werden zurückgewiesen.

Grü n d e

I.

Am 7. September 2012 ist das am 11. Juni 2012 angemeldete Zeichen

H 15

als Wortmarke unter der Nummer 30 2012 033 952 für die Ware

"Nahrungsergänzungsmittel" (Klasse 5)

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 12. Oktober 2012. Am 28. Dezember 2012 wurde seitens der Beschwerdegegnerin Widerspruch gegen die Eintragung der Marke 30 2012 033 952 erhoben. Er wird auf die Wortmarke 30 2008 026 128

H 15

gestützt. Sie wurde am 21. April 2008 angemeldet und am 2. Oktober 2008 für nachfolgende Waren eingetragen:

Klasse 3: Weihrauch; kosmetische Mittel, Parfümeriewaren, Präparate für die Gesundheitspflege als Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 5: Insektenabwehrmittel mit Weihrauch; Arzneimittel; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke.

Mit Schriftsatz vom 7. November 2013 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Nichtbenutzungseinrede wurde mit Schreiben vom 23. Mai 2018 vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und vom 20. März 2019 vor dem Bundespatentgericht wiederholt.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, vom 22. Oktober 2018 wurde die Eintragung der Marke 30 2012 033 952 aufgrund des Widerspruchs gelöscht. Zur Begründung wird ausgeführt, die Einrede der Nichtbenutzung der prioritätsälteren Marke "H 15" sei gemäß §§ 26 und 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG a. F. unzulässig. Gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG a. F. werde der Zeitraum von fünf Jahren, in dem die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft zu machen sei, erst mit dem Zeitpunkt des Abschlusses des gegen sie gerichteten Widerspruchsverfahrens in Lauf gesetzt. Da dieses erst am 19. März 2014 abgeschlossen gewesen sei, ende die Benutzungsschonfrist somit am 19. März 2019. Art. 16 der EU-Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 vom 16. Dezember 2015 enthalte entgegen der Darstellung der Inhaberin der jüngeren Marke keine Regelungen zur Benutzung einer Marke vor Ablauf des Zeitraumes von fünf Jahren. Mithin habe die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft machen müssen. Die Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren sei somit ausschließlich nach der Registerlage zu beurteilen. Die Ware "Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke" der Widerspruchsmarke falle unter die Ware "Nahrungsergänzungsmittel" der jüngeren Marke. Die Widerspruchsmarke verfüge über normale Kennzeichnungskraft. Die beiderseitigen Marken seien identisch, so dass die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Die Eintragung der angegriffenen Marke sei daher gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen.

Dagegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde erhoben, mit der sie geltend macht, in dem Beschluss sei Art. 16 Abs. 1 der EU- Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 vom 16. Dezember 2015 unzutreffend auch auf den Fall angewandt worden, in dem eine Marke - wie vorliegend - benutzt werde. Es widerspreche ihrer Zielsetzung, wenn durch neue Markenanmeldungen eine künstliche Schonfrist geschaffen werde und damit Bezeichnungen nicht gelöscht werden könnten, obwohl sie löschungsreif seien, da eine rechtserhaltende Benutzung nicht vorliege. Es sei festzustellen, dass die Widersprechende ihre Bezeichnung "H 15" nur in der Form "H 15 Gufic" und nur für ein Arzneimittel benutze, das in Deutschland und in Europa über keine Zulassung verfüge und nur nach § 73 Abs. 3 AMG in Deutschland in den Verkehr gebracht werden dürfe. Hierbei handele es sich um eine temporäre Ausnahmevorschrift für eine kurzzeitige Belieferung. Die Zulassung sei bereits im Jahr 1994 versagt und danach nicht mehr erneut beantragt worden. Auf eine Benutzungsschonfrist könne sich die Widersprechende folglich nicht berufen. Eine Benutzung als Präsentationsarzneimittel reiche nicht aus, da ohne Zulassung keine Marktanteile erworben werden könnten und das vorliegende Produkt keine pharmakologische Wirkung aufweise, so dass es kein Arzneimittel sei. Weder in der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel noch in § 2 Abs. 1 Nr. 1 AMG werde der Begriff "Präsentationsarzneimittel" verwendet. Der Arzneimittelbegriff des § 2 Abs. 4 AMG sei einheitlich sowohl im Arzneimittel- als auch im Markenrecht anzuwenden. Eine Bewerbung von Arzneimitteln, die nach § 73 Abs. 3 AMG eingeführt worden seien, sei gemäß § 8 HWG unzulässig. Falls einem Arzneimittel die Zulassung versagt werde, dürfe es nicht mehr gemäß § 73 Abs. 3 AMG in den Verkehr gebracht werden. Es handele sich zudem um ein bedenkliches Arzneimittel gemäß § 5 AMG, das gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 5 AMG nicht zugelassen werden könne. Ansonsten werde § 21 AMG umgangen. Zudem habe die Widersprechende die arzneimittelrechtliche Zulassung aus Indien nicht belegt. Bisher habe sie lediglich die Herstellungserlaubnis eines einzelnen Bundeslandes vorgelegt. Bei dem von der Widersprechenden vertriebenen Produkt handele es sich nicht um ein Arzneimittel im Sinne des § 2 Abs. 1 AMG, zumal der auf der Verpackung angebrachte Begriff "ayurvedic medicine" nicht mit "Arzneimittel" übersetzt werden könne. Die vorgelegten Unterlagen ließen nicht erkennen, an wen welche Produkte geliefert worden seien. Auch die Umsatzzahlen fielen sehr niedrig aus. Zudem wichen die Angaben in den eidesstattlichen Versicherungen ("2000 Packungen pro Jahr") von den sonstigen Ausführungen der Widersprechenden ("4000 Packungen pro Jahr") ab. Das von der Widersprechenden unter der Bezeichnung "H 15 Gufic" vertriebene Produkt dürfte als Lebensmittel eingeführt worden sein. Die Widerspruchsmarke sei nicht in Alleinstellung, sondern in Kombination mit dem prägenden Firmenschlagwort "Gufic" benutzt worden. Demgegenüber handele es sich bei "H 15" um einen Gattungsbegriff.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 5, vom 22. Oktober 2018 wird aufgehoben.

2. Der Widerspruch aus der Marke 30 2008 026 128 gegen die Eintragung der Marke 30 2012 033 952 wird zurückgewiesen. Sie beantragt des Weiteren, das Verfahren gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 148 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung in dem Verfahren zur Erklärung des Verfalls und Löschung der Eintragung der Marke 30 2008 026 128 auszusetzen.

Des Weiteren beantragt die Beschwerdeführerin die Aussetzung des Verfahrens wegen der anstehenden Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union in der Rechtssache T-520/23.

Ergänzend regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG an. Seitens des Bundesgerichtshofs sei zu klären, wann und unter welchen Voraussetzungen ein ensembleartiges Gebilde im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes als eine Marke angesehen werde und damit nur von einer Marke auszugehen sei. Eine Entscheidung sei erforderlich, da von den Entscheidungen "Dorzo", "Bitburger", "FERROSIL", "The Homestore" und "Probiotik" abgewichen werden solle.

Des Weiteren regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klärung der Frage an, wie der Erwägungsgrund 37 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken auszulegen sei. Dort heiße es u. a.:

"Werden allgemeine Ausdrücke verwendet, sollten diese so ausgelegt werden, dass sie nur Waren und Dienstleistungen einschließen, die eindeutig vom Wortsinn erfasst sind."

Die Beschwerdegegnerin beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. Sie beantragt des Weiteren,

den Antrag auf Aussetzung des Beschwerdeverfahrens zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass ihre Marke seit Jahren wirtschaftlich sinnvoll in Deutschland für ein entzündungshemmendes ayurvedisches Arzneimittel zur Behandlung von Arthritis, Arthrose und rheumatoider Spondylitis benutzt werde. Sie verfüge in Indien über eine arzneimittelrechtliche Zulassung und vertreibe das Arzneimittel gemäß § 73 Abs. 3 AMG über das Unternehmen X … GmbH & Co. KG in Deutschland. Dort habe die Widersprechende in den Jahren 2015 bis 2018 einen Gesamtumsatz mit dem Produkt "H 15 Gufic" in Höhe von … EUR netto erzielt. Im Weitervertrieb seien sogar Umsätze von … EUR netto erwirtschaftet worden. Hierbei sei nicht nur eine Apotheke beliefert worden. Die Bewerbung eines Produkts sei keine zwingende Voraussetzung für die rechtserhaltende Benutzung der kennzeichnenden Marke, sondern vielmehr sein Vertrieb oder die Vorbereitung seines Vertriebs. Es komme nur auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise und nicht auf spezialgesetzliche Zulassungsfragen an. Die angesprochenen Verkehrskreise würden die vertriebenen Tabletten aufgrund der Verpackungsbeschriftungen als Arzneimittel ansehen, zumal sie von Ärzten zur Linderung von Krankheiten verschrieben würden und nur in Apotheken erhältlich seien. Zudem stelle Ayurveda eine Heilkunst dar, die sich der Verwendung von Arzneimitteln bediene. Auch handele es sich bei den vertriebenen Tabletten um Präsentationsarzneimittel im Sinne von Art. 1 Nr. 2 Buchstabe a) als auch um Funktionsarzneimittel im Sinne von Art. 1 Nr. 2 Buchstabe b) der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel in der durch die Richtlinie 2004/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 geänderten Fassung. Ein Antrag auf Einschreiten gegen die das Produkt der Beschwerdegegnerin vertreibenden Apotheken sei zurückgewiesen worden, da es keinem Einfuhrverbot unterliege und auch nicht bedenklich im Sinne von § 5 AMG sei. Die Zulassung sei dem Produkt nicht deshalb verweigert worden, weil es kein Arzneimittel gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 AMG oder ein bedenkliches Arzneimittel gemäß § 5 AMG sei. Vielmehr sei die Verweigerung darauf gestützt worden, dass die pharmazeutische Qualität Mängel aufweise, Validierungsunterlagen fehlten und toxikologische Gründe vorlägen. Dies sei auf die Schwankungen der Konzentration des Wirkstoffs "Boswellia serrata" zurückzuführen. Die Verwendung der Widerspruchsmarke in Kombination mit der Herstellermarke "Gufic" sei unschädlich, da ihr kennzeichnender Charakter dadurch nicht beeinträchtigt werde. Da das mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkt den Wirkstoff "Boswellia serrata" enthalte, werde sie auch für "Weihrauch" benutzt. Es bestehe Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den beiderseitigen Marken. Die Widerspruchsmarke weise jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel seien hochgradig ähnlich, da sich ihre Vertriebskanäle überschnitten, sie sich ergänzen würden und teilweise austauschbar seien. Die Marken seien zudem identisch.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die Schriftsätze der Beteiligten, die Hinweise des Senats vom 18. September 2023 und 4. September 2024, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 7. November 2024 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist unbegründet, da die mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Oktober 2018 angeordnete Löschung der Eintragung der Marke 30 2012 033 952 zu Recht erfolgt ist (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Zwischen den Vergleichsmarken besteht die Gefahr von Verwechslungen (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in der vor dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung = MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 3 MarkenG).

1. Der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist auf Seiten der Widerspruchsmarke abweichend von der Registerlage nur die Ware "Arzneimittel" zugrunde zu legen, da ausschließlich für diese die rechtserhaltende Benutzung seitens der Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht worden ist.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsätzen vom 7. November 2013 sowie 23. Mai 2018 im Amtsverfahren in unzulässiger Weise und mit Schriftsatz vom 20. März 2019 im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG bestritten.

Gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke wurde seinerseits Widerspruch erhoben. Das entsprechende Widerspruchsverfahren war am 19. März 2014 abgeschlossen, so dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist zu diesem Zeitpunkt begann (§ 26 Abs. 5 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG). Sie lief folglich am 19. März 2019 ab, so dass es in dem gegenständlichen Beschluss vom 22. Oktober 2018 trotz der mit Schreiben vom 7. November 2013 und 23. Mai 2018 erhobenen Einreden auf die Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ankam.

Im Beschwerdeverfahren kann dahinstehen, ob - wie von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanstandet - die Verschiebung des Beginns der Benutzungsschonfrist mit Art. 16 Abs. 1 der EU-Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 vom 16. Dezember 2015 im Einklang steht, denn die mit Schriftsatz vom 20. März 2019 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist nach Ablauf der Benutzungsschonfrist am 19. März 2019 erhoben worden, so dass die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke nunmehr für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also von Dezember 2019 bis November 2024 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. glaubhaft zu machen hat (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 43 Rn. 34). Im Übrigen entspricht § 26 Abs. 5 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG dem in Art. 16 Abs. 2 der besagten Markenrechtsrichtlinie zum Ausdruck kommenden Grundgedanken, dass die Benutzungsschonfrist erst beginnt, wenn der Inhaber der Widerspruchsmarke von deren Bestand ausgehen kann.

b) Die zur Glaubhaftmachung der Benutzung der älteren Marke eingereichten Belege beziehen sich nach Aussage der Widersprechenden im Schriftsatz vom 29. Mai 2019 ausschließlich auf ein entzündungshemmendes ayurvedisches Erzeugnis. Demnach kann bereits aufgrund ihrer eigenen Einlassung nicht von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 3 sowie "Insektenabwehrmittel mit Weihrauch; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke" der Klasse 5 ausgegangen werden.

(1) Das oben genannte Erzeugnis lässt sich dem Warenbegriff "Arzneimittel" in Klasse 5 der älteren Marke zuordnen (so auch Gericht der Europäischen Union, Urteil vom 11. Januar 2023, Rechtssache T-346/21, Rn. 103 ff.; OLG Hamburg, Urteil vom 12. Oktober 2023, Az. 3 U 60/22, Rn. 70 ff.). Es handelt sich nämlich um ein sog. Präsentationsarzneimittel im Sinne von Art. 1 Nr. 2 der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel. Darunter fallen auch Stoffe oder Stoffzubereitungen, die zur Anwendung beim Menschen bestimmt sind (§ 2 Abs. 1 Satz 1 AMG). Der Inhaberin der angegriffenen Marke ist darin zuzustimmen, dass der Begriff "Präsentationsarzneimittel" in den einschlägigen Gesetzen nicht verwendet wird. Er hat sich jedoch als Kurzbezeichnung zur Abgrenzung von anderen Arzneimittelkategorien etabliert (vgl. beispielsweise EuGH, EuZW 2023, 296). Im Gegensatz zu Funktionsarzneimitteln kommt es bei Präsentationsarzneimitteln ungeachtet ihrer tatsächlichen Wirksamkeit auf den Zweck der Heilung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten an.

Dabei ist der Verweis auf ayurvedische Medizin kein Ausschlusskriterium, um ein Produkt nicht als Arzneimittel, insbesondere als Präsentationsarzneimittel im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 AMG, zu klassifizieren. Hierfür ist für jedes Produkt eine gesonderte Prüfung nach dem Arzneimittelgesetz erforderlich. Um die Einstufung als Präsentationsarzneimittel zu rechtfertigen, bedarf es krankheitsbezogener Aussagen, die vom Verbraucher entweder konkret mit dem Produkt oder seinen Inhaltsstoffen in Verbindung gebracht werden können und nicht rein esoterischer oder spiritueller Natur sind. Entscheidend sind der Gesamteindruck und die sich für den Verbraucher ergebende Zweckbestimmung (vgl. Seite 24 der "Stellungnahme zur Einstufung von Produkten der ayurvedischen Tradition (01/2020)" der gemeinsamen Expertenkommission zur Einstufung von Stoffen des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte vom 21. Juli 2020 als Anlage 33 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 12. Dezember 2022).

Mit dem ayurvedischen Erzeugnis der Widersprechenden sollen Entzündungen gehemmt werden, die bei rheumatischer Arthritis, Arthrose, rheumatoider Spondylitis und juveniler idiopathischer Arthritis auftreten. Dies wird u. a. daran deutlich, dass auf der Verpackung diese Krankheiten als Indikation für die Verwendung des Erzeugnisses neben dem allgemeinen Zweck "Anti-inflammatory ayurvedic medicine" ausdrücklich genannt werden (vgl. Anlage 9 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 29. Mai 2019). Des Weiteren finden sich auf ihr Angaben zur Dosierung ("If necessary 3 tablets three times a day may be given for acute severe complaints at the beginning of the therapy") und zum Zeitraum der Einnahme der Tabletten ("Whenever possible the use of H 15 Gufic should begin at an early stage of the disease and carried on regularly …"). Schließlich sind auch der maßgebliche Wirkstoff "Boswellia serrata" und seine Dosierung pro Tablette (400 mg) auf die Verpackung gedruckt, so dass eine medizinisch nachvollziehbare Begründung für den Heilerfolg gegeben wird.

Dass das Erzeugnis der Therapie von Erkrankungen dient, ergibt sich darüber hinaus aus dem Umstand, dass es an Endverbraucher durch Apotheken unter Vorlage eines ärztlichen Rezepts abgegeben wird.

Zusammenfassend erschließt sich damit dem angesprochenen Verkehr, bei dem es sich um Fachpersonal, wie Ärzte oder Apotheker, und an obigen Krankheiten leidende Durchschnittsverbraucher handelt, dass die entzündungshemmende Wirkung des Erzeugnisses auch unter Berücksichtigung seiner Bezeichnung "ayurvedisch" nicht esoterische oder spirituelle, sondern chemische Grundlagen hat.

(2) Der Qualifizierung des Erzeugnisses der Widersprechenden als Arzneimittel steht nicht das Fehlen seiner Zulassung im Inland entgegen. Zum einen wird gemäß § 2 Abs. 1, 2 und 3a AMG der Begriff "Arzneimittel" unabhängig von Zulassungserfordernissen definiert. Zum anderen setzt die Zulassung gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 AMG das Vorliegen eines Fertigarzneimittels voraus. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass das entzündungshemmende ayurvedische Erzeugnis der Widersprechenden aus Indien importiert und in Deutschland als Fertigarzneimittel über Apotheken gemäß § 73 Abs. 3 AMG vertrieben wird. Diese Vorschrift, von deren Anwendbarkeit in vorliegendem Fall mangels hinreichender gegenteiliger Anhaltspunkte auszugehen ist, stellt ausdrücklich darauf ab, dass einem aus dem Ausland stammenden Fertigarzneimittel eine inländische Zulassung fehlt. Insofern handelt es sich bei "Arzneimittel" und "Zulassung" grundsätzlich um getrennt zu betrachtende Begrifflichkeiten.

Auf die Vorschrift des § 8 Satz 2 HWG kommt es entgegen dem Vorbringen der Inhaberin der angegriffenen Marke, sofern es sich auch auf die Frage der Einordnung des Erzeugnisses als Arzneimittel beziehen sollte, nicht an, da sie lediglich die Bewerbung von Arzneimitteln, die nach § 73 Abs. 3 AMG ins Inland eingeführt worden sind, verbietet, jedoch keine Regelungen zu der besagten Frage enthält. Vielmehr setzt auch sie das Vorliegen eines Arzneimittels voraus. Lediglich wenn eine Bundesoberbehörde die Zulassung oder Registrierung eines Mittels mit der Begründung ablehnt, dass es sich um kein Arzneimittel handelt, so gilt es nicht als Arzneimittel (§ 2 Abs. 4 Satz 2 AMG). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Insbesondere den vorgelegten Bescheiden des Bundesgesundheitsamts vom 7. April 1989 und vom 18. Juli 1990 kann keine Feststellung entnommen werden, dass das besagte Erzeugnis kein Arzneimittel ist.

c) Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen lassen auf einen rechtserhaltenden Umfang der Benutzung der älteren Marke für Arzneimittel schließen.

Die rechtserhaltende Benutzung gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG setzt voraus, dass die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie geschützt ist, verwendet wird, um diesbezüglich einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Ob die Marke ernsthaft im Inland benutzt worden ist, ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab. Dabei müssen die Benutzungshandlungen einen Inlandsbezug aufweisen (vgl. BGH GRUR 2015, 685 Rn. 13 - STAYER m. w. N.).

Laut der eidesstattlichen Versicherung von Y … vom 18. Oktober 2024, Kommanditistin der X … GmbH & Co. KG (nachfolgend auch "Importeur"), kauft diese Firma das Produkt "H 15 Gufic Tablets, 400 mg" von der Widersprechenden und verkauft es in Deutschland in eigener Verantwortung in der Originalverpackung mit englischsprachiger Beschriftung an Apotheken weiter (vgl. Anlage 36 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 25. Oktober 2024). In den Jahren 2017, 2018, 2019, 2021 und 2022 wurden jeweils 2.000 Packungen à 100 Tabletten im Wert von … EUR von der Widersprechenden an den Importeur verkauft. Dies wird durch die der eidesstattlichen Versicherung beigefügten Rechnungen bestätigt.

Das gleiche Bild ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung von Z … vom 22. Oktober 2024, in der ebenfalls die oben genannten Stückzahlen und Umsätze für die Jahre 2017, 2018, 2019, 2021 und 2022 genannt werden (vgl. Anlage 36 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 25. Oktober 2024).

Aus den beiden angesprochenen eidesstattlichen Versicherungen wird deutlich, dass über mehrere Jahre beachtliche Mengen des Erzeugnisses zu einem angemessenen Kaufpreis in Höhe von 18,50 EUR pro Packung von der Widersprechenden nach Deutschland an den Importeur verkauft worden sind. Zwar erfolgte im Jahr 2020 keine Lieferung und werden für die Jahre 2023 sowie 2024 keine Umsätze angegeben, so dass drei Jahre des von Dezember 2019 bis November 2024 reichenden maßgeblichen Benutzungszeitraums nicht abgedeckt werden. Auch den eidesstattlichen Versicherungen von A … , weiterer Kommanditist der X … GmbH & Co. KG, vom 9. Mai 2019 und von Z … vom 19. Februar 2019 können hierzu keine weiterführenden Aussagen entnommen werden, da in ihnen lediglich Umsätze bis zum Jahr 2018 genannt werden (vgl. Anlagen 10 und 11 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 29. Mai 2019). Allerdings ist in Betracht zu ziehen, dass gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG rechtserhaltende Benutzungshandlungen innerhalb der maßgeblichen Benutzungszeiträume zu erfolgen haben. Sie müssen jedoch nicht kontinuierlich den gesamten Fünf-Jahres-Zeitraum ausfüllen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 74 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer). Insofern reichen die Angaben zu den Jahren 2019, 2021 und 2022 aus, zumal sie auf fast durchgängige, sich über mehrere Jahre erstreckende Lieferungen schließen lassen. Zudem ist der eidesstattlichen Versicherung vom 18. Oktober 2024 zu entnehmen, dass im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie keine Erzeugnisse vom Importeur gekauft wurden und an ihn bis heute das Produkt "H 15 Gufic Tablets, 400 mg" geliefert wird. Insgesamt reichen damit die in den eidesstattlichen Versicherungen vom 18. Oktober 2024 und 22. Oktober 2024 genannten Zahlen aus, eine Scheinbenutzung zu widerlegen.

d) Die Lieferung des Produkts "H 15 Gufic Tablets, 400 mg" durch die Widersprechende an die X … GmbH & Co. KG in Deutschland stellt eine rechtserhaltende Form der Benutzung der älteren Marke dar.

§ 26 Abs. 4 MarkenG a. F. und n. F. regelt zwar wörtlich nur den Tatbestand einer Inlandsbenutzung bei Exportmarken, enthält aber darüber hinaus eine grundsätzliche Aussage zur Bedeutung grenzüberschreitender Vorgänge für den inländischen Benutzungszwang. Dementsprechend wird auch der Import von mit einer Marke versehenen Waren in die Bundesrepublik Deutschland als rechtserhaltende Benutzung angesehen, soweit die inländische Lieferung der im Ausland erworbenen Waren sich noch als eigenständiger Teilakt des rechtlichen Erwerbsvorgangs darstellt, nämlich als (dingliche) Erfüllung der (schuldrechtlichen) Übereignungsverpflichtung, wobei es nicht auf den ausländischen Ort des zugrundeliegenden Vertragsabschlusses ankommt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 26 Rn. 301). Somit reicht es bei Importmarken aus, wenn die markierten Waren vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung erstmalig im Inland in den Verkehr gebracht werden. Das Anbringen der Marke auf der Ware kann dagegen auch im Ausland erfolgt sein (vgl. Hacker, Markenrecht, 6. Auflage, Rn. 385).

Dass die Widersprechende ausweislich der in das Verfahren eingeführten Unterlagen lediglich einen Importeur beliefert hat, steht einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung ist nicht mit Blick auf Rentabilität oder Schlüssigkeit der Geschäftsstrategie zu beurteilen (vgl. BGH MarkenR 2017, 551 Rn. 18 - Glückskäse unter Verweis auf BGH GRUR 2012, 1261 Rn. 17 - Orion; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Auflage, § 26 MarkenG, Rn. 4). Zudem ist gerade dann nicht auf die Anzahl der Abnehmer abzustellen, wenn - wie oben ausgeführt - ausreichende Mengen der betreffenden Ware von einem einzelnen Käufer bezogen worden sind.

Dem von der Inhaberin der angegriffenen Marke ins Feld geführten Werbeverbot gemäß § 8 Satz 2 HWG kommt hierbei keine Bedeutung zu. Werbung kann allenfalls die rechtserhaltende Benutzung fördern, stellt jedoch für diese keine notwendige Voraussetzung dar. Darüber hinaus wird vorliegend die Lieferung des Erzeugnisses an einen Importeur als ausreichend für die rechtserhaltende Benutzung angesehen, so dass es auf ein Bewerben gegenüber weiteren Dritten nicht ankommt.

Die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass der Importeur ausweislich Anlage 23 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 12. Dezember 2022 weniger Produkte "H 15 Gufic Tablets, 400 mg" an deutsche Apotheken geliefert als er selbst von der Widersprechenden bezogen hat. Dies kann darauf beruhen, dass die importierten Erzeugnisse von der X … GmbH & Co. KG teilweise ins Ausland verbracht wurden. Gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG a. F. und n. F. ist auf die inlandsbezogene Benutzung durch den Markeninhaber selbst und nicht durch Abnehmer abzustellen (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 26 Rn. 168). Insofern kommt es nicht darauf an, an wen und in welchem Umfang der Importeur das besagte Erzeugnis in Deutschland weiterverkauft hat.

Sowohl bei der X … GmbH & Co. KG als auch bei den von ihr in Deutschland belieferten Apotheken kann im Übrigen nicht von einem markenmäßigen Fremdbenutzungswillen ausgegangen werden, so dass der im Verfahren angesprochene § 26 Abs. 2 MarkenG a. F. und n. F. vorliegend nicht einschlägig ist (vgl. auch BPatGE 25, 50, 52 - Bommi). e) Der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke wird durch die abweichende Form, in der sie tatsächlich verwendet wird, nicht verändert (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG).

Ausweislich Anlage 9 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 29. Mai 2019 erscheint die Widerspruchsmarke auf der Verpackung des Erzeugnisses wie folgt: Der Aufdruck auf der Rückseite der Tablettenblister sieht etwa wie folgt aus (vgl. Anlage C zur eidesstattlichen Versicherung vom 22. Oktober 2024):

H 15 Gufic (AYURVEDIC TABLETSMEDICINE) (AYURVEDIC MEDICINE)

Es ist damit festzustellen, dass die ältere Wortmarke

H 15

tatsächlich nicht wie eingetragen in Alleinstellung, sondern zusammen mit weiteren Ausdrücken und ergänzend mit einer Grafik in Form von zwei Halbkreisen verwendet wird.

Bei der Beurteilung der Benutzung einer Marke mit Zusätzen ist zunächst von entscheidender Bedeutung, welche Kennzeichnungskraft einerseits diesen und andererseits der eingetragenen Marke selbst zukommt. So bewirken Hinzufügungen von Elementen mit eigenständiger Kennzeichnungskraft regelmäßig eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke. Davon ist umso eher auszugehen, je geringer die Kennzeichnungskraft der jeweiligen Marke selbst ist. Umgekehrt wird der kennzeichnende Charakter einer Marke in der Regel durch die Hinzufügung von Zusätzen nicht berührt, denen der Verkehr keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung neben der Marke beimisst (vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 26 Rn. 208 m. w. N.). Davon ausgehend gilt Folgendes:

(1) Wegen ihres beschreibenden Charakters berühren die Angaben "TABLETS" und "AYURVEDIC MEDICINE" die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht. Sie bringen nur zum Ausdruck, dass es sich bei dem Erzeugnis der Widersprechenden um Tabletten handelt, die der ayurvedischen Medizin entsprechende Inhaltsstoffe enthalten.

(2) Den Stilelementen kommt weder gesondert noch in ihrer Gesamtheit die Funktion eines Herkunftshinweises zu.

Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass sie graphisch oder farblich gestaltet wird oder Bildbestandteile hinzugefügt werden, ist zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind (vgl. BGH GRUR 2014, 662 Rn. 18 - Probiotik). Die Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze stellt keine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG a. F. dar, wenn die Zusätze mit dem Zeichen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es sich um die Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form (vgl. BGH GRUR 1999, 54 bis 56 - Holtkamp; GRUR 2000, 1040 bis 1042 - FRENORM/FRENON; GRUR 2005, 515 bis 516 - FERROSIL; GRUR 2017, 1043 bis 1046 - Dorzo). Die Schrägstellung der Kombination "H 15 Gufic" zwischen zwei Halbkreisen erweckt den Eindruck eines Siegels. Es handelt sich hierbei um ein übliches Stilelement, das als Hinweis auf eine durchgeführte Prüfung oder eine bestimmte Qualität verstanden werden kann. Ihm kommt keine individualisierende Eigenart zu. Es dient der werbemäßigen Hervorhebung, an die der Verkehr im Zusammenhang mit den unterschiedlichsten Waren und Dienstleistungen gewöhnt ist. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wird dadurch jedoch nicht beeinflusst.

Ebenso lässt sich weder durch die Anordnung der tatsächlich verwendeten Elemente - sei es in einer Zeile, nebeneinander oder untereinander - noch durch die (geringfügig abweichende) Schriftgestaltung oder durch die farbliche Darstellung ein hinreichender Bezug zu einem bestimmten Unternehmen herstellen, so dass sich auch diese Verzierungen als solche nicht auf die Kennzeichnungskraft der dem Benutzungszwang unterliegenden Marke auswirken.

(3) Das Wort "Gufic" ist unter der Registernummer UM 008 613 044 als Wortmarke für "Arzneimittel" zugunsten der Widersprechenden geschützt. Es erscheint links auf der Verpackung als auch auf der Rückseite der Tablettenblister in gleicher Schrift und Farbe wie die Widerspruchsmarke. Dieser Umstand ist zwar für sich alleine nicht geeignet, die Annahme eines einheitlichen Herkunftshinweises zu begründen (vgl. BGH GRUR 2005, 515 bis 516 Rn. 26 - FERROSIL). Allerdings kann die graphische Gestaltung in die Beantwortung der Frage, ob nach der Verkehrsanschauung ein oder zwei Kennzeichen vorliegen, einbezogen werden (vgl. BGH GRUR 2015, 587 bis 590 Rn. 17 - PINAR; GRUR 2017, 1043 bis 1046 Rn. 25 - Dorzo). Trotz der Gemeinsamkeiten in der äußeren Gestaltung ist vorliegend jedoch davon auszugehen, dass die beiden Elemente "H 15" und "Gufic" nicht in rechtserheblichem Umfang als Gesamtzeichen angesehen werden:

(a) Bei "Gufic" handelt es sich um die Kurzform der Firma der Widersprechenden als Herstellerin des Erzeugnisses. Dies wird für den Verkehr dadurch erkennbar, dass auf der Seitenlasche der Verpackung als auch der Rückseite der Tablettenblister die etwa wie folgt gestaltete Angabe steht:

MADE IN INDIA BY: Gufic Chem PRIVATE LIMITED Insofern werden selbst die Verkehrsteilnehmer, die "H 15 Gufic" zunächst als zusammengehörigen Produktnamen wahrnehmen, feststellen, dass es sich hierbei um die Kombination des Zeichens "H 15" mit einer Firmenbezeichnung handelt. Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (vgl. BGH GRUR 2007, 592 bis 593 Rn. 15 - bodo Blue Night unter Verweis auf BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; GRUR 2000, 510 f. - Contura).

(b) Für die Annahme, dass der Verkehr die Widerspruchsmarke als Hinweis auf das Erzeugnis und "Gufic" als Hinweis auf dessen Hersteller ansehen wird, spricht auch, dass erfahrungsgemäß gerade Arzneimittelhersteller in ihren Arzneimittelmarken häufig neben der eigentlichen Produkt- auch ihre Unternehmenskennzeichnung verwenden (vgl. BGH GRUR 1998, 815 Rn. 31 - Nitrangin). So ist dem Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 12. Dezember 2022 zu entnehmen, dass auf der Vorderseite von Arzneimittelverpackungen beispielsweise folgende Kombinationen zu finden sind:

Produktname Herstellername ASPIRIN BAYER Grippostad STADA Ginkobil ratiopharm Gerade das angesprochene Fachpersonal und die das Erzeugnis der Widersprechenden zur Behandlung ihrer Krankheiten verwendenden Patienten sind mit den kennzeichenrechtlichen Gepflogenheiten im Bereich der Arzneimittel besser vertraut, so dass sie umso eher zwischen Produkt- und Herstellernamen unterscheiden werden.

(c) Ergänzend darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die beiden Zeichen "H 15" und "Gufic" keinen Gesamtbegriff ergeben, der den Verkehr darauf schließen lassen könnte, es handele sich um eine Marke. Zum einen wird durch die grafische Gestaltung auch ihre Selbständigkeit zum Ausdruck gebracht, indem sie zweizeilig wiedergegeben werden oder im Falle ihrer einzeiligen Darstellung durch einen Leerraum getrennt sind. Zum anderen sind "H 15" und "Gufic" keine inhaltlich aufeinander bezogenen Wörter, die zusammen eine verständliche Aussage vermitteln würden. Selbst wenn Erstgenanntes vereinzelt als Synonym für indischen Weihrauch verwendet wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 29. September 2016, Az. 25 W (pat) 1/15 - H 15) und damit einen Sinngehalt aufweisen kann, so ist dies bei dem Unternehmenskennzeichen "Gufic" nicht der Fall.

(d) Schließlich lässt sich auch nicht feststellen, dass die Widerspruchsmarke keine oder so wenig Kennzeichnungskraft aufweist, dass sie gegenüber dem Wort "Gufic" völlig in den Hintergrund treten würde. Es bestehen nämlich Zweifel an der Eignung der Bezeichnung "H 15" als beschreibende Angabe für Arzneimittel. Im Rahmen des Verfahrens zur Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarke wegen absoluter Schutzhindernisse konnte nicht ermittelt werden, ob "H 15" die Funktion einer Wirkstoffangabe zukommt. Vielmehr erschien es möglich, dass die Widersprechende jedenfalls zu Beginn des Produktvertriebs eine gewisse Monopolstellung beim Vertrieb des indischen Weihrauchextrakts innehatte (vgl. BPatG, Beschluss vom 29. September 2016, Az. 25 W (pat) 1/15 - H 15, Seite 16 unten). Zum Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung ist mangels hinreichender Anhaltspunkte eine davon abweichende Sichtweise nicht geboten.

Daran ändert auch der Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke nichts. Ihr Verweis auf die Zeugeneinvernahme des Z … durch das Landgericht München I am 6. Dezember 2011 (vgl. Anlage Bf 3 zu ihrem Schriftsatz vom 2. Oktober 2024) datiert mehrere Jahre vor dem genannten Beschwerdeverfahren 25 W (pat) 1/15. In diesem wurde unter Zugrundelegung der Verkehrsauffassung zum Zeitpunkt der Eintragung und der Entscheidung nicht festgestellt, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine Gattungsbezeichnung handelt. Zudem enthält die Aussage des Zeugen keine Anhaltspunkte, die auf einen beschreibenden Charakter der Wortmarke "H 15" schließen lassen. Vielmehr werden darin ökonomische Überlegungen zu ihrer Verwendung zum damaligen Zeitpunkt angestellt. Auch der Verweis der Inhaberin der angegriffenen Marke auf den Vortrag der Firma B …Limited vor dem österreichischen Patentamt vom 2. November 2010 (vgl. Anlage Bf 8 zu ihrem Schriftsatz vom 2. Oktober 2024) veranlasst den Senat nicht zu einer anderen Einschätzung. Vielmehr deckt sich diese mit der anderer Gerichte, die zu vergleichbaren Rechtsfragen Stellung genommen haben (vgl. OLG Hamburg, Az. 3 U 186/10, Urteil vom 7. Juni 2012; Gericht der Europäischen Union, Urteil vom 11. Januar 2023, Rechtssache T-346/21, Rn. 81; OLG Hamburg, Az. 3 U 60/22, Urteil vom 12. Oktober 2023, Rn. 62).

Zusammenfassend lassen obige Erwägungen den Schluss zu, dass die Widerspruchsmarke in Kombination mit dem Wort "Gufic" als Name eines Produkts der Firma C … Ltd. verstanden wird, was sich auf ihren kennzeichnenden Charakter nicht auswirkt.

(4) Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Widersprechende auch Inhaberin folgender weiterer Marken ist, die obigen Benutzungsformen entsprechen:

- Wortmarke 30 2008 026 129

H 15 Gufic - Wort-/Bildmarke UM 008 285 661

Dieser Umstand steht jedoch gemäß § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht entgegen.

2. Unter Zugrundelegung der benutzten Ware "Arzneimittel" auf Seiten der Widerspruchsmarke besteht zwischen ihr und der angegriffenen Marke unmittelbare Verwechslungsgefahr.

Sie ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2019, 173 - Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 44 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich sein, wie u. a. etwa die Art der Waren oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend ihre Aufmerksamkeit sowie ihr Differenzierungsvermögen bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Die Waren "Nahrungsergänzungsmittel" auf Seiten der angegriffenen Marke und "Arzneimittel" auf Seiten der älteren Marke sind durchschnittlich ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 20. Auflage, Seite 15, linke Spalte, und Seite 18, mittlere Spalte).

Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Produkte und/oder Tätigkeiten unter Berücksichtigung der für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren, wie insbesondere ihrer Art und Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierend oder einander ergänzend, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 - OBELIX/MOBILIX; BGH GRUR 2021, 724 Rn. 36 - PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176, 177 Rn. 16 - ZOOM/ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also der gemeinsamen betrieblichen Verantwortung für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte eine geringere Bedeutung beigemessen wird.

Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel werden häufig von großen Pharmaunternehmen hergestellt. Zwar werden Nahrungsergänzungsmittel mangels Rezeptpflicht über Supermärkte und Drogerien vertrieben, sie können aber wie Arzneimittel auch in Apotheken erworben werden. Ebenfalls gibt es relevante Gemeinsamkeiten des Verwendungszwecks. Von den beiderseitigen Waren erhoffen sich die Verkehrskreise einen positiven Einfluss auf ihr körperliches Befinden. So werden Arzneimittel nicht nur zur Diagnose, Linderung oder Therapie, sondern - wie Nahrungsergänzungsmittel - zur Vorbeugung von Krankheiten eingesetzt. Schließlich bestehen vielfältige Überschneidungen in der Beschaffenheit, da beide Produkte in flüssiger, pulvriger oder fester Form dargeboten werden.

b) Der Widerspruchsmarke kommt leicht unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rn. 31 - Buchstabe a; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 - INJEKT/INJEX). Dabei ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (vgl. BGH WRP 2015, 1358 Rn. 10 - ISET/ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 - pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 - INJEKT/INJEX). Bei einer für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar engen Anlehnung eines Markenworts an einen beschreibenden Begriff wie die Wirkstoffbezeichnung eines Arzneimittels verfügt das Zeichen regelmäßig nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft von Hause aus (vgl. BGH GRUR 2008 905 Rn. 15 und 16 - Pantohexal).

Der Begriff "H 15" findet im Zusammenhang mit Weihrauchprodukten zwar Verwendung. Es konnte jedoch nicht festgestellt werden, dass er in Alleinstellung als Synonym für diese oder einen darin enthaltenen Wirkstoff gebräuchlich ist. Dass die Widersprechende die oben unter Ziffer 1 e (3) (d) angesprochene Monopolstellung beim Vertrieb des indischen Weihrauchextrakts zu den hier maßgeblichen Zeitpunkten der Anmeldung der angegriffenen Marke am 11. Juni 2012 und der Entscheidung über den Widerspruch im November 2024 noch innehatte (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 9 Rn. 233), ist nicht erkennbar und von der Widersprechenden auch nicht belegt worden. Insofern liegen keine Gründe für die Annahme einer Steigerung der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch Benutzung vor, zumal die Mengen der an deutsche Apotheken gelieferten Erzeugnisse nicht für eine erhöhte Bekanntheit sprechen.

c) Angesichts der Identität der beiderseitigen Marken, der durchschnittlichen Ähnlichkeit der Vergleichswaren und der erhöhten Aufmerksamkeit des angesprochenen Publikums, das Hersteller- und Produktmarken eher auseinanderhalten wird, ist auch unter Zugrundelegung einer leicht unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu erwarten, dass die Erstgenannten unmittelbar miteinander verwechselt werden.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war somit zurückzuweisen.

3. Eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist nicht sachdienlich (zur Anwendbarkeit des § 148 ZPO im Beschwerdeverfahren vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 82 MarkenG, Rn. 60).

a) Es ist abweichend vom Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht geboten, die rechtskräftige Entscheidung in dem Verfahren zur Erklärung des Verfalls und Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarke 30 2008 026 128 abzuwarten.

Sie wurde mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 17. September 2024 teilweise u. a. für "Arzneimittel" mangels rechtserhaltender Benutzung gelöscht. Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben, die unter dem Aktenzeichen 25 W (pat) 62/24 beim Bundespatentgericht anhängig ist. Dieses Parallelverfahren ist vorgreiflich. Es hat das Bestehen oder Nichtbestehen der Marke 30 2008 026 128 in Bezug auf die hier interessierende Ware "Arzneimittel" zum Gegenstand. Da sich der Widerspruch auf diese stützt, hängt sein Erfolg vom Ausgang des Verfallsverfahrens ab.

Allerdings steht die Anordnung der Aussetzung gemäß § 148 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts. Hierbei ist zwischen dem Risiko eines möglicherweise ungerechtfertigten Rechtsverlusts, der mit einer Aussetzung verbundenen Verfahrensverzögerung und dem allgemeinen Interesse, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden, abzuwägen (vgl. BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 17 - Gelbe Wörterbücher; GRUR 2016, 197 Rn. 19 - Bounty). Jedenfalls muss die Wahrscheinlichkeit der Löschung der Eintragung der Marke bestehen und eine Entscheidung in absehbarer Zeit zu erwarten sein (vgl. BPatG, Beschluss vom 14. August 2018, Az. 27 W (pat) 87/16 - Bildmarken; Beschluss vom 4. Februar 1997, Az. 24 W (pat) 107/96 - Bea Coveri/COVERI/ENRICO COVERI; Beschluss vom 26. Oktober 1995, Az. 25 W (pat) 174/94 - Humana/Humano; Beschluss vom 19. September 2006, Az. 27 W (pat) 171/05 - Martina by gebrüder götz/La Martina).

Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass die im Verfallsverfahren relevante Rechtsfrage, inwieweit die Widerspruchsmarke für "Arzneimittel" rechtserhaltend benutzt worden ist, unabhängig von den unterschiedlichen Benutzungszeiträumen auch Gegenstand des hiesigen Verfahrens ist. Aufgrund der Ausführungen zur Benutzung unter Ziffer 1 c) ist nach derzeitiger vorläufiger Einschätzung eine Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarke wegen Verfalls nicht absehbar. Ansonsten hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Möglichkeit, Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 Abs. 1 MarkenG zu erheben (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 82 Rn. 60). Darüber hinaus wurde bereits am 28. Dezember 2012 Widerspruch gegen die Eintragung der Marke 30 2012 033 952 erhoben. Eine Aussetzung hätte eine weitere Verzögerung des nunmehr bereits seit über zwölf Jahren andauernden Widerspruchsverfahrens zur Folge. Insgesamt überwiegen damit die gegen eine Aussetzung sprechenden Gründe.

b) Das beim Gericht der Europäischen Union unter dem Aktenzeichen T-520/23 anhängige Verfallsverfahren gegen die Marke UM 008 285 661 der Widersprechenden, auf welches die Inhaberin der angegriffenen Marke ihren weiteren Aussetzungsantrag stützt, ist nicht vorgreiflich. Die besagte Unionsmarke ist nicht Gegenstand des hiesigen Verfahrens. Allein der Umstand, dass über die rechtserhaltende Benutzung einer Marke der Widersprechenden für Arzneimittel auch von einem anderen Gericht zu entscheiden ist, rechtfertigt keine Aussetzung (vgl. auch BGH, Beschluss vom 30. März 2005, X ZB 26/04, NJW 2001, 1265). Folglich kommt es auch nicht darauf an, dass zwischenzeitlich die Klage, mit der die Inhaberin der angegriffenen Marke die teilweise Aufhebung der Entscheidung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum vom 29. März 2021 begehrte, soweit der Verfallsantrag für "Arzneimittel" zurückgewiesen wurde, mit Urteil vom 18. Dezember 2024 abgewiesen worden ist. c) Eine Aussetzung von Amts wegen ist auch nicht auf Grund des beim Deutschen Patent- und Markenamt anhängigen Verfahrens auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarke wegen des Bestehens der älteren Wortmarke 397 58 443 veranlasst. Dieses Verfahren wurde mit Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 19. Juli 2023 ausgesetzt, bis das gegen die ältere Marke 397 58 443 seinerseits anhängige Verfallsverfahren endgültig abgeschlossen ist. Ihre Eintragung ist mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2024 für verfallen erklärt und gelöscht worden, wogegen Beschwerde eingelegt wurde, die beim Bundespatentgericht unter dem Aktenzeichen 25 W (pat) 29/24 anhängig ist. Bei dem gegen die Widerspruchsmarke gerichteten Nichtigkeitsverfahren wegen Bestehens älterer Rechte handelt es sich zwar um einen anderen anhängigen Rechtsstreit. Er ist allerdings seinerseits ausgesetzt, was einer Aussetzung dieses Verfahrens entgegensteht (vgl. BGH NJW-RR 05, 925).

4. Die Rechtsbeschwerde ist nicht gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zuzulassen.

a) Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke aufgeworfene Frage, "wann und unter welchen Voraussetzungen ein ensembleartiges Gebilde im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes als eine Marke angesehen werde und damit nur von einer Marke auszugehen sei" bezieht sich auf die Veränderung des kennzeichnenden Charakters einer eingetragenen Marke durch ihre abweichende Benutzung. Dieses Thema ist bereits Gegenstand mehrerer höchstrichterlicher Entscheidungen gewesen, die der Senat berücksichtigt und auf vorliegenden Fall angewandt hat. Insofern fehlt es an der Entscheidungserheblichkeit, die Voraussetzung für die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 83 Rn. 26).

Eine klärungsbedürftige allgemeine Bedeutung über den entscheidungserheblichen Bereich hinaus kommt den hier in Rede stehenden Benutzungsfragen nicht zu, so dass auch die Fortbildung des Rechts die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 1. Alt. MarkenG nicht erfordert. Schließlich weicht der Senat nicht von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, anderer Senate des Bundespatentgerichts oder vergleichbarer Instanzgerichte im Sinne des § 83 Abs. 2 Nr. 2 2. Alt. MarkenG ab. Demzufolge bedarf es auch nicht zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung einer Klärung der hier durch die abweichende Benutzung aufgeworfenen Problemstellungen durch den Bundesgerichtshof.

b) Daran ändern auch die ausdrücklich von der Inhaberin der angegriffenen Marke ins Feld geführten Entscheidungen nichts.

(1) Eine Abweichung zum Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 20. Januar 2005 in der Sache I ZB 31/03 (GRUR 2005, 515 - FERROSIL) ist nicht gegeben. Gegenstand war dort die Frage, ob die Marke "FERROSIL" durch das Zeichen "P3-ferrosil"rechtserhaltend benutzt wird. Ebenso wie hier kam es maßgeblich darauf an, ob die tatsächlich benutzte Form vom Verkehr als Mehrfachkennzeichnung wahrgenommen wird. Demzufolge wurde unter Einbeziehung dieser Rechtsprechung in vorliegendem Fall geprüft, ob "Gufic" als weitere Marke in Form eines Firmenkennzeichens angesehen wird. Im Übrigen weicht die hiesige Konstellation von derjenigen des BGH-Verfahrens ab, da vorliegend die Zeichen "H 15" und "Gufic" nicht durch einen Bindestrich verbunden sind, was umso mehr für das Vorliegen einer Erst- und Zweitmarke spricht.

(2) Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 8. Januar 2014 in der Sache I ZR 38/13 (GRUR 2014, 662 - Probiotik) wurde ebenfalls umgesetzt. Dementsprechend ist auch vorliegend erörtert worden, ob grafische, farbliche oder bildliche Elemente einen Bezug zur Funktion der Widerspruchsmarke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind.

(3) Der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 11. Mai 2017 in der Sache I ZB 6/16 (GRUR 2017, 1043 - Dorzo) befasst sich mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen der Verkehr ein an sich unverändertes Markenwort aufgrund von Zusätzen nicht mehr als eigenständiges Produktkennzeichen erkennt. Auf die dort maßgebliche Frage, ob das aus zwei Begriffen bestehende Zeichen "Dorso- Vision®", die durch Bindestrich verbunden sind und denen der Zusatz "®" nachgestellt ist, als einheitlich angesehen wird, kommt es vorliegend nicht an. Weder wird die Widerspruchsmarke abweichend von ihrer Eintragung mit einem Bindestrich noch mit einem hochgestellten "®" verwendet.

(4) Ebenfalls kommt dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. April 2001 in der Sache I ZR 212/98 (GRUR 2002, 167 - Bit/Bud, Bitburger) keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu. In ihm wird die rechtserhaltende Benutzung einer Marke ("Bit") in Verbindung mit einem weiteren Bestandteil ("burger") bejaht, die zusammen ein Wort ergeben ("Bitburger"). Entsprechendes gilt danach für den Slogan "Bitte ein Bit", da der kennzeichnende Bestandteil "Bit" darin eine selbstständige Stellung als Produktkennzeichnung behalten hat. Auch diese Entscheidung ist aufgrund der nicht vergleichbaren Gestaltung des benutzten Zeichens der Widersprechenden nicht einschlägig, zumal sie "H 15" und "Gufic" nicht zu einem Wort verbunden hat.

(5) Schließlich weist auch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 13. September 2007 in der Sache I ZR 33/05 (GRUR 2008, 254 - THE HOME STORE) keinen hinreichenden Bezug zu den hier aufgeworfenen Rechtsfragen auf, da es sich mit der firmenmäßigen Benutzung von Unionsmarken befasst.

5. Abweichend von der Anregung der Inhaberin der angegriffenen Marke ist darüber hinaus die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klärung der Frage, wie der Erwägungsgrund 37 der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken auszulegen ist, nicht veranlasst.

Begründungserwägungen eines Gemeinschaftsrechtsakts sind rechtlich nicht verbindlich und können weder herangezogen werden, um von den Bestimmungen des betreffenden Rechtsakts abzuweichen, noch, um diese Bestimmungen in einem Sinne auszulegen, der ihrem Wortlaut offensichtlich widerspricht (vgl. EuGH, Urteil vom 19. Juni 2014, C-345/13, Rn. 31 - Karen Millen Fashions Ltd.). Damit kommt auch dem besagten Erwägungsgrund 37 keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu. Zudem wurde dem darin enthaltenen Hinweis

"Werden allgemeine Ausdrücke verwendet, sollten diese so ausgelegt werden, dass sie nur Waren und Dienstleistungen einschließen, die eindeutig vom Wortsinn erfasst sind."

vorliegend Genüge getan. Insbesondere ist der hier in Rede stehende Warenbegriff "Arzneimittel" unter Zugrundelegung der einschlägigen Regelungen des Arzneimittelgesetzes ausgelegt worden, so dass ihm ein eindeutiger Wortsinn zugeordnet wurde.

III.

Rechtsmittel

Gegen die Zurückweisung der Beschwerde (Ziffer 1 des Tenors) können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein von Bonin Streif

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