Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 2/24

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache …

ECLI:DE:BPatG:2025:260325B35Wpat2.24.0 betreffend das Gebrauchsmuster 20 2011 109 887.0 (hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. März 2025 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die in F … ansässige Antragsgegnerin war Inhaberin des am 2. August 2012 mit fünf Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2011 109 887.0 mit der Bezeichnung "Energieübertragungsvorrichtung" (Streitgebrauchsmuster), das durch Abzweigung als Anmeldetag den 9. Februar 2011 nebst zweier finnischen Unionsprioritäten vom 24. Februar 2010 erhalten hat.

Nachdem die ebenfalls in F … ansässige Antragstellerin von der Antragsgegnerin vor dem Landgericht wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters verklagt worden war, hatte die Antragstellerin am 5. Februar 2018 durch einen deutschen Rechtsanwalt beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Im entsprechenden Antragsschriftsatz wurde mitgeteilt, dass "Herr X …mitwirke. Im Verletzungsverfahren vor dem LG wurde die Antragstellerin von einem anderen Rechtsanwalt vertreten. Am 28. Februar 2021 ist das Streitgebrauchsmuster nach Ablauf der höchstmöglichen Schutzdauer erloschen. Die Antragsgegnerin verfolgte auch nach dem Ablauf des Streitgebrauchsmusters ihre vor dem Landgericht Düsseldorf geltend gemachten Verletzungsansprüche weiter.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betraf eine Kraftübertragungsvorrichtung, die zum Beispiel bei der Reinigung der Innenfläche von Rohren verwendet werden kann. Bei derartigen Vorrichtungen wird eine Kraft mittels der Drehbewegung eines Kabels übertragen. Durch die Drehbewegung des Kabels wird die Kraft, die durch eine Kurbel erzeugt wird, als eine Drehbewegung zu einem an dem Kopf des Kabels positionierten Werkzeug übertragen. Bei aus dem Stand der Technik bekannten, durch Elektromotoren oder durch Wasserturbinen angetriebenen Kraftübertragungsvorrichtungen träten nach der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters verschiedene Probleme auf. Dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters lag daher die Aufgabe zugrunde, eine Kraftübertragungsvorrichtung bereitzustellen, die ein geeignetes Drehmoment erzeugt.

Am 5. Oktober 2021 fand vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die mündliche Verhandlung statt. In der mündlichen Verhandlung war die Antragstellerin durch den deutschen Rechtsanwalt vertreten, der als Bevollmächtigter den Löschungsantrag unterzeichnet hatte. Im Anschluss an die mündliche Verhandlung stellte die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA mit Beschluss vom 5. Oktober 2021 fest, dass das Streitgebrauchsmuster (von Anfang an) unwirksam gewesen war. Weiterhin erlegte die Gebrauchsmusterabteilung der Antragsgegnerin die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahren auf. Nach Erledigung eines sich anschließenden Beschwerdeverfahrens, in dem die Antragstellerin gleichfalls von dem genannten deutschen Rechtsanwalt vertreten worden war (Az. 35 W (pat) 406/22), ist die Kostengrundentscheidung am 4. August 2023 in Bestandskraft erwachsen. Mit ihrem am 14. September 2023 beim DPMA eingegangenen Kostenfestsetzungsantrag, ergänzt durch den Schriftsatz vom 30. Oktober 2023, machte die Antragstellerin zum einen die Kosten des deutschen Rechtsanwalts geltend. Zum anderen erklärte sie, im Löschungsverfahren auch von dem finnischen Patentanwalt X … vertreten worden zu sein. Der Ersatz der Kosten einer Doppelvertretung sei vorliegend gerechtfertigt, weil Herr X … im gesamten Verfahren auf Seiten der Antragstellerin als Patentanwalt mitgewirkt habe.

Die Antragsgegnerin ist dem Kostenfestsetzungsantrag mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2023 entgegengetreten, insbesondere im Hinblick auf die Kosten des finnischen Patentanwalts. Nach Kenntnis der Antragstellerin sei Herr X … weder europäischer Patentanwalt (European Patent Attorney) noch finnischer Patentanwalt. Die Kosten der Doppelvertretung könnten daher nicht geltend gemacht werden.

Der Kostenbeamte der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26. März 2024 die erstattungsfähigen Kosten in Höhe von 5.485,10 EUR festgesetzt und die Verzinsung des zugesprochenen Betrages mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 14. September 2023 (Eingang des Kostenfestsetzungsantrages beim DPMA) ausgesprochen. Hierbei ist die Gebrauchsmusterabteilung davon ausgegangen, dass die Kosten für den anwaltlichen Vertreter erstattungsfähig seien, wobei nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG eine Geschäftsgebühr in Höhe eines 2,0-fachen Satzes anzuerkennen sei. Die Kosten des finnischen Patentanwalts seien dagegen nicht erstattungsfähig. Nach der Rechtsprechung komme im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die Erstattung entsprechender Kosten nur dann in Betracht, wenn wegen eines parallelen Verletzungsverfahrens ein gewisser Abstimmungsbedarf zwischen Rechts- und Patentanwalt bestehe oder das Löschungsverfahren schwierige, über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinausgehende, rechtliche Fragen aufwerfe, bei denen das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende rechtliche Wissen nicht mehr ausreiche. Habe dagegen von Anfang an ein Rechtsanwalt die Vertretung in einer Gebrauchsmusterlöschungssache übernommen, so sei für eine Erstattung von Doppelvertretungskosten kein Raum. Die Beiziehung eines Patentanwalts sei in solchen Fällen nicht notwendig, da davon auszugehen sei, dass die im Rahmen eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens typischerweise zu klärenden Fragen nach Schutzfähigkeit und Zulässigkeit von Anspruchsfassungen (nebst einer Recherche zum Stand der Technik) auch von einem Rechtsanwalt zuverlässig bearbeitet und beantwortet werden könnten.

Der vom Kostenbeamten festgesetzte Erstattungsbetrag setzt sich im Einzelnen - wie folgt - zusammen:

Gebührentatbestand RVG Satz Betrag (Gegenstandswert gemäß VV Nr. § 13 RVG §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 300.000 EUR)

I. Kosten des Rechtsanwalts 1. Geschäftsgebühr 2300 2,0 4.986,00 EUR 2. Entgeltpauschale für Post- und 7002 20,00 EUR Telekommunikationsdienstleistungen

II. Fahrtkosten, Tage- und Abwesenheitskosten, Kosten des Rechtsanwalts und Übernachtungskosten 179,10 EUR

III. Vorverauslagte Kosten 3. Löschungsantragsgebühr 300,00 EUR

Summe von I., II. und III.: 5.485,10 EUR ========= Gegen diesen Beschluss, der den anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin am 4. April 2024 zugestellt worden war, hat diese am 16. April 2024 Beschwerde beim DPMA eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass auch die Kosten des finnischen Patentanwalts nach Maßgabe einer 2,0 Geschäftsgebühr zuzüglich der Post- und Telekommunikationspauschale festzusetzen seien. Das DPMA habe im angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss nicht berücksichtigt, dass zeitgleich neben dem beschwerdegegenständlichen Löschungsverfahren auch ein Verletzungsverfahren vor dem Landgericht anhängig gewesen sei. Die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten sei in einem solchen Fall nach allgemeiner Auffassung zu bejahen, weil ein regelmäßiger Abstimmungsbedarf zwischen Patent- und Rechtsanwalt bestehe. Dass beschwerdegegenständliche Löschungsverfahren habe zudem schwierige, über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinausgehende, rechtliche Fragen aufgeworfen, bei denen das bei einem ausländischen Patentanwalt vorauszusetzende rechtliche Wissen nicht ausreiche. Daneben habe das Verfahren tiefgehende technische Fragen zum Gegenstand gehabt, die ein Rechtsanwalt nicht ohne einen Patentanwalt beurteilen könne. Die vom DPMA angeführte Rechtsprechung sei schon deswegen nicht einschlägig, weil in den dortigen Verfahren kein Verletzungsverfahren anhängig gewesen sei. Weiterhin sei es unerheblich, ob zuerst ein Patentanwalt und dann ein Rechtsanwalt mandatiert worden sei oder umgekehrt. Unabhängig davon sei vorliegend tatsächlich zunächst der finnische Patentanwalt mandatiert worden. Dieser habe an dem Löschungsverfahren auch mitgewirkt. Sämtliche Schriftsätze des deutschen Rechtsanwalts seien vorab Herrn X im Entwurf übermittelt und von diesem überprüft worden. Herr X … habe die parallelen Verfahren betreffend die finnischen Patente und Gebrauchsmuster sowohl vor dem finnischen Patentamt als auch vor den finnischen Gerichten eigenständig geführt. Zum Beweis dieser Tatsachen werde der anwaltliche Vertreter der Antragstellerin als Zeuge benannt. Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26. März 2024 dahingehend abzuändern, dass zusätzlich zu den bereits festgesetzten Kosten der Vertretung durch einen Rechtsanwalt, eine weitere 2,0 Verfahrensgebühr Nr. 2300 VV RVG in Höhe von 4.986,00 EUR zuzüglich einer Post- und Telekommunikationspauschale in Höhe von 20 EUR als durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattende Kosten festgesetzt werden.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, dass eine Erstattung der Kosten für die Tätigkeit von Herrn X … nicht in Frage komme. Die Erstattung von Doppelvertretungskosten bei der Mitwirkung eines Patentanwalts aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union seien nur dann erstattungsfähig, wenn der ausländische Patentanwalt nach seiner Ausbildung und dem Tätigkeitsbereich, für den er in dem anderen Mitgliedstaat zugelassen sei, einem in Deutschland zugelassenen Patentanwalt im Wesentlichen gleichgestellt werden könne. Herr X … sei jedoch kein Patentanwalt. Es liege weder eine Bescheinigung darüber vor, dass er zur Ausübung des Berufs des Patentanwalts in Finnland zugelassen sei, noch sei er nach Art. 134 EPÜ beim Europäischen Patentamt (EPA) als Vertreter zugelassen. In Finnland dürften seit dem 1. Juli 2014 nur zugelassene Anwälte (nach bestandener Zusatzprüfung) den Titel "Patentanwalt" führen und in die beim finnischen Patentamt geführten Liste der zugelassenen Patentanwälte eingetragen werden. Herr X … finde sich dort jedoch nicht. Er sei auch sonst einem deutschen Patentanwalt nicht gleichzustellen. Nach der Rechtsprechung komme es insoweit auf die Vergleichbarkeit der Ausbildung und der ausgeübten Tätigkeit an. Hierzu habe die Antragstellerin jedoch keine geeigneten Nachweise vorgelegt. Aus den insoweit vorgelegten Unterlagen gehe vielmehr hervor, dass Herr X … nur "ausgebildeter Techniker" und kein Ingenieur mit abgeschlossenem Hochschulstudium sei. Im Übrigen sei Herr X … ein Angestellter der Antragstellerin, weshalb die geltend gemachten Kosten ohnehin nicht erstattungsfähig seien. In der Vergangenheit sei Herr X … gegenüber finnischen Behörden als angestellter IPR-Assistent der Antragstellerin genannt worden (so etwa in Anlage 3A). Zuletzt sei zu berücksichtigen, dass Herr X … weder über eine Kanzlei verfüge, noch eine von ihm stammende patentanwaltliche Kostennote vorliege.

Die Antragstellerin ist diesem Vortrag entgegengetreten. Nach der Rechtsprechung des BGH komme es nicht darauf an, ob Herr X … sich als "Patentanwalt" bezeichnen dürfe oder beim EPA als Vertreter zugelassen sei. Entscheidend sei, ob dieser nach finnischem Recht als Patentanwalt tätig sein dürfe (BGH GRUR 2007, 999 - "Consulente in marchi"). In Finnland dürfe die Tätigkeit eines Patentanwalts unabhängig von dem Recht, den Titel "Patentanwalt" zu führen, ausgeübt werden. Herr X … sei seit Jahrzehnten in Finnland als Patentanwalt tätig ist. Er melde Patente an, führe Verfahren beim finnischen Patentamt und sei in gerichtlichen Verfahren als Parteivertreter tätig. Unter Berücksichtigung der europäischen Dienstleistungsfreiheit komme es nur darauf an, zu welcher Tätigkeit Herr X … in Finnland berechtigt sei. Im Übrigen sei dieser niemals Angestellter der Antragstellerin gewesen. Zum Beweis dieser Tatsache und zum Beweis seiner Tätigkeit als Patentanwalt in Finnland werde Herr X … als Zeuge angeboten. Im Übrigen zeigten die in finnischer Sprache vorgelegten Dokumente, dass Herr X … ein Studium der Ingenieurwissenschaften absolviert habe. Ob die Institution, an der diese Qualifikation erworben worden sei, als "Schule", "Fachhochschule" oder "Hochschule bezeichnet werde, sei unerheblich.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen. II.

Die am 16. April 2024 von der Antragstellerin eingelegte Beschwerde ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 73 PatG zulässig. Die Antragstellerin hat ihre Beschwerde innerhalb der 2-wöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG beim DPMA erhoben. Innerhalb dieser Frist hat sie auch die tarifmäßige Beschwerdegebühr in Höhe von 50 EUR (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ordnungsgemäß einbezahlt. Die Beschwerde hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Die Gebrauchsmusterabteilung hat einen Anspruch auf die Erstattung der Kosten des Patentanwalts neben den Kosten des Rechtsanwalts zu Recht verneint.

1. Die Gebrauchsmusterabteilung ist in zutreffender Weise davon ausgegangen, dass im Falle eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens für die Kosten sowohl des Rechts- als auch des Patentanwalts der Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG (Geschäftsgebühr) einschlägig ist. Zwar tragen die Löschungsverfahren vor den Abteilungen des DPMA Züge eines justizförmigen Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - "Legostein" und BGH BlPMZ 2015, 112, 113 - "VIVA FRISEURE/VIVA"), gebührenrechtlich sind sie aber als Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde anzusehen (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 12. Aufl., § 26 Rn. 4).

2. Im Rahmen der Kostenfestsetzung nach § 17 Abs. 4 GebrMG iVm § 62 Abs. 2 Sätze 2 f. und § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG iVm §§ 91 Abs. 2, 104 ZPO sind die der Antragstellerin entstandenen Kosten insoweit als erstattungsfähig zu berücksichtigen, als sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist dabei zwischen den Beteiligten, ausgehend von einem Gegenstandswert von 300.000 EUR, nur noch in Streit geblieben, ob auf Seiten der Antragstellerin - zusätzlich zu den Kosten des Rechtsanwalts - auch die Kosten für die Tätigkeit des Patentanwalts in Höhe von 5.006,00 EUR (2,0 Geschäftsgebühr (4.986,00 EUR) + Post- und Telekommunikationspauschale (20,00 EUR)) im Rahmen der Kostenfestsetzung zu berücksichtigen sind.

3. Der erkennende Senat erachtet die Anwendung der Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), die dieser bei der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren anwendet (BGH GRUR 2013, 427 ff.), auch bei einem Gebrauchsmuster- Löschungsverfahren für geboten (vgl. BPatG BlPMZ 2017, 373 ff. = BPatGE 56, 28 ff - "Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren"). Dies rechtfertigt sich daraus, dass der BGH dem Abstimmungsaspekt in seiner neueren, oben zitierten Rechtsprechung erkennbar eine wesentliche Bedeutung beimisst und dieser Aspekt wegen der vergleichbaren Sach- und Interessenlage auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren eine große Bedeutung hat. In Anwendung dieser Grundsätze hat die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend festgestellt, dass die Mitwirkung des Herrn X … im vorliegenden Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung der Antragstellerin erforderlich war, so dass die insoweit entstandenen Aufwendungen nicht als notwendige Kosten i. S. v § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erstattungsfähig sind.

a)Die Antragstellerin wurde sowohl im Verletzungsprozess vor dem Landgericht als auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem DPMA jeweils von einem deutschen Rechtsanwalt vertreten. Hierbei handelte es sich um unterschiedliche Personen aus verschiedenen Kanzleien. Herr X … war in beiden Verfahren wohl zusätzlich tätig. Anders als in den Fällen, in denen im Verletzungsverfahren ein Rechtsanwalt und im Löschungsverfahren ein Patentanwalt als Partei- bzw. Beteiligtenvertreter tätig werden, kann vorliegend ein prozessualer Kostenerstattungsanspruch nicht darauf gegründet werden, dass eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Löschungsverfahren und Verletzungsrechtsstreit berücksichtigende Verfahrensführung erforderlich war. Wenn beide Verfahren nicht von demselben Partei- bzw. Beteiligtenvertreter geführt werden, ist unter dem Gesichtspunkt des Abstimmungsbedarfs zwischen Löschungs- und Verletzungsverfahren zwar möglicherweise eine Mitwirkungsnotwendigkeit eines zweiten Partei- bzw. Beteiligtenvertreters gegeben (vgl. BPatG, Beschluss vom 11. Februar 2021,

Az. 35 W (pat) 6/18). Dabei kommt es grundsätzlich auch nicht darauf an, ob in zeitlicher Reihenfolge zuerst der (lediglich intern wirkende) Patentanwalt und dann der nach außen auftretende Rechtsanwalt beauftragt wurde oder umgekehrt. Im vorliegenden Fall ist aber bereits nicht ersichtlich, wie Herr X … auf Seiten der Antragstellerin als Patentanwalt, und zwar zusätzlich zu beiden in den Verfahren tätig gewordenen Rechtsanwälten, die sich auch unmittelbar untereinander abstimmen konnten, konkret mitwirkend und abstimmend tätig geworden ist.

b) Ein Anspruch auf die Erstattung der Kosten des Patentanwalts kann vorliegend auch nicht darauf gestützt werden, dass das beschwerdegegenständliche Verfahren tiefgehende technische Fragen zum Gegenstand gehabt habe, die ein Rechtsanwalt nicht ohne einen Patentanwalt hätte beurteilen können. Dabei kann vorliegend als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob das Erfordernis, schwierige technische Fragen zu bewerten, die Hinzuziehung eines Patentanwalts grundsätzlich rechtfertigt. Im Hinblick auf die Erstattung von Doppelvertretungskosten ist diese Frage bislang nur für den umgekehrten Fall beantwortet worden, wenn nämlich der Patentanwalt als Parteivertreter mit schwierigen rechtlichen Fragen konfrontiert wird (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 190). Entscheidend ist, dass das vorliegende Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren keine besonderen technischen Schwierigkeiten aufwies.

Unabhängig von der Tatsache, dass die Antragstellerin insoweit nicht weiter ausgeführt hat, welche konkreten technischen Fragen nach ihrer Auffassung die besondere Schwierigkeit des beschwerdegegenständlichen Löschungsverfahrens hätte begründen können, lassen sich entsprechende Anhaltspunkte nach Auffassung des Senats auch sonst nicht auffinden. Das beschwerdegegenständliche Gebrauchsmuster umfasste fünf Ansprüche und betraf eine auch für technische Laien ohne Weiteres nachvollziehbare Aufgabenstellung. Die entscheidungserheblichen technischen Fragen lagen im Wesentlichen auf dem Gebiet der Mechanik, wobei die Einzelheiten schon wegen der Größe der betreffenden Strukturen und der Nähe der

Aufgabenstellung bzw. der vorgeschlagenen Lösung zu Alltagserfahrungen auch für rechtswissenschaftlich ausgebildete Parteivertreter ohne Weiteres nachvollziehbar waren. Der Umstand, dass im Löschungsverfahren nicht die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters im Streit stand, sondern Anspruchsfassungen nach Hilfsanträgen, und dass deswegen auch die Frage der unzulässigen Erweiterung zu prüfen war, gibt zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Die Stellung von Hilfsanträgen und die daraus folgende Problematik der unzulässigen Erweiterung sind ein wesentliches Merkmal des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens und können vom Rechtsanwalt auch ohne die Hinzuziehung eines Patentanwalts beurteilt werden.

c) Ein Anspruch auf den Ersatz der Doppelvertretungskosten lässt sich auch nicht mit dem Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Mitwirkung des "EPA-Vertreters" begründen. Der vorliegende Sachverhalt unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von entsprechenden Patent- oder Gebrauchsmusterstreitsachen im Sinne von § 143 Abs. 3 PatG bzw. § 27 Abs. 3 GebrMG, soweit es in diesen Verfahren eine unterstützende Mitwirkung eines deutschen Patentanwalts bzw. eines beim Europäischen Patentamt (EPA) zugelassenen Vertreters geht (vgl. BGH GRUR 2020, 781, 783 - "EPA-Vertreter").

Zum einen ist Herr X … - was unstreitig geblieben ist - gerade kein beim EPA zugelassener Vertreter, so dass ein Anspruch auf Ersatz der Doppelvertretungskosten schon deswegen ausscheidet.

Zum anderen hat der Senat die Anwendbarkeit der oben genannten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und damit die Erstattung entsprechender Doppelvertretungskosten für sog. "EPA-Vertreter" im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht verneint (BPatG, Beschluss vom 16. Dezember 2024, Az. 35 W (pat) 423/18, KoF 143/22). Wie sich aus § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. der abschließenden Regelung des § 97 Abs. 2 PatG ergibt, dürfen als geschäftsmäßige, anwaltliche Vertreter vor dem Bundespatengericht nur Personen auftreten, die entweder als Rechtsanwalt oder als Patentanwalt zugelassen sind.

Mangels einer erkennbar ungewollten gesetzgeberischen Regelungslücke besteht hier für eine analoge Anwendung von § 97 Abs. 2 PatG auf beim EPA zugelassene Vertreter - im Gegensatz zu § 143 Abs. 3 PatG und § 27 Abs. 3 GebrMG - kein Raum. Für das dem patentgerichtlichen Verfahren vorausgehende amtliche Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren gilt nichts Anderes. Insofern mangelt es - unabhängig von der Frage nach einem bestehenden Abstimmungsbedarf - an einer Rechtsgrundlage, um die durch den ausländischen Vertreter verursachten Kosten zugunsten der Antragsgegnerin festsetzen zu können (vgl. auch: Gruber in: GRUR Int. 2017, 859, 860).

Vor dem Hintergrund der unterschiedlich zu beurteilenden Patentstreitsachen einerseits und Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren andererseits, gibt es im Übrigen auch keinen Anlass die Grundsätze, die der Bundesgerichtshof auf das Markenverletzungsverfahren entwickelt hat, auf den vorliegenden Fall zu übertragen (vgl. BGH, Urteil vom 19. April 2007, Az. I ZB 47/06 - "Consulente in marchi", Rn. 15 und 18).

d) Da ein Anspruch auf Ersatz der Kosten der Doppelvertretung aus Rechtsgründen zu verneinen ist, bedürfen die streitigen Tatsachenfragen zur Ausbildung von Herrn X … , seiner Tätigkeit in Finnland und seiner konkreten Mitwirkung im Verfahren keiner weiteren Aufklärung. Insbesondere war die Einvernahme der als Beweismittel angebotenen Zeugen nicht erforderlich.

4. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m § 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

5. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Da die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde in vollem Umfang unterlegen ist, waren ihr die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

III.

Rechtsmittel

{ABSCHNITT:} Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Metternich Dr. Nielsen Eisenrauch