Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 28/16 Verkündet am 23. April 2018 (Aktenzeichen) …

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 017 702.9

…

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. April 2018 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Geophys. Dr. Wollny und Dipl.-Phys. Bieringer

ECLI:DE:BPatG:2018:230418B20Wpat28.16.0 beschlossen:

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 J des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. April 2016 wird aufgehoben und das Verfahren zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der heute eingereichten Unterlagen an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Patentanmeldung 10 2006 017 702.9 mit der Bezeichnung

"Spektroskopievorrichtung"

ist im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) von der Prüfungsstelle für Klasse G 01 J mit am Ende der Anhörung vom 29. April 2016 verkündetem Beschluss zurückgewiesen worden. Zur Begründung hat die Prüfungsstelle insbesondere ausgeführt, dass der Patentanspruch 1 aufgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Druckschrift DE 102 05 525 A1 (D4) nicht gewährbar sei.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner am 13. Juni 2016 eingelegten Beschwerde.

Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wurden seitens der Prüfungsstelle fünf Druckschriften genannt: D1 DE 43 09 417 C2 D2 DE 196 13 985 C1 D3 DE 297 15 915 U1 D4 DE 102 05 525 A1 D5 WO 92 / 15 860 A1.

Der Bevollmächtigte des Anmelders und Beschwerdeführers hat die Anmeldung zuletzt mit einem in der mündlichen Verhandlung vom 23. April 2018 übergebenen neuen Anspruchssatz mit den Ansprüchen 1 bis 18 verteidigt und zur Begründung ausgeführt, dass die Spektroskopievorrichtung und das zugehörige Verfahren zum Betreiben derselben nach dem nunmehr geltenden Anspruchssatz neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Er beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 J des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. April 2016 aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche:

Patentansprüche 1 bis 18, dem BPatG als neuer Hauptantrag überreicht in der mündlichen Verhandlung am 23. April 2018

Beschreibung:

noch anzupassende Beschreibung Zeichnungen:

einzige Figur vom 27. September 2006, beim DPMA eingegangen am 28. September 2006.

Die geltenden Ansprüche 1 bis 18 lauten: Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das DPMA führt (§ 79 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

1. Laut Ursprungsunterlagen betrifft die Anmeldung eine Spektroskopievorrichtung mit einer rohrförmigen Messzelle sowie ein Spektroskopieverfahren.

Die Absorptionsspektroskopie stelle ein wichtiges Werkzeug der Spurenanalyse dar, also der Bestimmung kleiner Mengen eines Stoffes neben großen Mengen an Hauptbestandteilen, welcher vor allem in der chemischen Industrie, der Metallurgie, der Medizin, der Biologie, der Geologie und der Kriminalistik eine große Bedeutung zukomme. Ein derartiges Verfahren zeichne sich durch die Analyse eines Absorptionsspektrums aus, welches aus der Bestrahlung eines verunreinigten gasförmigen Stoffes durch ein Emissionsspektrum bekannter Leistungsdichte gewonnen werde und anhand dessen Rückschlüsse auf die mengengenaue Zusammensetzung des untersuchten Stoffgemisches möglich seien (Ursprungsunterlagen, S. 1, Abs. 2 - S. 2, Abs. 1).

Zum Nachweis geringer Gasmengen bei hoher Messgenauigkeit seien hochempfindliche Messgeräte erforderlich, was mit hohem Kostenaufwand und komplexem, immobilem Aufbau der Messvorrichtung verbunden sei. Gleichzeitig seien hohe Anforderungen an die Optimierung des Messsignals und die Eliminierung messschädigender Einflüsse zu richten, welche von der jeweiligen Messumgebung abhingen, so dass eine kleine Substanzmenge trotz geringen Absorptionskoeffizienten mit einer Signalstärke oberhalb des Hintergrund-rauschens nachweisbar sei. Ausgehend von der natürlichen Linienbreite, wie sie durch die mittlere Anregungszeit eines Molekülgrundzustands aus der Heisenbergschen Unschärferelation resultiere, trügen etwa Doppler- und Druckverbreitungsmechanismen zur Verminderung des Absorptionskoeffizienten bei, welche durch Parameter der Messumgebung beeinflussbar seien. Weiterhin könne durch eine hoch gewählte Strahlungsdichte, einen langen Durchstrahlungsweg und das Einsammeln eines möglichst großen Bestandteils des eingestrahlten Wellenspektrums eine Signalstärke oberhalb der Rauschgrenze erreicht werden (Ursprungsunterlagen, S. 2, Abs. 2, bis S. 3, Abs. 1).

Als die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe nennt die Anmeldung, eine Vorrichtung und ein Verfahren der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass sie neben den vorher genannten komplexen Anforderungen eine hohe Reproduzierbarkeit der Messergebnisse aufweise sowie einem geringen Kostenaufwand und einer einfachen Anwendbarkeit Rechnung trage (Ursprungsunterlagen, S. 3, Abs. 2). Der geltende Patentanspruch 1 beschreibt eine Spektroskopievorrichtung und kann wie folgt gegliedert werden (Abweichungen zum Anspruch 1 gemäß Ursprungsunterlagen fett bzw. durchgestrichen hervorgehoben):

M1.0 Spektroskopievorrichtung mit einer rohrförmigen Messzelle (2), dadurch gekennzeichnet, dass M1.1 wobei die Messzelle (2) beidseitig jeweils mit wenigstens einem parallel zur Erstreckungsrichtung der Messzelle (2) angeordneten angeordnetes Rohr (3a, 3b) umfasst, M1.2 wobei die beidseitig parallel zur Messzelle angeordneten Rohre (3a, 3b) untereinander eine starre Verbindung aufweist. aufweisen, M1.3 und wobei die starre Verbindung mittels eines oder zwei jeweils endseitig an den Messzellen (2) und an dem/den Rohr(en) (3a, 3b) angeordneten/r starren/r Verbindungsglieds/er (5a, 5b) gebildet ist, M1.4 und wobei eine Lichtquelle als Laser ausgebildet ist und die Messzelle zumindest abschnittsweise als Kavität des Lasers.

Der geltende Patentanspruch 18 beschreibt das zugehörige Verfahren für die Spektroskopievorrichtung und kann wie folgt gegliedert werden (Abweichungen zum entsprechenden Anspruch 29 gemäß Ursprungsunterlagen fett bzw. durchgestrichen hervorgehoben):

M18.0 Verfahren zur Spektroskopie mit einer zumindest eine rohrförmige Messzelle (2) aufweisenden Messvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass M18.1 wobei die Messzelle (2) durch eine starre Verbindung mit wenigstens einem parallel zur Erstreckungsrichtung der Messzelle angeordneten Rohr (3a, 3b) stabilisiert wird M18.2 und wobei beidseitig parallel zur Messzelle angeordnete(n) Rohre untereinander die starre Verbindung aufweisen (,) wobei zumindest eines der Rohre als weitere Messzelle ausgebildet wird,

M18.3 wobei die starre Verbindung mittels eines oder zwei jeweils endseitig an der Messzelle(n) (2) und an dem/den Rohr(en) (3a, 3b) angeordneten/r starren/r Verbindungsglieds/er (5a, 5b) gebildet wird, M18.4 und wobei eine Lichtquelle als Laser und die Messzelle zumindest abschnittsweise als Kavität des Lasers ausgebildet wird.

2. Als für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Diplom-Physiker mit Arbeitsschwerpunkt auf dem Gebiet der Spektroskopie, der mehrjährige Berufserfahrung in der Projektierung und Entwicklung von Spektroskopen aller Art sowie in der Bearbeitung von Problemen im Rahmen der spektroskopischen Messwertaufnahme besitzt.

3. Der Inhalt des in der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Anspruchssatzes geht in zulässiger Weise auf die am 15.April 2006 ursprünglich beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Anmeldeunterlagen zurück.

Die nun beanspruchte Spektroskopievorrichtung - und das zugehörige Verfahren zur Spektroskopie - wird durch Merkmale beschrieben, die auf einer Zusammenfassung des ursprünglichen Anspruchs 1 mit den Ansprüchen 3 und 8 sowie der Offenbarung in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 5, Zeilen 15 bis 18, sowie auf Seite 8, Zeilen 18 bis 32, beruhen.

4. Da der nebengeordnete Anspruch 18 lediglich den zum Vorrichtungsanspruch 1 korrespondierenden Verfahrensanspruch darstellt und sinngemäß die identischen Merkmale aufweist, wird im Folgenden nur zum Anspruch 1 ausgeführt; für den Anspruch 18 gilt nachfolgend auf dieser Basis entsprechend dieselbe Argumentation.

5. Der Anmeldegegenstand ist ausführbar offenbart (§ 34 Abs. 4 PatG), da die in den Anmeldeunterlagen enthaltenden Angaben (vgl. insbesondere die Figur mit

zugehöriger Beschreibung) dem fachmännischen Leser so viel an technischen Informationen vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die anspruchsgemäße Spektroskopievorrichtung umzusetzen.

Dies gilt insbesondere auch für den Begriff der Kavität eines Lasers, der nun erstmalig in das letzte Merkmal M1.4 des Patentanspruchs 1 Eingang findet. Mit der beanspruchten Messzelle ist folglich die bauliche Besonderheit verbunden, dass dieselbe explizit zumindest abschnittsweise als Kavität eines Lasers ausgestaltet ist, also strukturell innerhalb eines/des optisch aktiven Lasers bzw. dessen Strahlengang zu verorten ist; dies hat insbesondere zur Folge, dass in die Messzelle der Spektroskopievorrichtung nun (entgegen den bisher beanspruchten Ausprägungen) keine Einkopplung von Licht mehr über eine externe Lichtquelle erfolgt, sondern diese nun aufgrund der genannten Ausprägung eines Lasers messzellenintern verwirklicht ist. Diese Ausgestaltung - und somit auch die nunmehrige Zielrichtung der Anmeldung - ordnet der Fachmann ohne weiteres und eindeutig dem physikalischen Fachgebiet der "laser intracavity absorption spectroscopy" zu.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gilt gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik als neu (§ 3 PatG).

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D5 zeigt eine Spektroskopievorrichtung, die alle Merkmale des Anspruchs 1 aufweist. Sie zeigen insbesondere keinen Laser als Lichtquelle der Spektroskopievorrichtung, der physikalisch betrachtet nach Art der "laser intracavity absorption spectroscopy" arbeitet und der folglich das Licht unmittelbar in eine Messzelle einkoppelt, die selbst einen Teil des optisch aktiven Lasers bildet.

Aus der dem Sachgehalt des geltenden Patentanspruchs 1 bisher als nächstkommender Stand der Technik ermittelten Druckschrift D4 (DE 102 05 525 A1) ist eine Spektroskopievorrichtung mit einer rohrförmigen Messzelle ("UV-Messzelle 15")

bekannt (D4, Figur 3 i. V. m. Abs. [0019]; Merkmal M1.0), die in Übereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand Folgendes zeigt:

• Die Messzelle umfasst beidseitig jeweils wenigstens ein parallel zur Erstreckungsrichtung der Messzelle angeordnetes Rohr (D4, Figur 3, in der drei parallel zueinander angeordnete, äußerlich identisch dargestellte, "Rohre" halternd umspannt werden, wobei durch das mittige Rohr über zwei winkelig angeordnete Reflektoren elektromagnetische Energie eingekoppelt und am Ende des besagten Rohres reflektiert wird (vgl. D4, Figur 3, "Reflexionsspiegel 16"; Merkmal M1.1); • die beidseitig parallel zur Messzelle angeordneten Rohre weisen untereinander eine Verbindung auf, die der Fachmann als starre Verbindung versteht (D4, Figur 3, zeigt die drei Rohre durch zwei schwarz gefärbte Zusatzstücke wie in einer Halterung baulich miteinander fixiert; Merkmal M1.2), • wobei die starre Verbindung mittels eines oder zweier jeweils endseitig an der Messzelle und an dem/den Rohr(en) angeordneten/r starren/r Verbindungsglieds/er gebildet ist (D4, Figur 3, zeigt dies für die drei Rohre anhand der Zusatzstücke zwar geometrisch zu deren Enden hin angeordnet, aber nicht explizit endständig im Sinne der Anmeldung; Merkmal M1.3teils).

Abweichend zum Anspruchsgegenstand ist bei der bekannten Spektroskopievorrichtung nach der Druckschrift D4 jedoch kein Einsatz eines Lasers als Lichtquelle und in Folge auch keine Ausgestaltung der Messzelle zumindest abschnittsweise als Kavität desselben im Sinne der Anmeldung vorgesehen (Merkmal M1.4).

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D3 und D5 liegen noch weiter ab, so dass die beanspruchte Spektroskopievorrichtung auch gegenüber diesen Druckschriften neu ist.

7. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem derzeit im Verfahren befindlichen Stand der Technik (§ 4 PatG).

Der Fachmann mag ausgehend von der Druckschrift D4 bei Recherchen zur Weiterbildung der dortigen Gegenstände zwar durchaus auf die Druckschrift D3 (DE 297 15 915 U1) stoßen, die ihn im gleichen technischen Kontext lehrt, im Rahmen einer Spektroskopievorrichtung mit zunächst vergleichbarem Aufbau (vgl. D3, Figuren 1 bis 3 i. V. m. S. 3, "Erläuterungen zur Zeichnung offenes Flug-DLS", insb. zu den Bezugszeichen 1, 2, 3, 8 und 10) eine endständige Halterung von Rohren vorzusehen (D3, insb. Figur 2, oberer Teil; M1.3Rest) sowie einen Laser als Lichtquelle einzusetzen (D3, Figuren 1 bis 3, insb. Beschriftung in der Fig. 1: "Laserstrahl in einer Herriott Zelle"; Merkmal M1.4teils).

Es besteht für den Fachmann jedoch keine Veranlassung, ausgehend von der Druckschrift D4 oder vor dem Hintergrund des weiteren derzeit im Verfahren befindlichen Standes der Technik einen im vergleichbaren Zusammenhang eingesetzten Laser, wie er etwa durch die Druckschrift D3 gelehrt wird, derart mit der Messzelle der Spektroskopievorrichtung baulich zu vereinigen, dass diese zumindest abschnittsweise als Kavität des Lasers im Sinne der Anmeldung ausgebildet ist (Merkmal M1.4Rest).

Ohnehin erwähnt nur eine weitere der im Verfahren befindlichen Druckschriften - wenngleich mit baulich abweichenden Vorgaben - ebenfalls einen Laser im Rahmen einer Spektroskopievorrichtung, nämlich die Druckschrift DE 43 09 417 C2 (D1). Diese beschreibt den Einsatz von Diodenlasern zur Spurengasanalyse in der Stratosphäre, jedoch ohne dem Fachmann in irgendeiner Form eine Anregung für eine weitergehende Ausgestaltung eines Lasers in der bekannten Spektroskopievorrichtung nach Druckschrift D4 oder gar dessen Einbindung in anspruchsgemäßer Form zu geben (vgl. D1, Figur 1 i. V. m. Sp. 6, Z. 13-18). Die beiden übrigen Druckschriften können zu dieser Frage nichts weiter beitragen, da sowohl

die Druckschrift DE 196 13 985 C1 (D2) als auch die Druckschrift WO 92 / 15 860 A1 (D5) die Nutzung von Lasern nicht thematisieren.

Vor diesem Hintergrund ist jedenfalls beim derzeit vorliegenden Stand der Technik der Schluss zu ziehen, dass die anspruchsgemäße technische Realisierung der Spektroskopievorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 1 erfinderischer Überlegungen durch den Fachmann bedarf. Entsprechendes gilt aus o. g. Gründen für das zugehörige Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 18.

8. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen, da das DPMA das Patentbegehren ersichtlich nur gemäß der damals jeweils herrschenden Antragslage geprüft und weitgehend auch die Recherche darauf begrenzt hat.

Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenterteilung entgegenstehender Stand der Technik existiert, insbesondere im Hinblick auf den anspruchsgemäßen Einsatz eines Lasers im Sinne der "laser intracavity absorption spectroscopy" sowie eine auf dieser basierenden Ausgestaltung der Messzelle, und eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, wofür die Prüfungsstellen des DPMA zuständig sind, war die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG).

Der Prüfungsstelle obliegt bei der erneuten Prüfung ebenso die Entscheidung darüber, ob die Anmeldung die sonstigen Erfordernisse des § 49 Abs. 1 PatG erfüllt, insbesondere wird sie darauf hinzuwirken haben, dass im Falle einer Patenterteilung die Beschreibung an das geltende Patentbegehren angepasst ist.

Rechtsmittel

{ABSCHNITT:} Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Da der Senat in seinem Beschluss die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist

(§ 100 Abs. 3 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen (§ 102 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Sie kann auch als elektronisches Dokument durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs eingelegt werden (§ 125a Abs.3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1 und § 2, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach § 2 Abs. 2a Nr. 1 oder Nr. 2 BGH/BPatGERVV zu versehen. Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1

Satz 2 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Musiol Dorn Dr. Wollny Bieringer

Ko