Tenor

1

Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

7 Ni 2/25 (EP) (Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

…

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0 2

betreffend das europäische Patent EP 3 594 009 (DE 60 2018 015 993) (hier: Kostengrundentscheidung nach § 91a ZPO und endgültiger Streitwert)

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 16. Dezember 2025 durch die Vorsitzende Richterin Pekarek, den Richter Dr. von Hartz und die Richterin Dr.-Ing. Philipps

beschlossen:

1. Das Verfahren wird wieder aufgenommen.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Der Streitwert wird auf 8.250.000,- EUR festgesetzt.

Gründe

I.

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 27. Juni 2025 das ausgesetzte Nichtigkeitsverfahren wieder aufgenommen, welches wegen des vor der Lokalkammer Düsseldorf des Einheitlichen Patentgerichts (Az: UPC_CFI: 355/2023) anhängigen Verletzungsverfahrens und wegen des Verfahrens über die Nichtigkeitswiderklage zum gleichen Streitpatent ausgesetzt gewesen ist. Nach Abschluss dieses Verfahrens hat die Klägerin das hiesige Verfahren, welches die Nichtigkeitsklage vom 22. Mai 2024 betrifft, mit der sie die Nichtigerklärung des europäischen Patents EP 3 594 009 B1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht hatte, in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung angeschlossen. Die Parteien haben wechselseitige Kostenanträge gestellt und streiten über die Höhe des festzusetzenden Streitwerts.

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Die Firma K… mit Sitz in Frankreich machte vorliegend die Nichtigerklärung des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 3 594 009 (Streitpatent) geltend. Die Beklagte, die F… Corporation mit Sitz in Japan, war die bei Klageerhebung eingetragene Inhaberin des in englischer Verfahrenssprache erteilten Streitpatents, das am 11. Juli 2018 angemeldet worden ist und die Priorität der japanischen Schrift 2017137249 vom 13. Juli 2017 beansprucht. Die Patenterteilung ist am 21. April 2021 veröffentlicht worden. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung "LITHOGRAPHIC PRINTING PLATE ORIGINAL PLATE, AND METHOD FOR PRODUCING LITHOGRAPHIC PRINTING PLATE" (ORIGINALPLATTE EINER LITHOGRAPHISCHEN DRUCKPLATTE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER LITHOGRAPHISCHEN DRUCKPLATTE). Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2018 015 993.2 geführt.

Die Klägerin ist unter näherer Darlegung der Auffassung, dass die technische Lehre des Streitpatents nicht ausführbar, nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei. Die Beklagte, die den Ausführungen der Klägerin in der Sache entgegengetreten ist, verteidigte das Streitpatent in der erteilten Fassung.

Der vormals zuständige 3. Senat des Bundespatentgerichts hatte mit Beschluss vom 11. Juni 2024 abweichend von den Angaben der Klägerin den Streitwert für das hiesige Verfahren auf 6.250.000,- EUR festgesetzt. Die Klägerin hatte unter Berücksichtigung der Streitwertangabe der Nichtigkeitsbeklagten von 5.000.000,- EUR im Verletzungsverfahren vor dem einheitlichen Patentgericht (Lokalkammer Düsseldorf, Az: UPC_CFI: 355/2023) einen Streitwert von 3.125.000,- EUR angegeben. Hierzu hatte sie ausgeführt, dass im dortigen Verletzungsverfahren nicht nur eine angebliche Verletzungshandlung in Deutschland, sondern auch in Großbritannien geltend gemacht werde und deshalb der dort angegebene Streitwert zur Hälfte (2.500.000,- EUR zuzüglich des üblichen Aufschlags von 25 %) auf den deutschen Teil des Streitpatents entfalle. Der 3. Senat hatte unter Hinweis auf die vorläufige Streitwertfestsetzung von der Lokalkammer Düsseldorf auf einen vorläufigen Verletzungsstreitwert von 5 Million Euro zuzüglich des üblichen 25%-igen Aufschlags abgestellt. Die Beklagte hatte der vorläufigen Streitwertschätzung der Klägerin in Höhe von 3.125.000,- EUR in der Widerspruchsbegründung zunächst zugestimmt.

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Der erkennende Senat hatte das Nichtigkeitsverfahren mit Beschluss vom 18. März 2025 bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage vom 7. Februar 2024 vor dem Einheitlichen Patentgericht in dem Verfahren UPC_CFI_355/2023 zum gleichen Patent ausgesetzt.

Die Lokalkammer Düsseldorf hat mit Entscheidung (UPC_CFI_355_2023) vom 28. Januar 2025, soweit vorliegend von Interesse, das Streitpatent auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Der Gegenstand des Streitpatents sei nicht ausführbar offenbart und der im dortigen Verfahren eingeführte Gegenstand von Hilfsantrag 1 sei nicht neu. Gegen diese Entscheidung wurde seitens der Beklagten innerhalb der Berufungsfrist kein Rechtsmittel eingelegt, weswegen die Vernichtung des Streitpatents zwischenzeitlich rechtskräftig geworden ist. Die Lokalkammer Düsseldorf hat in der Entscheidung vom 28. Januar 2025 unter Ziffer F beschlossen: "The value in dispute for the infringement action and the counterclaim for revocation is set at EUR 15,000,000 each".

Die Klägerin ist der Auffassung, die Beklagte habe die Kosten des Verfahrens zu tragen, weil die hiesige Nichtigkeitsklage bis zum Eintritt der Rechtskraft (Ablauf des 28. März 2025) der Entscheidung der Lokalkammer Düsseldorf vom 28. Januar 2025 begründet gewesen sei, wie durch die zutreffenden Gründe der Entscheidung der Lokalkammer Düsseldorf belegt sei. Daraus ergebe sich, dass auch dem diesseitigen Antrag auf Vernichtung des Streitpatents vor dem Bundespatentgericht stattzugeben gewesen wäre.

Im Rahmen der Frist zur Stellungnahme zum Streitwert führt die Klägerin aus, sie habe keine Einwände "gegen die vorgeschlagene Festsetzung".

Die Klägerin beantragt,

die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten aufzuerlegen.

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Die Beklagte beantragt,

die Kosten des Rechtsstreits der Klägerin aufzuerlegen;

hilfsweise, die Kosten des Verfahrens gegeneinander aufzuheben;

äußerst hilfsweise, der Klägerin einen Bruchteil der Kosten aufzuerlegen, wobei die Höhe des Bruchteils in das Ermessen des Gerichts gestellt wird.

Sie ist der Auffassung, dass die Klägerin die Kosten des Verfahrens aus Gründen der Billigkeit tragen müsse. Sie habe die hiesige Nichtigkeitsklage mutwillig eingereicht, weil sie im Nachgang zur Nichtigkeitswiderlage vor dem Einheitlichen Patentgericht, welche ausweislich des Registers am 7. Februar 2024 bei Gericht eingegangen ist, die Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht mit Schriftsatz vom 22. Mai 2025 erhoben habe. Die zusätzliche Nichtigkeitsklage sei jedoch nicht erforderlich gewesen. Mit der Klage habe die Klägerin das gleiche Rechtsschutzziel wie die Beklagten und Nichtigkeitswiderklägerinnen im EPG-Verfahren verfolgt. Zum Zeitpunkt der Klageerhebung vor dem Bundespatentgericht habe zudem bereits mit hinreichender Sicherheit festgestanden, dass in absehbarer Zukunft eine Entscheidung über den Rechtsbestand ergehen würde, was ein weiteres Indiz für eine mutwillig erhobene Nichtigkeitsklage sei. Es erschien zum Zeitpunkt der Klageerhebung auch unwahrscheinlich, dass das Bundespatentgericht anders über den Fall entscheiden würde als das Einheitliche Patentgericht, denn die Klägerin habe ihre Klage im Wesentlichen auf die gleichen Argumente und Entgegenhaltungen gestützt wie die Nichtigkeitswiderklägerinnen im Parallelverfahren.

Wollte das Gericht die allgemeinen Kostentragungsregeln der §§ 91 ff ZPO zugrunde legen, so wäre in jedem Fall der Rechtsgedanke des § 93 ZPO zu berücksichtigen. Die Verletzungsklage vor dem Einheitlichen Patentgericht durch eine Konzerngesellschaft habe für eine Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht keinen Anlass gegeben, da die Nichtigkeitswiderklage bereits das Rechtschutzziel der angegriffenen Schwesterngesellschaften vollständig abgedeckt habe. Das bedeute,

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dass durch die übereinstimmende Erledigungserklärung eine mit dem Rechtsgedanken des § 93 ZPO vergleichbare Prozesslage eingetreten sei.

Die Beklagte erachtet einen Streitwert in Höhe von 10.000.000,- EUR (einschließlich des üblichen 25 %-igen Aufschlags) für angemessen. Die Lokalkammer Düsseldorf habe in dem Verletzungsverfahren der Nichtigkeitsbeklagten gegen Schwestergesellschaften der Nichtigkeitsklägerin in der Zwischenzeit für die Verletzungsklage einen Streitwert von EUR 15.000.000,00 festgesetzt.

Nach Ansicht der Beklagten lasse sich der Verletzungsstreitwert jedoch nicht ohne Weiteres auf ein nationales Verletzungsverfahren in Deutschland übertragen. Die geltend gemachte Verletzung in Großbritannien habe sich streitwerterhöhend ausgewirkt. Darüber hinaus hat die Nichtigkeitsbeklagte unstreitig die Feststellung von Schadensersatzansprüchen für Verletzungen in mehreren anderen Ländern für unterschiedliche Zeiträume beantragt. Unter Darlegung von Zeiträumen und Ländern hätten sich diese Schadensersatzansprüche streitwerterhöhend ausgewirkt.

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II.

1. Das ausgesetzte Verfahren war wieder aufzunehmen, da der Beendigungstatbestand - der rechtskräftige Abschluss des Verfahrens UPC_CFI_355/2023 über die Nichtigkeitswiderklage - eingetreten ist.

2. Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 91a Abs. 1 ZPO nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Parteivorbringens nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden (vgl. BGH, GRUR 2016, 1143, Rn. 4 - Photokatalytische Titandioxidschicht; Beschluss vom 12. Juli 1983 - X ZR 62/81 -, BPatGE 25, 251, Rn. 3 - Brückenlegepanzer II).

a) Vorliegend ist nach den Grundsätzen des § 91a Abs. 1 ZPO zu entscheiden. Der Ansatz der Beklagten, nach den Grundsätzen des § 84 Abs. 2 Satz 2, 2.HS PatG zu entscheiden, wonach eine andere Kostenentscheidung zu treffen ist, wenn es die Billigkeit erfordert, und somit unabhängig von den Grundsätzen der Zivilprozessordnung, vermag nicht zu überzeugen. Es ist nicht ersichtlich, dass eine Billigkeitsentscheidung nach der vorstehenden Norm und nach § 91a ZPO inhaltlich nach unterschiedlichen Kriterien zu entscheiden wäre. Unterschiede zeigt die Beklagte nicht auf. In jedem Fall sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.

Es entspricht der gängigen Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts, im Fall der übereinstimmenden Erledigungserklärung nach den Grundsätzen des § 91a ZPO zu entscheiden (vgl. nur BPatG, Beschluss vom 7. Juli 2025 - 3 Ni 16/23 (EP); Beschluss vom 11. Oktober 2023 - 6 Ni 1/23 (EP)).

b) Danach entspricht es der Billigkeit, die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten insgesamt aufzuerlegen.

aa) Die Entscheidung hat auf der Grundlage des bis zur übereinstimmenden Erledigungserklärung von den Parteien vorgebrachten Prozessstoffs sowie der bis dahin erhobenen Beweise zu erfolgen (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 10/05 -, Rn. 9, juris). Auf der Grundlage einer summarischen Prüfung sind dabei

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die Kosten einer Seite aufzuerlegen, soweit sie absehbar unterlegen wäre (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Juni 2018 - X ZR 41/16 -, Rn. 4, juris; Beschluss vom 23. August 2016 - X ZR 81/14 -, BPatGE 55, 299, Rn. 4). Danach trägt grundsätzlich der Patentinhaber die Kosten des zweiten - weiteren - Nichtigkeitsverfahrens, wenn dasselbe Patent im ersten Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt wird (vgl. BGH GRUR 1960, 27 - Verbindungsklemme; BPatG, Beschluss vom 11.12.2003 - 3 Ni 22/01, beck-online; Benkard/Hall/Nobbe, PatG, 12. Aufl., § 84 Rn. 31; Cepl/Voß/Rüting, 3. Aufl. 2022, ZPO § 91a Rn. 81).

bb) Nach Auffassung des Senats wäre die Beklagte im hiesigen Verfahren absehbar unterlegen, unabhängig von der rechtskräftigen Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts vom 28. Januar 2025, das Streitpatent auch für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären. Denn die vorgetragenen Nichtigkeitsangriffe hätten zu einer Vernichtung des Streitpatents, welches die Beklagte in der erteilten Fassung verteidigt hat, geführt.

Das einheitliche Patentgericht hat mit der Entscheidung vom 28. Januar 2025 in der Sache UPC_CFI_355/2023, das Patent EP 3 594 009 B1 betreffend, die Ausführbarkeit des Gegenstands des erteilten Patentanspruchs 1 als nicht gegeben angesehen. Hinsichtlich des vor dem Einheitlichen Patentgerichts eingereichten Hilfsantrags 1, wonach präzisiert wurde, dass der Polymerisationsinitiator einen elektronenspendenden und einen elektronenaufnehmenden Polymerisationsinitiator umfasst und dass der Unterschied zwischen dem HOMO der durch die Formel 1 dargestellten Verbindung und dem HOMO des elektronenspendenden Polymerisationsinitiators 0,60 eV oder weniger beträgt, wurde die Neuheit des Gegenstands nach Patentanspruch 1 als nicht gegeben angesehen.

Nach der im Rahmen von § 91a ZPO zu treffenden summarischen Überprüfung sieht der Senat das Streitpatent als nicht rechtsbeständig an, da es dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 an der erforderlichen Neuheit mangelt. Dabei lässt sich die Argumentation der EPG-Entscheidung hinsichtlich der Neuheit des dort genannten Hilfsantrags 1 auch auf die erteilte Fassung des Streitpatents übertragen, so wie von der Klägerin auch in der hiesigen Klage zum erteilten Patentanspruch 1 vertreten. So sind beispielsweise in der Druckschrift EP 3 632 696 A1 (EP '696

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bzw. VP11, im EPG-Verfahren als FBD-T20) alle Merkmale bis auf Merkmal 1.5.2 explizit offenbart, wobei das Merkmal 1.5.2, das lediglich auf den Unterschied zwischen dem HOMO der durch die Formel 1 dargestellten Verbindung und dem HOMO von zumindest einer Verbindung des Polymerisationsinitiators gerichtet ist, implizit mit erfüllt ist, wenn die Verbindungen mit ihrem jeweiligen HOMO als inhärente Eigenschaft denen gemäß Streitpatent entsprechen. Dies trifft beispielsweise auf Beispiel 1 der EP'696 zu (vgl. Absatz [0390], Tab. 2], wonach u.a. die Verbindung R-1 (vgl. Absatz [0400]) als Radikalbildner-Hilfsmittel und die Verbindung K-3 (vgl. Absatz [0398]) als Infrarotabsorber eingesetzt werden, die den Verbindungen D-1 als elektronenspendender Polymerisationsinitiator und A2 (i. V. m. B2) des Streitpatents entsprechen (vgl. Streitpatent Absätze [0328] und [0109]). Gemäß Streitpatent beträgt der HOMO der Verbindung D-1 -5,92 eV, der HOMO der Verbindung A-2 -5,35 eV, der Unterschied somit 0,57 eV, was in den Bereich von 0,60 eV oder weniger gemäß Merkmal 1.5.2 fällt.

cc) Für die Pflicht der Beklagten, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, spricht ferner der Umstand, dass sich die Beklagte freiwillig in die Rolle der Unterlegenen begeben hat, weil sie kein Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Lokalkammer Düsseldorf eingelegt hat.

dd) Soweit die Beklagte vorträgt, die Klägerin habe aufgrund ihres prozessualen Verhaltens die Kosten des Rechtsstreits aus Billigkeitsgründen zu tragen, kann sie damit nicht durchdringen.

aaa) Im Rahmen der nach § 91a Abs. 1 ZPO zu treffenden Billigkeitsentscheidung sind über den Sach- und Streitstand hinaus auch alle weiteren Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Eine Pflicht des Klägers, die Kosten zu tragen, kommt trotz sachlich begründeter Klage danach u.a. dann in Betracht, wenn die Klage mutwillig erhoben worden war. Mutwilligkeit in diesem Sinne ist angenommen worden, wenn bereits bei Erhebung der Klage mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass sich der Rechtsstreit vorzeitig erledigen wird, wobei es nicht darauf ankommt, ob die Klage begründet war (vgl. OLG Hamm, NJW-RR 1993, 1279). Dem ist der Fall gleichzustellen, dass eine unter dem Einfluss des Klägers stehende Person in einem anderen Verfahren dasselbe Rechtsschutzziel verfolgt und bei Erhebung der weiteren

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Klage eine Entscheidung in diesem anderen Verfahren, die möglicherweise zur Erledigung des zweiten Rechtsstreits führt, unmittelbar bevorsteht (vgl. BPatG GRUR 2003, 726 - Luftverteiler, beck-online).

Anders als im Fall "Luftverteiler" hat die Klägerin nicht nur einen Tag vor der Berufungsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof in einem Nichtigkeitsverfahren - in Kenntnis des Termins - eine weitere Nichtigkeitsklage zum gleichen Streitpatent erhoben. Die Klägerin mag zwar zeitlich versetzt die hiesige Nichtigkeitsklage eingereicht haben. Indes stand zu diesem Zeitpunkt weder eine Entscheidung der Lokalkammer Düsseldorf in der Sache noch eine Entscheidung des Senats unmittelbar bevor bzw. war - soweit vorgetragen - der Ausgang der Verfahren jeweils an Hand von Hinweisen der Gerichte zu prognostizieren. Die Lokalkammer Düsseldorf setzte den Termin zur mündlichen Verhandlung erst am 15. Juli 2024 fest, mithin nach Erhebung der hiesigen Nichtigkeitsklage. Ist im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage der Ausgang auch des parallel geführten Rechtsbestandsverfahrens offen, steht zu diesem Zeitpunkt nicht mit hinreichender Sicherheit fest, dass sich das jeweils andere Verfahren vorzeitig erledigen wird. Dies gilt für den Fall, dass das Gericht, welches zuerst entscheidet, das Streitpatent jedenfalls nicht vernichtet.

Allein der Umstand, dass möglicherweise das parallel befasste Gericht über die Frage des Rechtsbestands des Streitpatents abschließend zügiger entscheiden wird, rechtfertigt nicht, der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

bbb) Die hiesige Nichtigkeitsklage musste im Zeitpunkt der Erhebung nicht "erforderlich" sein.

Für die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage brauchte die Klägerin kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis darzulegen, da die Nichtigkeitsklage als Popularklage ausgestaltet ist (vgl. BGH, GRUR 2012, 540 Rn. 10 ff. - Rohrreinigungsdüse) und das Interesse an der Nichtigerklärung durch das öffentliche Interesse an der Vernichtung zu Unrecht erteilter Patente gegeben ist (vgl. BPatG, Urteil vom 19. September 2018 - 5 Ni 44/16 (EP) -, Rn. 198, juris). Zwar ist es zutreffend, dass jede Nichtigkeitsklage das gleiche Rechtsschutzziel verfolgt. Dies ist aber Ausfluss eines Popularklagerechts und der vom Gesetzgeber gegebenen Möglichkeit für jedermann, gleichzeitig

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Nichtigkeitsklage vor den nationalen Gerichten und dem Einheitlichen Patentgericht zu erheben. Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit von zwei zeitgleichen Nichtigkeitsklagen geschaffen, Art. 83 Abs. 1 EPGÜ. Nichts anderes gilt entsprechend im Fall der Nichtigkeitswiderklage. Insoweit kann der Regelung des Art. 83 Abs. 1 EPGÜ entnommen werden, dass der Gesetzgeber eine Mehrfachbefassung verschiedener Spruchkörper zur Frage des Rechtsbestands grundsätzlich in Kauf genommen hat. Dies gilt auch für die Fallkonstellation, dass ein Gericht das im Streit stehende Patent vernichtet hat und somit die Grundlage für das weitere anhängige Nichtigkeitsverfahren entzogen hat. Aus diesem Grunde können dem Grunde nach zwei Nichtigkeitsklagen gegen das gleiche Streitpatent vor verschiedenen zuständigen Gerichten nicht ohne besondere Umstände, die hinzukommen müssen, mutwillig sein. Dies könnte dann der Fall sein, wenn sich der Nichtigkeitskläger überwiegend von sachfremden Gesichtspunkten bei Klageerhebung hat leiten lassen, die z. B. zur Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage führen könnte. Solche Gründe sich von der Beklagten nicht vorgetragen worden und auch sonst nicht ersichtlich.

Deshalb ergibt sich hieraus ebenfalls nicht der zwingende Schluss, dass jenseits der allgemeinen Grundsätze zur Kostentragung eine anderweitige Entscheidung aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt wäre, wenn eine Klage, gerichtet auf die Vernichtung des jeweils angegriffenen Patents, erfolgreich wäre. Eines "Mehrwerts" der zweiten (hiesigen) Nichtigkeitsklage bedurfte es deshalb entgegen der Auffassung der Beklagten nicht.

ccc) Da die Patentnichtigkeitsklage als Popularklage ausgestaltet ist, besteht unter Kostengesichtspunkten nicht die Obliegenheit, die Patentnichtigkeitsklage gemeinsam mit anderen potentiellen Klägern zu erheben oder einem anhängigen Patentnichtigkeitsverfahren als weiterer Kläger beizutreten bzw. gar keine Nichtigkeitsklage zu erheben (vgl. BGH, Urteil vom 26. Februar 2015 - X ZR 54/11, BeckRS 2015, 6139 Rn. 59, beck-online). Dies gilt im vorliegenden Fall auch für den Umstand, dass Konzerngesellschaften auf zwei - zulässigen - Wegen das gleiche Streitpatent angreifen. Unabhängig von der verfahrensrechtlichen Behandlung traf das Kostenrisiko der Nichtigkeitsklage im hiesigen Verfahren im Zeitpunkt der Klageerhebung die Beklagte und Klägerin gleichermaßen, da deren Ausgang offen war.

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Dies gilt ferner unter Berücksichtigung der "im wesentlichen gleichen Nichtigkeitsangriffe" in beiden Verfahren. Eine im Ergebnis gleichlautende Sachentscheidung ist damit nicht zwingend verbunden, da der Senat die Entscheidungsgründe der Lokalkammer Düsseldorf in Betracht zu ziehen hat, aber hieran nicht gebunden ist. Es hätte auch nicht dazu geführt, dass im Falle der Abweisung der Nichtigkeitswiderklage bzw. der Teilvernichtung des Streitpatents vor dem Einheitlichen Patentgericht das hiesige Verfahren gegenstandslos geworden wäre. Denn unabhängig von identischen Angriffen gegen das Streitpatent, welche mangels Bindungswirkung zu einer anderen Sachentscheidung führen können, wäre dem Verfahren Fortgang zu geben. Um eine zeitliche Verzögerung bei der Entscheidung über den Rechtsbestand im hiesigen Nichtigkeitsverfahren zu vermeiden, ist es aus Sicht des Senats vor dem Hintergrund des vorliegenden Einzelfalls nicht sachfremd, zeitgleiche Nichtigkeitsverfahren zu führen.

ee) Eine andere Entscheidung ist auch durch den Rechtsgedanken des § 93 ZPO nicht veranlasst.

aaa) Im Rahmen der Ermessensentscheidung von § 91a ZPO kann der Rechtsgedanke des § 93 ZPO zur Anwendung kommen (vgl. BGH, Beschluss vom 27. April 2021 - VIII ZB 44/20 -, Rn. 12, juris; BPatG, Beschluss vom 14. November 2012 - 3 Ni 16/12 -, Rn. 4, juris; OLG München, Beschluss vom 26. November 2020 - 6 W 1146/20 -, Rn. 43, juris; Althammer in: Zöller, Zivilprozessordnung, 36. Auflage, 2025, § 91a ZPO, Rn. 25). Dies setzt voraus, dass die Beklagte durch ihr Verhalten zur Erhebung der Klage keinen Anlass gegeben hat und den Anspruch sofort "anerkennt" (vgl. BGH GRUR 1984, 272, 276 - Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; BPatG München, Urteil vom 27. Juni 2017 - 4 Ni 31/15 (EP) -, BPatGE 56, 42-47, Rn. 189).

bbb) Es ist bereits fraglich, ob bei der Frage der Kostentragung - so wie es die Beklagte vertritt - allein auf den fehlenden Anlass zur Klageerhebung abgestellt werden kann, weil es sich bei der Nichtigkeitsklage um einen Popularrechtsbehelf handelt. Jedermann kann während der Laufzeit des Streitpatents ohne Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses eine Nichtigkeitsklage erheben. Insoweit bedarf es für die

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Erhebung der Nichtigkeitsklage keines vorgelagerten Verletzungsstreits, für welchen das Streitpatent von Bedeutung wäre. Die vorliegende Nichtigkeitsklage war auch nicht unzulässig.

ccc) Unabhängig von der Frage der Aussetzung des Rechtsstreits nach den Regelungen der Brüssel Ia-VO hat sich die Beklagte in der Sache mehrfach eingelassen und ist den Angriffen der Klägerin im hiesigen Verfahren substantiell entgegengetreten. Sie hatte zunächst der Nichtigkeitsklage gemäß § 82 Abs. 1 PatG widersprochen und Klageabweisung beantragt. Zudem hat sie einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gestellt. Bereits dieses Verhalten der Beklagten verdeutlicht, dass sie - entsprechend der Antragslage - das Streitpatent in der erteilten Fassung verteidigen will. Darüber hinaus hat sie im weiteren Verlauf des Verfahrens den Widerspruch bzw. den Antrag auf Klageabweisung mit dem weiteren Schriftsatz vom 4. Dezember 2024 auf über 125 Seiten im Einzelnen begründet. Im Zuge der übereinstimmenden Erledigungserklärung hat die Beklagte mit Schriftsatz 12. September 2025 inhaltlich ausführlich dazu Stellung genommen, aus welchen Gründen die Klägerin die Kosten des Verfahrens zu tragen habe. Hat die Beklagte jedoch jeweils zu der Frage der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents und zu der Frage der Pflicht, die Kosten nach § 91a ZPO zu tragen, umfangreich Stellung genommen, hat sie unabhängig vom Anlass das Verfahren nicht "sofort" beendet.

Diese Verfahrensführung spricht umso mehr dafür, für die Frage der Pflicht, die Kosten des Verfahrens zu tragen, auf den Gesichtspunkt abzustellen, welche Partei absehbar unterlegen wäre.

ee) Weitere Umstände, die zu der Annahme führen könnten, dass sich die Klägerin bei der Erhebung der Nichtigkeitsklage überwiegend von sachfremden Gesichtspunkten hat leiten lassen, und somit zu einer anderen Entscheidung - auch zu einer Kostenteilung - führen könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

3. Die Festsetzung des Streitwerts erfolgt gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 51 Abs. 1, § 63 Abs. 2 Satz 1 GKG nach billigem Ermessen.

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a) Nach ständiger Rechtsprechung ist hierfür im Allgemeinen der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Nichtigkeitsklage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich (BGH, Beschluss vom 17. Juni 2025 - X ZR 78/24 Rn. 8 - Nichtigkeitsstreitwert VII; Beschluss vom 11. Mai 2021 - X ZR 23/21 -, Rn. 10 - Nichtigkeitsstreitwert III; Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04 -, BPatGE 51, 293, Rn. 5).

Ist zu diesem Zeitpunkt über die streitige Höhe des wegen Verletzung des Streitpatents bereits entstandenen Schadens noch keine abschließende gerichtliche Entscheidung ergangen, entspricht es regelmäßig billigem Ermessen, den bezifferten Betrag der Schadensersatzforderung in voller Höhe in die Wertbestimmung einzustellen (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04 -, BPatGE 51, 293, Rn. 6).

In Ermangelung anderer Anhaltspunkte legt der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung die (vorläufige) Streitwertfestsetzung aus anhängigen Verletzungsverfahren zugrunde. Diese spiegelt regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der erstrebten Vernichtung des Streitpatents wieder, mit der der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll. Dieser Betrag ist in der Regel um 25% zu erhöhen, um dem Wert der eigenen Nutzung Rechnung zu tragen (vgl. BGH, Beschluss vom 17. Juni 2025 - X ZR 78/24 Rn. 9 - Nichtigkeitsstreitwert VII; Beschluss vom 11.03.2025 - X ZR 114/22 Rn.8 - Nichtigkeitsstreitwert VI; GRUR 2024, 568 Rn. 9 - Nichtigkeitsstreitwert V; Beschluss vom 11. Mai 2021 - X ZR 23/21 -, Rn. 11 - Nichtigkeitsstreitwert III).

b) Unter Anwendung dieser Grundsätze ist der Streitwert auf 8.250.000,- EUR festzusetzen.

aa) Dabei geht der Senat von der Streitwertangabe der Lokalkammer Düsseldorf für die Nichtigkeitswiderklage aus. Diesen bezifferte die Kammer in ihrer Entscheidung (unter Ziffer F.) mit 15.000.000,- EUR. Diese Streitwertangabe liegt für das hiesige Nichtigkeitsverfahren sachnäher als eine Streitwertangabe für eine Verletzungsklage. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Nichtigkeitswiderklage die Hoheitsgebiete der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien betraf. Der Senat erachtet ungeachtet anderer Berechnungsmethoden eine Aufteilung

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dieses Gesamtstreitwertes nach (statistischen) Bevölkerungsanteilen für ermessensgerecht. Dies spiegelt die wirtschaftliche Bedeutung der jeweiligen Schutzrechte im Hoheitsgebiete wieder.

bb) Einwendungen gegen die Wertfestsetzung der Lokalkammer Düsseldorf haben die Parteien nicht vorgetragen. Abweichende Entscheidungen der Lokalkammer haben die Parteien ebenfalls nicht vorgetragen.

cc) Soweit die Klägerin in der Klageschrift vom 22. Mai 2024 einen vorläufigen Streitwert in Höhe von 3.125.000,- EUR angegeben und vorgetragen hat, dass sich dieser Streitwert bei einem Verletzungsstreitwert vor dem Einheitlichen Patentgericht von 5.000.000,- EUR und einer hälftigen Teilung wegen unterschiedlicher Hoheitsgebiete ergebe, kann dem nicht beigetreten werden. Unabhängig davon, dass dieser Wert nicht mehr aktuell ist, lässt dies die Wertfestsetzung der Lokalkammer für die sachlich näher liegende Nichtigkeitswiderklage ohne nähere Angaben unberücksichtigt.

Selbst bei Anwendung der Berechnungsmethode der Klägerin würde vorliegend der Streitwert - ausgehend von einem Verletzungsstreitwert von 15.000.000,- EUR zu einem Nichtigkeitsstreitwert von 9.375.000,- EUR führen. Aus welchen sachlichen Gründen eine hälftige Teilung in Betracht kommen soll, erschließt sich dem Senat nicht und wird trotz Obliegenheit der Klägerin zu einem konkreten Vortrag nach Hinweis des Senats nicht ausgeführt.

dd) Gleichwohl kommt eine Berechnung des Streitwerts nach dem Vortrag der Beklagten ebenfalls nicht in Betracht.

Es ist bereits nicht nachvollziehbar dargelegt worden, wie die Beklagte auf einen Ausgangswert von 8.000.000,- EUR gelangt, der unter Hinzurechnung von 25 % zu einem Gesamtwert von 10.000.000,- EUR führt. Ein solcher Ausgangswert erschließt sich für den Senat vor dem Hintergrund eines Verletzungsstreitwerts im EPG-Verfahren in Höhe von 15.000.000,- EUR und einer Aufteilung bezüglich der unterschiedlichen Hoheitsgebiete nicht. Zwar wären grundsätzlich die geltend gemachten Schadensersatzforderungen zu berücksichtigen. Mangels konkretem Sachvortrag zur jeweiligen Höhe der Schadensersatzforderung je Land konnten diese nicht

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berücksichtigt werden. Trotz der ebenfalls ihr obliegenden Pflicht zur Darlegung der konkreten Umstände, beschränkt sich ihr Vortrag darauf, in welchem Land für welchen Zeitraum Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.

ee) Ausgehend von einem Streitwert von 15.000.000,- EUR für die Nichtigkeitswiderklage war daher dieser entsprechend dem Bevölkerungsanteil der jeweiligen Länder, die Gegenstand der Nichtigkeitswiderklage vor dem Einheitlichen Patentgericht gewesen sind, zu teilen. Ausweislich der Angaben des Statistischen Amtes (vgl. Eurostat bzw. Office for National Statistics) betrugt der Bevölkerungsanteil in Deutschland (84 Millionen) im Vergleich zu Vereinigte Königreich (69 Millionen) 55 %. Dies ergibt einen Gegenstandswert von 8.250.000,- EUR. Einer Addition von weiteren 25 % bedurfte es nach Auffassung des Senats nicht, da Ausgangspunkt der Berechnung bereits der Streitwert der Nichtigkeitswiderklage gewesen ist.

Pekarek Dr. v. Hartz Dr.-Ing. Philipps

ECLI:DE:BPatG:2025:161225B7Ni2.25EP.0