Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 43/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

…

ECLI:DE:BPatG:2022:190122B25Wpat43.19.0 betreffend die Marke 30 2014 072 657 (hier: Kostenantrag)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Sallaki-Gall

ist am 27. November 2014 angemeldet und am 22. Januar 2015 unter der Nummer 30 2014 072 657 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren der Klassen 5, 29 und 30 eingetragen worden:

Klasse 5: Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Medizinprodukte zum Einnehmen; diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke, auf der Basis von Zucker und/oder Ballaststoffen und/oder Schalentieren und/oder Enzymen und/oder Proteinen und/oder Aminosäuren und/oder Alginate;

Klasse 29: Diätetische Nahrungsmittel und Erzeugnisse für nicht medizinische Zwecke, auf der Basis von Proteinen, auch mit Zusätzen von Aromen, Gewürzen, Pflanzenextrakten, Aminosäuren, Lecithin, Mineralien, Vitaminen und/oder anderen Wirkstoffen, soweit in Klasse 29 enthalten;

Klasse 30: Diätetische Nahrungsmittel und Erzeugnisse, ausgenommen Reisprodukte - mit Ausnahme von rotem Reispulver -, für nicht medizinische Zwecke, auf der Basis von Kohlenhydraten und/oder Ballaststoffen, auch mit Zusätzen von Aromen, Gewürzen, Pflanzenextrakten, Aminosäuren, Lecithin, Mineralien, Vitaminen und/oder anderen Wirkstoffen, soweit in Klasse 30 enthalten.

Gegen die Eintragung der am 27. Februar 2015 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende aus ihrer am 7. September 1998 eingetragenen Wortmarke 398 05 930

Sallaki

am 31. März 2015 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für folgende Waren der Klasse 5:

Arzneimittel. Dem vorliegenden Beschwerdeverfahren sind u. a. folgende Rechtsstreitigkeiten vorausgegangen, an denen die Widersprechende beteiligt war:

1. Die Widersprechende hatte als Klägerin eine Dritte auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz wegen der Verletzung der hier beschwerdegegenständlichen Widerspruchsmarke in Anspruch genommen (OLG …, Urteil vom …, Az. …). Das OLG … war der Auffassung, dass der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme, weil die maßgeblichen inländischen Endverbraucherkreise die Bedeutung des Wortes "Sallaki" nicht kennen würden.

2. Die Widersprechende war am Löschungsverfahren 25 W (pat) 10/16 betreffend die Wortmarke 307 11 599 "Sallaki" als deren Inhaberin beteiligt. Im Beschwerdeverfahren stellte der Senat - abweichend von der Beurteilung des OLG … - mit Beschluss vom 18. Oktober 2018 fest, dass zumindest der Fachverkehr das Zeichen "Sallaki" schon im Zeitpunkt seiner Anmeldung als Marke am 22. Februar 2007 als sachbeschreibenden Hinweis auf einen Extrakt aus dem Harz des indischen Weihrauchbaumes verstanden habe. Dieses Verständnis dauere auch fort, so dass die Eintragung der Marke 307 11 599 zu löschen sei.

3. Weiterhin wurde Antrag auf Löschung der Eintragung der Unionswort-

/Bildmarke 8 285 645 der Widersprechenden wegen Verfalls beim EUIPO gestellt. Mit Beschluss vom 5. November 2019 (Az. R 1022/2019-2) bestätigte die Zweite Beschwerdekammer die Löschungsanordnung, weil die rechtserhaltende Benutzung der Marke auch für die Waren "Arzneimittel" nicht nachgewiesen worden sei. Die vorgelegten Unterlagen (an deutsche Importeure adressierte Rechnungen und eidesstattliche Versicherungen) könnten nur den Import der Waren nach Deutschland belegen, jedoch nicht deren Abgabe an deutsche Verbraucher. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass die deutschen Behörden die Schädlichkeit der betreffenden Weihrauchprodukte festgestellt hätten und die Inhaberin der Marke über keine arzneimittelrechtliche Zulassung verfüge, sondern sich lediglich auf einen arzneimittelrechtlichen Ausnahmetatbestand berufe. Die Markenstelle für Klasse 5 hat mit zwei Beschlüssen vom 24. Februar 2017 und vom 13. Juni 2019, von denen letzterer im Wege des Erinnerungsverfahrens ergangen ist, die Gefahr von Verwechslungen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass das Wort "Sallaki" eine sachbeschreibende Angabe für einen Weihrauchextrakt sei, der als Arzneimittel genutzt werde. Der Widerspruchsmarke komme daher nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Hiervon ausgehend halte die jüngere Marke den gebotenen Zeichenabstand auch im Zusammenhang mit hochgradig ähnlichen Vergleichswaren ein. Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen begründe der nur in der angegriffenen Marke enthaltene Wortbestandteil "Gall" in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht einen ausreichend deutlichen Unterschied. Eine Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil "Sallaki" oder die Bejahung seiner selbständig kennzeichnenden Stellung komme aus Rechtsgründen nicht in Betracht. Schutzunfähige Angaben könnten in Ermangelung eines herkunftshinweisenden Charakters weder eine prägende Wirkung haben, noch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen begründen. Hiervon ausgehend könne die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Eine Kostenauferlegung sei bei der gegebenen Kollisionslage nicht veranlasst.

Dagegen richtet sich die mit Schriftsatz vom 3. Juli 2019 eingereichte Beschwerde der Widersprechenden. Im Beschwerdeverfahren hat sie mit Schriftsatz vom 28. April 2021 ihren Widerspruch zurückgenommen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat auch nach der Rücknahme des Widerspruchs an ihrem mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2019 gestellten Antrag, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, festgehalten. Sie ist der Auffassung, dass die Widersprechende mit der Einlegung der Beschwerde gegen ihre prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen habe. Sie habe sich vor der Beschwerdeerhebung nicht ausreichend mit dem Beschluss des Bundespatentgerichts 25 W (pat) 10/16 auseinandergesetzt, sondern lediglich ihre Argumentation aus dem damaligen Löschungsverfahren wiederholt. Die Widersprechende habe insbesondere nicht berücksichtigt, dass sich das Bundespatentgericht im Zusammenhang mit dem maßgeblichen Verkehrsverständnis ausführlich mit der abweichenden Feststellung des OLG … auseinandergesetzt habe. Nach der Löschung der Eintragung der Marke 307 11 599 "Sallaki" wegen absoluter Schutzhindernisse sei ein Widerspruch aus der letztlich identischen Marke 398 05 930 "Sallaki" erkennbar aussichtslos gewesen. Ziel des Verfahrens der Widersprechenden sei es allein gewesen, der Inhaberin der angegriffenen Marke den Marktzutritt zu erschweren und diese solange wie möglich am Vertrieb der mit "Sallaki-Gall" gekennzeichneten Waren zu hindern.

Unabhängig von diesen Verstößen gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht könne die Inhaberin der angegriffenen Marke die Erstattung ihrer Kosten auch unmittelbar aus der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (DurchsetzungsRL) verlangen, nachdem die Umsetzungsfrist am 29. April 2006 abgelaufen ist. Nach Art. 14 DurchsetzungsRL seien die Mitgliedstaaten verpflichtet, sicherzustellen, dass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterlegenen Partei getragen würden. Insoweit könne der Senat die Inhaberin der angegriffenen Marke auch nicht auf die Zivilgerichtsbarkeit verweisen. Denn die nationalen Regelungen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums dürften nach Art. 3 Abs. 1 DurchsetzungsRL nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein. Eine verfahrensrechtliche Trennung des Widerspruchsverfahrens von der gerichtlichen Geltendmachung der betreffenden Kosten könne dieser Maßgabe nicht gerecht werden. So habe der EuGH im Urteil vom 28. Juli 2016 (Az. C-57/15) unter Verweis auf Art. 3 und Art. 14 DurchsetzungsRL festgestellt, dass auch die Honorare der Rechtsanwälte in den Regelungsbereich der Richtlinie fielen und die Mitgliedstaaten verpflichtet seien, "die Erstattung für 'zumutbare Prozesskosten' zu gewährleisten."

Sofern der Senat die DurchsetzungsRL anders auslegen wolle, sei er verpflichtet, das Verfahren dem EuGH vorzulegen. Auch der BGH habe die Frage vorgelegt, ob die Regelung des § 140 Abs. 4 MarkenG betreffend die Kosten des Patentanwalts mit der DurchsetzungsRL vereinbar sei (unter Verweis auf BGH I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI). Sofern der Senat nicht beabsichtige, das Verfahren vorzulegen, werde die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Darüber hinaus verstoße § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch gegen die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenrechtsRL). Im Erwägungsgrund 12 der MarkenrechtsRL sei ausgeführt, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten müssten. Nach Erwägungsgrund 36 der MarkenrechtsRL solle das Verfahren für die Eintragung von Marken in den Mitgliedstaaten ähnlichen Regeln folgen wie denen, die für die Unionsmarke gälten. Art. 109 Abs. 1 UMV sehe eine regelmäßige Kostenauferlegung vor. Weder die MarkenrechtsRL noch die UMV würden eine § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG entsprechende Regelung kennen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Ebenso regt sie eine Vorlage an den EUGH nach § 267 Abs. 3 AEUV sowie sinngemäß die Zulassung der Rechtsbeschwerde zum BGH an.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass das vorliegende Verfahren keinen Anlass gebe, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung gem. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen.

Der Senat hat mit Hinweis vom 25. Mai 2021 die Beteiligten daraufhin hingewiesen, dass eine Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten seitens der Widersprechenden nicht erkennbar sei und insoweit eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende nicht in Betracht komme.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 vom 24. Februar 2017 und vom 13. Juni 2019, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 25. Mai 2021 sowie den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Nach der Rücknahme der nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaften und auch im Übrigen zulässigen Beschwerde der Widersprechenden war das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt, so dass nur noch über den Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zu entscheiden ist.

1. Der vorliegende Fall gibt keinen Anlass, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen.

a) Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist von dem Grundsatz auszugehen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Auch im Falle einer Beschwerderücknahme bzw. einer sonstigen verfahrensbeendenden Rücknahmeerklärung gelten gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG nicht die Kostenvorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 97, 516 Abs. 3 oder 565 Satz 1 ZPO). Eine Kostenauferlegung kommt auch in den Fällen einer Beschwerde- oder Widerspruchsrücknahme nach ständiger Rechtsprechung nur dann in Betracht, wenn ein Verfahrensbeteiligter vor der Rücknahmeerklärung in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt bzw. am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht hat und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 71 Rn. 4 und 12 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 71 Rn. 22; Büscher in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Auflage, § 71 MarkenG, Rn. 5 i. V. m. Rn. 2 jeweils m. w. N.; BGH GRUR 1972, 600 - Lewapur; BPatG 27 W (pat) 40/12 - McPeople; 29 W (pat) 27/17 - Steuerwehr-Bielefeld; 29 W (pat) 525/19 - InterGaHO; Anmerkung: Die eben wie auch die nachfolgend genannten Entscheidungen des Bundespatentgerichts sind über dessen Homepage öffentlich zugänglich). Hiervon ausgehend kann es auch der Billigkeit entsprechen, dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wenn er nach der Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung keinen ernsthaften Versuch unternimmt, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke

nachzuweisen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 22 und 23; BPatG 25 W (pat) 62/17 - iX/iX).

Gemessen an diesen Maßstäben konnte dem Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht entsprochen werden. Es sind keine Anhaltspunkte dahingehend ersichtlich, dass die Einlegung der Beschwerde einen Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten darstellte.

b) Die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 war nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen nicht völlig ohne Aussicht auf Erfolg. Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke folgt Anderes auch nicht aus dem Beschluss des erkennenden Senats im Löschungsverfahren 25 W (pat) 10/16. Dort war zwar nach einer aufwändigen Recherche des Senats festgestellt worden, dass der Wortmarke 307 11 599 "Sallaki" im Zusammenhang mit der Ware "Arzneimittel" bereits im Zeitpunkt ihrer Anmeldung am 22. Februar 2007 ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden habe. Trotz dieser auf dem Amtsermittlungsgrundsatz beruhenden Feststellung hatte der Widerspruch aus der gleichlautenden Marke 398 05 930 "Sallaki" nicht von vornherein keine Aussicht auf Erfolg. Denn nach ständiger Rechtsprechung kann einer eingetragenen Marke nicht jeder Schutz abgesprochen werden (vgl. BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 20 - KNEIPP; GRUR 2020, 870 Rn. 49 - INJEKT/INJEX; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 206). Insoweit kommt es auch bei Widersprüchen aus schwachen bzw. für sich genommen schutzunfähigen eingetragenen Marken maßgeblich auf die Umstände des Einzelfalls an, insbesondere auf den Grad der Waren- und Dienstleistungs- sowie den Grad der Markenähnlichkeit. Insofern ist bei der Beurteilung, der Widerspruch sei aussichtslos, weil die Vergleichszeichen nur in einem schutzunfähigen Bestandteil übereinstimmten, eine gewisse Vorsicht geboten (s. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 15). Im vorliegenden Fall kann die Markenähnlichkeit schon deswegen nicht ohne weitere Prüfung verneint werden,

weil die jüngere Marke die ältere Marke in ihrer Gesamtheit als Wortbestandteil übernommen hat, wobei es sich bei Erstgenannter erkennbar um eine mehrgliedrige Marke handelt. In diesem Zusammenhang hat die Widersprechende u. a. auf die einschlägigen Entscheidungen EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE und GRUR 2016, 80 - BGW/Scholz hingewiesen. Mit den darin aufgezeigten Kriterien der Markenähnlichkeit hätte sich der Senat bei einer Entscheidung in der Hauptsache argumentativ auseinandersetzen müssen, da sie auch im vorliegenden Fall in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einzubeziehen sind.

c) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Tatsachen vorgetragen, die nahelegen könnten, die Widersprechende habe die Beschwerde maßgeblich aus sachfremden Erwägungen und in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht eingelegt. Entsprechende Umstände sind auch sonst nicht ersichtlich. Eine Kostenauferlegung unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht erfordert jedoch konkrete Feststellungen, die nahelegen, dass das Markenrecht nicht seinem Sinn und Zweck entsprechend ausgeübt wurde, sondern in einer den redlichen Handelsgebräuchen widersprechenden Weise, um den Interessen Dritter zu schaden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 16 unter Verweis auf § 8 Rn. 1017 bis 1116 - Bösgläubige Markenanmeldung; siehe dort insbesondere Rn. 1026 bis 1028).

d) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können der Widersprechenden auch deshalb nicht ausnahmsweise auferlegt werden, weil sie die Benutzung der Widerspruchsmarke offensichtlich nicht gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG glaubhaft machen konnte. Sie hat auf die wirksam erhobene Nichtbenutzungseinrede im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt verschiedene Unterlagen vorgelegt und damit einen ernsthaften Versuch unternommen, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. So wurden verschiedene Fotografien,

Verpackungen, ein unsortiertes Konvolut aus Rechnungen in englischer Sprache, die u. a. an den Inhaber einer Apotheke in der Stadt Mannheim adressiert sind, sowie eine eidesstattliche Versicherung dieses Apothekers eingereicht. Der Senat hätte sich im Falle einer Entscheidung in der Hauptsache mit diesen Unterlagen eingehend befassen müssen. Auf die Frage, ob mit ihnen die rechtserhaltende Benutzung tatsächlich glaubhaft gemacht worden ist, kommt es allerdings im Rahmen der hiesigen Kostenentscheidung nicht an, da die Widersprechende der sich aus der Nichtbenutzungseinrede ergebenden Obliegenheit, Unterlagen in ausreichendem Umfang zur Glaubhaftmachung der Benutzung einzureichen, nachgekommen ist. Demzufolge ist auch die Entscheidung des EUIPO vom 5. November 2019 (Az. R 1022/2019-2), mit der eine rechtserhaltende Benutzung auf Grundlage der dort eingereichten Belege verneint worden ist, für vorliegendes Beschwerdeverfahren ohne Relevanz.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke in diesem Zusammenhang vorbringt, dass die Widersprechende weder über eine arzneimittelrechtliche Zulassung verfüge, noch eine solche anstrebe, sondern ihre Produkte lediglich unter Berufung auf einen arzneimittelrechtlichen Ausnahmetatbestand in den Verkehr bringe, weshalb ein Werbeverbot bestehe, wäre dieser Gesichtspunkt bei einer Entscheidung in der Hauptsache kritisch zu diskutieren. Der EuGH hat jedenfalls die Feststellung des EuG nicht beanstandet, dass das Fehlen einer arzneimittelrechtlichen Zulassung, wegen dessen das betreffende Produkt nicht beworben werden dürfe, dazu führe, dass Marktanteile weder erschlossen noch gesichert werden könnten, was grundsätzlich einer rechtserhaltenden Benutzung entgegenstehe (vgl. EuGH, Urteil vom 3. Juli 2019, Az. C-668/17, Rn. 47 - Boswelan). Unabhängig davon, dass diese Entscheidung des EuGH erst nach der Einlegung des Widerspruchs erging, hat sich noch keine gesicherte Dogmatik zu dem angesprochenen Problemfeld herausgebildet. Es erscheint zumindest sehr fraglich, ob es bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in Verbindung mit Arzneimitteln auf die Frage ankommt, nach welchem arzneimittelrechtlichem

Erlaubnistatbestand die Waren in den Verkehr gebracht werden, auch wenn aus diesem Umstand möglicherweise ein Werbeverbot resultiert. Hierauf wird es jedenfalls dann nicht ankommen können, wenn die betreffenden Waren trotz eines bestehendem Werbeverbotes in relevantem Umfang (legal) in den Verkehr gebracht werden. Die Bewerbung der betreffenden Produkte ist jedenfalls nach der Dogmatik des Markenrechts für sich genommen keine notwendige Bedingung für die Glaubhaftmachung bzw. den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung. Insofern hat auch die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO ihre Entscheidung vom 5. November 2019 betreffend das Az. R 1022/2019-2 nicht maßgeblich auf ein bestehendes Werbeverbot gestützt, sondern auf den Umstand, dass die vorgelegten Rechnungen nur den Import der Waren, jedoch nicht die Abgabe der Waren an inländische Verbraucher nachweisen könnten. Nur in diesem Rahmen hat die Zweite Beschwerdekammer berücksichtigt, dass die deutschen Behörden die Schädlichkeit der Weihrauchpräparate festgestellt hatten und die betreffenden Waren nicht beworben werden durften. In dem beschwerdegegenständlichen Widerspruchsverfahren ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Waren auch an eine Apotheke in Mannheim geliefert wurden und nicht nur an Firmen im Bereich des Im- und Exports. Bei der Lieferung von Waren an eine Apotheke wird jedoch regelmäßig davon auszugehen sein, dass sie auch an Endverbraucher abgegeben werden.

Im Ergebnis kann bei dieser Sachlage jedenfalls nicht angenommen werden, dass die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung von vornherein aus Rechtsgründen unmöglich gewesen ist.

2. § 71 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG ist entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke die für vorliegendes Beschwerdeverfahren maßgebliche und verbindliche Regelung zur Kostentragung.

a) Der Grundsatz der eigenen Kostentragung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 MarkenG steht nicht im Widerspruch zur DurchsetzungsRL, da ihr Anwendungsbereich vorliegend nicht eröffnet ist. Die Richtlinie trifft mit dem Ziel der Bekämpfung der Produktpiraterie Regelungen zur effektiven Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums und bezieht sich damit maßgeblich auf Verletzungsfälle (vgl. BT Drs. 16/5048 vom 20. April 2007, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, Seiten 25 und 33; Pierson/Ahrens/Fischer, Rechte des geistigen Eigentums, 4. Auflage, Seiten 61 ff.). Fragen, welche die Entstehung von Rechten des geistigen Eigentums betreffen, sind dagegen kein Gegenstand der DurchsetzungsRL (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Einl. Rn. 14). Die Inhaberin der angegriffenen Marke verkennt insoweit, dass im Widerspruchsverfahren keine Rechtsverletzungen zu prüfen sind, sondern lediglich die Frage, ob ein älteres Recht die Entstehung eines jüngeren Rechts dulden muss oder nicht.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, aus dem Urteil des EuGH betreffend das Verfahren C-57/15 vom 28. Juli 2016 (United Video Properties Inc./Telenet NV) und aus dem Vorlagebeschluss des BGH betreffend das Verfahren I ZB 59/19 vom 24. September 2020 (Kosten des Patentanwalts VI) folge Anderes, teilt der Senat diese Auffassung nicht. Beide Entscheidungen betrafen jeweils Verletzungsverfahren und damit eine andere rechtliche Materie.

b) Zudem verstößt die Kostenregelung nach § 71 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG nicht gegen Unionsrecht.

Sie steht insbesondere nicht im Widerspruch zur MarkenrechtsRL. Diese harmonisiert das Markenrecht nicht vollständig, sondern überlässt den Mitgliedstaaten einen eigenen Regelungsspielraum, der vor allem den Bereich des Verfahrensrechts betrifft. Für das Widerspruchsverfahren treffen nur die Artikel 43 und 44 MarkenrechtsRL konkrete Vorgaben, die vorliegend jedoch überwiegend

nicht einschlägig sind. Relevant ist nur Art. 43 Abs. 1 MarkenrechtsRL, nach dem die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, für den Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke ein effizientes und zügiges Verfahren bei ihren Markenämtern zur Verfügung zu stellen. Dem steht der Grundsatz der eigenen Kostentragung im Beschwerdeverfahren nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht entgegen. Es bleibt vielmehr den Mitgliedstaaten überlassen, die Frage zu beantworten, wie die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu verteilen sind. Insoweit besteht auch keine sachliche Nähe des nationalen Rechts zum harmonisierten Recht, die eine richtlinienkonforme Auslegung des nationalen Rechts erforderlich machen würde (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Einl. Rn. 34 m. w. N.). Der Umstand, dass die Frage der Kostenauferlegung in der UMV anders geregelt ist als im MarkenG, hat daher keine Relevanz. Im Übrigen wurde im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens betreffend das Markenrechtsmodernisierungsgesetz zwar diskutiert, ob es unter Abwägung der Interessen aller Beteiligten angemessen sei, die Kostenregelung nach § 71 Abs. 1 MarkenG beizubehalten (vgl. Albrecht/Hoffmann, MarkenR 2018, 515, 517). Der Gedanke, der deutsche Gesetzgeber sei verpflichtet, im Zuge der Umsetzung der MarkenrechtsRL auch § 71 MarkenG anzupassen, ist in der Rechtswissenschaft jedoch nicht erwogen worden. Auch dieser Umstand spricht dafür, dass ein Bedürfnis zur Änderung der Regelung des § 71 Abs. 1 MarkenG zumindest bis dato nicht besteht. 3. Hiervon ausgehend ist eine Vorlage des Verfahrens an den EuGH nach Art. 267 AEUV nicht veranlasst. Der Umstand, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke eine andere Rechtsauffassung vertritt als der erkennende Senat, rechtfertigt keine andere Entscheidung.

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Soweit nach der Erledigung der Hauptsache allein noch eine Kostenentscheidung zu treffen ist, ist die Rechtsbeschwerde nicht eröffnet, da es sich nicht um eine Entscheidung über die Beschwerde gemäß § 66 MarkenG handelt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 11 und § 83 Rn. 12 und 36).

5. Über die Kosten des Beschwerdeverfahrens konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Eine solche war von keinem Verfahrensbeteiligten beantragt worden (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und auch aus Sicht des Senats nicht veranlasst (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

6. Der Hinweis des Senats vom 25. Mai 2021, dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens gegebenenfalls vor den Zivilgerichten im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs geltend gemacht werden könnten, ist für das vorliegende Kostenverfahren nicht entscheidungserheblich. Er ist jedoch klarzustellen, dass diese Möglichkeit tatsächlich nur sehr wenige Ausnahmefälle betreffen kann. Es ist im Einzelfall nicht ausgeschlossen, dass im Zusammenhang mit der Erhebung eines Widerspruchs eine wettbewerbswidrige Behinderungs- bzw. eine sittenwidrige Schädigungsabsicht zwar nicht nach markenrechtlichen Gesichtspunkten bejaht werden kann, jedoch möglicherweise aus anderen rechtlichen Gründen. Zumindest hat der BGH für den dem Kostenerstattungsanspruch zugrundeliegenden Anspruch auf Löschung der Eintragung einer bösgläubig angemeldeten Marke festgestellt, dass die markenrechtliche Löschungsmöglichkeit nach § 50 Abs. 1 und Abs. 3 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG einen vor den Zivilgerichten zu verfolgenden wettbewerbsrechtlichen Löschungsanspruch nicht ausschließt (vgl. BGH GRUR 2000, 1032, 1043 - EQUI 2000; GRUR 2004, 790, 793 - Gegenabmahnung). Hierbei kann neben dem materiellen Recht auch der Umstand zum Tragen kommen, dass es sich beim registerrechtlichen Beschwerdeverfahren grundsätzlich um ein summarisches Verfahren handelt, infolgedessen im konkreten Einzelfall bestimmte Beweismittel möglicherweise nur vor den Zivilgerichten vorgebracht werden können.

Kortbein Kriener Nielsen