Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL Verkündet am 8. November 2022 3 Ni 35/20 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

…

ECLI:DE:BPatG:2022:081122U3Ni35.20EP.0 betreffend das europäische Patent 2 327 541 (DE 60 2009 023 845)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2022 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Wismeth sowie die Richterin Dr.-Ing. Philipps

für Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der Anmeldung vom 25. November 2009 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in französischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 2 327 541 (Streitpatent, dom1) mit der Bezeichnung "Cale d'épaisseur et procédé de fabrication de ladite cale d'épaisseur" (in Deutsch laut Streitpatentschrift: "Unterlegkeil und Herstellungsverfahren eines solchen Unterlegkeils").

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 60 2009 023 845.0 geführte Streitpatent betrifft Abstandsstücke und insbesondere ein Mehrschichtprodukt, das eine durch Abziehen einstellbare Dicke aufweist, wobei dieses Produkt einen Stapel von Flachmaterialbogen aufweist, von denen jeder einen inneren Widerstand gegen Zerreißen aufweist, und die durch eine Bindekraft aneinanderhaften, die geringer ist als der Zerreißwiderstand der Bogen, woraus resultiert, dass jeder Bogen vom Stapel abgezogen werden kann, ohne zu zerreißen. Das Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung 14 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1, 6 und 7, auf welche die übrigen Ansprüche jeweils unmittelbar oder mittelbar zurückbezogen sind, nebengeordnet sind. Die Patentansprüche 1, 6 und 7 lauten in der Verfahrenssprache und in der deutschen Übersetzung laut Streitpatent wie folgt:

Verfahrenssprache Deutsche Übersetzung Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents wegen fehlender Patentfähigkeit und mangelnder Ausführbarkeit. Die Beklagte ist dem entgegengetreten und verteidigt ihr Patent in der erteilten Fassung.

Die Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags u.a. folgende Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien vergeben):

dom1 EP 2 327 541 B1 (Streitpatent) dom2 Im Verletzungsverfahren eingereichte deutsche Übersetzung des Streitpatents dom3 Tribunal Judiciaire de Paris, Entscheidung vom 12. März 2020 - RG 17/13662 dom4 Ordentliches Gericht Paris, Urteil vom 12. März 2020 - RG 17/13662 (deutsche Übersetzung zu dom3) dom6 Zwischenlage. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Januar 2020, 18:34 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwischenlage&oldid=195658144 dom7 M…, E-Mail vom 12. Oktober 2009, 15:10 Uhr, an D… dom7a D…, Attestation, Blagnac, 9 novembre 2020 dom7b D…, Erklärung, Blagnac, 9. November 2020 (deutsche Übersetzung zu dom7a) dom9 EP 0 667 233 A1 dom11 US 2008/0081141 A1 dom12 US 2007/0253790 A1 dom13 CA 1 176 088 A

Die Klägerin ist der Ansicht, dass der mit Patentanspruch 1 geschützte Gegenstand nicht ausführbar offenbart sei. Der Fachmann auf dem hier vorliegenden technischen Gebiet sei - wie das Tribunal Judiciaire de Paris in seiner Entscheidung (= dom3) zum parallelen französischen Verletzungsprozess ausgeführt habe - ein Spezialist auf dem Gebiet der Feinmechanik in der Metallverarbeitung, der nach Kundenzeichnung maßgeschneiderte laminierte Abstandsstücke fertige. Hierzu benötige er nur Werkstoffkenntnisse auf dem Gebiet der Metalle im Fall von metallischen Shims und der Kunststoffe im Fall von Kunststoffzwischenlagen sowie von Klebstoffen zur Verbindung der Metall- oder Kunststofffolien. Ein Hochschulabschluss sei hierfür nicht erforderlich, vielmehr reiche der Abschluss als Meister in der Metallverarbeitung; denn Personen mit einem Hochschulabschluss entwickelten üblicherweise Materialzusammensetzungen, während hier entsprechende Materialzusammensetzungen und Materialanforderungen nach den Vorgaben des Kunden hergestellt würden; dies erfordere keine chemischen Kenntnisse, da chemische Reaktionen nicht stattfänden. Da das Streitpatent nur die Materialien "Metall" und "Harz" vorgebe, ansonsten aber keine weiteren Angaben enthalte, sei es einem solchen Fachmann jedoch ohne aufwändige Versuche unmöglich, für beliebige Metalle und beliebige Harze in jedem Einzelfall herauszufinden, welche Materialkombination, wie vom Streitpatent gefordert, dazu führe, dass die Flachmaterialbogen nicht brechen, das Harz eine notwendige Flexibilität (Kohäsion) aufweise und die adhäsive Verbindung von Klebefilm und Flachmaterialbogen bestehen bleibe, damit die Flachmaterialbogen bei Einwirkung einer Scherkraft aufeinander glitten.

Der Gegenstand des Streitpatents sei zudem gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung gemäß dom6 und dom7 bis dom7b nicht neu, bei der es sich um ein Angebot der Klägerin an die A… in Frankreich zu Lieferung von schälbaren Zwischenlagen (peelable shims) handle, die sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents verwirklichten; hierfür beruft sich die Klägerin auch auf Zeugenbeweis.

Schließlich beruhe der Gegenstand des Patentanspruchs 1 jeweils gegenüber den Druckschriften dom9 und dom11 in Verbindung mit dem fachüblichen Handeln, ausgehend von einer der Druckschriften dom9 oder dom11 in Verbindung mit der Druckschrift dom12 sowie ausgehend von der Druckschrift dom13 in Verbindung mit der Druckschrift dom9 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Auch die weiteren unabhängigen Patentansprüche sowie die jeweils abhängig darauf rückbezogenen Patentansprüche könnten die erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 2 327 541 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Streitpatents ausführbar offenbart sei; die gegenteilige Auffassung der Klägerin beruhe bereits auf einer falschen Definition des Fachmanns, bei dem es sich vielmehr um einen Werkstoffingenieur mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung von schälbaren Abstandsstücken handle, der über mehrjährige Erfahrung mit den Eigenschaften und der Handhabung der eingesetzten Metallfolien und der beim Laminieren eingesetzten Harze verfüge, insbesondere wie eine Schälbarkeit einzelner Materiallagen ohne Zerreißen erreicht werden könne. Auch in der Sache treffe die Auffassung der Klägerin nicht zu, denn die in der Patentschrift enthaltenen Informationen seien für den Fachmann vollkommen ausreichend, um die mit Patentanspruch 1 beanspruchte Erfindung nachzuarbeiten, wozu er nicht einmal auf sein chemisches Fachwissen zurückgreifen müsse.

Die Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzung werde bestritten, denn am Ende der Anlage dom7 werde darauf hingewiesen, dass ihr Inhalt "vertrauliche Informationen" enthalte und damit nicht einem unbegrenzten Personenkreis oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden solle. Weiter zeigten die in den eingereichten Unterlagen gezeigten Produkte nicht sämtliche Merkmale des Streitpatents, insbesondere sei weder ein Harzfilm erkennbar noch entnehmbar, dass die vom Harz erzeugte Kohäsionskraft eine Komponente in der Ebene des Unterlegkeils habe, die kleiner sei als der (zweite) maximale Wert und bei Ausübung einer Scherkraft ein Übereinander-Gleiten der Schichten erlaube. Aus demselben Grund könnten auch die Druckschriften dom9, dom11, dom12 und dom13 weder einzeln noch in ihrer Kombination die erfinderische Tätigkeit in Frage stellen.

Gründe

A.

Die zulässige Klage ist unbegründet, weil die klägerseits geltend gemachten Nichtigkeitsgründe nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 und 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) und b) EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 und 83 EPÜ nicht vorliegen. I.

1. Nach den Angaben im Streitpatent werden Abstandsstücke insbesondere in Industriezweigen verwendet, in denen ein Verlieren des Abstandsstücks innerhalb der mechanischen Konstruktion aus Sicherheitsgründen oder wegen der Qualitätssicherung nicht toleriert werden könne. Dies treffe zum Beispiel bei den Aufhängungsmasten für Flugzeugmotoren in der Luftfahrtindustrie zu. Um das Spiel zwischen zwei Teilen aufzufangen, füge man zwischen die beiden Teile ein Abstandsstück ein, bevor sie festgezogen würden. Wenn die festzulegenden Teile einander gegenüberliegende Oberflächen aufwiesen, die nicht horizontal seien, sei es nützlich, ein Festhalten des Abstandsstücks bis zum Festziehen - im Fall einer Montage - oder nach dem Lösen - im Falle einer Demontage - zu erleichtern (dom2: [0007]).

In der Luftfahrt seien Mittel zum Festhalten eines Abstandsstücks bis zur Endmontage bekannt, wobei auf das Abstandsstück ein Klebeband geklebt und anschließend wieder entfernt werde. Aus anderen technologischen Bereichen, wie zum Beispiel dem Bausektor, sei ein Abstandsstück bekannt, das von der Oberseite eines Fensterrahmens ausgehend durch eine einstückig mit dem Abstandsstück gefertigte winklige Befestigung senkrecht gehalten werde. Diese Ausführung eigne sich zwar auf dem Bausektor, wo es im Wesentlichen nur senkrechte und waagerechte Oberflächen gebe. Sie eigne sich jedoch nicht für den Bereich der Feinmechanik, wo man von der Waagerechten bis zur Senkrechten einen breiten Bereich von schrägen Oberflächen antreffen könne. Das bekannte einstückige Abstandsstück sei zwar dazu geeignet, durch Biegen eine plastische Verformung zu erfahren, um die winklige Befestigung zu erzeugen, jedoch sei ein Bogenmaterial für sehr genaue Abstandstoleranzen besser geeignet. Die bekannten Bogenmaterialien hätten aber das Problem des Biegewiderstands, das zu einem Bruch führe, wenn die Grenze der elastischen Biegung überschritten werde (dom2: [0008]-[0009]).

Vor diesem Hintergrund besteht die objektive Aufgabe des Streitpatents, das selbst ausdrücklich keine Aufgabe definiert, darin, das Festhalten des Abstandsstücks bei der Montage in verbesserter Weise zu ermöglichen.

2. Diese Aufgabe soll durch ein Abstandsstück nach Patentanspruch 1, ein Verfahren zum Verwenden eines Abstandsstücks nach Patentanspruch 6 und ein Verfahren zur Herstellung eines Abstandsstücks nach Patentanspruch 7 gelöst werden. Die nebengeordneten Ansprüche lassen sich dabei unter Rückgriff auf die von der Klägerin eingereichte und von der Beklagten nicht beanstandete Übersetzung dom2 sowie unter Hinzufügung auslegender Erläuterungen in eckigen Klammern und/oder in kursiver Schrift wie folgt gliedern:

Patentanspruch 1:

1 Abstandsstück (20, 30, 40, 50), umfassend

1.1 mehrere Flachmaterialbogen [Schichten] aus Metall (1, 2, 3, 4, 5, 6);

1.2 mehrere Filme aus Harz (21, 22, 23, 24, 25), die die Flachmaterialbogen [jeweils] voneinander trennen und dem Abstandsstück eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten [Bogen] verleihen;

1.2.1 die Kohäsionskraft hat einen Betrag [Wert; des Kraftvektors], der größer ist als ein minimaler Wert zum Erhalten [Zusammenhalten] des starren Abstandsstücks in einer Ebene; 1.2.2 die zu der Ebene lotrechte Komponente [des Kraftvektors] der Kohäsionskraft ist kleiner als ein erster maximaler Wert; wird auf einen Bogen eine Trennkraft ausgeübt, die größer ist als dieser erste maximale Wert, ist es erlaubt [möglich], den Bogen abzuziehen; 1.2.3 mindestens eine Komponente [des Kraftvektors] der Kohäsionskraft liegt in der Ebene und ist kleiner als ein zweiter maximaler Wert; wird auf das Abstandsstück eine Scherkraft ausgeübt, die größer ist als dieser zweite maximale Wert, ist es erlaubt [möglich], die Bogen aufeinander gleiten zu lassen;

1.3 mindestens ein Ende, das aus der Ebene in Form eines Haltefußes (13, 14, 15, 16) hervortritt.

Patentanspruch 6:

6 Verfahren zum Anordnen eines zweiten Teils (32), das eine zweite, nicht waagerechte Fläche (18) aufweist, mit einem Abstand auf einem ersten Teil (31), das eine erste, nicht waagerechte Fläche (17) aufweist, mit folgenden Schritten:

6.1 Bereitstellen eines Abstandsstücks (20, 30, 40, 50) entsprechend den Merkmalen 1 bis 1.3 von Patentanspruch 1;

6.2 schrittweises Entfernen einer oder mehrerer Bogen (6, 5, 4) auf einer Seite (9) bis zum Erhalt einer Abstandsstückdicke, die der Abstandsanordnung entspricht;

6.3 Platzieren des Abstandsstücks (20, 30, 40, 50) auf der ersten Fläche (17) derart, dass der Fuß (13) das Abstandsstück (20) auf dem ersten Teil (31) hält;

6.4 Annähern des zweiten Teils (32) an das erste Teil (31) gegen das Abstandsstück (20).

Patentanspruch 7:

7 Herstellungsverfahren eines Abstandsstücks (20, 30, 40, 50), das folgende Schritte umfasst:

7.1 Zubereitung einer flüssigen Lösung, die ein nichtpolymerisiertes Harz und Lösungsmittel im Überfluss umfasst;

7.2 Beschichtung mehrerer Flachmaterialbogen aus Metall (1, 2, 3, 4, 5, 6) mit der flüssigen Lösung derart, dass auf mindestens einer Bogenseite ein Film aus Harz gebildet wird;

7.3 Stapelung der Flachmaterialbogen aus Metall (1, 2, 3, 4, 5, 6) derart, dass sie [jeweils] voneinander durch den Film aus Harz getrennt sind;

7.4 das Harz wird in einen Polymerisationszustand geführt, der dem Abstandsstück eine Kohäsionskraft zwischen den Bogen verleiht, die den Merkmalen 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.3 von Patentanspruch 1 entspricht;

7.5 nach Erhalt der Kohäsionskraft zwischen den Bogen weist das Verfahren einen Schritt auf, bei dem mindestens ein Ende (43) des Abstandsstücks in einem Werkzeug (41, 42) eingeklemmt wird, ohne es festzuspannen, und auf das Abstandsstück (20, 30, 40, 50) eine Scherkraft ausgeübt wird, die bewirkt, dass die Bogen derart aufeinander gleiten, dass das Ende aus der Ebene in Form eines Haltefußes (13) hervortritt.

3. Ein Teil der Begriffe bedarf der Auslegung.

3.1 Zuständiger Fachmann ist dabei ein Diplom-Ingenieur oder Master der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung und Entwicklung von Laminaten aus Metall und Harz, insbesondere von schälbaren Abstandsstücken.

Soweit die Klägerin unter Hinweis auf das Urteil des Tribunal Judiciaire de Paris vom 12. März 2020, demzufolge der Fachmann "un spécialiste des cales pour l´industrie et partant, un spécialiste dans le domaine de la mécanique de précision" ist (vgl. dom3: S. 8, vorletzter Abs.; übersetzt nach dom4: S. 8, vorletzter Abs. mit "ein Spezialist für industriell einsetzbare Passscheiben und damit ein Spezialist auf dem Gebiet der Feinmechanik"), meint, eine Ausbildung als Meister in der Metallverarbeitung reiche aus, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Denn der Fachmann ist nach dem technischen Gebiet zu bestimmen, auf dem der Gegenstand der beanspruchten Lehre liegt (Benkard, PatG, 11. Aufl., § 4 Rdn. 70, 79). Der Gegenstand des Streitpatents betrifft Abstandsstücke mit bestimmten physikalischen und chemischen Materialeigenschaften, die auf eine definierte Art durch Verklebung miteinander verbunden sind. Dieser Verklebung liegt kein standardisierter Vorgang zugrunde. Vielmehr setzt das Streitpatent (dom2: [0031]- [0032]) definierte Parameter insbesondere im Hinblick auf den Lösungsmitteltyp, die Lösungsmittelkonzentration und die Schichtdicke des Harzes voraus. Damit sind vom zuständigen Fachmann Kenntnisse zu chemischen Zusammenhängen zu erwarten, über die der von der Klägerin propagierte Meister in der Metallverarbeitung nicht verfügt. Denn der zuständige Fachmann arbeitet vorliegend nicht mit vorgegebenen Materialzusammensetzungen, sondern entwickelt vielmehr neuartige Laminate aus Metall und Harzen, deren Eigenschaften auch Kenntnisse aus dem Bereich der Chemie erfordern.

Etwas anderes ist auch nicht durch die Entscheidung des Tribunale Judiciaire Paris veranlasst. Denn zum einen lassen die Ausführungen in diesem Urteil nicht erkennen, aufgrund welcher Überlegungen das Tribunal Judiciaire zu seiner Definition des Fachmanns gelangt ist; allein dies schließt eine von der Klägerin unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BGH (Urteil v. 15. April 20210 - Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 - Walzenformgebungsmaschine) geforderte nähere Befassung mit der Entscheidung des französischen Gerichts zu dieser Frage aus. Und zum anderen enthält die sehr kurze Definition des Tribunal Judiciaire keine Aussage zu Ausbildung und Vorkenntnissen des von ihm definierten Fachmanns, gibt also weder vor, dass es sich zwingend um einen Fachmann mit handwerklichem Abschluss handeln müsse, noch schließt sie einen Hochschulabschluss des Fachmanns aus; damit steht sie aber nicht einmal in Widerspruch zur Definition des Senats.

3.2 Soweit für die Beurteilung der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe relevant, wird der vorstehend definierte Fachmann die erläuterungsbedürftigen Merkmale der Patentansprüche wie folgt verstehen:

3.2.1 Die Merkmale 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.3 können dahingehend zusammengefasst werden, dass das Abstandsstück einen Stapel von Flachmaterialbogen aufweist, von denen jeder einen inneren Widerstand gegen Zerreißen aufweist und die durch eine Bindekraft aneinanderhaften, die geringer ist als der Zerreißwiderstand der Bogen. Aufgrund dessen kann jeder Bogen vom Stapel abgezogen werden, ohne zu zerreißen (Merkmale 1.2.1, 1.2.2 // dom2: [0002]; [0026]); gleichzeitig wird durch Gleiten der Bogen beim Biegen gegeneinander eine plastische Verformung des Abstandsstücks mittels Scherkraft ermöglicht (Merkmal 1.2.3 // dom2: [0026]; [0036]).

Darin liegt auch der für den Fachmann erkennbare Kern der Erfindung gemäß Streitpatent. Technisch werden diese Eigenschaften gemäß der Beschreibung des Streitpatents durch Einstellung des Polymerisationsgrades und der Dicke des Films aus Harz erreicht, wobei ein Zustand vollständiger Polymerisation bzw. des Polymerisationsendzustands bevorzugt ist, was insoweit die Steifigkeit des Abstandsstücks in der Ebene durch Vergrößern der Kohäsionskraft erhöht (dom2: [0034]-[0035]). Insbesondere soll der Film aus Harz ausreichend dünn sein, um ein Gleiten des Bogens am Übergang des Films aus Harz zum Bogen aus Metall ohne Reißen des Harzfilms zu ermöglichen, auch im Zustand vollständiger Polymerisation (dom2: [0036], Z. 14-18).

3.2.2 Der Betrag der Kohäsionskraft gemäß Merkmal 1.2.1 - im Übrigen im Streitpatent auch Wert genannt - teilt sich im Sinne eines Kraftvektors in eine lotrechte Komponente gemäß Merkmal 1.2.2 und eine in der Ebene liegende Komponente gemäß Merkmal 1.2.3 auf.

Soweit gemäß Merkmal 1.2.3 die Bogen aufeinander gleiten sollen, ist damit zwar nicht ausgeschlossen, dass es - abhängig vom Biegewinkel und der Form des nicht näher beschriebenen Haltefußes gemäß Merkmal 1.3 - auch zu einer gewissen Delaminierung kommen kann. Aber weder das Merkmal 1.2.3 noch die Beschreibung des Streitpatents befassen sich mit dieser - ggf. für das Verletzungsverfahren bei der Bestimmung des Verletzungsgegenstandes relevanten - Problematik. Denn Merkmal 1.2.3 bestimmt lediglich, dass die Kräfteverteilung so bemessen sein muss, dass die Bogen aufeinander gleiten können müssen, um so die Funktion des Abstandsstücks als Haltefuß zu ermöglichen.

3.2.3 Soweit in den Absätzen [0012], [0019] und [0032], Z. 30-31 sowie in den Patentansprüchen 3 und 10 des Streitpatents auf eine "unendlich kleine/geringe Dicke" des Films aus Harz abgestellt wird, ist darunter eine möglichst geringe Dicke zu verstehen, die ausreichend dünn ist, um ein Gleiten des Bogens am Übergang des Films aus Harz zum Bogen aus Metall ohne Reißen des Harzfilms zu erlauben (dom2: [0036], Z. 14-18).

3.2.4 Der Begriff "Polymerisations-Endzustand" von Patentanspruch 2 und in der Beschreibung (dom2: [0011]; [0018]; [0026], Z. 17-20) bezeichnet den Zustand vollständiger Polymerisation (dom2: [0035], Z. 33-36).

3.2.5 Das Merkmal 1.3 fordert, dass das Abstandsstück dadurch gekennzeichnet ist, dass "es mindestens ein Ende aufweist, das aus der Ebene in Form eines Haltefußes hervortritt" (dom2: Patentanspruch 1). Damit wird bereits nach dem Wortlaut des Merkmals 1.3 ein Abstandsstück beansprucht, dessen wesentliche Bestandteile die Flachmaterialbogen aus Metall sind, die folglich aus der Ebene in Form eines Haltefußes hervortreten sollen. Mit anderen Worten handelt es sich beim Patentgegenstand um ein - die Flachmaterialbogen aus Metall aufweisendes - einstückiges Abstandsstück (vgl. auch dom2: [0009], [0010]), dessen Ende zu einem Haltefuß verformt ist und insoweit aus der Ebene hervortritt, was durch Gleiten der Bogen aufeinander gemäß Merkmal 1.2.3 ermöglicht wird. Nichts anderes lehren die Beschreibung, die Figuren - vgl. bespielhaft die unten gezeigte Fig. 1 - und die übrigen Patentansprüche des Streitpatents (dom2: [0016]; [0029], Z. 7-11; [0039]; [0041], Z.14-19; [0042]; [0044]; Patentansprüche 6, 7, 8). Entgegen der Auffassung der Klägerin ist damit ein am Ende der Flachmaterialbogen angesetzter Haltefuß, der aus der Ebene lotrecht herausragt, von Merkmal 1.3 nicht umfasst.

II.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist ausführbar offenbart.

1. Das Streitpatent nennt als möglichen Werkstoff für Flachmaterialbogen aus Metall Aluminium oder (rostfreien) Stahl (dom2: [0025], Z. 7-15). Rostfreier Stahl kann vom Typ AISI 304 sein (vgl. auch dom2: [0029]). Die (Gesamt-)Dicke eines Abstandsstücks soll zwischen 1 und 2 mm oder mehr betragen, wobei hierzu im Allgemeinen die Zahl der Metallbogen wesentlich höher als 6 sei (dom2: S. 10, Z. 3-5). Als dünne Harz-Schicht werden duroplastische Harze, insbesondere Epoxidharze, oder thermoplastische Harze genannt (dom2: [0021] i.V.m. [0031], S. 9, Z. 10-13; [0023]). Diese sollen mit Lösungsmittel verdünnt möglichst dünn aufgetragen werden, so dass gerade noch eine spätere Polymerisation des Harzes ermöglicht ist (dom2: [0031]; [0032], insbesondere Z. 29-34).

Soweit das Streitpatent weitere Angaben zum Polymerisationsgrad macht und den Fachmann darauf hinweist, dass einerseits eine unvollständige Polymerisation zwar das Gleiten fördere, andererseits aber auch eine gewisse Steifigkeit des Abstandsstücks bewahrt werden müsse, bevorzugt die Lehre des Streitpatents einen Polymerisationsendzustand, also eine vollständige Polymerisation (dom2: [0036], Z. 9-18; [0037], Z. 20-22 i V m [0035], Z. 33-36). Die vom eingesetzten Harz abhängigen Angaben zu Temperatur und Dauer der vollständigen Polymerisation (dom2: [0037], Z. 22-29) wird der oben definierte Fachmann fachüblicherweise den Datenblättern von Herstellern entnehmen.

Für die erfolgreiche Herstellung des streitpatentgemäßen Abstandsstücks, die erkennbar entscheidend davon abhängt, dass der Film aus Harz möglichst dünn aufgetragen wird, so dass gerade noch eine spätere Polymerisation des Harzes möglich ist, lehrt das Streitpatent, dass die Schichtdicke des Films aus Harz umso dünner werden kann, je höher der Lösungsmittelgehalt ist, wobei bis zu 40 % Lösungsmittel zugegeben werden könnten (dom2: [0031]; [0032], insbesondere Z. 29-34). Der Ausführbarkeit steht dabei nicht entgegen, dass nicht angegeben ist, ob es sich um Volumen- oder Masseprozent handelt, denn die fehlenden Parameter kann der Fachmann durch zumutbare orientierende Versuche ohne Mühe ermitteln.

Die hiervon abweichende Beurteilung des Tribunal Judiciaire Paris (dom4: S. 8, Abs. 4 von unten), beruht erkennbar auf der abweichenden Definition des Fachmanns, welcher der Senat, wie oben bereits ausgeführt wurde, nicht zu folgen vermag.

2. Zu keinem anderen Ergebnis kommt der Senat auch unter Betrachtung des Verfahrensanspruchs 7, auf den die Klägerin zuletzt in der mündlichen Verhandlung abgestellt hat. Die Klägerin meint, dass aus Sicht des Senats in dem beanspruchten Verfahren jedes beliebige Harz eingesetzt werden könne. Jedoch fänden sich zu Gleiteigenschaften von Harzen keine Informationen in Datenblättern, so dass vielmehr spezielle Harze eingesetzt werden müssten, die aber im Streitpatent nicht beschrieben seien. Eine Laborfachkraft könne daher nicht einfach in ein Lager geschickt werden, um ein geeignetes Harz auszuwählen. Daher sei die Auswahl eines Harzes zur Erfüllung der Eigenschaften der Merkmale 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.3 für den Fachmann unzumutbar und es fehle jeder Anhaltspunkt für die Nacharbeitung.

Auch wenn das Streitpatent mit duroplastischen Harzen auf eine erhebliche Breite an möglichen chemischen Stoffen abstellt, weist es dennoch auf diejenigen Parameter - wie Dicke der Harzschicht, Lösungsmittelgehalt und Polymerisationsgrad - hin, die den Erfolg beeinflussen. Damit wird aber dem Fachmann, auf dessen Sichtweise es allein ankommt und nicht etwa auf diejenige einer Laborfachkraft, die entscheidende Richtung vorgegeben. Ob dann noch Reste von Lösungsmittel in den Harzschichten vorhanden sind, oder ob die Polymerisation abgeschlossen ist, ist dabei nicht entscheidend und wird vom Streitpatent auch offengelassen. Denn ausschlaggebend ist allein, dass die Parameter so eingestellt werden, dass das Abstandsstück die Eigenschaften der Merkmalsgruppe 1.2 aufweist, auch wenn der Haltefuß an seinem Ende aus der Ebene bereits hervortritt. Soweit der Verfahrensanspruch 7 mit Merkmal 7.5 die Herstellung des Haltefußes beschreibt, stellen daher die Merkmale 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.3 keine product-by-process-Merkmale dar, sondern sind notwendige Eigenschaften des mit Patentanspruch 1 beschriebenen Haltefußes, auf die das verwendete Harz abgestimmt und dementsprechend zubereitet werden muss. Ob dann ein Polymerisationsendzustand eingestellt wird, wie stark ausgehärtet die Schicht also ist, wird unter anderem davon abhängen, welche Dicke der Harzschicht erzielt werden soll. Hierzu gibt aber das Streitpatent den entscheidenden Hinweis einer möglichst verdünnten Lösung bzw. Dispersion des Harzes im Lösungsmittel (dom2: [0031], S. 9, Z. 3-10; [0032], Z. 29-34; Patentanspruch 7, erster Spiegelstrich), wobei fachbekannt die Übergänge zwischen Lösung und Dispersion bei polymeren Harzen fließend sind. Ob dabei noch Lösungsmittel in der Harzschicht verbleiben kann oder kein Lösungsmittel in der Harzschicht mehr vorhanden ist, ist weder Gegenstand des Patentanspruchs 7 noch des von diesem in Bezug genommenen Patentanspruchs 1, die insoweit auch zur Verkehrsfähigkeit des Produkts bei noch vorhandenem Lösungsmittel schweigen. Ein Polymerisationsendzustand führt demzufolge ebenso wenig zwingend dazu, dass die Schichten aus Metall nicht mehr gleiten können, wie bei einer möglichst dünnen Harzschicht nicht zwingend die Haftung des Schichtverbunds verloren geht. Soweit sich der Fachmann aber in diesen Grenzen zu bewegen hat, vermag er den Patentgegenstand ohne Weiteres auszuführen.

3. Eine mangelnde Ausführbarkeit liegt aber auch nicht darin, dass bei einem größeren Biegewinkel (einzelne) Bogen delaminieren könnten. Denn die Ausführbarkeit hängt nicht vom Erfolg der streitpatentgemäßen Lösung ab, kann also nicht mit dem qualitativ hochwertigen Erfolg einer Maßnahme gleichgesetzt werden. So mag zwar ein großer Winkel zu einem Delaminieren der Bogen führen, wodurch der beabsichtigte Erfolg möglicherweise nicht im erwünschten Umfang erzielt wird. Dies ist aber allenfalls eine Frage der Brauchbarkeit der Erfindung, nicht aber der Ausführbarkeit (vgl. BPatG, Urteil vom 19. Februar 2019 - 4 Ni 48/17 (EP), GRUR 2019, 1176, Rdn 66-74, insbesondere Rdn 71, m W N - Verschleißschutzschicht).

III.

Der streitpatentgemäße Gegenstand ist durch die klägerseits behauptete offenkundige Vorbenutzung sowie den klägerseits geltend gemachten Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt.

1. Soweit sich die Klägerin für die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung auf die Dokumente dom7, dom7a und dom7b beruft, kann diesen nicht entnommen werden, dass die in der E-Mail gemäß dom7 gemachten Informationen öffentlich zugänglich waren.

1.1 Eine technische Lehre ist nur dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, wenn auf die Lehre die fachkundige Allgemeinheit zugreifen könnte. Unter Allgemeinheit ist dabei ein unbestimmter, wegen der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für denjenigen, welcher die fragliche Lehre offenbart, nicht mehr kontrollierbarer Personenkreis zu verstehen, der in der Lage ist, die technische Lehre verstehen und ausführen zu können (vgl. BGH, Beschluss vom 5. März 1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGH, Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94, Mitt. 1999, 362- Herzklappenprothese; BGH, Urteil vom 15. Januar 2013 - X ZR 81/11, GRUR 2013, 367 Rn. 20 - Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; BGH, Urteil vom 8. November 2016 - X ZR 116/14, BeckRS 2016, 21471 - Wärmespeicher).

Eine Offenbarung an einen unbestimmten Personenkreis liegt damit aber bei Mitteilungen, die sich nur an eine einzige Person richten, schon von vornherein nicht vor. Allerdings kann nach der Rechtsprechung bei bestimmten Handlungen oder Beschreibungen mündlicher oder schriftlicher Art, sofern Anhaltspunkte für eine Beschränkung der Handlung oder Mitteilung auf den konkreten Empfänger nicht vorliegen, typischerweise davon ausgegangen werden, dass sie auch dann, wenn sie sich nur an eine einzige Person richten, öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies ist nämlich in den Fällen anzunehmen, in denen der konkret benannte Empfänger nur pars pro toto für eigentlich an einen unbestimmten Personenkreis gerichtete Handlungen oder Beschreibungen ist. Ob dies der Fall ist, hängt nach der Rechtsprechung aber stets von den Umständen des Einzelfalls ab. So genügt etwa die Lieferung eines eine technische Lehre enthaltenen Gegenstandes als solche für die Annahme einer öffentlichen Zugänglichkeit noch nicht, vielmehr kommt dies nur in Betracht, wenn über die Lieferung hinaus noch weitere Gesichtspunkte hinzutreten. So muss der Empfänger zunächst einmal in der Lage sein, den technischen Gehalt nach seiner Vorbildung erkennen zu können, weshalb die bloße Lieferung an Privatpersonen regelmäßig für eine öffentliche Zugänglichkeit nicht ausreicht (vgl. BGH, Urteil vom 25. November 1965 - Ia ZR 117/64, GRUR 1966, 484 - Pfennigabsatz). Aber selbst bei der Lieferung einer einzigen patentgemäßen Vorrichtung liegt eine öffentliche Zugänglichkeit nur vor, wenn nach der Lebenserfahrung damit zu rechnen ist, dass der Angebotsempfänger die mit dem Liefervorschlag übersandten technischen Informationen sowohl mit seinen technischen Beratern erörtern als auch Konkurrenten zwecks Abgabe von Vergleichsangeboten vorlegen würde (vgl. BGH, Urteil vom 17. Oktober 1958 - I ZR 34/57, GRUR 1959, 178 - Heizpreßplatte; BGH, Urteil vom 24. Oktober 1961 - I ZR 92/58, GRUR 1962, 86 - Fischereifahrzeug; BGH, Urteil vom 19. Mai 1999 - X ZR 67/98, GRUR 1999, 976 - Anschraubscharnier). Selbst die vorbehaltlose Lieferung an Dritte führt nur dann zur Bejahung der öffentlichen Zugänglichkeit, wenn zu erwarten ist, dass fachkundige Dritte etwa bei Wartung oder Reparatur des gelieferten Gegenstands Kenntnis von dessen Aufbau und Funktion erlangen können (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2016 - X ZR 116/14, BeckRS 2016, 21471 - Wärmespeicher). Bei einem bloßen Angebot für eine Lieferung oder einer Leistung an einzelne Abnehmer ist deren Inhalt nur öffentlich zugänglich, wenn im Einzelfall die Weiterverbreitung einer dem Angebotsempfänger übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahelag (vgl. BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 - X ZR 6/13, GRUR 2015, 463 - Presszange; BGH, Urteil vom 1. März 2017 - X ZR 50/15, BeckRS 2017, 109889; BPatG, Beschluss vom 28. April 2016 - 10 W (pat) 110/14, BlPMZ 2016, 348 - Ventilanordnung); hierfür genügt es aber noch nicht, dass der Empfänger des Angebots oder weitere Beteiligte rechtlich nicht gehindert waren, ihre durch das Angebot vermittelten Kenntnisse an Dritte weiterzugeben (vgl. BGH, Urteil vom 8. Juli 2008 - X ZR 189/03, GRUR 2008, 885 Rn. 23 - Schalungsteil). Aber selbst dann, wenn eine der vorgenannten Fallkonstellationen vorliegt, bei denen eine öffentliche Zugänglichkeit also aufgrund der besonderen Umstände der Lieferung oder Mitteilung grundsätzlich bejaht werden könnte, scheidet sie wieder aus, wenn der Empfänger ausdrücklich oder konkludent zur Geheimhaltung verpflichtet war und diese auch einhält (vgl. BGH, Urteil vom 13. Dezember 1977 - X ZR 28/75, GRUR 1978, 297 - Hydraulischer Kettenbandantrieb). Eine solche Geheimhaltungspflicht kann dabei unter den Beteiligten ausdrücklich vereinbart sein, sie kann sich aber auch als Nebenpflicht eines bestehenden Vertragsverhältnisses ergeben oder von den Beteiligten konkludent bzw. stillschweigend abgesprochen sein (vgl. Benkard/Melullis, PatG, 11. Aufl., § 3 Rn 249 m w N). Hierfür bedarf es nicht einer Geheimhaltungsvereinbarung; vielmehr genügt bereits ein auf den Unterlagen angebrachter Geheimhaltungsvermerk (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 2. Dezember 1981 - 9 W (pat) 90/79, Mitt. 1982, 151) oder ein bloßer Hinweis auf die Strafbarkeit unbefugter Verwertung oder Mitteilung des Inhalts von Unterlagen (vgl. Benkard/Melullis, PatG, 11. Aufl., § 3 Rn. 251), um ihren Empfänger nach den Umständen zur Wahrung der Vertraulichkeit zu verpflichten. Auch bei langjährigen und engen Geschäftsbeziehungen der Beteiligten spricht die Lebenserfahrung für eine Testlieferung im Rahmen einer gemeinsamen Entwicklung, bei der eine Geheimhaltung im beiderseitigen Interesse liegt und die daher noch keine neuheitsschädliche Vorbenutzung enthält (vgl. BPatG, Beschluss vom 9. November 2011 - 19 W (pat) 20/09, BeckRS 2012, 2028 Rn. 42 ff. - Lötbarer koaxialer Steckverbinder).

1.2 Nach diesen Grundsätzen scheidet vorliegend die Annahme einer öffentlichen Zugänglichkeit der in der Anlage dom7 enthaltenen technischen Informationen aus.

Denn bei dom7 handelt es sich zunächst um eine Offenlegung von technischen Informationen, die im Rahmen einer Zusammenarbeit zweier Unternehmen abgegeben wurden, für welche Mailabsender und Mailempfänger jeweils tätig waren; die hierbei ausgetauschten Informationen sind aber üblicherweise nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Daher richten sich die Informationen ausdrücklich auch nur an den Mailempfänger als die auf Seiten eines der beteiligten Unternehmen zuständige Person, welche die Informationen nicht als Teil der Öffentlichkeit, sondern lediglich aufgrund ihrer beruflichen Stellung innerhalb des die Mitteilung entgegennehmenden Unternehmens erhält. Dass es sich auch für den Mailempfänger erkennbar um keine an einen unbestimmten Personenkreis gerichtete Offenbarung handelt, ergibt sich schließlich auch am Schluss von dom7 aus dem folgenden Vertraulichkeitsvorbehalt:

Ob sich dieser Vertraulichkeitsvorbehalt - wie die Klägerin geltend gemacht hat - nicht an den Mailempfänger, sondern nur an Dritte richtet, welche die Mail irrtümlich erhalten haben, spielt dabei keine Rolle. Denn in ihr kommt auch für den Mailempfänger ohne weiteres erkennbar deutlich zum Ausdruck, dass der Inhalt der Mail nur für ihn und nicht für Dritte bestimmt ist. Wegen dieses Vertraulichkeitshinweises musste damit auch für den Mailempfänger deutlich gewesen sein, dass die darin enthaltenen Informationen nur ihm gegenüber, also vertraulich, offenbart werden und die Weitergabe der in der Mail enthaltenen Informationen an beliebige Dritte vom Absender nicht gebilligt wird, dieser also eine Bekanntgabe an eine Vielzahl unbekannter Personen gerade ausschließen möchte. Damit fehlt nach dem objektiv erkennbaren Verständnis von Absender und Empfänger aber jede Grundlage dafür, dass die in der Mail enthaltenen Informationen auch Dritten gegenüber gemacht werden könnten oder an Dritte weitergegeben werden dürfen. Das schließt aber die Annahme aus, durch die Bekanntgabe der technischen Informationen an den Empfänger der Anlage dom7 seien diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Etwas Anderes würde nur gelten, wenn sich die Beteiligten ausdrücklich einig gewesen wären, dass die in der Anlage dom7 gemachten Informationen auch an beliebige Dritte (wozu etwa die Bekanntgabe der Informationen in der Mail dom7 an weitere Beschäftigte des Unternehmens, an welche sich das Angebot richtete, aber noch nicht ausreichen würde) hätten weitergegeben werden dürfen. Hierfür fehlt es sowohl an einem substantiierten Vortrag der Klägerin als auch ansonsten an jedem Anhaltspunkt. Gleiches gälte, wenn der Mailempfänger entgegen des ihm erkennbaren Vertraulichkeitsvorbehalts diese Informationen tatsächlich an beliebige Dritte weitergegeben hätte. Dann würde aber erst die von ihm vorgenommene Weitergabe eine öffentliche Zugänglichkeit dieser Informationen begründen, nicht hingegen bereits die Bekanntgabe der Informationen durch die Mail nach Anlage dom7. Auch hierfür fehlt es trotz der entsprechenden Ausführungen des Senats in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG an jeglichem Vortrag seitens der Klägerin.

Daher kann die Anlage dom7 keine Grundlage für die Annahme sein, die darin enthaltenen Informationen seien der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Scheidet aber die Anlage dom7 bereits aufgrund ihres Erklärungsinhalts für eine solche Annahme von vornherein aus, bedarf es auch nicht der Vernehmung der von der Klägerin nur zu der Behauptung, es sei keine Vertraulichkeitsvereinbarung getroffen worden, benannten Zeugen.

Mangels öffentlicher Zugänglichkeit der technischen Informationen in der Anlage dom7 kommt die klägerseits geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung schon aus diesem Grund nicht als für den Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlicher Stand der Technik in Betracht. Auf die weitere, beklagtenseits ebenfalls bestrittene Behauptung der Klägerin, die in der Anlage dom7 gemachten Informationen nähmen den Erfindungsgegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich vorweg, kommt es mithin nicht mehr an, so dass die Richtigkeit dieser Behauptung dahinstehen kann.

2. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruht auch gegenüber dem übrigen im Verfahren befindlichen Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit, da ihn die hierzu benannten Druckschriften dom9, dom11, dom12 und dom13 weder für sich noch in ihrer Kombination nahelegen.

2.1 Die Druckschrift dom9 betrifft ein abziehbares laminiertes Verbundprodukt und seine Anwendung zur Herstellung von Einstellscheiben (dom9: S. 2, Z. 1, 2 // Merkmal 1). Die Druckschrift dom9 geht dabei von einem abziehbaren laminierten Verbundprodukt aus, das aus einem Stapel abziehbarer Streifen besteht, die durch einen Film aus Bindemittelmaterial getrennt und verklebt sind (dom9: S. 2, Z. 26- 27). Die Erfindung der dom9 soll die bekannten Verbundprodukte derart weiterentwickeln, dass durch ihren Einsatz gleichzeitig unerwünschte Vibrationen gedämpft werden können (dom9: S. 2, Z. 41-42).

Hierzu wird ein abziehbares laminiertes Verbundprodukt vorgeschlagen, das einen Stapel abziehbarer Lamellen umfasst, die durch einen Film aus Bindemittelmaterial getrennt und verklebt sind, wobei das Verbundprodukt ferner mindestens eine Schicht aus einem Material umfasst, das sich von dem Material unterscheidet, aus dem die abziehbaren Lamellen bestehen (dom9: S. 2, Z. 43-46). Dementsprechend wird mit Fig. 1 ein Verbundprodukt gezeigt, das abziehbare Metalllamellen 1, Bindemittelschichten 3 sehr geringer Dicke und eine - sandwichartig zwischen zwei Stapeln abziehbarer Streifen angeordnete - Polymerschicht 2 umfasst (dom9: S. 3, Z. 21-26 // Merkmale 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2).

Das Verbundmaterial soll auch dazu geeignet sein, die Umrisse (contour) und Formen (forme) sowie Größen (taille) der zu füllenden Lücke anzunehmen (dom9: S. 2, Z. 33-34; S. 4, Z. 3-4). Damit ist zwar die Eigenschaft gemäß Merkmal 1.2.3 nicht expressis verbis genannt. Gleichwohl schließt die genannte "Form" für den Fachmann eine gewisse Biegsamkeit mit ein, so dass ausgehend von der dom9 eine Eigenschaft des Verbundmaterials gemäß Merkmal 1.2.3 wohl mitgelesen wird, jedenfalls aber in naheliegender Weise verwirklicht wird.

Der Druckschrift dom9 ist aber keine Anregung zu entnehmen, das darin offenbarte Verbundmaterial zu einem Klemmfuß oder Haltefuß entsprechend Merkmal 1.3 umzugestalten. Diese Anregung ist auch nicht dem - ohnehin nachveröffentlichten - Wikipedia-Eintrag dom6 zu entnehmen, worin zudem ein Haltefuß gar nicht erwähnt wird.

2.2 Die Druckschrift dom11 benennt ein laminiertes Produkt, das alternierende Lagen Metallfolie und Bindemittel aufweist, wobei einerseits Metallfolien von dem Stapel abgezogen werden können, ohne dass sie reißen, andererseits das Bindemittel eine ausreichende Kohäsionskraft zwischen den Folien vermittelt (dom11: [0002]; [0029]; Patentansprüche 1 und 18 // Merkmale 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2). Das Produkt wird als Ausgleichsscheibe (adjustment shim) verwendet (dom11: [0037]).

Die Besonderheit der dom11 liegt darin, dass in die Ausgleichsscheibe eine elektronische Komponente zu ihrer Identifizierung eingebettet ist (dom11: [0012] i V m. Patentanspruch 1), was aber für das vorliegende Verfahren keine weitere Bedeutung hat.

Die Druckschrift dom11 gibt jedoch keinen Hinweis, dass eine Verformung des darin beschriebenen Laminats entsprechend Merkmal 1.3 unter den Bedingungen des Merkmals 1.2.3 möglich sein soll. Der Fachmann entnimmt daher der Druckschrift dom11 keine Anregung, ausgehend davon ein streitpatentgemäßes Abstandsstück mit den Merkmalen 1.2.3 und 1.3 gemäß Patentanspruch 1 vorzusehen.

2.3 Die Druckschrift dom12 beschreibt eine Vorrichtung 1 zum ortsfesten Verriegeln eines Objekts, wie eines Containers, in einem Frachtladesystem, beispielsweise dem eines Flugzeugs (dom12: [0002], Fig. 1).

Hierbei kann ein Ausgleichsstück 10 verwendet werden, das mehrere dünne Metallbleche 11 umfasst, wobei dessen Dicke durch Abziehen einzelner Metallbleche eingestellt werden kann, die aneinandergeklebt sind (dom12: [0014], Z. 10-15 // Merkmal 1.2). Das Ausgleichsstück 10 wird dann an der Verriegelungsklaue 3 angebracht (dom12: [0023]; [0028]; [0029] // Merkmale 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2). Das eine Ende des Ausgleichsstücks 10 weist einen Bereich 12 auf, der rechtwinklig hervorragt und ein Loch 13 aufweist, um das Ausgleichsstück 10 mittels einer Schraube an der Verriegelungsklaue 3 zu befestigen (dom12: [0030] // Teilmerkmal 1.1).

Ausgehend von der Druckschrift dom12 bestand für den Fachmann aber keine Veranlassung, den rechtwinklig hervorragenden Bereich 12, ggf. in Verbindung mit einer der Druckschriften dom9 oder dom11, ebenfalls als abziehbares Laminat auszugestalten. Denn dazu müsste der Fachmann ausgehend von einer der Druckschriften dom9 oder dom11 ein flaches laminiertes Ausgleichsstück entsprechend seiner Wünsche zurechtbiegen, was nur rückschauend in Kenntnis der Erfindung erfolgen würde, wohingegen aus den Druckschriften hierzu jegliche Anregung fehlt.

Soweit die Klägerin, wie zuletzt in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, in dem rechtwinklig hervorragenden Bereich 12 der dom12 bereits unmittelbar einen Haltefuß entsprechend Merkmal 1.3 erkennen will, da auch der streitpatentgemäße Haltfuß kompakt und nicht abziehbar gestaltet sein könne und der Haltefuß lediglich verhindern solle, dass das Abstandsstück nicht verloren geht, wofür er keine abziehbaren Flachmaterialbogen aufweisen müsse, steht dem entgegen, dass die Lehre des Merkmals 1.3 - wie zur Auslegung gezeigt - auf einen aus der Ebene des Abstandsstücks hervortretenden Haltefuß in Form von mehreren Flachmaterialbogen gerichtet ist, wobei das Abstandsstück mit dem Haltefuß durch Umbiegen eines Endes des Abstandstückes einstückig ausgestaltet ist, was der dom12 nicht zu entnehmen ist.

2.4 Die Druckschrift dom13 beschreibt ein anpassbares Abstandsstück in Form einer Platte 14, 14a mit S-förmigen Knieelementen 18, 18a, die durch geeignete Kraft so zusammengepresst werden, dass der Abstand X auf den Abstand Y angepasst werden kann (dom13: S. 3, Z. 11-14 i V m. S. 4, Z. 11-23 sowie Fig. 5 und 7).

Damit sind zwar im Grundsatz nicht planare Abstandsstücke offenbart. Warum diese jedoch i V m. der Druckschrift dom9 schälbar ausgestaltet werden sollten, ist nicht erkennbar. Eine allgemeine Lehre, dass dem Fachmann anpassbare gebogene Abstandsstücke entsprechend den Merkmalen 1.1 und 1.2 bekannt seien, ist der dom13 daher nicht zu entnehmen.

Die Druckschrift dom13 liegt vielmehr der streitpatentgegenständlichen Erfindung ferner und regt den Fachmann nicht an, zu einem Gegenstand gemäß Patentanspruch 1 nach Streitpatent zu gelangen.

2.5 Da keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften für sich oder in Kombination die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 nach Streitpatent in Frage zu stellen vermag, gilt dies sinngemäß auch für die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 6 und 7, da sie die gleichen technischen Merkmale wie der erteilte Patentanspruch 1 aufweisen.

B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

C.

Rechtsmittel

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schramm Schwarz Dr. Münzberg Dr. Wismeth Dr. Philipps