Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

Verkündet am 25 W (pat) 21/19 10. August 2023

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

…

ECLI:DE:BPatG:2023:100823B25Wpat21.19.0 2

betreffend die Marke 396 56 544 (hier: Nichtigkeitsverfahren S 123/17 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlungen vom 29. September 2022 und 10. August 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp- Swienty, LL.M., sowie des Richters Staats, LL.M.Eur., beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 14. Februar 2019 wird aufgehoben, soweit der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke 396 56 544 für die Waren "Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen" zurückgewiesen worden ist.

2. Die Eintragung der Marke 396 56 544 für die Waren "Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen" wird für nichtig erklärt und gelöscht.

3. Die Anträge der Beteiligten, die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor dem Bundespatentgericht der jeweiligen Gegenseite aufzuerlegen, werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 23. Dezember 1996 ist das Zeichen

BANDIT

von dem Beschwerdegegner angemeldet und am 13. Februar 1997 für nachfolgende Waren der Klassen 9, 18, 25 und 28 eingetragen worden: 3

Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen, Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Sprache, Bild und Daten, Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutzbekleidung; Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Lederhosen, Lederhandschuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder, Ledertaschen, Rucksäcke; Turn- und Sportgeräte, Boxhandschuhe.

Die Veröffentlichung erfolgte am 10. Mai 1997.

Am 30. Juni 2017 ist seitens der Beschwerdeführerin beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt worden, die Marke wegen Bösgläubigkeit für nichtig zu erklären und zu löschen sowie dem Beschwerdegegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Dem Beschwerdegegner ist der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit samt Anlagen mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Juli 2017 bzw. 1. August 2017 übersandt worden. Mit dort am 11. September 2017 eingegangenem Schreiben vom 8. September 2017 hat er dem Antrag widersprochen und ergänzend beantragt, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 14. Februar 2019 wurde der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Wortmarke 396 56 544 zurückgewiesen. Zudem wurden keine Kosten auferlegt oder erstattet. Zur Begründung ist ausgeführt, dass mangels Rechtskraftwirkung der Vergleich vom 11. April 2002 nicht zur Unzulässigkeit des Löschungsantrags führe. Auch die Einrede des Rechtsmissbrauchs könne der Löschungsantragstellerin nicht entgegengehalten werden. Es sei nicht ersichtlich, dass zwischen den Beteiligten eine Nichtangriffsverpflichtung vereinbart worden sei. Der besagte Vergleich enthalte zwar eine Unterlassungsverpflichtung. Diese hindere die Löschungsantragstellerin jedoch nicht daran, einen Löschungsantrag zu stellen. 4

Dieser scheitere daran, dass kein schutzwürdiger Besitzstand zum Zeitpunkt der Anmeldung bestanden habe. Von einer Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG könne mangels Verkehrsgeltung nicht ausgegangen werden. Auch fehle es an einer markenmäßigen Benutzung durch die Löschungsantragstellerin, da sie keine Unterlagen vorgelegt habe, aus denen sich ergebe, dass das Zeichen "Bandit" auf den Waren selbst angebracht war. Darauf befänden sich lediglich das Zeichen "Simpson" oder die Namen von Sponsoren bzw. Rennfahrern. Zudem fehle es an der Behinderungsabsicht des Inhabers der angegriffenen Marke. Er habe glaubhaft dargelegt, dass es ihm bei deren Anmeldung um die Sicherung und Förderung seines eigenen Produktabsatzes gegangen sei. Auch sei er zu Recht davon ausgegangen, dass das Zeichen "BANDIT" bis zu diesem Zeitpunkt im Inland nicht markenmäßig benutzt worden sei. Die von der Löschungsantragstellerin herangezogene AKADEMIKS-Entscheidung des Bundesgerichtshofs sei vorliegend nicht einschlägig, da ihr eine markenmäßige Benutzung im Ausland zugrunde gelegen habe.

Dagegen hat die Löschungsantragstellerin mit Schreiben vom 22. März 2019 Beschwerde erhoben. Sie trägt vor, dass sie die direkte Vertriebspartnerin für Europa der S1…, Inc. sei. Dieses Unternehmen, das die angegriffene Marke bereits seit vielen Jahren in der Europäischen Gemeinschaft und bis 2001 auch in Deutschland benutzt habe, sei zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Dezember 1996 unter dem Namen "S2…" aufgetreten. Danach habe es zunächst unter "T…, Inc." und anschließend unter "S1…, Inc." (nachfolgend "S1…" genannt) firmiert. Es handele sich um einen US-Konzern mit mehreren Tochterfirmen wie die S3…, Inc.. Er gehe auf einen bereits 1959 von dem US-Rennfahrer S… gegründeten Hersteller von Schutzkleidung für den Motorsport zurück, wozu auch Motorradhelme gehörten. Bereits Ende der 70er-Jahre habe dieses Unternehmen einen sich großer Beliebtheit erfreuenden Schutzhelm mit einer besonders markant und aggressiv wirkenden Gestaltung mit kantiger, stark herausgezogener Kinnpartie mit Lufteinlässen und Umrandung der Augenpartie mit Hilfe einer geschwungenen Linienführung herausgebracht. Seit Mitte der 80er-Jahre sei der Bandit-Helm auch in Deutschland vertrieben und beworben worden. Dort seien von Oktober 1997 bis September 2000 insgesamt 1.236 Bandit-Helme verkauft worden. In den Jahren 1995/1996 und 1996/1997 seien mit dem Verkauf von Bandit- 5

Helmen Umsätze in Höhe von jährlich etwa … USD (Inland) bzw. … USD (USA) erzielt worden. Hierbei habe sich auf dem Helm die Erstmarke "S…" befunden, während auf einem Aufkleber im Inneren des Helms, auf einer Folie, die auf dem Helmvisier aufgeklebt gewesen sei, und auf der Verpackung je nach Produktreihe die Zeichen "Bandit", "Super Bandit" oder "Shark" angebracht gewesen seien. Zudem reiche es für eine markenmäßige Verwendung aus, wenn das Zeichen in Geschäftspapieren, in Katalogen und in der Werbung verwendet werde. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke habe die S1… damit auch mittels ihrer Tochterunternehmen und Vertriebspartner einen wertvollen Besitzstand erlangt gehabt. In dessen Kenntnis habe der Inhaber der angegriffenen Marke die Anmeldung getätigt. Bei seinem Einstieg in das professionelle Helmgeschäft habe er das Design der Produkte der S1… übernommen. Selbst wenn es Helme anderer Hersteller mit einer den Bandit-Helmen entsprechenden Gestaltung gebe, werde die wettbewerbliche Eigenart dadurch nicht in Frage gestellt, da die maßgeblichen Verkehrskreise noch zwischen Original und Nachahmung unterscheiden könnten. Mit der Anmeldung der angegriffenen Marke werde ganz offensichtlich das Ziel verfolgt, Wettbewerber von der weiteren Benutzung mittels des formalen Rechtes zu sperren und damit Produkte von S1… vom Markt zu drängen. Diese Verdrängungsabsicht könne dem Inhaber der angegriffenen Marke nicht nur für den deutschen, sondern auch für den europäischen Markt nachgewiesen werden, denn er habe zusätzlich eine europäische Marke (UM 001 205 061) angemeldet. Aus ihr und der angegriffenen Marke mache er Ansprüche gegen die Löschungsantragstellerin geltend, die seit Jahren einen Online-Shop betreibe. Der zwischen dem Inhaber der angegriffenen Marke und der S1… vor dem OLG München abgeschlossene Vergleich vom 11. April 2002 in der Rechtssache 6 U 4514/01 stehe dem Löschungsverfahren nicht entgegen, da er keine Nichtangriffsverpflichtung enthalte und es sich vorliegend um ein Popularverfahren handele. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit beruhe auf dem Umstand, dass der Inhaber der angegriffenen Marke in Deutschland Verletzungsklage gegen die Löschungsantragstellerin erhoben habe, ohne einen Vertrieb der Helme unter dem Zeichen "Bandit" nachgewiesen zu haben. 6

Die Beschwerdeführerin beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 14. Februar 2019 wird aufgehoben, soweit der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke 396 56 544 zurückgewiesen worden ist und Kosten nicht auferlegt oder erstattet worden sind.

2. Die Eintragung der Marke 396 56 544 wird für nichtig erklärt und gelöscht.

3. Die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor dem Bundespatentgericht werden dem Beschwerdegegner auferlegt.

Der Beschwerdegegner beantragt:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor dem Bundespatentgericht werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

Zudem beantragt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu folgender Frage:

"Ist es rechtsmissbräuchlich und/oder treuwidrig und schließt deshalb die Stellung eines Löschungsantrages wegen bösgläubiger Markenanmeldung aus, einen Löschungsantrag wegen bösgläubiger Markenanmeldung zu stellen, wenn geraume Zeit zuvor, hier ca. 15 Jahre, in einem rechtskräftigen Gerichtsvergleich, u. a. hinsichtlich Unterlassung und Löschung einer jüngeren Marke zwischen dem Markeninhaber und einem sich zur Unterlassung verpflichtenden Markenverletzer, wenn der Markenverletzer die streitgegenständliche und intensiv benutzte Marke 7

durch eine vertraglich als Vertriebspartner mit dem Markenverletzer verbundene Rechtsperson (offensichtlicher Strohmann) gestützt auf identische Dokumente und Argumente des ersten Löschungsantrags erneut wegen bösgläubiger Markenanmeldung angreifen lässt bzw. steht einem solchen erneuten Angriff die Rechtskraft aus dem Vergleich entgegen, weil die Rechtskraftwirkung auch gegen die Rechtsperson des Strohmanns wirkt."

Der Beschwerdegegner trägt vor, dass die Beschwerdeführerin lediglich zu den Waren "Motorradsturzhelme" vorgetragen habe und demzufolge der Antrag, soweit er die übrigen Waren der angegriffenen Marke betreffe, schon aus diesem Grund zurückzuweisen sei. Der Beschwerdegegner habe der B… GmbH eine Lizenz zur Nutzung der gegenständlichen Marke eingeräumt. Zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung habe die T…, Inc. keinen wertvollen Besitzstand in Deutschland gehabt, zumal die angegriffene Marke damals in Deutschland nicht bekannt gewesen und ihr keine Verkehrsgeltung zugekommen sei. In dem Urteil des Landgerichts München I vom 20. Juni 2001 sei ausgeführt, dass die Bezeichnung "Bandit" 1987 für Motorradhelme eines bestimmten Typs in Deutschland benutzt worden sei. Der Umfang der Benutzung sei jedoch nicht ausreichend, um von einer Benutzungsmarke zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke ausgehen zu können. Dem Vortrag der Beschwerdeführerin könne nur entnommen werden, dass das von der S1… entwickelte Design weltweite Berühmtheit in der Welt des Motorsports erlangt habe. Dies gelte jedoch nicht für die in Rede stehende Marke, da sie ausweislich der vorgelegten Unterlagen nicht an den Helmen angebracht gewesen sei. Die von der Beschwerdeführerin erwähnten am Motorsport beteiligten Personen würden nicht die maßgeblichen im Zusammenhang mit Motorradhelmen zu betrachtenden Verkehrskreise darstellen. Der T…, Inc. bzw. der S1… als Rechtsnachfolgerin sei die Antragsbefugnis wegen Rechtsmissbrauchs abzusprechen, da durch den Vergleich vom 11. April 2002 anerkannt worden sei, dass der Beschwerdegegner zu Recht über die angegriffene Marke verfüge. Zudem seien etwaige Ansprüche der Beschwerdeführerin verwirkt bzw. verjährt, zumal sich der Beschwerdegegner nach Abschluss des Vergleichs darauf verlassen habe können, dass kein Antrag auf Löschung der Eintragung seiner Marke wegen Bösgläubigkeit seitens der Beschwerdeführerin gestellt werde. Zudem 8

habe der Beschwerdegegner einen sachlichen Grund gehabt, die angegriffene Marke selbst anzumelden. Seit 1994 und bereits vor Gründung der B… GmbH produziere und vertreibe er Schutzbekleidung unter dem Zeichen "BANDIT", so auch Helme insbesondere für Motorradfahrer. Da andere Motorradhelmbezeichnungen bereits als Marke geschützt gewesen seien, habe er sich für das damals noch freie Zeichen "BANDIT" entschieden. Aufgrund der großen Beliebtheit dieses Zeichens bei seinen Kunden und zur Vorbereitung der Fortsetzung seines Geschäftsbetriebs im Rahmen der B… GmbH habe er die Markenanmeldung getätigt. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Umsatzzahlen für Deutschland seien gering und ließen im Vergleich zu anderen Motorradhelmherstellern nicht auf einen schutzwürdigen Besitzstand schließen. Eine das Territorialitätsprinzip durchbrechende überragende Verkehrsgeltung könne mangels Belegen nicht angenommen werden. Auch sei für den Beschwerdegegner nicht erkennbar gewesen, dass der ausländische Vorbenutzer die Absicht gehabt habe, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, zumal eine Vorbenutzung in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Zeitpunkt der Markenanmeldung nicht stattgefunden habe. Die S1… habe keine Marken zur Bezeichnung unterschiedlicher Helme besessen. Insofern könne nicht davon ausgegangen werden, dass sie das Zeichen "BANDIT" für Helme im Inland benutzen wollte. Des Weiteren habe der Beschwerdegegner nicht einen etwaigen Besitzstand gestört, da er durch den besagten Vergleich auf einen Großteil seiner Ansprüche verzichtet und der Beschwerdeführerin eine großzügige Aufbrauchfrist eingeräumt habe. Darüber hinaus habe er kein der S1… … zustehendes Design nachgeahmt, zumal es Helme anderer Hersteller mit vergleichbarer Gestaltung, wie den Helm "Alien" der Firma D… Sp., gebe. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die S1… erst im November 1998 und damit nach der Anmeldung der angegriffenen Marke entstanden sei. Ein schutzwürdiger Besitzstand könne ihr somit nicht zugestanden haben. Dies gelte auch für die T…, Inc.. Mangels ausreichender Benutzung vor dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke könne auch nicht von einem Besitzstand an der Bezeichnung "BANDIT" ausgegangen werden. Auch habe der Beschwerdegegner keine Kenntnis von einem solchen etwaigen Besitzstand gehabt. Ebenso scheide ein Kennenmüssen aus. Die Beschwerdeführerin selbst habe in den Jahren 1994 und 1995 noch nicht existiert, so dass sie damals keine Umsätze in Höhe von weltweit … USD durch den Verkauf von 7.905 BANDIT-Helmen habe erzielen können. 9

Gleichfalls habe die G… GmbH als Vertreiberin dieser Helme zum Anmeldezeitpunkt nicht existiert.

Mit Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. August 2020 in der Rechtssache I-20 U 26/19 wurde der Beschwerdegegner dazu verurteilt, in die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke einzuwilligen. Mit Schreiben vom 25. August 2020 hat er Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof erhoben, auf die mit Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 27. Mai 2021 (I ZR 149/20) das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. August 2020 aufgehoben worden ist. In dem BGH-Beschluss wird ausgeführt, es könne unter Berücksichtigung des gesamten Vortrags des Klägers nicht ausgeschlossen werden, dass die T…, Inc. zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke keinen schutzwürdigen Besitzstand (mehr) innegehabt habe. Zudem dürften die Unterlassungsverpflichtung und die Zustimmung zur Löschung der Eintragung der Marke "BANDIT SX" seitens der Beschwerdeführerin nicht unbeachtet bleiben.

Mit Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 17. Februar 2022 wurde das Verfahren I-20 U 26/19 bis zum Abschluss des hiesigen Verfahrens ausgesetzt. Über die Beschwerde wurde am 29. September 2022 erstmals mündlich verhandelt. Es wurde beschlossen, dass eine Entscheidung an Verkündungs Statt ergeht, jedoch nicht vor dem 27. Oktober 2022. Der Beschwerdeführerin wurde zudem eine Schriftsatzfrist bis zum 20. Oktober 2022 eingeräumt, um zu der von dem Beschwerdegegner aufgeworfenen Frage, wem ein etwaiger schutzwürdiger Besitzstand zugestanden habe, und zu den in der mündlichen Verhandlung seitens des Beschwerdegegners eingereichten Anlagen Stellung nehmen zu können. Sie hat daraufhin den Schriftsatz vom 20. Oktober 2022 eingereicht, aufgrund dessen der Beschwerdegegner mit Schreiben vom 24. Oktober 2022 die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung wegen neuen Vorbringens beantragt hat. Mit Beschluss vom 8. Dezember 2022, berichtigt durch Beschluss vom 9. Mai 2023, wurde die am 29. September 2022 geschlossene mündliche Verhandlung wiedereröffnet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. 10

II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet.

Der Eintragung der angegriffenen Wortmarke "BANDIT" hat bereits zum Anmeldezeitpunkt am 23. Dezember 1996 in Bezug auf die Waren

"Motorradsturzhelme; Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorradveranstaltungen"

das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG entgegengestanden. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 14. Februar 2019 war daher teilweise aufzuheben und insoweit die Eintragung der Marke 396 56 544 gemäß § 50 Abs. 1, Abs. 4 MarkenG für nichtig zu erklären sowie zu löschen.

1. Während des Nichtigkeitsverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 auf das vorliegende Verfahren anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt (vgl. BPatG GRUR-RS 2023, 913 Rn. 23 - HUQQA). Da § 158 Abs. 7 MarkenG für vor dem 14. Januar 2019 zur Eintragung als Marke angemeldete Zeichen (nur) die Anwendbarkeit der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 bis 12 MarkenG ausschließt, gilt vorliegend § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG.

2. Der Beschwerdegegner hat der Löschung innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2020 geltenden Fassung widersprochen. Diese ist vorliegend maßgeblich, da der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung dem Beschwerdegegner mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Juli 2017 per Einschreiben durch Übergabe und mit Schreiben vom 1. August 2017 per Zustellungsurkunde zugestellt worden. Insofern ist der mit Schriftsatz des Beschwerdegegners vom 8. September 2017, eingegangen beim 11

Deutschen Patent- und Markenamt am 11. September 2017, erklärte Widerspruch des Beschwerdegegners unabhängig davon, ob auf das Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Juli 2017 oder vom 1. August 2017 abgestellt wird, fristgerecht.

3. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung seitens der Beschwerdeführerin ist nicht rechtsmissbräuchlich. Zwar ist es möglich, dass einem Nichtigkeitsantragsteller die Treuwidrigkeit seines Antrags nach § 242 BGB entgegengehalten werden kann (vgl. BGH GRUR 2010, 231 Rn. 20 - Legostein; BGH MarkenR 2011, 267 Rn. 16 - TSP Trailer-Stabilization-Program). Dieser ist jedoch sowohl nach § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2020 und damit zum Zeitpunkt der Stellung des hier in Rede stehenden Nichtigkeitsantrags geltenden Fassung als auch nach § 53 Abs. 2 MarkenG als Popularantrag ausgestaltet. Aus diesem Grund sind der Möglichkeit, einem Antragsteller den Zutritt zum Nichtigkeitsverfahren aus in seiner Person liegenden Gründen zu versagen, von vornherein enge Grenzen gesetzt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 53 Rn. 21). Bedenken gegen die Zulässigkeit des Nichtigkeitsantrags könnten sich vorliegend dann ergeben, wenn eine (vertragliche) Verpflichtung gegenüber dem Beschwerdegegner, seine Marke nicht anzugreifen, bestünde, die der Beschwerdeführerin zurechenbar wäre. Eine solche vertragliche Nichtangriffsverpflichtung ist allerdings nicht ersichtlich. Soweit sich der Beschwerdegegner auf den zwischen der B… GmbH und der T… …, Inc. vor dem Oberlandesgericht München in der Rechtssache 6 U 4514/01 geschlossenen Vergleich vom 11. April 2002 beruft (vgl. Anlage B 11 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017), ist festzustellen, dass sich Letztgenannte darin zwar zur Unterlassung der Benutzung der Kennzeichnungen "BANDIT SX" bzw. "BANDIT", zur Einwilligung in die Löschung der Eintragung der Marke "BANDIT SX" sowie zur Kostentragung verpflichtet. Er enthält jedoch keinerlei Aussagen darüber, dass die T…, Inc. die streitgegenständliche Marke nicht angreifen darf. Aus diesem Grund kommt es auf die von dem Beschwerdegegner aufgeworfene Strohmann-Problematik nicht an. 12

4. Hinsichtlich der Waren "Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen" ist von einer bösgläubigen Markenanmeldung auszugehen (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG).

a) Bösgläubigkeit liegt dann vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 - GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2016, 378 Rn. 16 - LIQUIDROM; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 10 - lvadal). Die rechtliche Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Ein Anmelder handelt dabei nicht allein deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792 Rn. 37 - Malaysia Dairy Industries). Ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd. Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund das gleiche oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen als Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch des Zeichens zu sperren (vgl. BGH GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Dritten, auch dann bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 - EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des 13

Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 28 - GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917 Rn. 23 - EROS; BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS). Für eine Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen Markenanmelder und Drittem eine ersichtliche Wettbewerbssituation besteht und die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung des Zeichens durch den Dritten erkennbar zumindest ein wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, wobei es sich nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS; BPatG GRUR 2006, 1032 - E 2). Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung maßgeblich. Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus, denn aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 14 - GLÜCKSPILZ; BPatG 29 W (pat) 16/14 in: BeckRS 2017, 137230 Rn. 64 - YOU & ME; Ströbele/Hacker/Thiering Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 1043).

b) Die Beschwerdeführerin verfügte zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke selbst über keinen eigenen Besitzstand. Gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG bzw. § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2020 geltenden Fassung kann sie jedoch auch die Störung des Besitzstandes eines anderen Unternehmens geltend machen.

Zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke lag ein Besitzstand der T… …, Inc. vor. Soweit die Beschwerdeführerin hiervon abweichend vorgetragen hat, der Besitzstand habe der T…, Inc. zugestanden, folgt dem der Senat nicht. Aus der als Anlage B 8 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017 vorgelegten Gründungsurkunde folgt nämlich, dass das Unternehmen T… …, Inc. erst am 8. August 1997 gegründet wurde. Des Weiteren liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass das Rubrum des Urteils des Landgerichts München I vom 20. Juni 2001 (Az.: 1HK O 1490/01), in dem die T…, Inc. 14

als Beklagte in einem von der B… GmbH angestrengten Verletzungsverfahren genannt wird (vgl. Anlage B 10 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017), unrichtig ist. Der Zeuge Schulz hat in diesem Verfahren zudem ausgeführt, dass die "Firma G… … zunächst allein und später mit einer anderen Firma zusammen Vertreter der Beklagten in Deutschland" gewesen sei (vgl. Anlage B 29 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Die B… GmbH, deren Geschäftsführer der Beschwerdegegner damals war und immer noch ist, hat diese Aussage nicht in Frage gestellt. Aus dem Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 20. Juni 2001 ergibt sich darüber hinaus, dass hinsichtlich der Beweisaufnahme die Förmlichkeiten gemäß §§ 160 Abs. 3 Nr. 4, 162 Abs. 2 ZPO beachtet wurden.

Auch in dem sich anschließenden Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht München (Az.: 6 U 4514/01) wurde die T…, Inc. als Beklagte geführt. Es ist wenig realistisch, anzunehmen, dass sich die B… GmbH seinerzeit auf einen Prozessvergleich eingelassen hätte, in dem die T…, Inc. sich zur Unterlassung verpflichtet und im Falle des Zuwiderhandelns ein Vertragsstrafeversprechen abgegeben hat, wenn dieses Unternehmen nicht auch entsprechende Nutzungshandlungen vorgenommen hätte.

c) Ein Besitzstand muss grundsätzlich im Inland bestehen und durch eine hinreichende Marktpräsenz sowie die daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung belegt sein (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 1085 und 1094). Dazu sind in erster Linie Angaben zum Umsatz und zu den Werbeaufwendungen, zur Dauer der Benutzung, zu bestehenden Konkurrenzverhältnissen sowie Marktpositionen und zur Bedeutung dieser Größen für das Unternehmen erforderlich (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 - Flasche mit Grashalm).

(1) Aus den Feststellungen im Urteil des Landgerichts München I vom 20. Juni 2001 sowie dem Protokoll der Vernehmung des Zeugen S4… vom selben Tage gemäß Anlagen B 10 und B 29 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017 folgt, dass die Firma G… GmbH ab dem Jahr 1988 Motorradhelme 15

unter dem Kennzeichen "BANDIT" bis zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke umfangreich beworben hat. Von März bis Juni 1988 wurden in der zweimal monatlich mit einer Auflage von ca. 250.000 Stück erscheinenden Zeitschrift "MOTORRAD" vier ganzseitige Anzeigen geschaltet, die sich in etwa der Hälfte der Fälle auch auf die BANDIT-Produktreihe bezogen. Ab dem Jahr 1989 wurden für die Zeitschriften "MOTORRAD" und "PS" zweimal jährlich jeweils im März und im Mai 16-seitige Beihefter erstellt, die in diese Zeitschriften entweder einlaminiert oder eingeheftet waren. In diesen Beiheftern war stets ein Modell der BANDIT-Produktreihe enthalten. Ausweislich der Auskunft des Verlages Motorpresse Stuttgart (vgl. Anlage B 37 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017) wurden von der Zeitschrift "MOTORRAD" im Jahr 1989 168.380 Stück, im Jahr 1990 166.241 Stück, im Jahr 1991 178.845 Stück, im Jahr 1992 186.954 Stück und im Jahr 1993 200.931 Stück verkauft. Bei der Zeitschrift "PS" betrugen die Stückzahlen in den entsprechenden Jahren 44.447, 45.201, 52.366, 57.671 und 65.883. Durch die Anlage B 37 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017 ist insbesondere auch belegt, dass es sich hierbei nicht um die Auflagenhöhe, sondern um die Anzahl der tatsächlich verkauften Zeitschriftenexemplare handelt. Es kann hierbei unterstellt werden, dass die Verbreitung im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgt ist.

Für die Jahre 1994 bis 1996 fehlen entsprechende Angaben. Wie sich jedoch aus den Feststellungen des Urteils des Landgerichts München I ergibt, hat der Zeuge S4… bestätigt, dass die G… GmbH die oben beschriebenen Beihefter auch nach seinem Ausscheiden als Geschäftsführer im Jahre 1993 veröffentlicht hätten. Diese Aussage wird durch die Beihefter "Der Helmprofi" insbesondere für die Jahre 1996, 1997 und 1999 belegt (vorgelegt als Anlagen B 39, B 40 und B 41 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Das jeweilige Publikationsjahr ist deutlich erkennbar auf der jeweiligen Titelseite angegeben. Dass es sich um Beihefter handelt, ergibt sich aus der Publikation selbst. So heißt es in der Ausgabe "Der Helmprofi" aus dem Jahr 1997:

"Die vorliegende Beilage enthält nur einen Auszug aus unserem Programm".

Die Ausgabe "Der Helmprofi" aus dem Jahr 1996 liegt nur auszugsweise vor. Es gibt jedoch keinen Grund zur Annahme, es handele sich hierbei nicht um eine Beilage, 16

zumal sie wie eine solche gestaltet ist. Ebenso liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Anzahl der verkauften Exemplare der Zeitschriften "MOTORRAD" und "PS" in den Jahren 1994 bis 1996 deutlich geringer war als in den Jahren 1989 bis 1993.

(2) Die Beschwerdeführerin hat des Weiteren angegeben, mit Bandit-Motorradhelmen seien in Deutschland in den Geschäftsjahren 1995/1996 und 1996/1997 Umsätze in Höhe von jeweils ca. … USD erzielt worden. Für das Geschäftsjahr 1997/98 wurde der Umsatz aus dem Verkauf von 306 verkauften Einheiten mit … USD beziffert. Diese Angaben wurden in vorliegendem Verfahren allerdings nicht belegt, so dass sie nur indiziell herangezogen werden können, auch wenn sie das Landgericht München I in seinem Urteil vom 20. Juni 2001 unter Berücksichtigung des Nischenmarkts "Streetfighter"-Helme, die für eine bestimmte Spezies von Fahrern von umgebauten und völlig "abgespeckten" Motorrädern ohne Zubehör bestimmt sind, nicht als verschwindend gering angesehen hat (vgl. Anlage B 10 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Jedoch ist auch ohne die eben genannten Umsatzangaben davon auszugehen, dass mit "BANDIT" gekennzeichnete "Streetfighter"-Helme in signifikantem Umfang in der Bundesrepublik Deutschland vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vertrieben worden sind. So wird in der Publikation "Der Helmprofi" aus dem Jahr 1996 (vgl. Anlage B 39 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017) der "S… BANDIT" mit "Der Klassiker unter den Streetfightern" beworben. In dem Artikel "STREETFIGHTER- HELME" der Zeitschrift "MOTORRAD" vom 9. Juni 2000 (vgl. Anlage B 27 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017), der knapp 3,5 Jahre nach dem Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke erschienen ist, wird diese Einschätzung durch folgende Aussage bestätigt:

"Der Streetfighter-Helm schlechthin, mit der Tendenz zum Kultobjekt, ist der S…Bandit".

Umschreibungen des "S… BANDIT" als "Klassiker" und als "tendenzielles Kultobjekt" rechtfertigen die Annahme, dass die angesprochenen Verkehrskreise diesem Helm, der sich durch ein prägnantes und kantiges Kinnteil auszeichnet, bereits im Dezember 1996 im Vergleich zu anderen "Streetfighter"-Motorradhelmen eine 17

besondere Wertschätzung entgegengebracht und ihn als Original angesehen haben. Dies ist aber nur möglich, wenn er bereits damals in diesem Warensegment präsent und stark verbreitet sowie umfassend bekannt war.

(3) Dass der Vertrieb dabei im Wesentlichen über die G… GmbH als Vertriebspartner erfolgt ist, ist unschädlich. Ausweislich der letzten Seite des bereits erwähnten Beihefters "Der Helmprofi" aus dem Jahr 1997 verfügte dieses Unternehmen über 24 Filialen im gesamten Bundesgebiet (vgl. Anlage B 40 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017).

(4) Außerdem ist die Benutzung des Zeichens "BANDIT" in Relation zu der Tatsache zu setzen, dass der Besitzstand auf dem sehr engen Markt für "Streetfighter"-Helme erworben wurde und sich dieser in der Wahrnehmung des maßgeblichen Verkehrs vom Markt für "normale" Motorradhelme abgrenzt. Der Beschwerdegegner ist dieser Beurteilung mit dem Hinweis entgegengetreten, dass ein solcher Nischenmarkt nicht existiere. Unterschieden würden allenfalls Jethelme mit offenem Gesichtsbereich, Integralhelme mit geschlossenem und integralem Kinnbereich und Klappvisier sowie Klapphelme mit klappbarem Kinnbereich und Klappvisier. Die Zielgruppe sei dagegen unerheblich (vgl. u. a. Schriftsatz des Beschwerdegegners vom 19. Dezember 2019, Blatt 150 GA). Der Annahme einer solchen Verkehrsauffassung widerspricht zum einen die bereits angesprochene Publikation "Der Helmprofi" aus dem Jahr 1996, in der der "S… BANDIT" als Klassiker unter den "Streetfighter"-Helmen bezeichnet wird (vgl. Anlage B 39 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Mit dem Begriff "Streetfighter" wird hierbei eine eigenständige Produktkategorie benannt. Zum anderen werden im Inhaltsverzeichnis der ebenfalls bereits genannten Beilage "Der Helmprofi" aus dem Jahr 1999 mit "Streetwarrior", "Klapphelme", "Cross", "Kinderhelme" oder "Chopper/Roller" bestimmte Helmtypen benannt (vgl. Anlage B 41 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Ebenso kommt diese Produkteinteilung in dem bereits erwähnten Artikel "STREETFIGHTER-HELME" der Zeitschrift "MOTORRAD" vom 9. Juni 2000 zum Ausdruck (vgl. Anlage B 27 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Der Begriff "Streetfighter- Helm" wird in diesem Artikel nicht als Zielgruppenumschreibung, sondern als 18

Produktkategorie verwendet und verstanden. In diesem Sinne ist daher nicht nur vom Landgericht München I in seinem Urteil vom 20. Juni 2001 (vgl. Anlage B 10 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017), sondern auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem Urteil vom 6 August 2020 (vgl. Anlage B 56 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 15. September 2020) festgestellt worden, dass ein entsprechender Nischenmarkt mit einer begrenzten Anzahl von Anbietern und einer überschaubaren Anzahl von Modellreihen bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden hat.

Auch der Beschwerdegegner selbst ist im Verletzungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf von dem Bestehen eines solchen Nischenmarktes für "Streetfighter"-Motorradhelme ausdrücklich ausgegangen (vgl. Seite 3 des Schriftsatzes des Beschwerdegegners vom 7. Oktober 2021 als Anlage B 59 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 9. Juni 2022, Blatt 326 GA).

(5) Ein schutzwürdiger Besitzstand setzt grundsätzlich eine kennzeichenmäßige Verwendung des Zeichens für Waren (oder Dienstleistungen) voraus (vgl. BPatG BeckRS 2013, 7972 - RENZ; Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Auflage, § 8 Rn. 305; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 1089). Von einer solchen ist vorliegend auszugehen. So sind in den Beilagen "Der Helmprofi" aus den Jahren 1996 und 1997 bestimmte "Streetfighter"-Helme deutlich mit "S… BANDIT" und "S… BANDIT 7" überschrieben (vgl. Anlagen B 39 und B 40 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Auch diese Belege sprechen dafür, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke der Verkehr "S…" als Herstellermarke und das weitere Zeichen "BANDIT" als Modellbezeichnung aufgefasst hat. Im Verletzungsverfahren ist der Beschwerdegegner selbst von dieser Sichtweise des Verkehrs ausgegangen (vgl. Schriftsatz des Beschwerdegegners vom 7. Oktober 2021 als Anlage B 59 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 9. Juni 2022). Soweit er - davon abweichend - im vorliegenden Verfahren nunmehr die Verwendung des Zeichens "BANDIT" als Kennzeichen in Zweifel zu ziehen versucht hat, schließt sich der Senat den Ausführungen im Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. August 2020 an, nach denen die Verwendung der Modellbezeichnungen "S… Bandit", "S… 19

Carbon Bandit" und "S… Super Bandit" eine markenmäßige Benutzung ist (vgl. Anlage B 56 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 15. September 2020).

Die Feststellung im Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2019, das Zeichen "BANDIT" sei nicht markenmäßig benutzt worden, da es ausweislich der eingereichten Unterlagen nicht auf der Ware selbst angebracht gewesen sei, ist demnach aus rechtlicher Sicht unzutreffend. Hierauf hat bereits das Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem Aussetzungsbeschluss vom 17. Februar 2022 hingewiesen (vgl. Anlage B 58 zum Schriftsatz der Löschungsantragstellerin vom 9. Juni 2022). Ebenso wenig ist entgegen den Ausführungen in dem besagten Beschluss das Vorliegen einer Verkehrsgeltungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG Voraussetzung für die Bejahung eines schutzwürdigen Besitzstands. Zudem ist die obige Feststellung der Markenabteilung 3.4 auch in sachlicher Hinsicht zu beanstanden. Denn die Einvernahme des Zeugen Schulz hat ergeben, dass zumindest bis zum Jahr 1993 die Helme der BANDIT-Produktreihe mit einer entsprechenden Aufschrift auf einer Helmvisier-Schutzfolie sowie auf einem Aufkleber im Inneren der Helme versehen waren. Darüber hinaus befand sich die Kennzeichnung auf der Verpackung.

d) Die Anmeldung der angegriffenen Marke ist in Kenntnis dieses Besitzstandes erfolgt. Der Beschwerdegegner hat vorgetragen, bereits im Jahr 1987 einen VEGA- Helm gekauft zu haben. Seit dieser Zeit beziehe und vertreibe er diese Helme u. a. in Deutschland (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 29. September 2022). Dass sich der Beschwerdegegner bereits vor dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt am 23. Dezember 1996 vertieft mit Motorradhelmen befasst hat, geht auch aus dem Internet-Artikel "Bandit-Helmets: 20 Jahre das Gefühl von 'Easy Rider'" vom 15. März 2016 hervor, der sich mit den Anfängen der B… GmbH "in der damals aufkommenden Streetfighter-Szene" im Jahr 1996 befasst (vgl. Anlage B 47 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Weiter heißt es darin: "Hinter der Marke steckt der Geschäftsführer F…. Vor 20 Jahren produzierte dieser Helme nur in kleinster Serie für den Eigenbedarf und seine Freunde. Ab 1996 widmete er sich dann dem Helm-Business." 20

Um erfolgreich in das Helm-Business, speziell in das Geschäft mit "Streetfighter"- Helmen, einsteigen zu können, müssen zunächst die Kunden und die Marktbedingungen genau analysiert werden, um etwaige Trends und Wachstumschancen zu erkennen. Es erscheint insbesondere angesichts der Werbemaßnahmen der Firma G… GmbH kaum vorstellbar, dass bei einer solchen Recherche die "BANDIT"-Helme der T…, Inc. unerkannt geblieben sein sollen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass in der Beilage "Der Helmprofi" aus dem Jahr 1996 der Helm "S… RX" zusammen mit dem Helm "S… BANDIT" beworben wurde (vgl. Anlage B 39 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Der vom Beschwerdegegner vertriebene Helm "BANDIT XX" weist das identische Design des Helms "S… RX" beziehungsweise des im Jahr 1997 in der Beilage "Der Helmprofi" wiedergegebenen Helms "S… RX 8" auf (vgl. Anlagen B 40 und B 49 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Anzahl, Anordnung und Formgebung der Lüftungsschlitze und seitlichen Einkerbungen sowie die Gestaltung der Nasen- und Kinnpartie als auch des Visiers stimmen vollkommen überein. Dementsprechend wird in dem bereits erwähnten Artikel "STREETFIGHTER-HELME" der Zeitschrift "MOTORRAD" vom 9. Juni 2000 ausgeführt, dass sich "andere Hersteller … das S…-Programm zum Vorbild genommen" haben. "Zum Beispiel die Firma B…, deren XX-Modell wie eine exakte Kopie des S… RX 8 wirkt" (vgl. Anlage B 27 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Dass sich der Beschwerdegegner bewusst an S…-Helmgestaltungen anlehnen wollte, lässt sich auch seinem Flyer aus dem Jahr 2000 entnehmen, in dem die von ihm vertriebenen Helme "BANDIT XX" und "BANDIT Street - G 3" wie folgt beworben werden (vgl. Anlage B 48 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017):

"Die BANDIT G-Serie ist unser Ur-BANDIT, der bereits seit über 10 Jahren produziert wird … Die günstige Möglichkeit einen echten BANDIT zu fahren."

Diese Aussage kann der angesprochene Verkehr dahingehend verstehen, dass der Beschwerdegegner Nachahmungen der originalen BANDIT-Helme zu einem niedrigeren Preis anbietet. 21

Der Beschwerdegegner hat in der mündlichen Verhandlung vom 10. August 2023 zudem vorgetragen, dass er den Helm "BANDIT XX" kurz nach der Anmeldung der angegriffenen Marke verkauft habe. Auch dieser unmittelbare zeitliche Zusammenhang spricht für seine Kenntnis von den Marktgegebenheiten und damit von der Existenz der BANDIT-Streetfighter-Helme zum Anmeldezeitpunkt.

e) Die angegriffene Marke wurde auch ohne rechtfertigenden Grund mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes der T…, Inc. angemeldet.

Die Behinderung des Vorbenutzers muss nicht der einzige Beweggrund für die Markenanmeldung sein. Es reicht aus, dass diese Absicht jedenfalls ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS). Der Umstand, die Marke selbst auch benutzen zu wollen, schließt damit die Annahme der wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht nicht aus. Die Schwelle zur Bösgläubigkeit ist jedoch erst dann überschritten, wenn das Verhalten eines Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung Dritter und nicht auf die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS; BGH GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance; BPatG GRUR 2010, 431 - Flasche mit Grashalm).

Wie bereits oben dargelegt, hat der Beschwerdegegner in der mündlichen Verhandlung am 29. September 2022 vorgetragen, im Jahr 1987 einen VEGA-Helm gekauft zu haben. Ausweislich des ebenfalls schon erwähnten Internet-Artikels "Bandit-Helmets: 20 Jahre das Gefühl von 'Easy Rider'" vom 15. März 2016 begann der Beschwerdegegner ab dem Jahr 1996 mit der Produktion von Motorradhelmen (vgl. Anlage B 47 zum Schriftsatz der Löschungsantragstellerin vom 30. Juni 2017). Demzufolge hat er am 25. März 1996 die Wortmarke "VEGA" selbst angemeldet. Sie ist u. a. für "Motorradsturzhelme" am 24. Oktober 1996 für ihn unter der Registernummer 396 15 854 eingetragen worden. Am 23. Dezember 1996 hat der Beschwerdegegner des Weiteren die angegriffene Marke angemeldet, die ebenfalls von einem Dritten vorbenutzt wurde. Demzufolge hat er zumindest zweimal sich bereits in den Markt eingeführte Kennzeichen selber als Marken schützen lassen. Dies spricht dafür, dass er bewusst Zeichen auswählt und nutzt, die bereits einen guten Ruf 22

genießen. Dass dieses Vorgehen nicht ausschließlich der Förderung seiner eigenen Wettbewerbssituation dient, sondern die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Vorbenutzer zur Folge hat, wird auch daran deutlich, dass er gegen die T…, Inc. gerichtlich vorgegangen ist. So ist diese von der von ihm geführten Firma B… GmbH nicht nur auf Einwilligung in die Löschung der Eintragung der Marke 399 15 592 "BANDIT SX", sondern auch auf Unterlassung der Kennzeichnungen "BANDIT SX" und "BANDIT" verklagt worden (vgl. Anlage B 10 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017). Ergänzend ist die obige Aussage "Die günstige Möglichkeit einen echten BANDIT zu fahren" in dem Flyer aus dem Jahr 2000 in Betracht zu ziehen (vgl. Anlage B 48 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 30. Juni 2017), die Verkehrsteilnehmer dazu bewegen kann, nicht mehr SIMPSON-BANDIT-Originalhelme zu kaufen, was Verluste des Vorbenutzers zur Folge hat.

f) Soweit der Antrag auf Nichtigerklärung und Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für andere Waren als "Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen" gerichtet war, ist eine bösgläubige Störung eines fremden Besitzstands hingegen zu verneinen. Eine solche kommt nur in Betracht, wenn eine mit der vorbenutzten Kennzeichnung identische oder ähnliche Marke für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet wird. Hierbei muss es sich um Fälle eindeutiger Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen handeln, die eine unzweifelhafte Verwechslungsgefahr bewirken (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 1077).

Die Waren "Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Sprache, Bild und Daten; Ledertaschen, Rucksäcke; Turn- und Sportgeräte, Boxhandschuhe" weisen angesichts ihrer abweichenden Zweckbestimmung und Gestaltung keine Ähnlichkeit zu Motorradhelmen, insbesondere aus dem "Streetfighter"-Bereich, auf. Die weiterhin angegriffenen Waren "Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutzbekleidung; Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Lederhosen, Lederhandschuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder" 23

können zwar auch beim Motorradfahren Anwendung finden. Allerdings produzieren die Hersteller von Motorradbekleidung regelmäßig nicht Motorradhelme, geschweige denn "Streetfighter"-Helme. Die angesprochenen Verkehrskreise werden demzufolge nicht von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft ausgehen.

Dem Antrag der Beschwerdeführerin, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 14. Februar 2019 aufzuheben, soweit der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke 396 56 544 zurückgewiesen worden ist, und die Eintragung dieser Marke für nichtig zu erklären und zu löschen, kann somit nur teilweise im Hinblick auf die Waren "Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen" stattgegeben werden. Im Übrigen ist er zurückzuweisen.

5. Die Kostenbeschwerden und -anträge der Beteiligten sind unbegründet und daher zurückzuweisen.

Mit ihrem Antrag, die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt dem Beschwerdegegner aufzuerlegen, wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrem Rechtsmittel gegen Ziffer 2. des Tenors des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2019, nach dem Kosten weder auferlegt noch erstattet werden. Der Beschwerdegegner geht mit seinem Antrag "Die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt … werden der Beschwerdeführerin auferlegt" im Wege der Anschlussbeschwerde dagegen vor. Soweit beide Beteiligte begehren, die Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils der Gegenseite aufzuerlegen, handelt es sich um eigenständige Anträge, die sich nicht gegen eine Vorentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts richten.

Nach § 63 Abs.1 Satz 1 MarkenG kann das Deutsche Patent- und Markenamt die dort angefallenen Kosten einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine entsprechende Regelung für die Kosten beim Bundespatentgericht findet sich in § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Eine Auferlegung der 24

Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder vor dem Bundespatentgericht kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn besonderer Umstände vorliegen. Ein solcher liegt insbesondere dann vor, wenn das Verhalten eines Beteiligten nicht mit der prozessualen Sorgfalt zu vereinbaren ist. Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise anzuordnen ist. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten die Kosten aufzuerlegen (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; BGH GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung).

In Nichtigkeitsverfahren werden regelmäßig die Kosten einem bösgläubigen Markenanmelder auferlegt. Denn wer missbräuchlich Markenschutz in Anspruch nimmt, muss sich notwendige Maßnahmen, die auf Beseitigung der rechtswidrigen Zeichenlage gerichtet sind, zurechnen lassen (vgl. BPatG GRUR 2001, 744, 748 - S100; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 71 Rn.19). Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die angegriffene Marke 396 56 544 nur für einen geringen Teil der eingetragenen Waren bösgläubig angemeldet wurde. Die Beschwerdeführerin ist gerichtlich darauf hingewiesen worden, dass der festgestellte Besitzstand eine vollständige Nichtigerklärung und Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke nicht rechtfertigen könne. Trotz dieses gerichtlichen Hinweises hat sie an ihrem Kostenantrag festgehalten. Es verbleibt daher vorliegend bei dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt (§§ 63 Abs.1 Satz 3 und 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

6. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Die von dem Beschwerdegegner aufgeworfene Frage, ob der am 11. April 2002 vor dem Oberlandesgericht München in dem Verfahren 6 U 4514/01 geschlossene Vergleich einem späteren Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke 396 56 544 entgegensteht, ist nicht von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Auch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung keine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Es handelt sich vorliegend um eine Frage, die einen Einzelfall betrifft 25

und - wie dargelegt - dahingehend zu beantworten ist, dass der besagte Vergleich keine Nichtangriffsabrede enthält. 26

III.

Rechtsmittel

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein Rupp-Swienty Staats