Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 7/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

…

ECLI:DE:BPatG:2025:210825B25Wpat7.22.0 betreffend die Wortmarke …

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. August 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Streif sowie der Richterin Butscher beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hin wird der Antragstellerin aufgegeben, ergänzend zur Sicherheit in Höhe von … Euro laut Ziffer 1. des Beschlusses der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. November 2021 eine weitere Sicherheit in Höhe von … Euro für die Verfahrenskosten zu leisten.

2. Diese weitere Sicherheit in Höhe von … Euro ist bis zum 6. Oktober 2025 durch die schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts zu bewirken.

3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

Samahan

ist am 5. Oktober 2010 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet und am 7. Mai 2012 für folgende Waren eingetragen worden:

Klasse 3: Kräuteröle für kosmetische Zwecke; Massageöle für kosmetische Zwecke;

Klasse 5: Medizinische Tees; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Balsam für medizinische Zwecke;

Klasse 30: Tee; Gewürze; Küchenkräuter, konserviert (Gewürz); Getränke auf Basis von Tee.

Mit am 19. Mai 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Formblatt hat die in Sri Lanka ansässige Beschwerdegegnerin beantragt, die Eintragung der Wortmarke 30 2010 042 139 wegen absoluter Schutzhindernisse für nichtig zu erklären und zu löschen. Zur Begründung hat sie im Schriftsatz vom 14. Juni 2021 ausgeführt, dass die angegriffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG eingetragen worden sei. Der Nichtigkeitsantrag ist am 17. Juni 2021 der Markeninhaberin direkt zugesandt worden, da sie zu diesem Zeitpunkt noch keinen Verfahrensbevollmächtigten bestellt hatte. Sie hat mit Schriftsatz vom 30. Juli 2021, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, der Löschung aufgrund Nichtigkeit widersprochen. Die Mitwirkung eines Patentanwalts ist hierbei nicht angezeigt worden.

Mit Schriftsatz vom 21. September 2021 hat die Markeninhaberin beantragt,

1. den Gegenstandswert zum Zwecke der Berechnung der Sicherheit gemäß Antrag 2 vorab auf … Euro festzusetzen,

2. der Antragstellerin die Stellung von Sicherheiten gemäß § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, § 81 Abs. 6 PatG, § 110 ZPO auf der Grundlage des oben bezeichneten Gegenstandswertes in Höhe von … Euro aufzuerlegen,

3. der Antragstellerin gemäß § 113 ZPO eine Frist von zwei Wochen zur Leistung der Sicherheit aufzuerlegen und

4. das Nichtigkeitsverfahren bis zur Stellung der Sicherheit auszusetzen.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2021 beantragt,

1. die Anträge der Markeninhaberin gemäß deren Eingabe vom 21. September 2021 zurückzuweisen,

2. hilfsweise die Frist nach § 113 ZPO auf mindestens 4 Wochen zu bestimmen sowie der Antragstellerin zu gestatten, die Sicherheitsleistung gemäß § 108 ZPO durch eine schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts beibringen zu können und

3. den Gegenstandswert auf … Euro festzusetzen. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 17. November 2021 der Antragstellerin auferlegt, für die Verfahrenskosten bis zum 15. Februar 2022 Sicherheit in Höhe von … Euro durch schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts zu leisten. Der Gegenstandswert des Verfahrens wurde zudem auf … Euro festgesetzt. Die Markenabteilung 3.4 hat den Antrag auf Sicherheitsleistung gemäß § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 81 Abs. 6 PatG für zulässig und begründet erachtet, da die Markeninhaberin die Bestellung einer Sicherheitsleistung begehrt und die Antragstellerin ihren Sitz in Sri Lanka habe. Dieser Staat sei weder Mitglied der Europäischen Union noch Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Ein Befreiungsgrund nach § 81 Abs. 6 Satz 1, 2. Halbsatz, PatG i. V. m. § 110 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 ZPO sei nicht gegeben. Die Voraussetzungen dafür, dass die Markeninhaberin Sicherheitsleistung verlangen könne, lägen dem Grunde nach vor, ohne dass es auf die Erfolgsaussichten eines Kostenantrags ankomme. Daher sei es unerheblich, ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit die Markenabteilung die Verfahrenskosten gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG allein der Antragstellerin auferlege, zumal sich Gründe für eine solche Billigkeitsentscheidung im weiteren Verfahrensverlauf noch ergeben oder ändern könnten. Für die Höhe der Sicherheitsleistung sei nach § 81 Abs. 6 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 112 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog der Betrag zugrunde zu legen, der bei der Markeninhaberin im Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt voraussichtlich anfallen werde. Darin einzubeziehen seien auch die Kosten für eine mögliche anschließende Beschwerde, zu denen neben der patentgerichtlichen Beschwerdegebühr auch die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens anfallenden Anwaltsgebühren zählten. Für die Berechnung der der Markeninhaberin entstehenden Kosten sei gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 2 und § 33 Abs. 1 RVG ein Gegenstandswert in Höhe von … Euro zugrunde zu legen. Davon ausgehend ergäben sich gemäß den einschlägigen Gebührentatbeständen (Gebührennummern 2300, 3510, 7002 bis 7006, 7008 des Vergütungsverzeichnisses gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 RVG und Gebührennummer 401 100 des Gebührenverzeichnisses nach §2 Abs. 1 PatKostG) voraussichtliche Verfahrenskosten der Markeninhaberin in Höhe von … Euro. Die von ihr geltend gemachten Kosten erschienen demgegenüber teilweise überhöht und hypothetischer Natur. Gegen den Beschluss vom 17. November 2021 wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde vom 17. Dezember 2021. Sie ist der Ansicht, das Deutsche Patent- und Markenamt habe fehlerhaft die Kosten einer etwaigen mündlichen Verhandlung und die des beteiligten Patentanwalts S… nicht berücksichtigt. Die Sicherheit sei daher nach den im Verfahren zu erwartenden Kosten zuzüglich eines Sicherheitsaufschlags in Höhe von 10 % auf der Grundlage eines geschätzten Gegenstandswerts in Höhe von … Euro wie folgt zu bemessen: Demzufolge beantragt die Markeninhaberin sinngemäß,

der Antragstellerin die Leistung einer Sicherheit in Höhe von … Euro unter Zugrundelegung eines Gegenstandswerts in Höhe von … Euro aufzuerlegen.

Mit Schreiben vom 30. März 2022 hat sie ergänzend gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt den Antrag gestellt, in dem Nichtigkeitsverfahren "nicht ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden (§ 60 Abs. 2 Satz 4 MarkenG)". Die Antragstellerin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen und

2. hilfsweise, die Frist nach § 113 ZPO auf mindestens 4 Wochen zu bestimmen sowie der Antragstellerin zu gestatten, die Sicherheitsleistung gemäß § 108 ZPO durch eine schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts beibringen zu können.

Sie ist der Ansicht, die Kosten eines Patentanwalts seien bei der Berechnung nicht zu berücksichtigen. Seine Mitwirkung sei weder erforderlich noch geboten und sei zudem nicht angezeigt worden. Auch die Kosten für eine Anhörung könnten nicht in Ansatz gebracht werden. Soweit die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 30. März 2022 im Nichtigkeitsverfahren einen Antrag auf Anhörung gestellt habe, verfolge sie hiermit nur das Ziel, die von der Antragstellerin zu leistende Sicherheit zu erhöhen.

Die Antragstellerin hat zwischenzeitlich durch Hinterlegung einer Bankbürgschaft Sicherheit in Höhe von … Euro geleistet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat teilweise Erfolg.

Die Antragstellerin, die ihren Sitz in Sri Lanka und damit weder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union noch in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat, ist aufgrund des Verlangens der Markeninhaberin verpflichtet, nach § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 81 Abs. 6 PatG Sicherheit zu leisten. Die in § 110 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 ZPO i. V. m. § 81 Abs. 6 Satz 1, 2. HS, PatG i. V. m. § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG vorgesehenen Ausnahmetatbestände greifen - wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat - vorliegend nicht ein.

Über die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung besteht zwischen den Beteiligten kein Streit, ebenso wenig wird die Festsetzung des Gegenstandswerts in Höhe von … Euro in dem Beschluss vom 17. November 2021 angegriffen. In Streit steht jedoch die Frage, welche Kosten bei der Festsetzung der zu leistenden Sicherheit zu berücksichtigen sind. Die Höhe der Sicherheitsleistung ist nach billigem Ermessen zu bestimmen (§ 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 81 Abs. 6 Satz 2 PatG). Dabei sind die Kosten einzubeziehen, die die Markeninhaberin wahrscheinlich aufzuwenden haben wird. Hierzu gehören diejenigen, die im Amtsverfahren und im Rahmen eines etwaigen Beschwerdeverfahrens anfallen werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 53 Rn. 17). Sowohl Gerichtsgebühren als auch außergerichtliche Kosten sind in Ansatz zu bringen (vgl. BeckOK, Patentrecht, 27. Auflage, § 81 Rn. 124).

Bei der Berechnung der Sicherheitsleistung sind die Änderungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und insbesondere seines Vergütungsverzeichnisses zu berücksichtigen, die gemäß Art. 13 Abs. 3 i. V. m. Art. 11 KostBRÄG 2025 zum 1. Juni 2025 in Kraft getreten sind und mangels einer Übergangsvorschrift auf vorliegendes Verfahren Anwendung finden.

Danach sind für die Festsetzung der Sicherheitsleistung folgende Gesichtspunkte maßgeblich:

1. Verfahren vor dem Deutsches Patent- und Markenamt

a) Im Amtsverfahren können seitens der Markeninhaberin ein Satz in Höhe von 1,3 einer Geschäftsgebühr (§§ 2 Abs. 2, 13 RVG i. V. m. Nr. 2300 VV RVG), die Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7002 VV RVG), Fahrtkosten von Berlin nach München und zurück (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7004 VV RVG), jeweils 10 Stunden Tage- und Abwesenheitsgeld für die Hin- als auch die Rückfahrt (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005 VV RVG) und eine Übernachtung in München (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7006 VV RVG) geltend gemacht werden. Die Fahrtkosten, das Tage- und Abwesenheitsgeld sowie die Übernachtungskosten sind nicht mit der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG abgegolten. Es handelt sich bei ihnen um Auslagen, die nach den Regelungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes gesondert erhoben werden dürfen (vgl. BPatG 35 W (pat) 3/15, BeckRS 2018, 10598 Rn. 22). Dies gilt auch für das patentamtliche Verfahren (vgl. insoweit zur Kostenpauschale nach Nr. 7002 VV RVG: BPatG 35 W (pat) 13/15, BeckRS 2017, 130865 Rn. 25).

b) Es ist davon auszugehen, dass im Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Anhörung stattfinden wird, zu der der Verfahrensbevollmächtigte der Markeninhaberin anreisen wird. Eine solche erfolgt nach § 60 Abs. 2 Satz 4 MarkenG in einem Nichtigkeitsverfahren auch dann, wenn ein Beteiligter dies beantragt. Die Markeninhaberin hat mit Schreiben vom 30. März 2022 einen Antrag auf Anhörung gestellt, der nicht wegen fehlender Sachdienlichkeit zurückgewiesen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 60 Rn. 11). Demzufolge ist das Entstehen von Auslagen für die Teilnahme an einem von der Markenabteilung anberaumten Termin wahrscheinlich. Ihrer Berücksichtigung steht der Hinweis der Antragstellerin, dass die Möglichkeit einer Anhörung per Videokonferenz bestehe, nicht entgegen. Auch wenn sie ab dem 1. Mai 2022 gesetzlich vorgesehen ist (§ 60 Abs. 1 Satz 2 MarkenG i. V. m. § 128a ZPO), so ist zum einen festzustellen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt in Markenverfahren noch keine Anhörungen per Videokonferenz durchführt, da die technische und räumliche Ausstattung dafür noch nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung steht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 60 Rn. 15). Zum anderen ist in Betracht zu ziehen, dass § 128a ZPO den Beteiligten die Teilnahme per Videokonferenz gestattet. Dies impliziert, dass sie auf Freiwilligkeit beruht und ein Beteiligter nach seiner Wahl auch vor Ort sein kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 60 Rn. 19). Demzufolge kann die Markeninhaberin nicht darauf verwiesen werden, dass sie an einer Anhörung im Wege der Bild- und Tonübertragung teilzunehmen hat.

c) Zu Recht hat die Markenabteilung allerdings die von der Markeninhaberin geltend gemachte Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG im Zusammenhang mit einer Anhörung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bei der Bemessung der Sicherheitsleistung nicht berücksichtigt. Eine solche Gebühr kann neben einer Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG nicht von der Markeninhaberin in Ansatz gebracht werden. Bei einem patentamtlichen Verfahren handelt es sich trotz der justizförmigen Ausgestaltung (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - Legostein) nicht um Rechtsprechung im materiellen Sinne, da keine richterliche Selbstverwaltung besteht und die richterliche Unabhängigkeit gesetzlich nicht garantiert wird (vgl. Schulte, Patentgesetz, 11. Auflage, § 26 Rn. 3). Zudem ergibt sich insbesondere aus der Überschrift "Zivilsachen, Verfahren der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten, Verfahren nach dem Strafvollzugsgesetz, auch in Verbindung mit § 92 des Jugendgerichtsgesetzes, und ähnliche Verfahren" des Teils 3 der Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 RVG, dass Anhörungen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht umfasst sind. Damit bestimmt sich die für die Vertretung in einem Nichtigkeitsverfahren anfallende Vergütung ausschließlich nach dem Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG.

d) Nicht in Ansatz gebracht werden kann die amtliche Gebühr Nr. 333 300 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, da sie ausweislich des in der Akte befindlichen Kontoauszugs am 19. Mai 2021 von der Antragstellerin eingezahlt wurde. Eines Schutzes bedarf die Markeninhaberin insoweit nicht (vgl. BeckOK, ZPO, 48. Auflage, § 112 Rn. 4).

e) Gleichfalls können die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht in die Berechnung der Sicherheitsleistung mit einbezogen werden.

(1) Die Voraussetzungen des § 140 Abs. 4 MarkenG liegen nicht vor, da es sich bei vorliegendem Nichtigkeitsverfahren nicht um ein Klageverfahren in "Kennzeichenstreitsachen" vor einem ordentlichen Gericht handelt (vgl. dazu BPatG 28 W (pat) 95/10, BeckRS 2011, 16238). § 140 Abs. 4 MarkenG ist auch nicht analog anwendbar, da es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke als auch - im Hinblick darauf, dass § 140 Abs. 4 MarkenG dem Anwaltszwang gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO Rechnung trägt - an einer vergleichbaren Interessenlage fehlt (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 21, 22 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; zur entsprechenden Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG: BPatG 24 W (pat) 35/14, BeckRS 2016, 128367 Rn. 28).

(2) Die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten in Nichtigkeitsverfahren richtet sich nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (Amtsverfahren) bzw. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (Beschwerdeverfahren). Maßgeblich kommt es somit darauf an, dass die aufgrund der Doppelvertretung anfallenden Kosten zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte der Markeninhaberin notwendig waren. Es kann hierbei auf die zu § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden, da auch nach dieser Vorschrift nur die Kosten erstattet werden, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.

Hierbei ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellen würden, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 24 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2011, 754 Rn. 32 - Kosten des Patentanwalts II). Eine solche typisierende Betrachtungsweise kommt dann in Betracht, wenn bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 25 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren). So sieht der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Patentanwalts bei der außergerichtlichen Abmahnung einer Kennzeichenrechtsverletzung (nur) dann als notwendig an, wenn hierbei Aufgaben angefallen sind, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören und von dem mit der Abmahnung betrauten Rechtsanwalt nicht wahrgenommen werden konnten (vgl. BGH GRUR 2012, 759, Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV). Weiter hat der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt dann als typischerweise zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO bewertet, wenn zeitgleich mit einem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist. Die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage stellt nämlich an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen und begründet einen besonderen Abstimmungsbedarf, der die Mitwirkung desjenigen anwaltlichen Vertreters auch im Nichtigkeitsverfahren erfordert, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsverfahren betraut ist (vgl. BGH GRUR 2013, 427, Rn. 27 ff. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BPatG 24 W (pat) 35/14, BeckRS 2016, 128367 Rn. 30 ff.).

(3) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist nicht erkennbar und auch nicht begründet worden, dass eine Vertretung durch einen Patentanwalt neben der Vertretung durch einen Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung seitens der Markeninhaberin erforderlich ist.

Grundsätzlich sind in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt entweder die Kosten eines Patentanwalts oder die Kosten eines Rechtsanwalts erstattungsfähig. Die Beteiligten haben daher zunächst die Wahl, ob sie sich von einem Patent- oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen (vgl. BPatG 24 W (pat) 35/14, BeckRS 2016, 128367 Rn. 36).

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz ihres Rechtsanwalts vom 30. Juli 2021 der Löschung aufgrund Nichtigkeit der Eintragung der Marke 30 2010 042 139 widersprochen. Die Mitwirkung eines Patentanwalts wurde nicht angezeigt. Gleiches gilt für die weiteren Schriftsätze der Markeninhaberin vom 21. September 2021, 17. Dezember 2021, 30. März 2022 und 1. August 2025, die allesamt von Rechtsanwalt P… unterzeichnet worden sind. Allein in der Darstellung der Bemessung der Höhe der Sicherheitsleistung ist ausgeführt, dass Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts S… zu berücksichtigen seien. Dies allein rechtfertigt aber nicht die Annahme, die Vertretung auch durch einen Patentanwalt sei zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig.

Auch aus den von der Antragstellerin angesprochenen Widerspruchs- und Löschungsverfahren ergibt sich nichts anderes. Sie können auch von einem Rechtsanwalt betreut werden. Dass Patentanwalt S… an ihnen mitwirkt und sein daraus resultierendes Fachwissen für das hiesige Verfahren benötigt wird, wurde ebenfalls nicht vorgetragen. Ebenso ist nicht liquide, aufgrund welcher Umstände Rechtsanwalt P… vorliegend der Unterstützung eines Patentanwalts bedarf.

2. Verfahren vor dem Bundespatentgericht

a) Für ein mögliches Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht sind die außergerichtlichen Kosten eines Rechtsanwalts miteinzustellen. Hierzu gehören zunächst eine Verfahrensgebühr (§§ 2 Abs. 2, 13 RVG i. V. m. Nr. 3510 VV RVG) und die Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7002 VV RVG).

Anders als im Amtsverfahren ist für das Beschwerdeverfahren - abweichend vom angegriffenen Beschluss - auch eine Terminsgebühr nach §§ 2 Abs. 2, 13 RVG i. V. m. Nr. 3516 VV RVG zu berücksichtigen. Nach § 69 Nr. 1 MarkenG findet in einem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht eine mündliche Verhandlung dann statt, wenn einer der Beteiligten dies beantragt hat. Soweit ein solcher Antrag gestellt ist, besteht ein Anspruch auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung, unabhängig davon, ob der Senat eine solche für zweckmäßig oder erforderlich hält (vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Auflage, § 69 Rn. 7). Da die Markeninhaberin bereits einen Antrag auf Anhörung im Amtsverfahren gestellt und sie eine Terminsgebühr bei ihrer Berechnung der Sicherheitsleistung für das Beschwerdeverfahren eingestellt hat, kann davon auszugegangen werden, dass sie einen Antrag auf mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren stellen wird.

Dementsprechend sind Fahrtkosten von Berlin nach München und zurück (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7004 VV RVG), jeweils 10 Stunden Tage- und Abwesenheitsgeld für die Hin- als auch die Rückfahrt (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005 VV RVG) und eine Übernachtung in München (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7006 VV RVG) gleichfalls einzubeziehen.

Die Beschwerdegebühr (§ 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 401 100 GV PatKostG) in Höhe von … Euro hat das Deutsche Patent- und Markenamt zu Recht ergänzend berücksichtigt, da sie im Rahmen eines etwaigen Rechtsmittelverfahrens zwingend anfällt.

b) Dagegen können auch im Beschwerdeverfahren die Kosten eines mitwirkenden Patentanwaltes nicht in Ansatz gebracht werden, da die aufgrund der Doppelvertretung anfallenden Kosten zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte der Markeninhaberin nicht notwendig sind (vgl. auch Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Auflage, § 71 Rn. 25a). Auf die obigen Ausführungen zur Doppelvertretung im Rahmen des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wird insoweit Bezug genommen.

3. Unter Zugrundelegung obiger Ausführungen errechnet sich die Sicherheitsleistung damit wie folgt:

a) Kosten des Rechtsanwalts vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

1,3 Geschäftsgebühr (außergerichtliche Vertretung) (§§ 2 Abs. 2, 13 RVG i. V. m. Nr. 2300 VV RVG): … Euro

Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7002 VV RVG): … Euro Fahrtkosten von Berlin nach München und zurück (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7004 VV RVG): … Euro

10 Stunden Tage- und Abwesenheitsgeld (Hinfahrt) (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005 VV RVG): … Euro

10 Stunden Tage- und Abwesenheitsgeld (Rückfahrt) (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005 VV RVG): … Euro

Übernachtung in München (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7006 VV RVG): … Euro Summe: … Euro

b) Kosten vor dem Bundespatentgericht (Beschwerdeverfahren)

(1) Rechtsanwalt

1,3 Verfahrensgebühr (§§ 2 Abs. 2, 13 RVG i. V. m. Nr. 3510 VV RVG): …Euro

1,2 Terminsgebühr (§§ 2 Abs. 2, 13 RVG i. V. m. Nr. 3516 VV RVG): … Euro

Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7002 VV RVG): … Euro

Fahrtkosten von Berlin nach München und zurück (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7004 VV RVG): … Euro

10 Stunden Tage- und Abwesenheitsgeld (Hinfahrt) (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005 VV RVG): … Euro

10 Stunden Tage- und Abwesenheitsgeld (Rückfahrt) (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7005 VV RVG): … Euro

Übernachtung in München (§ 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7006 VV RVG): … Euro

(2) Beschwerde

Gebühr (§ 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 401 100 GV PatKostG): … Euro Summe: … Euro Gesamtsumme: … Euro

Der Hinzurechnung eines Sicherheitsaufschlags in Höhe von 10 % - wie von der Markeninhaberin in Ansatz gebracht - bedurfte es angesichts der großzügig angesetzten Fahrt- und Übernachtungskosten nicht.

Danach ist eine Sicherheit in Höhe von . Euro seitens der Antragstellerin zu leisten. Da sie bereits einen Betrag in Höhe von … Euro hinterlegt hat, verbleibt ein Rest in Höhe von … Euro.

4. Gemäß § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 81 Abs. 6 Satz 2 PatG ist eine Frist zu bestimmen, innerhalb derer die Sicherheit zu leisten ist. Unter Zugrundelegung des hierbei auszuübenden Ermessens ist eine Frist von 4 Wochen ab Zustellung dieses Beschlusses an die Antragstellerin anmessen, aber auch ausreichend.

5. Die Sicherheitsleistung ist durch die schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts zu bewirken (§ 108 Abs. 1 Satz 2 ZPO analog, vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 53 Rn. 17).

III.

Rechtsmittel

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein Streif Butscher

Richterin Butscher ist an der Unterzeichnung urlaubsbedingt gehindert.

Kortbein