Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 5/17 (EP) verbunden mit 2 Ni 12/17 (EP), und 2 Ni 13/17 (EP) KoF 26/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

…

ECLI:DE:BPatG:2022:230622B2Ni5.17EP.0 …

betreffend das europäische Patent … (DE …) (hier: Erinnerung Kostenfestsetzung)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. Juni 2022 durch die Vorsitzende Richterin Hartlieb sowie die Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr. Friedrich und Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten wird zurückgewiesen. 2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte. 3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 12.755,40 EUR festgesetzt.

Gründe

I.

Mit Urteil vom 30. März 2021 hat der Bundesgerichtshof (X ZR 41/19) die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts vom 24. Januar 2019 auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Mit Schriftsatz vom 8. Juni 2021 hat die Klägerin 2 einen Kostenfestsetzungsantrag für das Berufungsverfahren vor dem BGH gestellt, in dem u. a. die Positionen "1,2 Terminsgebühr für den Rechtsanwalt … Nr. 3200 VV" und "1,2 Terminsgebühr für Patentanwalt… Nr. 3200 VV" geltend gemacht werden.

Mit Beschluss vom 7. Dezember 2021 hat die Rechtspflegerin in der Sache 2 Ni 5/17 (EP) verbunden mit 2 Ni 12/17 (EP) und 2 Ni 13/17 (EP), KoF 82/21 die aufgrund des Urteils des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 30. März 2021 (X ZR 41/19) von der Beklagten an die Klägerin 2 zu erstattenden Kosten des Berufungsverfahrens auf 207.980,89 EUR festgesetzt. Eine vollstreckbare Ausfertigung dieses Beschlusses wurde der Klägerin 2 zum Zwecke der Zwangsvollstreckung am 3. Januar 2022 erteilt. Erinnerung gegen diesen Beschluss ist nicht eingelegt worden.

Mit Schriftsatz vom 1. Februar 2022 hat die Klägerin 2 im Wege der Nachfestsetzung u. a. beantragt, weitere 12.755,40 EUR gegen die Beklagte festzusetzen. Mit Schriftsatz vom 8. März 2022 hat die Beklagte sinngemäß beantragt, den Nachfestsetzungsantrag der Klägerin 2 vom 1. Februar 2022 zurückzuweisen, weil ihm die Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 7. Dezember 2021 / 3. Januar 2022 entgegenstehe und von den Rechts- und Patentanwälten der Klägerin 2 gegenüber dieser nur eine 1,2-Terminsgebühr, nicht aber eine 1,5-Gebühr abgerechnet und die Abrechnung einer 1,5-Gebühr nicht glaubhaft gemacht worden sei. Mit Beschluss vom 14. März 2022, der der Beklagten am 17. März 2022 zugegangen ist, hat die Rechtspflegerin in der Sache 2 Ni 5/17 (EP) verbunden mit 2 Ni 12/17 (EP) und 2 Ni 13/17 (EP), KoF 26/22 die von der Beklagten an die Klägerin 2 zu erstattenden weiteren Kosten des Berufungsverfahrens auf 12.755,40 EUR festgesetzt. Die 12.755,40 EUR seien die Differenz zwischen den im Kostenfestsetzungsbeschluss vom 7. Dezember 2021 insgesamt berücksichtigten (verminderten) Terminsgebühren für den Patent- und den Rechtsanwalt in Höhe von insgesamt 93.633,60 EUR und den nach dem RVG tatsächlich entstandenen 1,5-Terminsgebühren in Höhe von insgesamt 106.389,00 EUR. Der Anfall der Terminsgebühren in Höhe einer 1,5-Terminsgebühr für Patent- und Rechtsanwalt sei ausreichend glaubhaft gemacht worden. Dass die Terminsgebühren zunächst in falscher, zu niedriger Höhe beantragt worden seien, hindere nicht die Nachfestsetzung des Differenzbetrags. Nach dem Beschluss des OLG Köln vom 6. Juni 2016 (I-17 W 79/16, 17 W 79/16) sei die Nachliquidation in Fällen möglich, in denen der Kostengläubiger eine Position ganz oder zumindest teilweise zunächst nicht zur Kostenfestsetzung angemeldet habe, obwohl er dies aus Rechtsgründen erfolgreich hätte machen können (vgl. OLG Köln, a. a. O., NJW-RR 2016, 1085 und juris, Rn. 10). Richtigerweise sei also darauf abzustellen, ob zum Zeitpunkt des ersten Kostenfestsetzungsantrags bereits eine Rechtsgrundlage auch für eine höhere Festsetzung bestanden hätte oder nicht, was im vorliegenden Fall gegeben sei. Im Blick auf die Vereinbarung, nach dem RVG abzurechnen, sei vereinbart worden, nach der zum Zeitpunkt der Klageerhebung gültigen Fassung des RVG abzurechnen. Durch das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz sei die Berufung in Unterabschnitt 2 Vorbemerkung 3.2.2. Nr. 2 VV RVG aufgenommen worden. Zuvor sei die Berufung unter den allgemein für Berufungsverfahren geltenden Unterabschnitt 1 gefallen. Seit dem 1. August 2013 seien die für das Berufungsverfahren in Nichtigkeitssachen gültigen Gebührenziffern RVG VV 3206 und RVG VV 3210, also eine 1,6-Verfahrensgebühr bzw. eine 1,5-Terminsgebühr. Die falsche Benennung der Gebührenziffern im Kostenfestsetzungsantrag vom 8. Juni 2021 und die falsche Berechnung der Höhe der Terminsgebühren seien unschädlich. Es bestehe aufgrund der Vereinbarung der RVG-Vergütung die Rechtsgrundlage für die Berechnung einer 1,5-Terminsgebühr. Ob die Kosten der Klägerin bereits in Rechnung gestellt oder von dieser bereits bezahlt worden seien, sei für die Berücksichtigung im Kostenfestsetzungsbeschluss unerheblich. § 91 ZPO regele Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht. Demnach seien die Auslagen des Anwalts der obsiegenden Partei zu erstatten, sofern sie notwendig gewesen seien. Dies gelte auch für Kosten, die dem Mandanten gegenüber noch nicht geltend gemacht worden seien. Voraussetzung für eine Festsetzung der Kosten sei, dass die Kosten tatsächlich erwachsen seien, wobei die Rechtspflicht zur Zahlung genüge. Der Kostengläubiger könne die Erstattung von Kosten verlangen, die er noch nicht bezahlt habe, für die er aber hafte. Im gegenständlichen Verfahren seien die Differenzbeträge am 26. Januar 2022 in Rechnung gestellt worden.

Gegen den Beschluss vom 14. März 2022 hat die Beklagte am 29. März 2022 Erinnerung eingelegt und beantragt den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. März 2022 abzuändern und den Kostennachfestsetzungsantrag vom 1. Februar 2022 zurückzuweisen.

Die Beklagte hat vorgetragen, dem Nachfestsetzungsantrag der Klägerin stehe die Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 7. Dezember 2021 / 3. Januar 2022 entgegen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BeckRS 2011, 7710 Rn. 7) sei - so die Beklagte - eine Nachfestsetzung ausgeschlossen, wenn bei der Nachfestsetzung derselbe Streitgegenstand betroffen sei, weil dann die materielle Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses einer erneuten Kostenfestsetzung entgegenstehe. Es sei zu differenzieren zwischen Fällen, in denen (versehentlich) nur ein Teil einer Kostenposition geltend gemacht wurde - in diesen Fällen sei Streitgegenstand nur ein Teil der Kostenposition und eine Nachfestsetzung deshalb möglich - und Fällen, in denen die gesamte Kostenposition geltend gemacht, aber falsch berechnet worden sei - in diesen Fällen sei Streitgegenstand die gesamte Kostenposition und eine Nachfestsetzung ausgeschlossen. Maßgebliches Kriterium für diese Differenzierung sei nicht, ob der Kostengläubiger bereits beim erstmaligen Kostenfestsetzungsantrag erfolgreich auch den Differenzbetrag hätte beantragen können. Entscheidend sei, ob ein Teil der Kostenposition oder die falsch berechnete, gesamte Kostenposition Streitgegenstand gewesen sei. Die Klägerin habe in ihrem ursprünglichen Kostenfestsetzungsantrag mit den §§ 13, 33, 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3202 RVG die falsche Berechnungsgrundlage herangezogen. Richtigerweise falle für die Berufungsinstanz vor dem BGH eine 1,5-Gebühr nach § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3210 RVG an. Die 1,2-Terminsgebühr nach § 2 Anl. 1 VVNR 3202 RVG sei kein Teil der 1,5-Terminsgebühr nach § 2 Anl. 1 VVNR 3210 RVG, sondern beide Normen würden durch unterschiedliche Voraussetzungen ausgelöst, schlössen sich gegenseitig aus und beträfen dieselbe (gesamte) Kostenposition "Terminsgebühr". Damit sei im Kostenfestsetzungsbeschluss eine rechtskräftige Entscheidung über die gesamte Kostenposition Terminsgebühr getroffen worden, was eine Nachfestsetzung ausschließe.

Die Klägerin 2 hat mit Schriftsatz vom 26. April 2022 sinngemäß beantragt, die Erinnerung der Beklagten zurückzuweisen.

Sie verweist auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Nachfestsetzung einer restlichen Verfahrensgebühr (Beschluss vom 28. Oktober 2010, VII ZB 15/10), wonach die Nachfestsetzung von ursprünglich zu gering geltend gemachten Gebühren nicht zu beanstanden sei. Nach ihrer Ansicht gebe es keinen Grund, im Blick auf die Nachfestsetzung zwischen Verfahrensgebühr und Terminsgebühr zu differenzieren, weshalb der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 14. März 2022 nicht zu beanstanden sei.

Die Rechtspflegerin hat mit Verfügung vom 3. Mai 2022 der Erinnerung der Beklagten vom 29. März 2022 nicht abgeholfen und die Erinnerung dem Senat vorgelegt, was der Beklagten sowie der Klägerin 2 jeweils mit Schreiben vom 6. Mai 2022 mitgeteilt worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG, § 104 ZPO statthafte Erinnerung der Beklagten gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 14. März 2022 ist zulässig, insbesondere fristgerecht binnen 2 Wochen eingelegt, hat in der Sache aber keinen Erfolg.

Dem Kostenfestsetzungsbeschluss vom 14. März 2022 stand die materielle Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 7. Dezember 2021 nicht entgegen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erwachsen Kostenfestsetzungsbeschlüsse, also auch der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 7. Dezember 2021, formell und materiell in Rechtskraft. Die materielle Rechtskraft der früheren Entscheidung steht einer erneuten Kostenfestsetzung entgegen, soweit derselbe Streitgegenstand betroffen ist (BGH, Beschluss vom 10. März 2011, IX ZB 104/09, BeckRS 2011, 7710 und juris, Rn. 7 m. w. N.).

Ob derselbe Streitgegenstand betroffen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Hat der Erstattungsberechtigte in seinem ersten Kostenfestsetzungsantrag erkennbar seinen gesamten Erstattungsanspruch geltend gemacht, gibt er damit zu erkennen, dass er den ganzen Anspruch und nicht nur einen Teil davon festgesetzt haben will (BGH, a. a. O., Rn. 8; ebenso Hansens, RVGreport 2016, 380, 382). Die Rechtskraft eines Kostenfestsetzungsbeschlusses bezieht sich jedoch nur auf die im Antrag geforderten und im Beschluss beschiedenen Beträge. Eine Nachforderung eines bislang nicht geltend gemachten Teils bezüglich desselben Postens hindert sie grundsätzlich nicht. Soweit ein Antrag nur beschränkt geltend gemacht worden ist, ist grundsätzlich über den überschießenden Teil nicht entschieden (BGH, Beschluss vom 28. Oktober 2010, VII ZB 15/10, Rn. 9, BGHZ 187, 227 und juris).

Die Klägerin 2 hat in ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 8. Juni 2021 unter anderem folgende Positionen geltend gemacht:

"Position Betrag … 1,2 Terminsgebühr für den Rechtsanwalt EUR 46.816,80 §§ 2, 13 RVG, Nr. 3202 VV RGV (Wert: EUR 11.250.000,-) … 1,2 Terminsgebühr für Patentanwalt EUR 46.816,80 § 143 Abs. 3 PatG i.V.m. §§ 2, 13 RVG, Nr. 3202 VV RGV (Wert: EUR 11.250.000,-)"

Die Klägerin 2 hat damit in ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 8. Juni 2021 ihren Anspruch auf Erstattung von Terminsgebühren geltend gemacht. Nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Streitgegenstand des Kostenfestsetzungsantrages der Klagerin zu 2 vom 8. Juni 2021 war daher ihr Anspruch auf Erstattung der durch die Terminswahrnehmung ihrer Verfahrensbevollmächtigten im Berufungsverfahren vor dem BGH angefallenen Terminsgebühren. Als zu erstattende Beträge hat sie die o.g. Beträge beziffert unter Angabe einer nicht einschlägigen Gebührenziffer und demzufolge einer nicht zutreffenden Höhe einer 1,2 Gebühr. Wie zuletzt im Schreiben der Rechtspflegerin vom 6. Mai 2022 ausgeführt, ist die falsche Benennung von Gebührenziffern im Kostenfestsetzungsantrag jedoch unschädlich. Die im Antrag bezifferten Beträge liegen damit unter dem jeweils grundsätzlich erstattungsfähigen Betrag von EUR 56.194,50 (1,5-Terminsgebühr nach Nr. 3210 VV- RVG in der bis 31.12.2020 geltenden Fassung des RVG).

Die Rechtspflegerin war an die Höhe des im Antrag bezifferten Betrages gebunden, hat die nur teilweise Geltendmachung der 1,5-Terminsgebühr aber in den Gründen des Beschlusses berücksichtigt und zum Ausdruck gebracht.

In dem Kostenfestsetzungsbeschluss vom 7. Dezember 2021 heißt es daher in diesem Zusammenhang:

"… Erstattungsfähig sind somit folgende Kosten: Kosten des Rechtsanwalts … 2) 1,5 Terminsgebühr - nach Antrag - gemäß a. a. O., § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3210 RVG EUR 46.816,80 Die Terminsgebühr wurde in dem Kostenfestsetzungsantrag in Höhe einer 1,2-Gebühr nach dem ab dem 1.1.2021 gültigen RVG berechnet. Nach § 60 RVG ist die Vergütung (= Gebühren und Auslagen) aber nach bisherigem Recht zu berechnen, wenn der unbedingte Auftrag zur Erledigung derselben Angelegenheit im Sinne des § 15 RVG vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung erteilt oder der Anwalt vor diesem Zeitpunkt bestellt oder beigeordnet worden ist. Die Berufung wurde bereits im Jahr 2019 eingelegt, so dass sich die Gebühren und Auslagen noch nach der bis zum 31.12.2020 gültigen Fassung des RVG berechnen. Da die Terminsgebühr jedoch richtigerweise eine 1,5-Gebühr nach RVG VV 3210 anstatt nach RVG VV 3202 wäre und damit auch nach dem alten Gebührenrecht höher als die beantragte Summe, konnten die Kosten in der beantragten Höhe berücksichtigt werden. … Kosten des Patentanwalts … 2) 1,5 Terminsgebühr - nach Antrag - gemäß a. a. O., § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3210 RVG EUR 46.816,80 Wegen der Erstattungsfähigkeit dieser Kosten vgl. die Ausführungen beim Rechtsanwalt."

Insofern stand die materielle Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 7. Dezember 2021 dem Kostenfestsetzungsbeschluss vom 14. März 2022 nicht entgegen. Streitgegenstand des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 7. Dezember 2021 waren die 1,5-Terminsgebühren nach Antrag gemäß RVG VV 3210, also lediglich hinsichtlich eines Teilbetrages wie im Antrag beziffert. Im Beschluss wurde damit nicht über die Terminsgebühren insgesamt entschieden, so dass über den noch nicht geltend gemachten Differenzbetrag, der sich zwischen einer 1,2 und 1,5-Terminsgebühr ergibt, noch nicht entschieden wurde.

Eine Nachfestsetzung des Teils der Terminsgebühren, über die im Kostenfestsetzungsverfahren nicht entschieden worden ist, war danach möglich.

Der Beschluss des Senats steht insbesondere im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach eine Nachliquidation von Kosten, die versehentlich in einem ersten Kostenfestsetzungsverfahren nicht beantragt wurden, nach den allgemeinen Grundsätzen des Kostenrechts zulässig ist (Kammerbeschluss vom 17. Februar 1995, 2 BvR 502/92, juris und Kammerbeschluss vom 15. Februar 1995, 2 BvR 512/92, juris, jeweils Rn. 7; ebenso Zöller/Herget, Zivilprozessordnung, 34. Aufl. 2022, § 104 ZPO Rn. 21.61).

Die Erinnerung der Beklagten vom 29. März 2022 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 14. März 2022 war daher zurückzuweisen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 2 ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Hartlieb Dr. Friedrich Dr. Himmelmann