Normenkette

EuGVÜ Art 16 Nr 4 MarkenG § 26

Leitsatz

Internationale Zuständigkeit, Markenbenutzung EuGVÜ Art 16 Nr 4, MarkenG § 26

Es ist keine ernsthafte Benutzung einer Marke, wenn der ausländische Markinhaber im Inland innerhalb der letzten fünf Jahre unter der Marke Kosmetikartikel nur im Wert von ca. DM 2800, an den Großhandel ausgeliefert hat, selbst wenn der Markeninhaber nur ein kleines Unternehmen betreitbt und sein Umsatz mit der Marke vor den letzten fünf Jahren etwas größer war, aber weit hinter den Umsätzen mit seinen anderen Markenwaren zurückgeblieben ist.

Daß der Markeninhaber im Inland keine zuverlässigen und dauerhaften Vertriebspartner finden konnte, ist kein berechtigter Grund iSv § 26 I MarkenG für die Nichtbenutzung der Marke.

Deutsche Gerichte sind nach Art 16 Nr 4 EuGVÜ international zuständig für die Klage auf Löschung einer in Deutschland eingetragenen Marke.

Geschäftsnummer: 2 U 256/99 17 O 378/99 LG Stuttgart

Oberlandesgericht Stuttgart

- 2. Zivilsenat

Tenor

Tenor

Verkündet am: 26. Mai 2000

In Sachen

Die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart auf die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 2000 unter Mitwirkung des Vors. Richters am Oberlandesgericht Dr. Lütje, des Richters am Oberlandesgericht Prof. Dr. Fezer und des Richters am Oberlandesgericht Holzer

für Recht erkannt:

Tenor

1. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 17. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom 25.11.1999 wird zurückgewiesen.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 18.000,00 DM abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Sicherheiten können auch durch unwiderrufliche, unbefristete, unbedingte und selbstschuldnerische schriftliche Bürgschaft einer deutschen Bank oder öffentlichen Sparkasse erbracht werden.

Gegenstandswert des Berufungsverfahrens und Beschwer der Beklagten: 200.000,00 DM.

Tatbestand

Die Klägerin begehrt die Löschung einer Marke der Beklagten nach angeblich nicht rechtserhaltender Benutzung.

Die Beklagte, ein mittelständisches englisches Unternehmen, ist nach Anmeldung am 25.10.1991 durch Eintragung vom 9.11.1992 Inhaberin der Wortmarke geworden:

DERNIERE PUBLICATION INTEGRALE 2024 148

3

C 42573/3 Wz

25.10.91. C (Vereinigtes Königreich)

Vertr.:

Geschäftsbetrieb: Herstellung und Vertrieb von Körperpflegemittel.

Waren/Dienstleistungen: Parfums, Eaux de Toilette, wohlriechende Essenzen; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Körperpuder, Anti-Perspirants, Deodorants; Körpersprays; Körperseifen, Badegele; Duschgele; Rasierseifen, Rasiercremes und Rasiergele, After-shaves. GK. 3.

30.6.92 9.11.92 31.12.92

Die Beklagte hat nach eigenen Angaben die nachfolgend tabellarisch bzw. in einem Diagramm wiedergegebenen Produkte und Mengen in Deutschland aus geliefert:

Geschäft Anzahl Gegenstände Gesamt- Empfänger sjahr (1.4. der Lie- (BS = Bodyspray preis -31.3.) ferun- EDT = Eau de gen Toilette) 91/92 unbek. 368 Dtzd. BS £ 6.325, 04 CP cs 572 Dtzd. EDT Co s 92/93 - - - - 93/94 unbek. 60 Dtzd. BS £ 2.123,28 dito 216 Dtzd. EDT 94/95 5 84 Dtzd. BS £ 3.573,00 CP 72 Dtzd. EDT S 28 Verkaufsdis- T plays 95/96 - - - - 96/97 - - - - 97/98 - - - - 98/99 2 108 Dtzd. B S £ 914,65 H 54 Dtzd. EDT R 1 Verkaufsdisplay 

Die Klägerin, ein in Frankreich ansässiges Unternehmen der Kosmetikbranche, hat ihrerseits eine Kosmetikserie "O " konzipiert und greift die Beklagte in verschiedenen Ländern durch Löschungsbegehren an. So hat sie am 27.2.1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt einen Löschungsantrag gemäß § 53 MarkenG gestellt; dieser wurde der Beklagten am 23.3.1999 zugestellt.

Die Klägerin hat im wesentlichen vorgebracht,

die Ausliefermenge vor Februar 1994 sei zu bestreiten. Ohnehin käme es aber für die Anwendung des hier einschlägigen § 26 MarkenG im Hinblick auf den Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrages auf die ernstliche Benutzung in der Zeit vom 26.2.1994 bis 26.2.1999 an. In dieser Zeit seien keine nennenswerten Umsätze erzielt worden, im übrigen auch weder vorher noch nachher. Auch sei der geringe Umsatzwert nicht nachvollziehbar gemacht; denn ein Vertriebspartner für Deutschland hätte gewiss gefunden werden können. Danach müsse die Eintragung zugunsten der Beklagten aus dem Markenregister weichen. Die Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit bezüglich der streitgegenständlichen Marke am 27.2.1999 sei in Kenntnis des Löschungsantrages geschehen und trage zudem ebensowenig die Schlussfolgerung einer ernstlichen Benutzung.

Die Klägerin hat beantragt:

Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patentamt in die Löschung der Marke "O " Nr. 2 024 148 einzuwilligen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise

die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden zu dürfen ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin.

Sie hat hauptsächlich eingewandt,

die Anforderungen an eine ernstliche Benutzung könnten bei ihrem Unternehmenszuschnitt nicht sehr hoch angesetzt werden. Dem genüge ihr Absatzbemühen. Dass sie die Marke nicht kontinuierlich benutzt habe und eine 4jährige Auslieferungspause habe hinnehmen müssen, liege einzig daran, dass ihr trotz nachhaltiger Bemühungen nicht gelungen sei, einen zuverlässigen und dauerhaften Vertriebspartner für Deutschland zu finden. Ihre Anstrengungen um Bedienung auch des deutschen Marktes würden auch dadurch belegt, dass sie am 26.2. und 25.3.1999 für vorangegangene Bestellungen Rechnungen an eine Stuttgarter Firma H (Bl. 22 - 25) und an einen Nürnberger Parfumgroßhandel (Bl. 26 - 28) gestellt und die Ware am 2.3. bzw. 31.3.1999 zur Auslieferung gebracht habe. Bestell- und Rechnungsdaten ließen als vor Zustellung des Löschungsantrages liegend erkennen, dass sich dahinter eine Bestrebung um ernstliche Marktteilhabe und keine bloße Reaktion auf das Löschungsbegehren verberge. Die Klägerin als millionenschweres Unternehmen nutze die relative Marktschwäche der Beklagten aus und wolle ihr eine vielversprechende Marke entreißen.

Das Landgericht ließ offen, ob der Jahresumsatz 1994/95 für eine ernsthafte Benutzung stehe, denn jedenfalls danach folge eine unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten nicht einleuchtende 4jährige Vertriebspause; selbst wenn man die bestrittenen Liefervorgänge vor und nach diesem Zeitraum gelten ließe, wären diese, zumal angesichts ihrer Vereinzelung, nicht geeignet, für kontinuierliche und laufende Bemühungen um wirtschaftlichen Erfolg im Einsatz für die Marke zu stehen.

Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten,

die unter vertiefender Wiederholung ihr erstinstanzliches Vorbringen aufgreift, neuerlich für Unternehmen ihres Zuschnitts einen eingeschränkten Benutzungsmaßstab einfordert, die Umsatzgeschäfte im Frühjahr 1999 nicht als Scheinhandlungen zur Markenrettung gelten lässt und die Klägerin auf eigene Marketingbemühungen verweist, statt sich Leistungen kleiner Unternehmen auf diese Weise aneignen zu wollen.

Die Beklagte beantragt:

1. Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 25.11.1999, Az 17 O 378/99, wird abgeändert. 2. Die Klage wird abgewiesen.

3. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtszügen.

4. Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung aus einem der Klage etwa stattgebenden Urteil ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin durch Sicherheitsleistung abzuwenden, die auch durch unbedingte, unbefristete, unwiderrufliche selbstschuldnerische Bürgschaft einer als Zoll- oder Steuerbürge in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden kann.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung als richtig.

Hinsichtlich des weiteren Parteivorbringens wird aauf die Schriftsätze sowie die Verhandlungsniederschriften verwiesen.

Gründe

I.

Die Berufung ist zulässig, der Sache nach ohne Erfolg.

1.

Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte ist gemäß Art. 16 Nr. 4 EuGVÜ im Hinblick auf die ausschließliche Zuständigkeit im Eintragungsstaat gegeben. Unter diese Zuständigkeitsregel fallen auch Klagen auf Löschung von Marken (Fezer, MarkenR, 2. Aufl. [1999], Einl MarkenG, 226).

2.

Die Löschungsklage (§ 55 Abs. 1, 49 Abs. 1 MarkenG) ist begründet.

a) Die gesetzlichen Anforderungen sind im Ansatz dem Markengesetz zu entnehmen (§§ 161, 152 MarkenG), obgleich die hier in Rede stehende Benutzungszeit auch in den Geltungszeitraum des WZG fällt.

b)

aa) Der für die Benutzung gemäß § 26 MarkenG maßgebliche 5-JahresZeitraum (§ 49 Abs. 1 MarkenG) beginnt grundsätzlich mit dem Zeitpunkt der Eintragung der Marke im Register (Fezer a.a.O. § 49 MarkenG, 13; Klaka in Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 5. Aufl. [1997], § 49, 2). Wenn die Benutzung einer zunächst rechtserhaltend benutzten Marke aufgegeben wird, dann beginnt die 5-Jahres-Frist im Zeitpunkt des Aufgabetages (Fezer a.a.O. 13; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 49, 8). Das gilt wegen des Erfordernisses eines "ununterbrochenen" Zeitraumes von fünf Jahren der Nichtbenutzung auch dann, wenn mehrere Zeiträume der Nichtbenutzung zwar zusammen fünf Jahre ergeben, die Marke zwischendurch aber immer wieder rechtserhaltend benutzt worden ist (Ingerl/Rohnke a.a.O. 8).

bb) Deshalb ist der 5-Jahres-Zeitraum letztlich nur ein festes Zeitraster, das verschiebbar auf den Zeitraum seit Eintragung für die Prüfung anzulegen ist, ob sich in dieser Zeitspanne ein fünfjähriges Zeitfenster einer Nichtbenutzung gemäß § 26 MarkenG findet. Dabei ist allerdings zu beachten, dass, selbst wenn ein solches Zeitfenster besteht, sich im Hinblick auf § 49 Abs. 1 S. 2 bis 4 MarkenG gleichwohl Ex-tunc-Heilungstatbestände ergeben können, auch wenn nach beispielsweise acht Jahren absoluter Nichtbenutzung unmittelbar vor der Stellung des Löschungsantrages eine gutgläubige Wiederaufnahme der Markennutzung im Sinn des § 26 MarkenG geschieht (§ 49 Abs. 1 MarkenG; vgl. zu allem: Fezer a.a.O. § 49, 20 - 28).

c)

aa) Für die Frage der ausreichenden Benutzung kommt es nicht darauf an, ob bestimmte absolute Umsatzzahlen erreicht worden sind. Der BGH hat in vielen Entscheidungen ausgesprochen, dass es bei der Beurteilung des Ausmaßes der Zeichenverwendung darauf ankomme, ob unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (BGH GRUR 86, 542, 544 - King II). Da die zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG insoweit entwickelten Grundsätze auch auf das Markengesetz übertragen werden können (BGH NJW 97, 3317, 3318 - Cirkulin; Fezer a.a.O., § 26 MarkenG, 31; Ingerl/Rohnke a.a.O. § 26, 110), gilt weiterhin die in ständiger Rechtsprechung verwendete Formel, wonach nur solche Benutzungshandlungen im Inland (BGH GRUR 86, 168, 169 - Darcy; Fezer a.a.O. § 26, 1 und 64) ausreichend sind, die nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwanges entsprechen, um die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern. Ob eine dem Zweck des Benutzungszwangs gerecht werdende ernsthafte Benutzung vorliegt, lässt sich nur nach den besonderen Umständen des konkreten Einzelfalls beurteilen. Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sind am objektiven Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen. Es kommt unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (Fezer a.a.O. § 26, 31). Zweck der Gesetzesregelung (war und) ist, neben der Wahrung des Allgemeininteresses, die Zeichenrolle von unbenutzten Zeichen frei zu machen (BGH NJW 97, 3317, 3318 - Cirkulin), insbesondere, die Geltendmachung bloß formaler Zeichenrechte zu verhindern (BGH GRUR 80, 289, 290 - Trend) und Scheinbenutzungshandlungen auszuschließen (BGH GRUR 95, 347, 349 - TETRASIL; BPatG GRUR 95, 812, 813 - Dall'Opera). Es soll eine pro-forma-Benutzung nicht gutgeheißen werden, die lediglich der Erhaltung des Markenzeichens dienen soll und sonst nicht sinnvoll wäre (BGH GRUR 86, 542, 544 - King II; GRUR 86, 168, 169 - Darcy).

bb) Zwar muss nicht ständig während des gesamten 5-Jahres-Zeitraumes eine für die Rechtserhaltung erforderliche Benutzung erfolgt sein (BGH WRP 99, 936, 937 - HONKA), auch können bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit einer solchen Benutzung Art und Umfang des Markengebrauches weder vor Beginn des rechtserhaltenden Zeitraumes noch nach ihm außer Betracht bleiben (BPatG a.a.O. 813 Dall'Opera; Fezer a.a.O. 31; Ingerl/Rohnke a.a.O. 111, 117). Auch steht die Aufnahme der Benutzung kurz vor Ablauf der Benutzungsfrist zur Wahrung der Markenrechte einer Rechtserhaltung nicht entgegen (Fezer a.a.O. 35, 38; Ingerl/Rohnke a.a.O. 109; Ströbele a.a.O. § 26, 20, 28). Im Wechselspiel der einzelnen Bewertungsfaktoren (Fezer a.a.O. 34; Ingerl/Rohnke a.a.O. 115, 118) geht es nicht darum, den Erfolg oder Misserfolg einer Unternehmenspolitik zu beurteilen (BGH GRUR 86, 542, 544 - King II - Ingerl/Rohnke a.a.O. 110).

Gerade gegenüber kleinen Unternehmen sind keine zu hohen Anforderungen zu stellen (BGH a.a.O. 544 - King II; Fezer a.a.O. 33; Ströbele a.a.O. 24; Ingerl/Rohnke a.a.O. 115).

cc) Im Interesse der Rechtssicherheit bedarf es in den Grenzfällen ungewöhnlich geringer Umsätze eines objektiven Kriteriums zur Beurteilung der Frage ausreichender Benutzung. In solchen Fällen muss die Darlegung von Tatsachen verlangt werden, welche die aus so geringer Benutzung erwachsende tatsächliche Vermutung zu widerlegen geeignet sind, dass die Benutzung keinen anderen Zweck verfolgt als den, den Rechtsfolgen der Nichtbenutzung des Zeichens zu entgehen, wenngleich dabei keine zu hohen Anforderungen zu stellen sind (BGH a.a.O. 544 - King II). Einen auch verfassungsrechtlichen Schutz ihres wettbewerbsrechtlichen Besitzstandes genießt die Beklagte jenseits dieser Regeln nicht (BGH a.aO. 544 - King II).

d) Gemessen an diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht von einer rechts erhaltenden Benutzung ausgegangen werden.

aa) Dabei kann letztlich offenbleiben, ob die Benutzungshandlungen im von den Beteiligten in Anlehnung an das Landgericht zur Beruteilung herangezogenen Zeitraum vom 28.2.1994 bis 27.2.1999 als ausreichend im Sinne des § 26 MarkenG angesehen werden können.

bb) Denn jedenfalls bezogen auf die letzte mündliche Verhandlung in der Tatsacheninstanz, nämlich die mündliche Verhandlung vor dem Senat, ist die mangelnde Benutzung in zweifelsfreier Weise nachgewiesen. Denn in den von diesem Zeitpunkt (5.5.2000) aus rückgerechneten 5-Jahres-Zeitraum ab Mai 1995 fällt nur die Bestellung/Auslieferung im Februar bzw. März 1999 mit einem Gesamtauftragsvolumen von ca. 2.800,00 DM. Auch unter Beachtung des Zuschnitts der Beklagten als eines kleinen Unternehmens stellt doch dieses singuläre Umsatzaufkommen oder - anders betrachtet - ein solches von durchschnittlich nicht einmal 600,00 DM im Jahr (ein Betrag, von dem, wie die Frachtscheine ausweisen, auch noch Transportkosten abgehen) eine so verschwindend geringe Menge sowohl in einer Durchschnittsschau als auch mit Blick auf die beiden vereinzelt stehenden Umsatzgeschäfte dar, dass daraus keine ernstliche Marktpräsenz der Beklagten hergeleitet werden kann, dass sich darin keine Marktteilhabe von ihr ausdrückt, die für eine nennenswerte, wirtschaftlich nachhaltige Marken- und Marktpflege steht. An dieser Bewertung ändert auch nichts, wenn die Umsätze aus 1993/94 und 1994/95 als zwar außerhalb des 5-Jahres-Zeitraums liegend herangezogen, aber als Indiz für den Benutzungswillen der Beklagten fruchtbar gemacht werden. Auch diese Vorgänge sind - was schon das Landgericht, aber unter dem Ansatz, dass diese Umsätze selbst im Kernzeitraum lägen, einer Bewertung zugeführt hat - nicht besonders ausgeprägt und danach als wahrhaft flankierender Gesichtspunkt noch weniger tauglich, einen praktisch umsatzlosen 5-Jahres-Zeitraum aufzuwerten und ihm gleichwohl das Gepräge einer ernstlichen und wirtschaftlich sinnvollen Marktbetreuung durch die Beklagte zu geben. Diese Sicht wird ergänzend auch dadurch bestätigt, dass die vorgelegten Lieferscheine zeigen; dass auch gemessen am eigenen übrigen Lieferumfang der Beklagten (der insoweit auch nur ausschnittsweise überliefert ist) die Liefermenge bezüglich der Streitmarke weit hinter dem Orderanfall anderer, zugleich mit ausgelieferter Markenartikel der Beklagten (etwa T D ) zurückbleibt. Danach ist nach allgemein marktorientierter als auch nach einer an der Beklagten selbst ausgerichteten Sicht der Benutzungsgrad so niedrig, dass er nicht mehr als wirtschaftlich sinnvoll, weil schon damals praktisch als auslaufend gewertet werden muss.

Dass die Beklagte sich im Hinblick auf den Löschungsantrag außer Stande gesehen hätte oder ihr sonst im Zusammenhang damit nicht zumutbar gewesen wäre, weitere Umsatzgeschäfte zu tätigen, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Danach ist auch unter Beachtung von außerhalb des 5-JahresZeitraumes liegenden, von der Beklagten behaupteten Umsatzgeschäften nur eine Benutzung in einem solchen Maße vorgetragen, dass sich darin eine ökonomisch wenig auskömmliche, äußerst geringgradige und damit vernachlässigbare Marktpräsenz ausdrückt. Dies begründet das Löschungsbegehren.

3. Denn beachtliche Rechtfertigungsgründe für diese Nichtbenutzung stehen der Beklagten auch nicht zur Seite.

a) Der Ausnahmetatbestand des § 26 Abs. 1 letzter Hs. MarkenG, der eng auszulegen ist (Fezer a.a.O. § 26 MarkenG, 41), einem strengen Maßstab unterliegt (BGH NJW 97, 3317, 3318 - Cirkulin) und als Härteklausel für besonders gelagerte Ausnahmefälle (Fezer a.a.O. 41; Ströbele a.a.O. 32) vom Beklagten zu beweisen wäre (Ingerl/Rohnke a.a.O. 129; Ströbele a.a.O. 32), meint insbesondere Fälle höherer Gewalt (BGH a.a.O. 3318 Cirkulin; Ströbele a.a.O. 34) oder Unmöglichkeit (Ingerl/Rohnke a.a.O. 121; Ströbele a.a.O. 34), lässt aber jedenfalls Umstände, die im unternehmerischen Risikobereich des Markeninhabers liegen, nicht genügen (BGH GRUR 86, 542, 545 - King II; Fezer a.a.O. 43, 45; Ingerl/Rohnke a.a.O. 122), wie etwa wirtschaftliche Schwierigkeiten, Nachfragerückgang, Mangel an einsatzbarem Kapital (BGH a.a.O. 545 - King II), Mangel an Facharbeitskräften (Fezer a.a.O. 43) oder die Verzögerung oder das Scheitern von Lizenzverhandlungen (Fezer a.a.O. 45; Ingerl/Rohnke a.a.O. 22; vgl. auch BGH GRUR 74, 276, 277 - King I).

b) Nicht anders aber bei einem solchen, nicht rechtfertigenden, weil ausschließlich in der Risikosphäre der Beklagten angesiedelten Umstand verhält es sich mit dem Hinweis der Beklagten, sie habe keinen zuverlässigen und dauerhaften Vertriebspartner für Deutschland finden können.

II.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97, 708 Nr. 10, 711, 546 Abs. 2 i.V.m. § 3 ZPO.

Die Vollstreckung der rechtskräftigen Löschungsklage vollzieht sich gemäß § 894 ZPO. Bei Eintritt der Rechtskraft gilt die Einwilligung der Beklagten in die Löschung als abgegeben (Fezer a.a.O. § 55 MarkenG, 11; Ingerl/Rohnke a.a.O. § 55, 17). Erst mit Vornahme der Löschung gehen die Markenrechte unter (Ingerl/Rohnke a.a.O. 17). Danach ist die Beklagte im Hinblick auf die Revisibilität dieser Entscheidung hinlänglich vor einem Verlust ihres Markenrechtes vor Rechtskraft geschützt. Eines weitergehenden Vollstreckungsschutzes bedarf es daher nicht; hierfür ist auch Ausreichendes nicht dargetan.