Tenor

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 516/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Marke 30 2020 210 115

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Dezember 2025 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Fehlhammer und den Richter Posselt

ECLI:DE:BPatG:2025:081225B29Wpat516.22.0 beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2021 aufgehoben.

2. Auf den Widerspruch aus der Marke 30 2019 102 140 wird die Löschung der Marke 30 2020 210 115 für die Dienstleistungen der Klasse 42

"Consulting in Bezug auf Computersoftware; Design und Entwicklung von Computersoftware; Softwareberatung; Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie; Analyse großer Datenmengen hinsichtlich der Beziehungen der Daten untereinander; Consulting und Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und -software; Fachliche Beratung bezüglich Technologie; Produktentwicklungsberatung; Software as a Service [SaaS]; Softwaredesign; Dienstleistungen zur industriellen Entwicklung; Analyse der Produktentwicklung"

angeordnet.

Gründe

I.

Die am 16. März 2020 angemeldete Wort-/Bildmarke 30 2020 210 115 ist am 9. April 2020 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und

Klasse 42: Consulting in Bezug auf Computersoftware; Design und Entwicklung von Computersoftware; Softwareberatung; Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie; Analyse großer Datenmengen hinsichtlich der Beziehungen der Daten untereinander; Consulting und Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und -software; Fachliche Beratung bezüglich Technologie; Produktentwicklungsberatung; Software as a Service [SaaS]; Softwaredesign; Dienstleistungen zur industriellen Entwicklung; Analyse der Produktentwicklung.

eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 15. Mai 2020.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin am 4. Juni 2020 Widerspruch aus der am 19. Februar 2019 angemeldeten und am 01. März 2019 in das Markenregister eingetragenen Wortmarke 30 2019 102 140

Servity

eingelegt, die für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09: Hardware für die Datenverarbeitung; Computersoftware, insbesondere Software zur Automatisierung von Interaktionen und Diensten innerhalb von Unternehmen; Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, insbesondere von Computersoftware zur Automatisierung von Interaktionen und Diensten innerhalb von Unternehmen;

Klasse 45: Lizenzierung von Computersoftware.

geschützt ist.

Der Widerspruch wird auf alle Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gezielt nur gegen die Dienstleistungen der Klasse 42 der angegriffenen Marke.

Mit Beschluss vom 14. Dezember 2021 hat die Markenstelle für Klasse 35 den Widerspruch zurückgewiesen. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Dienstleistungen "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, insbesondere von Computersoftware zur Automatisierung von Interaktionen und Diensten innerhalb von Unternehmen" der Widerspruchsmarke könnten ohne weiteres unter die angegriffenen Dienstleistungen subsumiert werden. Es bestehe daher Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke sei mangels entgegenstehender Umstände originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Den bei dieser Ausgangslage erforderlichen deutlichen Abstand gegenüber der prioritätsälteren Marke halte die angegriffene Marke ein. Schriftbildlich unterscheide sich diese sehr deutlich von der Widerspruchswortmarke. Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung einer Bezeichnung gestatte, als das schnell verklingende gesprochene Wort. Doch auch klanglich und begrifflich sei der erforderliche Abstand eingehalten. Da sich der Verkehr bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen Elementen zusammengesetzten Marke in der Regel an den Wortelementen als der einfachsten Form der Benennung orientiere, werde die angegriffene Wort- /Bildmarke mit "SERVITIZE" benannt. Dieser lexikalisch nicht nachweisbare Wortbestandteil werde seiner Bildung nach - analog z. B. zu "apologize", "fertilize", "sensitize", "fantasize" - ohne weiteres als englisches Verb erkannt. Mit Betonung auf der ersten Silbe werde er "ˈsɜ: vitaɪz" ausgesprochen. Die Widerspruchsmarke "servity" sei als Neuschöpfung analog gebildet wie die auch im Deutschen geläufigen englischen Begriffe "city", "security", "community" oder "university" und werde deshalb ebenfalls mühelos als "englisch" erkannt. Am Wortende in englischen Wörtern werde der Buchstabe "y" als kurzes geschlossenes [i] gesprochen. Daher werde die Widerspruchsmarke mit Betonung auf der ersten Silbe "ˈsɜː viti" ausgesprochen. Die Unterschiede der Vergleichsmarken am Wortauslaut und damit am zwar grundsätzlich weniger beachteten Wortende seien trotz sonstiger klanglicher Übereinstimmung ausreichend. Denn infolge der Abweichungen ergebe sich ein unterschiedlicher, nicht verwechselbarer Gesamteindruck der Marken im Klangbild, der ein Auseinanderhalten der noch relativ leicht erfassbaren Wörter bei mündlicher Markenbenennung und auch unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufig undeutlichen Erinnerungsbildes noch jederzeit mit hinreichender Sicherheit gewährleiste. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr der Fantasiewörter sei ebenfalls zu verneinen. Auch sonstige Berührungspunkte oder Verwechslungsmöglichkeiten zwischen den Marken seien nicht erkennbar.

Der Beschluss ist der Widersprechenden gegen Empfangsbekenntnis am 17. Dezember 2021 zugestellt worden.

Hiergegen richtet sich ihre Beschwerde vom 5. Januar 2022, die sie - wie folgt - begründet hat:

Es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen. Die Ausführungen der Markenstelle zur Dienstleistungsidentität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit, zu den angesprochenen Verkehrskreisen und zur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien zutreffend. Jedoch halte die angegriffene Marke klanglich den bei dieser Ausgangslage erforderlichen deutlichen Abstand nicht ein. Die Zeichen stimmten in den ersten sechs Buchstaben identisch überein. Ein Unterschied bestehe lediglich am weniger beachteten Wortende "Y" bzw. "IZE". Es handle sich jeweils um Fantasiebegriffe, so dass es keine zwingende und eindeutige Aussprachemöglichkeit gebe. Daher sei bei der Widerspruchsmarke neben der englischen Aussprache auch die deutsche zu berücksichtigen; insbesondere da es auch deutsche Worte mit der Endung auf "ize" wie beispielsweise "Matrize", "Hospize", "Komplize" oder "Vize" gebe. Ferner könne die angegriffene Marke auch fehlerhaft als "servitei" wie in "by" oder "why" benannt werden. Unabhängig davon sei schon bei der von der Markenstelle genannten englischen Aussprache nur ein geringer Abstand zwischen den Zeichen vorhanden, den der Verkehr kaum wahrnehme. Es bestehe insoweit hohe klangliche Ähnlichkeit. Diese sei bei der oben genannten inkorrekten Aussprache der Widerspruchsmarke noch höher. Jedoch seien auch weitere Aussprachemöglichkeiten als naheliegend zu berücksichtigen. Insbesondere eine fehlerhafte englische Aussprache als "SERVITISE" und auch als "SERVITIS". In diesem Fall seien die klanglichen Unterschiede zwischen den Zeichen kaum mehr wahrnehmbar. Zudem werde - selbst wenn man davon ausgehe, dass der Verkehr die klanglichen Unterschiede am Wortende bemerke - aufgrund der identischen und mehr beachteten Wortanfänge eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen hergestellt. Denn der Verkehr werde SERVITIZE als Verkleinerung oder Weiterentwicklung von Servity ansehen, beispielsweise als Kombination von Servity und MAXIMIZE.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 14. Dezember 2021 aufzuheben und auf den Widerspruch aus der nationalen Marke 30 2019 102 140 die Löschung der Marke 30 2020 210 115 für die Dienstleistungen der Klasse 42 anzuordnen. Der Markeninhaber und Beschwerdegegner hat sich bisher im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

Im Verfahren vor dem DPMA hat er vorgetragen, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die in Rede stehenden Dienstleistungen seien für private Verbraucher nicht sinnvoll nutzbar und bewegten sich im reinen Wirtschaftsverkehr. Es seien daher nur die Fachkreise angesprochen. Dies zeige sich auch daran, dass sich sowohl die Inhaberin der angegriffenen Marke laut Handelsregisterauszug mit ihren Dienstleistungen nur an Unternehmen wende, als auch die Software der Widersprechenden nur für Unternehmen angeboten werde. Der beiden Zeichen gemeinsame Wortanfang, welcher Bezug auf den Begriff "Service" nehme, sei im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 42 üblich, weitverbreitet, gängig und somit beschreibend oder jedenfalls kennzeichnungsschwach. Die Widerspruchsmarke verfüge daher nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Auch bestehe keine Identität der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen. Die in der Klasse 42 für Unternehmen angebotenen Dienstleistungen seien funktional differenziert. Sie seien auch nicht untereinander substituierbar. Die Fachkreise setzten für den Einkauf von Investitionsgütern wie beispielsweise Softwarelösungen oder Maschinen Beschaffungsprozesse ein, die sowohl die funktionale Differenzierung der Dienstleistungen sichtbar machten als auch Verwechslungen und Irrtümer ausschlössen. Doch selbst wenn man allgemeine Verkehrskreise zu Grunde lege, hielten die Zeichen den erforderlichen Abstand ein. Schriftbildlich seien diese schon wegen des vorangestellten Bildzeichens und der durchgehenden Großschreibung der angegriffenen Marke ausreichend weit voneinander entfernt. Da beide Zeichen Elemente aus der englischen Sprache verwendeten, sei angesichts der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise beide Worte englisch aussprächen. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke erfolge dies - analog zu bekannten englischen Substantiven mit einer Endung auf "ity" wie beispielsweise unity, responsibility, ability, prosperity, calamity oder affordability - mit einem phonetischen "i" am Ende. Die angegriffene Marke werde hingegen analog zu apologize, minimize, fertilize mit einem Zwielaut "ei" gefolgt von einem weichen "s" gesprochen. Hingegen sei insbesondere die von der Widersprechenden zusätzlich geltend gemachte Aussprache als "SERVITIS" nicht naheliegend. Denn das dem Verb "to servitize" zugehörige Substantiv "servitization" habe als Beschreibung eines Geschäftsmodelltyps im angesprochenen Fachkreis in den vergangenen 20 Jahren stetig an Bedeutung gewonnen und sei in der korrekten Aussprache gängig und in Gebrauch. Ferner werde der Verkehr aufgrund der Kennzeichnungsschwäche des jeweiligen Zeichenbeginns "servi" die Wortenden mehr beachten, als die Anfänge. Begrifflich seien die Fantasiezeichen ebenfalls nicht ähnlich.

Am 1. Juli 2024 wurde im Markenregister die Umfirmierung der D… Aktiengesellschaft auf die im Rubrum genannte Beschwerdeführerin eingetragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere den Hinweis des Senats vom 7. Oktober 2025, Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

A. Die im Rubrum genannte Beschwerdeführerin ist im Wege der formwechselnden Umwandlung gem. §§ 191, 226 UmwG aus der D… AG hervorgegangen. Die rechtliche Identität des Rechtsträgers bleibt dabei gewahrt, § 202 Abs. 1 Nr. 1 UmwG. B. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht gem. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eine Verwechslungsgefahr, so dass der Widerspruch zu Unrecht gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückgewiesen wurde. Insoweit ist der Beschluss des DPMA aufzuheben und gem. § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen der Klasse 42 anzuordnen.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 - INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 - YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 - INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 - KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 - combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 - OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 - Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 44 ff. m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Marken eine klangliche Verwechslungsgefahr.

1. Von den gezielt ausschließlich angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke in Klasse 42 richten sich "Consulting in Bezug auf Computersoftware; Design und Entwicklung von Computersoftware; Analyse großer Datenmengen hinsichtlich der Beziehungen der Daten untereinander; Consulting auf dem Gebiet der Computerhardware und -software; Produktentwicklungsberatung; Softwaredesign; Dienstleistungen zur industriellen Entwicklung; Analyse der Produktentwicklung"- anders als die Markenstelle ausgeführt hat - vor allem an den Fachverkehr. Gleiches gilt für die Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, insbesondere von Computersoftware zur Automatisierung von Interaktionen und Diensten innerhalb von Unternehmen" der Widerspruchsmarke. Die übrigen angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke in Klasse 42 richten sich hingegen an breite Verkehrskreise, also sowohl an Durchschnittsverbraucher als auch an Fachkreise.

2. Beim Vergleich der sich gegenüberstehen Waren und Dienstleistungen ist auf die Registerlage abzustellen. Hingegen kommt es auf die tatsächliche Verwendung im geschäftlichen Verkehr nicht an. Entscheidend ist vielmehr, ob angesichts objektiver Kriterien wie Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftlicher Bedeutung die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein können, die beiderseitigen Dienstleistungen würden üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 113).

a. Die Dienstleistung "Entwicklung von Computersoftware" ist identisch in beiden Verzeichnissen enthalten. Der Zusatz "insbesondere" im Verzeichnis der Widerspruchsmarke stellt diesbezüglich keine Einschränkung dar, sondern leitet lediglich eine Aufzählung illustrierender Beispiele ein.

b. "Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie; Dienstleistungen zur industriellen Entwicklung" der angegriffenen Marke umfassen die Dienstleistungen "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software" der Widerspruchsmarke. Daher besteht auch insoweit Identität.

c. Die Begriffe "Design von Computersoftware; Softwaredesign" der angegriffenen Marke und "Entwurf von Computersoftware" der Widerspruchsmarke werden synonym verwendet. Daher besteht auch hier Identität.

d. Zwischen "Consulting in Bezug auf Computersoftware; Softwareberatung; Consulting und Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und -software; Fachliche Beratung bezüglich Technologie; Produktentwicklungsberatung" und "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software" besteht hochgradige Ähnlichkeit. Denn die Dienstleistungen können sich weitgehend überschneiden und die kundenorientierte Entwicklung von Computersoft- und -hardware mit einer vorausgehenden Beratung hierüber Hand in Hand gehen (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 11.02.2016, 30 W (pat) 5/15 - DISOWEB/DISWEB m. w. N.).

e. "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software" der Widerspruchsmarke kann auf "Software as a Service [SaaS]" gerichtet sein oder diese nutzen. Es ist zudem nicht unüblich, dass Unternehmen, die Computersoftware für Dritte entwickeln, daneben auch Software as a Service als fertige Lösung von der Stange anbieten. Auch kann der Entwurf und die Entwicklung von Hard- und Software mit einer vorangehenden "Analyse großer Datenmengen hinsichtlich der Beziehungen der Daten untereinander" Hand in Hand gehen. Zudem ist der Verkehr daran gewöhnt, dass diese Dienstleistungen auch unabhängig voneinander durch inhaltlich breit aufgestellte Softwareunternehmen angeboten werden. Diese werben entsprechend und bezeichnen sich z. B. als "Ihre Experten für Datenanalyse, Digitalisierung und Software Entwicklung" (vgl. z. B. https://datenspezialisten.de/software-entwicklung/). Es besteht daher auch diesbezüglich hochgradige Ähnlichkeit.

f. Produktentwicklung ist die Möglichkeit durch neue Produkte oder Verbesserung bestehender Produkte auf bestehenden Märkten Wachstum zu realisieren (https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/produktentwicklung-45031). Hard- und Softwareentwickler bieten eine "Analyse der Produktentwicklung". sowohl separat als auch eng verzahnt mit den Entwicklungsdienstleistungen an So gehört zu den Schwerpunkten eines Produktentwicklungszyklus neben der Ideengenerierung, Konzeptentwicklung und Geschäftsanalyse auch eine Phase der technischen Entwicklung wie Design und Prototyping eines Produkts. Häufig geht auch eine unabhängige Produktanalyse einer späteren Weiterentwicklung durch das gleiche Unternehmen voraus. Hinzu kommt, dass häufig speziell dafür entwickelte Software für die Analyse der Produktentwicklung eingesetzt wird, die von den gleichen Unternehmen vertrieben wird, die auch die Analysedienstleistungen anbieten. Somit besteht diesbezüglich jedenfalls mindestens durchschnittliche Ähnlichkeit.

3. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 - INJEKT/INJEX; GRUR 2015, 1127 Rn. 10 - ISET / ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 - pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Rn. 41 - INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 283 Rn. 10 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2012, 64 Rn. 12 - Maalox/Melox-GRY).

Auch wenn Anklänge an die Begriffe "Service" oder "Server" bestehen mögen, weist das Gesamtzeichen aufgrund der Verfremdung des Wortendes keine beschreibende Bedeutung auf und ist auch nicht in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt. Denn der Verkehr nimmt ein Zeichen so auf, wie es ihm gegenübertritt, ohne es einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen. Dass es eine Vielzahl durch Dritte verwendeter "Servity" - Marken gäbe, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

4. Den bei dieser Ausgangsposition (identische bzw. hochgradig ähnliche Dienstleistungen, durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke) erforderlichen deutlichen Abstand der Zeichen hält die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht ein. Doch auch der bei durchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen erforderliche nur durchschnittliche Abstand wird nicht gewahrt. Dies gilt selbst dann, wenn man - anders als der Senat - nur die wahrscheinlichste englische Aussprache der Zeichen zu Grunde legen würde.

Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 - INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 - Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 - Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 - IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 - REAL-Chips). Die relevanten Verkehrskreise nehmen die Zeichen in der Regel nicht nebeneinander wahr, sondern vergleichen sie in ihrer Erinnerung. Dabei fallen Übereinstimmungen grundsätzlich stärker ins Gewicht als Abweichungen.

Es stehen sich die folgenden Vergleichszeichen gegenüber:

(angegriffene Marke)

und Servity (Widerspruchsmarke)

a. Schriftbildlich sind die Zeichen aufgrund des in nahezu gleicher Größe vorangestellten kennzeichnungskräftigen Bildelements der angegriffenen Marke sowie der abweichenden Endungen "IZE" bzw. "Y" trotz der übereinstimmenden ersten sechs Buchstaben nur weit unterdurchschnittlich ähnlich.

b. Auch besteht keine begriffliche Ähnlichkeit. Trotz des identischen Beginns der - ggf. an Server oder Service bzw. Servitisation angelehnten - Wortbestandteile werden die Zeichen in ihrer Gesamtheit jeweils als Fantasiebezeichnungen ohne konkreten Inhalt angesehen.

c. Es liegt allerdings eine hochgradige klangliche Zeichenähnlichkeit vor.

aa. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, wird das angegriffene Zeichen, wie es dem Regelfall entspricht (vgl. BGH GRUR 2014, 378 Rn. 39 - OTTO CAP), lediglich mit seinem kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil wiedergegeben. Der grafische Bestandteil der angegriffenen Marke wird, da dies zu langwierig und umständlich wäre, nicht mitbenannt. Es stehen sich daher in klanglicher Hinsicht die Worte "SERVITIZE" und "SERVITY" gegenüber.

bb. Die mittellangen Zeichen sind am in der Regel mehr beachteten Wortanfang in sechs Buchstaben identisch und unterscheiden sich lediglich am Wortende, das meist weniger in Erinnerung bleibt und an dem Unterschiede leichter überhört werden. Anders als der Beschwerdegegner im Amtsverfahren geltend gemacht hat, handelt es sich beim jeweiligen Wortanfang - trotz gegebenenfalls bestehender Anklänge an die Worte "Server" oder "Service" - aufgrund der abgewandelten Einfügung in das jeweilige Gesamtzeichen nicht um einen verbrauchten oder beschreibenden Wortteil, so dass eine Ausnahme von der oben erwähnten Regel nicht vorliegt. Insbesondere handelt es sich bei "SERVI" nicht um eine gängige Abkürzung der eben erwähnten Begriffe.

cc. Sind verschiedene Aussprache- oder Benennungsmöglichkeiten einer Marke naheliegend und wahrscheinlich, sind diese alle beim klanglichen Zeichenvergleich zu berücksichtigen (vgl. BPatG, BPatG, Beschluss vom 04.05.2016, 29 W (pat) 32/14 - Pepee/TEE PEE; Beschluss vom 21.10.2015, 29 W (pat) 31/13 - CARSI / CARS). Hierbei sind die allgemeinen Ausspracheregeln zu beachten, die auch bei Wortneubildungen Anwendung finden. Außerdem ist gerade bei Fantasiebegriffen die Art der Wortbildung zu beachten, für die sich nach dem Sprachgefühl eine bestimmte Aussprache anbieten kann. Ebenfalls von Bedeutung ist das jeweilige Gebiet der einschlägigen Waren/Dienstleistungen, auf dem insbesondere bestimmte fremdsprachige Wiedergabeformen naheliegen oder eher unwahrscheinlich sein können (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 301).

dd. Somit sind in diesem Fall vor allem die englische, aber auch die deutsche Aussprache der Zeichen zu Grunde zu legen. Denn im Bereich der Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken, die im Wesentlichen im IT- und Softwareentwicklungsbereich sowie im Consulting bzw. der Beratung hierzu liegen, sind neben deutschen insbesondere englische Begriffe üblich.

Im Deutschen wird das angegriffene Zeichen viersilbig (SER-VI-TI-ZÄ bzw. SER- FITI-ZÄ) ausgesprochen, während die Widerspruchsmarke lediglich drei Silben aufweist (SER-VI-TI bzw. SER-Fi-TI). Auch die Vokalfolge (e - i - i - e zu ei - (i)) weicht ab. Dies führt zu einem deutlich unterschiedlichen Gesamtklangbild, so dass lediglich unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit vorliegt.

Legt man die naheliegenden und - gerade im Bereich der informationstechnologischen Dienstleistungen - wahrscheinlichen englischen Aussprachemöglichkeiten der Zeichen zu Grunde, besteht zumindest durchschnittliche, teils sogar hochgradige klangliche Zeichenähnlichkeit.

Bei der wahrscheinlichsten, weil sprachlich korrekten, englischen Aussprache der sich gegenüberstehenden Zeichen als ˈsɜː vitaɪz bzw. ˈsɜː viti liegt aufgrund der Übereinstimmungen am Wortanfang, in der Silbenzahl und der Betonung - anders als die Markenstelle ausgeführt hat - mindestens durchschnittliche klangliche Ähnlichkeit vor. Denn die Unterschiede "aɪz" zu "i" am weniger beachteten Wortende können, insbesondere bei nicht optimalen Übermittlungsbedingungen, leicht überhört werden. Dies gilt in gleicher Weise für Fachkreise wie Endverbraucher.

Daneben ist auch im Englischen eine Aussprache der angegriffenen Marke als "ˈsɜː vitis" zu berücksichtigen. Diese ist klanglich hochgradig ähnlich zur als "ˈsɜː viti" ausgesprochenen Widerspruchsmarke, da sie sich nur am Wortende durch ein leicht zu überhörendes "s" unterscheidet. Dies gilt gerade dann, wenn - wie hier - mit Servitization ein ähnlicher Fachbegriff existiert, der jedenfalls im britischen Englisch [sɜ-vi-ti-ˈzeɪ-ʃən] und damit mit zwei "i" ausgesprochen wird. Auch bei Fachkreisen ist nicht immer damit zu rechnen, dass diese bei Fantasiebegriffen die Ausspracheregeln der englischen Sprache befolgen. Deshalb kann sich der Verkehr - wie vom Beschwerdegegner zutreffend angeführt - zwar an etlichen Wörtern mit "ize" am Ende orientieren, die dann "-aɪz" ausgesprochenen werden. Jedoch wird das vorangehende "i" in "SERVI" kurz und wie ein deutsches "i" gesprochen, so dass nicht unwahrscheinlich ist, dass der Verkehr auch das darauffolgende "i" genauso kurz ausspricht (vgl. BPatG, Beschluss vom 30.09.2021, 30 W (pat) 547/18 - AbiLyt / ABILIFY; Beschluss vom 01.04.2021, 30 W (pat) 503/19 - vitafy / vitafit).

Aus den vorgenannten Gründen ist ferner auch die Artikulation "ˈsɜː vitaɪ" der Widerspruchsmarke beim klanglichen Zeichenvergleich mit heranzuziehen. Aufgrund von entsprechend ausgesprochenen englischen Worten mit einem "y" am Ende wie "why", "sky", "by", "fly", "shy", "eye", "okay", "doorway", "ray", "spray", "display" ist diese ebenfalls wahrscheinlich und damit in den Zeichenvergleich mit einzubeziehen. Diese ist wiederum hochgradig ähnlich zur Aussprache der angegriffenen Marke als ˈsɜː vitaɪz.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist daher erfolgreich.

C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Rechtsmittel

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber Fehlhammer Posselt