Normenkette

MarkenG § 140 III PatG § 143 III ZPO § 103 ZPO § 104

Vorinstanz

LG Frankfurt am Main; ?; 2-6 O 214/05

Leitsatz

1. Für den Nachweis, dass ein Patentanwalt in einer die geltend gemachte Gebührenforderung auslösenden Weise tätig geworden ist, reicht es regelmäßig aus, dass seine Mitwirkung zu Beginn des Verfahrens angezeigt und eine auf das Verfahren bezogene Kostenrechnung vorgelegt worden ist.

2. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Erstattung von Patentanwaltskosten erfüllt sind, steht es dem Kläger frei, statt eines inländischen auch einen ausländischen Patentanwalt zu beauftragen.

3. Das Kostenfestsetzungsverfahren ist jedoch ungeeignet zur Klärung der Frage, ob ein "consulente in marchi" nach italienischem Recht als ein dem deutschen Patentanwalt vergleichbarer Berater angesehen werden kann.

Gründe

I.

Die Parteien streiten im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104 ZPO über die Erstattungsfähigkeit von Kosten einer italienischen "consulente in marchi", die die Antragstellerin in deren Funktion als Patentanwältin zur Bearbeitung der Sache eingeschaltet hat.

Die in Italien ansässige Antragstellerin hat die Antragsgegnerin wegen Verletzung einer für sie in Deutschland eingetragenen Marke im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes erfolgreich in Anspruch genommen; mit der unangefochten gebliebenen Beschussverfügung vom 4.5.2005 hat das Landgericht der Antragsgegnerin die Kosten des Eilverfahrens auferlegt.

Bereits in die Antragsschrift vom 2.5.2005 hat die Antragstellerin den Hinweis "mitwirkende Patentanwälte: A ... S.p.A." aufgenommen. Mit dem Kostenfestsetzungsantrag vom 7.9.2005 hat die Antragstellerin unter anderem die Position "Kosten italienische Patentanwälte 450,- EUR" geltend gemacht und hierzu ein mit dem Briefkopf "B" versehenes, von einer Frau C unterzeichnetes Schreiben vom 10.8.2005 vorgelegt, demzufolge die bis dahin entstandenen Gebühren des Büros in Bezug auf das vorliegende Verfahren 450,- EUR betrugen. Die Antragsgegnerin ist der Festsetzung dieser Kosten mit dem Hinweis darauf entgegengetreten, dass die Tätigkeit einer italienischen Patentanwältin in einem Verfahren, das auf eine in Deutschland eingetragene Marke gestützt ist, nicht unter die Regelung des § 140 III MarkenG falle.

Die Rechtspflegerin hat die Kosten antragsgemäß festgesetzt. Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit der sofortigen Beschwerde.

Die Antragsgegnerin bestreitet die Mitwirkung eines Patentanwalts auf Seiten der Antragstellerin. Sie trägt vor, dass es sich - wie zwischenzeitlich durchgeführte Ermittlungen ergeben hätten - bei Frau C nicht um eine Patentanwältin, sondern um eine Rechtsanwältin handele; im übrigen seien auch die weiteren Voraussetzungen für eine Erstattung der geltend gemachten Kosten nicht erfüllt.

Die Antragstellerin trägt vor, bei der Kanzlei B handele es sich um eine Sozietät, die einem deutschen Patentanwaltsbüro vergleichbar sei. Sie beschäftige zur Zeit 46 Personen mit überwiegend technischem, teilweise auch juristischem Studium. Die der Kanzlei angehörende Frau C habe ein juristisches sowie ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert; sie sei berechtigt, den Titel "consulente in marchi" zu führen und in die Liste der "consulenti in proprietà industriale" eingetragen. Nach den zugrunde liegenden italienischen Vorschriften (Dekret vom 10.2.2005 Nr. 30) seien die Voraussetzungen für die Aufnahme in diese Liste hinsichtlich Ausbildung und Qualifikation der Bewerber vergleichbar mit den Voraussetzungen für die Zulassung als Patentanwalt in Deutschland, wobei sich die Tätigkeit eines "consulente in marchi" auf die Beratung in Markenangelegenheiten sowie im Bereich geographischer Herkunftsangaben beschränke. Nach italienischem Recht dürften die "consulenti in proprietà industirale" bzw. die "consulenti in marchi" vor italienischen Gerichten nicht selbständig auftreten und Prozesse führen; es sei ihnen auch nicht erlaubt, in einer Sozietät mit Rechtsanwälten tätig zu sein. Dementsprechend existiere getrennt von der Kanzlei B, in der Frau C tätig sei, eine Rechtsanwaltssozietät Studio ..., die mit B kooperiere.

Hilfsweise verlangt die Antragstellerin die Erstattung der Kosten für die Tätigkeit der Frau C unter dem Gesichtspunkt des Ersatzes von Verkehrsanwaltskosten.

Mit Verfügung vom 21.4.2006 hat der zunächst zuständige Einzelrichter die Sache gemäß § 568, 2 ZPO auf den Senat in der im Gerichtsverfassungsgesetz vorgeschriebenen Besetzung übertragen.

II.

Die zulässige sofortige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Soweit die Antragstellerin die für die Tätigkeit von Frau C in Rechnung gestellten Kosten als Patentanwaltskosten (§ 140 III MarkenG) geltend macht, sind diese Kosten im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens nach § 104 ZPO nicht erstattungsfähig; soweit die Antragstellerin diese Kosten als Verkehrsanwaltskosten geltend macht, liegen die Voraussetzungen für eine Erstattung nicht vor.

1.

Einer Festsetzung der in Rede stehenden Kosten als Patentanwaltskosten steht entgegen, dass die besondere Verfahrensart des Kostenfestsetzungsverfahrens nach §§ 103, 104 ZPO im vorliegenden Fall ungeeignet zur Klärung der Frage ist, ob die insoweit erforderlichen materiell-rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Soweit in der Vergangenheit Kostenfestsetzungsanträge der Antragstellerin in anderen Verfahren vor dem erkennenden Senat Erfolg hatten, beruhte dies darauf, dass dort die Darstellung der Antragstellerin, bei Frau C handele es sich um eine italienische Patentanwältin, unwidersprochen geblieben und dem Senat der unter I. dargestellte Sachverhalt nicht in vollem Umfang bekannt war.

a)

Der Festsetzung der geltend gemachten Kosten steht allerdings nicht entgegen, dass die Antragstellerin nicht substantiiert dargetan hat, welche konkrete Beratungstätigkeit Frau C im vorliegenden Fall entfaltet hat und warum diese Tätigkeit zu der geltend gemachten Honorarforderung geführt hat. Soweit - wie im vorliegenden Fall nach § 140 III MarkenG - die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Erstattung von Patentanwaltskosten als solche erfüllt sind, reicht es nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats (vgl. Beschlüsse vom 26.5.2006 - 6 W 61/06; vom 7.3.2005 - 6 W 216/04; vom 23.7.2001 - 6 W 125/01 - m.w.N.) für den Nachweis, dass der Patentanwalt in der betreffenden Sache in einer die geltend gemachte Gebührenforderung auslösenden Weise tätig geworden ist, regelmäßig aus, dass die Mitwirkung des Patentanwalts zu Beginn des Verfahrens angezeigt und eine auf das Verfahren bezogene Kostenrechnung vorgelegt worden ist; einer näheren Darlegung der konkreten Tätigkeit bedarf es unter diesen Umständen grundsätzlich nicht. Der Senat verkennt nicht, dass bei dieser für den Kostengläubiger und den von ihm beauftragten Patentanwalt vorteilhafte Handhabung die Gefahr von Missbräuchen nicht völlig auszuschließen ist, wenn die - aus dem Akteninhalt nicht ohne weiteres ersichtliche - Mitwirkung eines Patentanwalts nur behauptet, nicht aber im Einzelnen dargelegt werden muss. Zum einen kann jedoch dem Berufsstand der Patentanwälte eine entsprechende Bereitschaft, Scheinrechnungen zu erteilen, nicht unterstellt werden. Zum andern ist der besondere Charakter des Kostenfestsetzungsverfahrens zu berücksichtigen, das auf eine rasche, vereinfachte, an Hand der Prozessakten vorzunehmende gebührenrechtliche Überprüfung zugeschnitten und vom Gesetzgeber knapp, bündig und formal ausgestaltet worden ist (vgl. BGH, Beschluss vom 28.3.2006 - VIII ZB 29/05 - m.w.N. aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs). Dieser besondere Charakter des Kostenfestsetzungsverfahrens gebietet es im vorliegenden Zusammenhang, sich zum Nachweis der Tätigkeit des Patentanwalts und der dadurch verursachten Kosten mit den dargestellten Anforderung zu begnügen.

b)

Eine Berücksichtigung der angemeldeten Kosten scheitert auch nicht daran, dass es sich bei Frau C nicht um eine in Deutschland zugelassene Patentanwältin handelt. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats (vgl. Beschlüsse vom 7.3.2005 - 6 W 216/04; vom 18.12.2003 - 6 W 175/03; ebenso OLG Koblenz GRUR-RR 02, 127; OLG Düsseldorf GRUR 88, 761; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Rdz. 65 zu § 140 m.w.N. aus der Instanzrechtsprechung; a.A.: OLG Karlsruhe GRUR 80, 331) steht es - soweit die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Erstattung von Patentanwaltskosten (hier: § 140 III MarkenG) erfüllt sind - dem Patent- oder Markeninhaber frei, statt eines inländischen auch einen ausländischen Patentanwalt zu beauftragen. Soweit der ausländische Patentanwalt im Gebiet der Europäischen Union ansässig ist, folgt dies bereits aus dem Prinzip des freien Dienstleistungsverkehrs gemäß Art. 49 ff. EG (vgl. OLG Düsseldorf a.a.O.). Voraussetzung für die Erstattungsfähigkeit ist allerdings, dass der zugezogene ausländische Berater nach seiner Ausbildung und seiner Qualifikation sowie nach seinem im Heimatstaat gesetzlich zugewiesenen Aufgabengebiet einem deutschen Patentanwalt in jeder Hinsicht vergleichbar ist.

c)

Bei Anwendung der unter b) dargestellten Grundsätze kann nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand nicht beurteilt werden, ob Frau C als "consulente in marchi" nach italienischem Recht als eine dem deutschen Patentanwalt vergleichbare Beraterin angesehen werden kann.

Wie die Antragstellerin selbst vorträgt, existiert in Italien kein dem deutschen Patentanwalt in jeder Hinsicht entsprechendes Berufsbild; insbesondere deckt der Tätigkeitsbereich des "consulente in marchi", der lediglich zur Beratung in Markensachen befugt ist, jedenfalls nur einen Teilbereich des Aufgabengebiets des deutschen Patentanwalts ab. Gleichwohl erscheint es nicht ausgeschlossen, dass ein "consulente in marchi" nach Ausbildung, Qualifikation und Tätigkeitsbereich einem deutschen Patentanwalt - soweit es um die Beratung in Markensachen geht - so weit vergleichbar ist, dass die Kosten für die Einschaltung eines solchen Beraters als materiell-rechtlich erstattungsfähig im Sinne von § 140 III MarkenG angesehen werden können. Die Entscheidung dieser Frage setzt jedoch eine eingehende Befassung mit den angesprochenen Punkten voraus; insbesondere ist zunächst das einschlägige italienische Recht einschließlich der italienischen Rechtspraxis (vgl. allgemein hierzu BGH MDR 02, 899) zu ermitteln, ohne das es an einer tragfähigen Grundlage für die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen fehlt.

Im Hinblick auf die dargestellten Beurteilungsschwierigkeiten erweist sich das Kostenfestsetzungsverfahren nach §§ 103, 104 ZPO im Hinblick auf den bereits unter a) dargestellten besonderen Charakter dieses Verfahrens als zur Klärung der aufgeworfenen Fragen ungeeignet.

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass bei der Kostenfestsetzung durchgängig einfach gelagerte Sachverhalte zu beurteilen sind, die insbesondere ohne Beweisaufnahme zu ermitteln sind. Der demgemäß auf eine vereinfachte und knappe Überprüfung gebührenrechtlicher Fragen abzielende Zuschnitt des Kostenfestsetzungsverfahrens findet seinen Ausdruck in erster Linie darin, dass für die Entscheidung über den Kostenfestsetzungsantrag die erstinstanzliche Zuständigkeit des Rechtspflegers begründet ist (§ 11 I RPflG), dessen Qualifikation das Gesetz als ausreichend für die Entscheidung über solche Anträge ansieht. Das schließt nicht aus, dass im Kostenfestsetzungsverfahren auch schwierige Rechtsfragen entschieden werden können und müssen. Ebenso können einfache tatsächliche Fragen aufzuklären sein, soweit dies beispielsweise mit Hilfe vorzulegender Belege oder einzuholender schriftlicher Erklärungen der Prozessbeteiligten möglich ist. Die durch den besonderen Charakter des Kostenfestsetzungsverfahrens begrenzten Möglichkeiten sind jedoch überschritten, wenn für die gebührenrechtliche Beurteilung Tatsachenermittlungen durchzuführen sind, die über die Ausschöpfung der genannten einfachen Erkenntnisquellen hinausgehen. Dementsprechend kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. Beschluss vom 28.3.2006 - VIII ZB 29/05) eine Einigungsgebühr nach § 2 II, 1 RVG i.V.m. Nr. 1000, 1003 - selbst wenn sie im Zusammenhang mit einem gerichtlichen Verfahren angefallen ist - im Verfahren nach §§ 103, 104 ZPO nur festgesetzt werden, wenn die Parteien einen gerichtlichen Vergleich geschlossen haben; in allen anderen Fällen kann der möglicherweise bestehende materiell-rechtliche Erstattungsanspruch nur im normalen Erkenntnisverfahren durchgesetzt werden, da es an einer praktikablen Grundlage für die gebührenrechtliche Beurteilung fehlt (vgl. BGH a.a.O.).

Bei Beachtung dieser Grundsätze muss auch im vorliegenden Fall das Kostenfestsetzungsverfahren als zur Klärung der Erstattungsfähigkeit der geltend gemachten Kosten eines Beraters, dessen Stellung derjenigen eines deutschen Patentanwalts vergleichbar sein soll, ungeeignet angesehen werden. Die Entscheidung hängt in erster Linie davon ab, über welche Ausbildung und Qualifikation ein italienischer "consulente in marchi" verfügt und welche Aufgabenbereich ihm nach den einschlägigen Vorschriften und der tatsächlichen Rechtspraxis in Italien zugewiesen sind. Zur Beantwortung dieser Frage ist das italienische Recht zu ermitteln, wofür auch die Einholung eines Sachverständigengutachtens in Betracht zu ziehen ist. Dies überschreitet bei weitem die oben dargestellten, durch den besonderen Charakter des Kostenfestsetzungsverfahren bedingten Grenzen dieses Verfahrens. Die mit der Aufklärung der entscheidungserheblichen Punkte verbundenen Schwierigkeiten sind jedenfalls nicht geringer als diejenigen bei der Klärung der Frage, ob die Prozessparteien außerhalb eines gerichtlich protokollierten Vergleiches eine die Einigungsgebühr auslösende Vereinbarung getroffen haben (vgl. hierzu BGH, Beschluss vom 28.3.2006 - VIII ZB 29/05).

Ob der erkennende Senat - jedenfalls eher als der in erster Instanz zuständige Rechtspfleger - die zur Beurteilung erforderliche Klärung der genannten Punkte herbeiführen könnte, ist ohne Bedeutung. Da das Beschwerdeverfahren lediglich der Überprüfung der Entscheidung des Rechtspflegers dient, muss die Frage, ob eine Erstattung im Rahmen des Festsetzungsverfahrens nach §§ 103, 104 ZPO erfolgen kann, allein am Maßstab des Verfahrens vor dem Rechtspfleger beantwortet werden.

Die demnach verbleibende Verweisung der Antragstellerin auf den Weg des normalen Erkenntnisverfahrens ist auch mit dem Grundsatz der Freiheit des Dienstleistungsverkehrs (Art. 49 ff. EG) vereinbar; hierin liegt insbesondere keine unzulässige Diskriminierung des italienischen "consulente in marchi" gegenüber dem deutschen Patentanwalt. Der Freiheit des Dienstleistungsverkehrs wird - wie bereits unter b) ausgeführt - bereits dadurch Rechnung getragen, dass ausländische Berater kostenrechtlich überhaupt wie deutsche Patentanwälte behandelt werden, soweit sie diesen vergleichbar sind. Die Behinderungswirkung erschöpft sich darin, dass der Auftraggeber des "consulente in marchi" sich zur Durchsetzung bestehender Erstattungsansprüche nicht desselben vereinfachten Verfahrens wie der deutsche Patentanwalt bedienen kann. Hierfür besteht jedoch ein sachlich gerechtfertigter Grund, weil die Erstattungsfähigkeit von besonderen Voraussetzungen abhängt, die in dem vereinfachten Verfahren nicht sachgerecht überprüft werden können.

2.

Die geltend gemachten Kosten für die Einschaltung der Frau C sind auch nicht als Verkehrsanwaltskosten (Nr. 3400 Anlage 1 zum RVG) erstattungsfähig.

Die Erstattungsfähigkeit unter diesem Gesichtspunkt scheitert bereits daran, dass Frau C - die als "consulente in marchi" der Beratungskanzlei B und nicht der Rechtsanwaltskanzlei Studio ... angehört - nach dem eigenen Vorbringen der Antragstellerin gerade nicht als Rechtsanwältin, die den Verkehr mit dem inländischen Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin geführt hat, tätig geworden ist; hierzu wäre sie nach der Darstellung der Antragstellerin auf Grund des italienischen Rechts auch nicht befugt. Vielmehr ist Frau C nach den Angaben im Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vom 2.5.2005 und im Kostenfestsetzungsantrag vom 7.9.2005 zur Beratung über die speziellen markenrechtlichen Fragen eingeschaltet worden.

Darüber hinaus wäre die Beauftragung eines italienischen Verkehrsanwalts im Hinblick auf die Besonderheiten des vorliegenden Falles auch zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht notwendig (§ 91 I ZPO) gewesen. Wie dem Senat aus einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten bekannt ist, wird die Antragstellerin in Deutschland von ihrem Prozessbevollmächtigten ständig in Markensachen - insbesondere auch betreffend die hier streitgegenständliche Marke - vertreten. Unter diesen Umständen war es der Antragstellerin nach Entdeckung der Verletzungshandlung möglich und zumutbar, ihren mit der Verfügungsmarke und deren rechtlichen Fragen vertrauten Prozessbevollmächtigten mündlich oder fernmündlich zu beauftragen und zu informieren.

3.

Von dem festgesetzten Erstattungsbetrag waren daher die für Frau C geltend gemachten Kosten in Höhe von 450,- EUR abzusetzen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

4.

Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, da das Rechtsmittel jedenfalls nicht offensichtlich unstatthaft ist und die Zulassungsvoraussetzungen des § 574 II, III ZPO erfüllt sind.

Da das vorliegende Kostenfestsetzungsverfahren in einem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung geführt wird, könnten im Hinblick auf den insoweit nicht eindeutigen Wortlaut der Regelung in §§ 574 I, 2 i.V.m. 542 II ZPO Zweifel an der Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde bestehen. Entscheidend ist insoweit, ob der in diesen Vorschriften vorgesehene Ausschluss der Rechtsbeschwerde nur für die Anordnung der einstweiligen Verfügung selbst und die Kostenentscheidung nach § 91 a ZPO gilt (vgl. hierzu - aus der Zeit vor der Einfügung des Satzes 2 in § 574 I ZPO - BGH WRP 03, 658 - Nicht statthafte Rechtsbeschwerde I; WRP 03, 895 - Nicht statthafte Rechtsbeschwerde II) oder für sämtliche im Rahmen eines Eilverfahrens ergehenden Entscheidungen, insbesondere auch über die Kostenfestsetzung. Für die erstgenannte Möglichkeit spricht, dass der Bundesgerichtshof auch im Anschluss an die oben genannte Entscheidung "Nicht statthafte Rechtsbeschwerde I" Rechtsbeschwerden in Kostenfestsetzungssachen als statthaft angesehen hat, obwohl ein Eilverfahren zugrunde lag (vgl. BGH WRP 03, 894 - Auswärtiger Rechtsanwalt II; GRUR 04, 447 - Auswärtiger Rechtsanwalt III), und der Gesetzgeber mit der Regelung in § 574 I, 2 ZPO lediglich für eine Klarstellung im Sinne der inzwischen ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sorgen wollte (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 64. Aufl., Vorbem. zu § 574).

Da somit die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde - über die allein das Rechtsbeschwerdegericht zu befinden hat - im vorliegenden Fall jedenfalls möglich erscheint, hatte der Senat auch über die Zulassung nach § 574 III ZPO zu entscheiden.

Die Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung (§ 574 II Nr. 1 ZPO), weil sich die aufgeworfenen Fragen über den konkreten Rechtsstreit hinaus in einer Vielzahl vergleichbarer Fälle stellen und höchstrichterlich noch nicht entschieden sind. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob die Kosten für einen ausländischen Berater, der nach Auffassung des Kostengläubigers einem deutschen Patentanwalt gleichzustellen ist, im Kostenfestsetzungsverfahren nach §§ 103, 104 ZPO geltend gemacht werden können.